BGH Urteil vom 17.05.2001 – I ZR 187/98
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
I ZR 187/98
URTEIL
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: BGHZ: BGHR: ja
ja nein
Verkündet am: 17. Mai 2001 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
ISCO
MarkenG §§ 26, 42, 43, 44, 49 Abs. 1 und Abs. 3, § 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1,
§§ 152, 153, 161 Abs. 2
a) Auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes setzt die Entscheidung über
die auf zeichenrechtliche Gründe gestützte Eintragungsbewilligungsklage
(§ 44 MarkenG) voraus, daß das Deutsche Patent- und Markenamt zuvor im
Widerspruchsverfahren (§ 42 MarkenG) die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1
Nr. 1 oder 2 MarkenG bejaht hat. Eine Eintragungsbewilligungsklage vor Ab-
schluß des Widerspruchsverfahrens ist jedoch zulässig, wenn es auf das
Vorliegen der genannten Schutzhindernisse nicht ankommt, weil dieses zwi-
schen den Parteien außer Streit steht oder die Eintragungsbewilligungsklage
bei Unterstellung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 MarkenG
aufgrund bestehender Löschungsreife der älteren Marke wegen Nichtbenut-
zung Erfolg haben kann.
b) Bei der Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) steht dem Kläger ein
Anspruch auf Eintragung gegen den Inhaber des Widerspruchszeichens zu,
wenn der Kläger die Löschung des Widerspruchszeichens wegen Nichtbe-
nutzung beantragen könnte oder wenn für sein Zeichen ein Recht auf Koexi-
stenz neben der Widerspruchsmarke besteht.
c) Die Prüfung des Verfalls wegen mangelnder Benutzung darf nicht auf den
Eintritt der Löschungsreife des älteren Zeichens vor der Veröffentlichung der
angemeldeten Marke beschränkt werden. Es reicht aus, wenn der Zeitraum
der fünfjährigen Nichtbenutzung nach § 49 Abs. 1 Satz 1, § 26 MarkenG
nach Klageerhebung und vor der letzten mündlichen Verhandlung endet.
d) Die Einschränkung eines im Warenverzeichnis eingetragenen Oberbegriffs
kann auch unter der Geltung des Markengesetzes vorzunehmen sein, wenn
die Marke nur für einen Teil der Waren benutzt wird, die unter den weiten
Oberbegriff fallen (§ 49 Abs. 3 MarkenG).
e) Zu den Voraussetzungen und zum Umfang einer Einschränkung eines wei-
ten Oberbegriffs im Warenverzeichnis.
BGH, Urt. v. 17. Mai 2001 - I ZR 187/98 - OLG Celle
LG Göttingen
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 18. Januar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und
Dr. Büscher
für Recht erkannt:
Auf die Revisionen der Klägerin zu 2 und der Beklagten zu 3 wird
unter Zurückweisung der weitergehenden Revision der Klägerin
zu 2 das Urteil des 13. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Celle
vom 20. Mai 1998 hinsichtlich der Kostenentscheidung, soweit
nicht die Erstattung der außergerichtlichen Kosten der Beklagten
zu 1 und 2 durch die Klägerinnen zu 1 und 2 angeordnet ist, und
insoweit aufgehoben, als die Klage im Umfang des im Berufungs-
verfahren gestellten Antrags zu II. 4. und die Widerklage abgewie-
sen worden sind und als die Klägerin zu 2 auf den Widerklagean-
trag zu a) zur Einwilligung in die teilweise Löschung der Marke
Nr. 453 811 und auf den Widerklageantrag zu b) zur Unterlassung
verurteilt worden ist.
Die Berufung der Klägerin zu 2 gegen das Urteil der 3. Kammer für
Handelssachen des Landgerichts Göttingen vom 16. Januar 1990
wird zurückgewiesen, soweit sie sich gegen die Verurteilung zur
Einwilligung in die Löschung der für sie beim Deutschen Patentamt
eingetragenen Warenzeichen Nr. 1 051 762
"Isco"
und
Nr. 1 055 530 "ISCO" richtet.
Im übrigen Umfang der Aufhebung (Klageantrag zu II. 4. und Wi-
derklageantrag zu a), bezogen auf die Marke Nr. 453 811, sowie
Widerklageantrag zu b)) wird die Sache zur anderweiten Verhand-
lung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das
Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Klägerin zu 1, die J. S. Optische Werke AG, war Inhaberin des
für
"Chemische, geodätische, nautische, Wäge- und Kontroll-
Apparate, -Instrumente und -Geräte, Meßinstrumente. Photogra-
phische Erzeugnisse"
seit 1933 eingetragenen Warenzeichens Nr. 453 811 "Isco". Über ihr Vermö-
gen wurde im August 1982 das Konkursverfahren eröffnet.
Die im November 1982 gegründete Klägerin zu 2, die u.a. elektrotechni-
sche, elektronische und optische Geräte herstellt und vertreibt, erwarb vom
Konkursverwalter wesentliche Teile des Betriebsvermögens einschließlich der
Warenzeichen der Klägerin zu 1.
Die Klägerin zu 2 ist weiter Inhaberin der Marken Nr. 1 051 762 "Isco"
(eingetragen am 1. August 1983) und Nr. 1 055 530 "ISCO" (eingetragen am
2. November 1983). Die Marke Nr. 453 811 "Isco" ist am 16. Januar 1984 auf
sie als Inhaberin umgeschrieben worden.
Am 14. März 1989 meldete sie die Marke "Isco" (Sch 35166/9 Wz) beim
Deutschen Patentamt für eine Vielzahl von Waren an, u.a. "Physikalische, op-
to-elektronische (optronische), optische, fotografische und kinematografische
Apparate, Instrumente und Geräte sowie Teile sämtlicher vorgenannten Wa-
ren; Zubehör für optische, fotografische und kinematografische Apparate, Ge-
räte und Instrumente".
Die Beklagte zu 1, die ISCO-Optische Werke GmbH, war eine Tochter-
gesellschaft der Klägerin zu 1. Über das Vermögen der Beklagten zu 1 wurde
im Oktober 1982 das Konkursverfahren eröffnet. Der Konkursverwalter über-
trug im November 1982 der Beklagten zu 3 die für "Optische und fotografische
Apparate und Geräte und deren Teile, insbesondere fotografische und kine-
matografische Objektive, Projektions- und Vergrößerungsobjektive" eingetra-
genen Marken Nr. 654 780 "ISCO-Göttingen" (angemeldet am 20. Juni 1953
und eingetragen am 11. März 1954) und Nr. 722 114 "ISCO" (angemeldet am
25. Januar 1958 und eingetragen am 13. Februar 1959).
Am 29. September 1984 meldete die Beklagte zu 3 u.a. für "Optische,
fotografische und kinematografische Apparate und Geräte soweit in Klasse 9
enthalten" die Marke J 19514/9 Wz "ISCO" an. Aufgrund dieser Markenanmel-
dung und ihrer Marken Nr. 654 780 "ISCO-Göttingen" und Nr. 722 114 "ISCO"
erhob die Beklagte zu 3 Widerspruch gegen die Anmeldung der Marke "Isco"
(Sch 35166/9 Wz) durch die Klägerin zu 2.
Die Klägerinnen haben gegen die Beklagte zu 3 u.a. Ansprüche auf
Unterlassung der Verwendung verschiedener Warenzeichen, Einwilligung in
die Löschung der Firma ISCO-Optic GmbH, Rücknahme von Widersprüchen
gegen Warenzeichenanmeldungen, Übertragung von Marken und Aus-
kunftserteilung geltend gemacht und die Feststellung der Verpflichtung der Be-
klagten zu 3 zum Schadensersatz beantragt.
Die Beklagte zu 3 hat gegen die Klägerin zu 2 Widerklage erhoben.
Das Berufungsgericht hat durch rechtskräftiges Teilurteil vom 18. Juli
1991 über einen Teil der wechselseitig geltend gemachten Ansprüche erkannt.
Die Klägerin zu 2 hat im Anschluß an das Teilurteil - soweit für die Revi-
sionsentscheidung noch von Bedeutung - beantragt,
die Beklagte zu 3 zu verurteilen,
II. 4.
die aufgrund der Warenzeichen bzw. der Warenzeichenanmeldung
a) Nr. 654 780 "ISCO-Göttingen"
b) Nr. 722 114 "ISCO"
c) Nr. J 19514/9 Wz "ISCO"
erhobenen Widersprüche gegen die Warenzeichenanmeldung
Sch 35166/9 Wz "Isco"
der Klägerin zu 2 durch schriftliche Erklärung gegenüber dem
Deutschen Patentamt zurückzunehmen.
Die Beklagte zu 3 ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht,
sie habe ihre Marken Nr. 654 780 "ISCO-Göttingen", Nr. 722 114 "ISCO" und
J 19514/9 Wz "ISCO", die gegenüber dem von der Klägerin zu 2 angemeldeten
Zeichen "Isco" (Sch 35166/9 Wz) prioritätsälter seien, rechtserhaltend benutzt.
Das Warenzeichen Nr. 453 811 "Isco" der Klägerin zu 2 sei dagegen lö-
schungsreif, weil es länger als fünf Jahre nicht benutzt worden sei. Zentrier-
prüfgeräte und CCTV-Objektive, auf deren rechtserhaltende Benutzung sich
die Klägerin zu 2 berufe, seien optische Geräte, die vom Warenverzeichnis der
Marke Nr. 453 811 nicht umfaßt würden. Die von der Klägerin zu 2 angemel-
deten Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" seien gegenüber
den Marken "ISCO-Göttingen" und "ISCO" prioritätsjünger.
Die Beklagte zu 3 hat widerklagend beantragt,
die Klägerin zu 2 zu verurteilen,
a) in die Löschung der für sie beim Deutschen Patentamt eingetra-
genen Warenzeichen Nr. 1 051 762 "Isco" sowie Nr. 1 055 530
"ISCO" sowie Nr. 453 811 "Isco" in vollem Umfang einzuwilligen,
b) es zu unterlassen, die Bezeichnung "Isco" und/oder damit als
Bestandteil gebildete Bezeichnungen im Geschäftsverkehr zu
verwenden.
Das Landgericht hat die Klägerin zu 2 auf die Widerklage zur Einwilli-
gung in die Löschung und zur Unterlassung verurteilt, hiervon jedoch bei dem
Warenzeichen Nr. 453 811 und bei der Verurteilung zur Unterlassung optische
Zentrierprüfgeräte ausgenommen.
Auf die Berufung der Klägerin zu 2 und die Anschlußberufung der Be-
klagten zu 3 hat das Berufungsgericht den erstmals in der Berufungsinstanz
verfolgten Antrag der Klägerin zu 2 auf Rücknahme der Widersprüche gegen
die Warenzeichenanmeldung Sch 35166/9 Wz "Isco" abgewiesen und der Wi-
derklage stattgegeben, soweit nicht die folgenden Waren betroffen sind: Opti-
sche Kontroll-Apparate, optische Kontroll-Instrumente, optische Kontroll-Geräte
sowie optische Meßinstrumente.
Dagegen richten sich die Revisionen der Klägerin zu 2 und der Beklag-
ten zu 3. Die Klägerin zu 2 erstrebt mit ihrem Rechtsmittel weiterhin die Verur-
teilung der Beklagten zu 3 zur Rücknahme der Widersprüche gegen die Mar-
kenanmeldung Sch 35166/9 Wz "Isco" und die vollständige Abweisung der Wi-
derklage. Die Beklagte zu 3 verfolgt mit ihrer Revision die auf Einwilligung in
die Löschung und Unterlassung gerichteten Widerklageanträge in vollem Um-
fang weiter. Die Klägerin zu 2 und die Beklagte zu 3 beantragen, die Revision
der Gegenseite zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe
I. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerin zu 2 auf Rück-
nahme der Widersprüche gegen die angemeldete Marke Sch 35166/9 Wz "Is-
co" verneint. Dazu hat es ausgeführt:
Das von der Klägerin zu 2 angemeldete Zeichen stimme mit den priori-
tätsälteren Widerspruchszeichen der Beklagten zu 3 überein, die 1953, 1958
und 1984 angemeldet worden seien. Daß diese Zeichen von der Beklagten
zu 3 nicht benutzt worden und deshalb löschungsreif seien, habe die Klägerin
zu 2 nicht bewiesen. Vielmehr stehe das Gegenteil fest.
Der auf Einwilligung in die Löschung und Unterlassung gerichteten Wi-
derklage hat das Berufungsgericht teilweise stattgegeben und hierzu ausge-
führt:
Der Beklagten zu 3 stehe sowohl nach dem Warenzeichengesetz als
auch nach dem Markengesetz ein Anspruch auf Einwilligung in die teilweise
Löschung der Marke Nr. 453 811 "Isco" zu. Die Beklagte zu 3 habe die Lö-
schungsklage am 4. Oktober 1985 eingereicht. Entscheidend sei daher, ob die
Klägerin zu 2 oder ihre Rechtsvorgängerin die Marke von Oktober 1980 bis
zum Zugang der Löschungsandrohung am 1. November 1984 benutzt hätten.
In diesem Zeitraum habe die Klägerin zu 2 die Marke für optische Kontroll-
Apparate, Kontroll-Instrumente, Kontroll-Geräte sowie Meßinstrumente benutzt,
die unter die Waren fielen, für die die Marke eingetragen sei. Zu diesen Waren
rechneten, wie das Berufungsgericht näher ausführt, CCTV-Objektive und
Zentrierprüfgeräte, für die die Klägerin zu 2 die Marke Nr. 453 811 im Inland im
maßgeblichen Zeitraum ernsthaft benutzt habe. Die Löschung der Eintragung
sei für die Waren ausgeschlossen, die nach der Verkehrsauffassung zum glei-
chen Warenbereich gehörten wie die benutzten Waren. Dies seien optische
Kontroll-Apparate, -Instrumente und -Geräte sowie optische Meßinstrumente.
Ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marken Nr. 1 051 762
"Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" stehe der Beklagten zu 3 im zuerkannten
Umfang nach § 12 BGB, § 16 UWG, § 15 Abs. 2 MarkenG zu. Die Beklagte
zu 3 habe im November 1982 wirksam von der Beklagten zu 1 das Recht er-
worben, den in der Firma enthaltenen Namensteil "ISCO", den die Beklagte
zu 1 seit 1953 geführt habe, zu benutzen. Das Recht der Beklagten zu 3 an der
Firma und dem Namen, den diese seit 1982 führe, habe die Klägerin zu 2
durch die Anmeldung und Eintragung der Zeichen verletzt. Soweit die Klägerin
zu 2 sich nicht auf das prioritätsältere Warenzeichen (Nr. 453 811 "Isco") für
optische Kontroll-Apparate, -Instrumente, -Geräte und optische Meßinstru-
mente berufen könne, verletzten die Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530
schutzwürdige Interessen der Beklagten zu 3. Der Unterlassungsanspruch sei
im zuerkannten Umfang ebenfalls begründet, weil die Klägerin zu 2 das Fir-
men- und Warenzeichenrecht der Beklagten zu 3 verletzt habe und eine Wie-
derholungsgefahr nicht ausgeräumt sei.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin zu 2
und die Revision der Beklagten zu 3 führen zur Aufhebung des angefochtenen
Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit
die Klage der Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 auf Rücknahme der Wi-
dersprüche gegen die Warenzeichenanmeldung Sch 35166/9 Wz "Isco" zu-
rückgewiesen worden ist und soweit das Berufungsgericht unter Abweisung der
weitergehenden Widerklage die Klägerin zu 2 zur Einwilligung in die teilweise
Löschung der Marke Nr. 453 811 und zur Unterlassung der Verwendung der
Bezeichnung "Isco" verurteilt hat. Die Revision der Klägerin zu 2 gegen die
Verurteilung zur Einwilligung
in die
teilweise Löschung der Marken
Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" ist zurückzuweisen. Dagegen
hat die Revision der Beklagten zu 3 gegen die teilweise Abweisung der Wider-
klage zur Einwilligung in die (vollständige) Löschung dieser Marken Erfolg.
A. Revision der Klägerin zu 2 gegen die Abweisung des Klageantrags zu
II. 4.
Die Verneinung eines Anspruchs der Klägerin zu 2 gegen die Beklagte
zu 3 auf Rücknahme der Widersprüche aufgrund der Marken Nr. 654 780
"ISCO-Göttingen", Nr. 722 114 "ISCO" und J 19514/9 Wz "ISCO" gegen die
Warenzeichenanmeldung Sch 35166/9 Wz "Isco" der Klägerin zu 2 ist nicht frei
von Rechtsfehlern.
1. Die Klage auf Rücknahme der Widersprüche stellt eine vor Abschluß
bewilligungsklage (§ 44 MarkenG) dar (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 44
Rdn. 16; Althammer/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 44 Rdn. 19).
Auf diese finden im Streitfall die Bestimmungen des Markengesetzes
Anwendung (§ 152 MarkenG), auch wenn die sich gegenüberstehenden Zei-
chen vor dem 1. Januar 1995 angemeldet worden sind, weil in den §§ 153 ff.
MarkenG keine Ausnahme angeordnet ist. Dies gilt auch, soweit die Klägerin
zu 2 die Eintragungsbewilligungsklage auf die Löschungsreife der Wider-
spruchszeichen stützt. Die Bestimmung des § 161 Abs. 2 MarkenG, wonach die
Löschungsklage sowohl nach den vor dem 1. Januar 1995 geltenden Vor-
schriften als auch nach den Vorschriften des Markengesetzes begründet sein
muß, gilt insoweit nicht. Sie greift nur bei vor dem 1. Januar 1995 erhobenen
Löschungsklagen ein. Denn die Löschung wirkt auf den Zeitpunkt der Klageer-
hebung zurück (§ 52 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Nur wenn die Einrede der Lö-
schungsreife die Feststellung eines Löschungszeitpunkts vor dem 1. Januar
1995 voraussetzt, wovon im Streitfall nicht auszugehen ist, findet neben den
Vorschriften des Markengesetzes auch die Bestimmung des § 11 Abs. 1 Nr. 4
WZG Anwendung (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 52 Rdn. 8).
2. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe die sich gegen-
überstehenden Zeichen zu Unrecht als übereinstimmend angesehen, greift
nicht durch.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter der Geltung
des Warenzeichengesetzes war anerkannt, daß die Entscheidung über die auf
zeichenrechtliche Gründe gestützte Eintragungsbewilligungsklage grundsätz-
lich voraussetzt, daß das Deutsche Patentamt zuvor im Widerspruchsverfahren
über die Zeichenübereinstimmung entschieden hat, weil dieser Entscheidung
für das ordentliche Gericht Bindungswirkung zukomme. Eine Eintragungsbewil-
ligungsklage vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens war jedoch zulässig,
wenn es auf die Frage der Zeichenübereinstimmung und der Warengleichartig-
keit nicht ankam, weil diese zwischen den Parteien außer Streit standen oder
die Eintragungsbewilligungsklage bei unterstellter Zeichenübereinstimmung
und Warengleichartigkeit aufgrund bestehender Löschungsreife wegen Nicht-
benutzung Erfolg haben konnte (vgl. BGH, Urt. v. 4.7.1980 - I ZR 56/78, GRUR
1981, 53, 55 - Arthrexforte, m.w.N.). Diese Grundsätze gelten nach Inkrafttre-
ten des Markengesetzes für die Eintragungsbewilligungsklage entsprechend
(vgl. Fezer aaO § 44 Rdn. 8; Althammer/Klaka aaO § 44 Rdn. 11;
In-
gerl/Rohnke aaO § 44 Rdn. 31). Denn die Vorschrift des § 44 MarkenG sollte,
von der hier nicht interessierenden kürzeren Frist für die Erhebung der Eintra-
gungsbewilligungsklage abgesehen, keine sachliche Änderung gegenüber der
Rechtslage unter Geltung des Warenzeichengesetzes herbeiführen (vgl. Begr.
zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 93 = BlPMZ 1994, Sonderheft,
S. 87). Danach ist vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens für die Klage auf
Rücknahme der Widersprüche im Streitfall die Warenähnlichkeit und die Zei-
chenübereinstimmung zu unterstellen.
3. Die Revision macht zutreffend geltend, das Berufungsgericht sei zu
Unrecht von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken aus-
gegangen.
Die Eintragungsbewilligungsklage nach § 44 MarkenG dient dazu, den
Inhaber eines Widerspruchszeichens zur Bewilligung der Eintragung zu zwin-
gen, wenn dem Kläger ein materiell-rechtlicher Anspruch auf Eintragung gegen
den Beklagten zusteht. Ein solches Recht hat die Klägerin zu 2, wenn sie die
Löschung der Widerspruchszeichen wegen Nichtbenutzung beantragen könnte
(vgl. zu § 6 Abs. 2 WZG: BGH, Urt. v. 9.6.1978 - I ZR 67/76, GRUR 1978, 642,
644 = WRP 1978, 814 - SILVA; Ingerl/Rohnke aaO § 44 Rdn. 9). Ein derartiges
Recht steht der Klägerin zu 2 aber auch dann zu, wenn sie für ihr Zeichen ne-
ben den Widerspruchsmarken der Beklagten zu 3 ein Recht auf Koexistenz hat
(vgl. hierzu Althammer/Klaka aaO § 49 Rdn. 19; Ingerl/Rohnke aaO § 22
Rdn. 11).
a) Ohne Erfolg rügt die Revision allerdings, das Berufungsgericht habe
nicht beachtet, daß es bei den Widerspruchszeichen Nr. 654 780 und
Nr. 722 114 auf einen Fünfjahreszeitraum für die Prüfung der Benutzung an-
komme, der mit Klageerhebung am 24. Juni 1985 geendet habe. Zwar hat die
Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 bei Klageerhebung mit dem Hilfsantrag
zu III auch auf Löschung der Marken Nr. 654 780 und Nr. 722 114 geklagt.
Diese Löschungsklage, die durch rechtskräftiges Teilurteil des Berufungsge-
richts vom 18. Juli 1991 abgewiesen worden ist, hat die Klägerin zu 2 jedoch
nicht auf eine Löschungsreife der Widerspruchsmarken wegen fehlender Be-
nutzung nach § 11 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 WZG gestützt, sondern auf einen
rechtsmißbräuchlichen Erwerb der Zeichenrechte.
Hat die Klägerin zu 2 aber keine auf Nichtbenutzung gestützte Klage
gegen die Widerspruchsmarken Nr. 654 780 und Nr. 722 114 erhoben, kommt
es auf die Frage, ob die Zeichen am 24. Juni 1985 nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG
löschungsreif waren, nicht entscheidend an. Denn die Löschungsreife wegen
Nichtbenutzung entfällt und die Zeichen erlangen erneut Schutz, wenn sie
(wieder) benutzt werden. Nur gegenüber Zwischenrechten, die während beste-
hender Löschungsreife entstanden sind, ist der Schutz eingeschränkt (vgl. zum
WZG: BGH, Urt. v. 28.4.1983 - I ZR 52/81, GRUR 1983, 764, 766 - Haller II;
Urt. v. 16.12.1993 - I ZR 231/91, GRUR 1994, 288, 291 = WRP 1994, 252
- Malibu; Großkomm./Teplitzky, UWG, § 16 Rdn. 255; Baumbach/Hefermehl,
Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 11 Rdn. 59). Zu Recht hat das Berufungsge-
richt daher seiner Prüfung der Löschungsreife wegen Nichtbenutzung nicht den
Fünfjahreszeitraum vor der Erhebung der Klage am 24. Juni 1985 zugrunde
gelegt, sondern auf die Zeit bis zur Anmeldung der Marke "Isco"
(Sch 35166/9 Wz) am 14. März 1989 abgestellt. Denn eine bis zur Anmeldung
der angegriffenen Marke aufgenommene rechtserhaltende Benutzung der Wi-
derspruchszeichen reichte aus, deren Schutz jedenfalls erneut zu begründen
und die Entstehung eines Zwischenrechts mit Priorität vor den Widerspruchs-
zeichen zu verhindern.
Das Berufungsgericht ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der
Widerspruchsmarken zwischen dem 20. September 1984 und der Zeichenan-
meldung am 14. März 1989 ausgegangen. Es hat aufgrund der vorgelegten
Unterlagen und der Aussage des Zeugen Sch. den Verkauf einer Vielzahl
von Objektiven unter Verwendung von Verpackungskartons mit der Aufschrift
"ISCO" festgestellt. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.
b) Die Revision rügt jedoch mit Erfolg, daß das Berufungsgericht bei der
Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken nur auf
den Zeitraum bis zur Anmeldung des angegriffenen Zeichens Sch 35166/9 Wz
am 14. März 1989 abgestellt und die Regelungen des Markengesetzes dabei
unberücksichtigt gelassen hat.
Nach der Vorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG tritt Löschungsreife
wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb
eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG
benutzt wird. Das Berufungsgericht hätte daher auch prüfen müssen, ob seit
dem 1. Januar 1995 Löschungsreife wegen Verfalls aufgrund mangelnder Be-
nutzung der Widerspruchsmarken innerhalb der letzten fünf Jahre nach § 49
Abs. 1 Satz 1 i.V. mit § 26 MarkenG eingetreten ist. Die Prüfung des Verfalls
wegen mangelnder Benutzung darf nicht auf den Eintritt der Löschungsreife
des älteren Zeichens vor Veröffentlichung der angemeldeten Marke beschränkt
werden. Denn es reicht aus, wenn der Zeitraum der fünfjährigen Nichtbenut-
zung nach Klageerhebung und vor der letzten mündlichen Verhandlung endet
(vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rdn. 8). Auch im Widerspruchsverfahren ist die
Bestimmung des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG neben § 43 Abs. 1 Satz 1 Mar-
kenG selbständig anwendbar (vgl. BGH, Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97,
GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN, m.w.N.) und eröffnet
nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke eine neue
Fünfjahresfrist. Für die rechtserhaltende Benutzung der älteren Widerspruchs-
marken kann es nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG daher auch auf den Zeit-
raum nach Eintragung der angegriffenen Marke ankommen.
Das Berufungsgericht wird daher zu prüfen haben, ob die Wider-
spruchsmarken während eines zwischen dem Inkrafttreten des Markengeset-
zes am 1. Januar 1995 und dem Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung über
die Eintragungsbewilligungsklage endenden Zeitraums von fünf Jahren nicht
benutzt worden sind und das Zeichen Sch 35166/9 Wz zu einem Zwischen-
recht erstarkt ist, gegen das die Beklagte zu 3 aus ihren prioritätsälteren Wi-
derspruchsmarken nicht mehr vorgehen kann. Dies könnte entsprechend den
obigen Ausführungen unter II. 3. zum einen der Fall sein, wenn die Wider-
spruchsmarken zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung löschungs-
reif sind, und zum anderen dann gegeben sein, wenn das Zeichen
Sch 35166/9 Wz ein Recht auf Koexistenz erlangt hat, weil die Benutzung der
Widerspruchsmarken nach vorausgegangener Löschungsreife wieder aufge-
nommen worden ist (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 22 Rdn. 11 und § 49 Rdn. 21;
Althammer/Klaka aaO § 49 Rdn. 19; zum WZG: BGH, Urt. v. 26.10.1973
- I ZR 67/72, GRUR 1974, 276, 278 = WRP 1974, 142 - King; Groß-
komm./Teplitzky aaO § 16 Rdn. 255 ff.; Baumbach/Hefermehl aaO § 11
Rdn. 64 f.).
Im erneut eröffneten Berufungsrechtszug wird das Berufungsgericht ge-
gebenenfalls auch der Frage nachzugehen haben, ob der Geltendmachung
von Rechten aus den Widerspruchsmarken gegen das von der Klägerin zu 2
1989 angemeldete Zeichen Sch 35166/9 Wz prioritätsältere Rechte der Kläge-
rin zu 2 aus der Marke Nr. 453 811 entgegenstehen.
B. Revision der Klägerin zu 2 und Revision der Beklagten zu 3 gegen
die Entscheidung über die Widerklage
1. Widerklageantrag zu a)
Die Annahme des Berufungsgerichts, die Klägerin zu 2 sei auf die Wi-
derklage der Beklagten zu 3 verpflichtet, in die teilweise Löschung der Marken
Nr. 453 811 "Isco", Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" einzuwilli-
gen, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Revisionen der
Klägerin zu 2 und der Beklagten zu 3 haben hinsichtlich der Marke Nr. 453 811
Erfolg und führen insoweit zur Aufhebung und Zurückverweisung. Die Revision
der Beklagten zu 3 erweist sich auch hinsichtlich der beiden anderen Marken
als begründet und führt insoweit zur Wiederherstellung des landgerichtlichen
Urteils.
Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die Kläge-
rin zu 2 zur Einwilligung in die Löschung der Marken aufgrund der vor dem
1. Januar 1995 erhobenen Klage nur verpflichtet ist, wenn der Klage sowohl
nach den bis dahin geltenden Vorschriften als auch nach den Vorschriften des
Markengesetzes stattzugeben ist (§ 161 Abs. 2 MarkenG).
a) Marke Nr. 453 811 "Isco"
aa) Nach der Vorschrift des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG kann ein Dritter die
Löschung eines Warenzeichens beantragen, wenn das Warenzeichen minde-
stens fünf Jahre in der Warenzeichenrolle eingetragen ist und der Zeichenin-
haber das Zeichen innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Antrag auf Lö-
schung nicht benutzt hat.
(1) In der Sache hat das Berufungsgericht angenommen, daß die Kläge-
rin zu 2 die Marke im maßgeblichen Zeitraum für CCTV-Objektive und für ein
Zentrierprüfgerät verwendet hat. Hierzu hat es festgestellt, die Fachabkürzung
"CCTV" stehe für "Closed circuit television". Darunter sei jeder Einsatz des
Fernsehens zu verstehen, bei dem keine Sendungen für den öffentlichen
Empfang ausgestrahlt würden, sondern Programme nur auf speziellen Emp-
fängern gesehen werden könnten, die mit der Fernsehkamera durch Anschlüs-
se verbunden seien. Derartige Kameras würden insbesondere zu Kontroll-
zwecken beispielsweise in den Schalterräumen von Banken, als Eingangskon-
trollen von öffentlichen und privaten Gebäuden und zur Überwachung techni-
scher Vorgänge eingesetzt. CCTV-Kameras würden nicht ausschließlich zu
Kontrollzwecken eingesetzt; hier liege allerdings ihr wesentliches Anwen-
dungsgebiet. Der Annahme, daß CCTV-Objektive optische Kontroll-Apparate,
-Instrumente oder -Geräte seien, stehe nicht entgegen, daß sie diese Funktion
nur in Verbindung mit einer Kamera wahrnehmen könnten. Die Objektive stell-
ten einen so wesentlichen Bestandteil der Überwachungseinheit dar, daß sie
nach der Verkehrsauffassung selbst als Überwachungsapparate, -instrumente
oder -geräte anzusehen seien. Diese Objektive habe die Klägerin zu 2 bzw.
ihre Rechtsvorgängerin in der Zeit von Oktober 1980 bis Oktober 1984 mit der
Aufschrift "ISCO" vertrieben. Darüber hinaus sei bewiesen, daß die Klägerin
zu 2 die Marke Nr. 453 811 im Mai und Juni 1984 für den Verkauf von drei zum
Export bestimmten Zentrierprüfgeräten an die Firma O. und für ein weiteres
an die Firma St. verkauftes Zentrierprüfgerät benutzt habe. Der Verkauf
des Zentrierprüfgeräts an die Firma St. unter Verwendung der Marke
stelle eine ernsthafte Benutzung im Inland dar.
Aufgrund dieser Feststellungen ist das Berufungsgericht von einer
rechtserhaltenden Benutzung der Marke für optische Kontroll-Apparate, opti-
sche Kontroll-Instrumente, optische Kontroll-Geräte sowie optische Meßinstru-
mente ausgegangen und hat diese als von den im Warenverzeichnis aufge-
führten Kontroll-Apparaten, Kontroll-Instrumenten und Kontroll-Geräten sowie
Meßinstrumenten umfaßt angesehen.
(2) Das Berufungsgericht ist - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zu-
treffend davon ausgegangen, daß sich die Wörter "chemische, geodätische,
nautische" im Warenverzeichnis der Marke Nr. 453 811 nicht auf Wäge- und
Kontroll-Apparate beziehen, sondern wegen des vom Warenverzeichnis vor
Wäge- und Kontroll-Apparate gesetzten Kommas, auf Apparate, Instrumente
und Geräte. Dies entspricht dem Wortlaut des Warenverzeichnisses und der
Auskunft des Deutschen Patentamts vom 4. Dezember 1991 zu den üblichen
Formulierungen und dem Verständnis von Warenverzeichnissen.
(3) Im rechtlichen Ansatz zutreffend ist auch die Annahme des Beru-
fungsgerichts, daß eine Einschränkung eines im Verzeichnis eingetragenen
Oberbegriffs vorzunehmen sein kann, wenn die Marke nur für einen Teil der
Waren benutzt wird, die unter den weiten Oberbegriff fallen.
Wird eine Marke nur für einen Teil der Waren rechtserhaltend benutzt,
so ist im Löschungsverfahren die Marke nicht zwingend auf die tatsächlich be-
nutzten konkreten Waren zu beschränken. Die gebotene wirtschaftliche Be-
trachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner
geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden,
rechtfertigt es, im Warenverzeichnis über die benutzte konkrete Ware hinaus
auch die Waren zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als
zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden. Andererseits ist es
nicht gerechtfertigt, einen Oberbegriff uneingeschränkt nur deshalb im Waren-
verzeichnis zu belassen, weil die tatsächlich benutzte Ware unter diesen (wei-
ten) Oberbegriff fällt. In diesem Fall kann eine Beibehaltung des Oberbegriffs
unter Beschränkung auf die allein noch zulässigen, durch die Benutzung ge-
deckten Waren in Betracht kommen (vgl. zum WZG: BGH, Urt. v. 7.6.1978
- I ZR 125/76, GRUR 1978, 647, 648 = WRP 1978, 813 - TIGRESS; Urt. v.
13.7.1989 - I ZR 157/87, GRUR 1990, 39, 40 - Taurus; Urt. v. 21.4.1994
- I ZR 291/91, GRUR 1994, 512, 515 = WRP 1994, 621 - Simmenthal).
Mit Recht wenden sich - mit jeweils unterschiedlicher Zielrichtung - die
Revision der Klägerin zu 2 und die Revision der Beklagten zu 3 jedoch gegen
die Annahme des Berufungsgerichts, die Verwendung der Marke Nr. 453 811
für CCTV-Objektive und ein Zentrierprüfgerät stelle eine rechtserhaltende Be-
nutzung für optische Kontroll-Apparate, optische Kontroll-Instrumente, optische
Kontroll-Geräte und optische Meßinstrumente dar.
Das Berufungsgericht konnte seine Feststellungen zur rechtserhalten-
den Benutzung durch Verwendung der CCTV-Objektive nicht auf die Auskunft
des Deutschen Patentamts vom 4. Dezember 1991 stützen. Zu der Frage, ob
CCTV-Objektive den Waren des Verzeichnisses der Marke Nr. 453 811 zuzu-
ordnen sind, hat das Berufungsgericht die Auskünfte des Deutschen Patent-
amts vom 4. September und 4. Dezember 1991 eingeholt. Nach der Auskunft
des Deutschen Patentamts vom 4. September 1991 fallen CCTV-Objektive
nicht unter die Warenoberbegriffe "chemische, geodätische, nautische, Wäge-
und Kontroll-Apparate, -Instrumente und -Geräte, Meßinstrumente"; vielmehr
soll es sich bei CCTV-Objektiven um optische Instrumente handeln. Nach der
weiteren Auskunft des Deutschen Patentamts vom 4. Dezember 1991 ist zwar
nicht generell ausgeschlossen, daß es Objektive gibt, die technisch die Aufga-
be der Kontrolle oder Überwachung wahrnehmen und daher (optische) Kon-
troll-Apparate, -Geräte oder -Instrumente sein können. Das Deutsche Patent-
amt hat jedoch auch in der Auskunft vom 4. Dezember 1991 angegeben, daß
die wesentliche Funktion von CCTV-Objektiven grundsätzlich nicht in Kontroll-
zwecken besteht.
Mit Recht rügt aber auch die Revision der Klägerin zu 2, das Berufungs-
gericht habe nicht aufgezeigt, inwiefern die Benutzung der Marke für CCTV-
Objektive nicht nur, wie vom Berufungsgericht angenommen, eine Verwendung
für optische Geräte oder Meßinstrumente sei, und nicht auch für chemische,
geodätische und nautische Apparate, Instrumente und Geräte.
Das Berufungsurteil kann auch insoweit keinen Bestand haben, als das
Berufungsgericht von einer
rechtserhaltenden Benutzung der Marke
Nr. 453 811 für optische Meßinstrumente ausgegangen ist.
Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist allerdings die Annahme
des Berufungsgerichts, daß die Klägerin zu 2 die Marke Nr. 453 811 im Juni
1984 rechtserhaltend für Zentrierprüfgeräte benutzt hat.
Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer einer Benutzung i.S. von
§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG richten sich nach dem jeweils Verkehrsüblichen und
wirtschaftlich Angebrachten. Dabei kommt es unter Zugrundelegung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Verwenders darauf an, ob bei objektiver Be-
trachtung die als Benutzung in Anspruch genommenen Vertriebshandlungen
auch ohne Berücksichtigung des Zwecks, den Bestand der Marke zu erhalten,
als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen sind (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 17.1.1985
- I ZR 107/83, GRUR 1985, 926, 927
- topfitz/topfit; Urt. v. 5.6.1985
- I ZR 151/83, GRUR 1986, 168, 169 - Darcy).
Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Klägerin zu 2 die Marke
im Juni 1984 für den Verkauf eines Zentrierprüfgeräts im Inland benutzt hat.
Dabei handelte es sich um ein im Preis (81.500,-- DM zuzüglich Umsatzsteuer)
hochliegendes Spezialprodukt für - im wesentlichen - industrielle Hersteller, die
meist nur ein Zentrierprüfgerät oder wenige Geräte benötigten. Außerdem hat
die Klägerin zu 2 nach den Feststellungen des Berufungsgerichts auch drei für
den Export bestimmte Zentrierprüfgeräte mit der Marke Nr. 453 811 versehen.
Auch diese Benutzungshandlungen sind zu berücksichtigen; denn es genügt,
wenn die Ware im Inland mit dem Zeichen versehen wird und hier die innerbe-
triebliche Sphäre verläßt, mag der Vertrieb wie bei einer nur für den Export be-
stimmten Ware auch ausschließlich im Ausland erfolgen (vgl. Busse/Starck,
Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 5 Rdn. 53 m.w.N.; so jetzt auch ausdrücklich
§ 26 Abs. 4 MarkenG). Danach durfte das Berufungsgericht von einer ernst-
haften Benutzung der Marke ausgehen.
Dem Berufungsgericht kann allerdings nicht darin beigetreten werden,
daß damit eine rechtserhaltende Benutzung für optische Meßinstrumente ge-
geben ist. Sollte das Berufungsgericht bei der erneuten Prüfung wiederum zu
dem Ergebnis kommen, daß CCTV-Objektive unter die Oberbegriffe der Kon-
troll-Apparate, Kontroll-Instrumente oder Kontroll-Geräte fallen, wird es festzu-
stellen haben, ob die Objektive nicht schwerpunktmäßig unter einen dieser
Oberbegriffe fallen. Denn in einem solchen Fall besteht kein Anlaß für die Bei-
behaltung mehr als eines gegebenenfalls durch Bildung einer Untergruppe ein-
zuschränkenden Oberbegriffs (vgl. zum WZG: BGH GRUR 1978, 647, 648
- TIGRESS; 1990, 39, 40 - Taurus; GRUR 1994, 512, 515 - Simmenthal). Dies
gilt für die vom Berufungsgericht festgestellte rechtserhaltende Benutzung
durch Verwendung der Marke für Zentrierprüfgeräte entsprechend. Das Beru-
fungsgericht wird auch insoweit festzustellen haben, ob Zentrierprüfgeräte
nicht unter einen (welchen?) der einheitlichen Warenoberbegriffe fallen.
bb) Das Berufungsgericht wird in Betracht zu ziehen haben, daß die vor-
stehenden Ausführungen im Streitfall jedenfalls grundsätzlich auch für eine
Löschung der Marke Nr. 453 811 "Isco" nach dem Markengesetz, § 49 Abs. 1,
Abs. 3, § 26 Abs. 1 MarkenG, zugrunde zu legen sind. Dies gilt auch - wie im
Schrifttum vertreten - für die unter Geltung des Warenzeichengesetzes entwik-
kelten Grundsätze der rechtserhaltenden Benutzung für einen Teil der unter
einen weiten Oberbegriff fallenden Waren (vgl. Fezer aaO § 26 Rdn. 56; Alt-
hammer/Ströbele aaO § 26 Rdn. 109; differenzierend für Löschungs- und Kolli-
sionsverfahren Ingerl/Rohnke aaO § 25 Rdn. 23 ff., § 49 Rdn. 22 ff.). Die Ein-
führung des Benutzungszwangs sollte unter Entlastung des Deutschen Patent-
amts im Interesse aller Neuanmelder von Warenzeichen und damit der ge-
samten Wirtschaft die Möglichkeiten für die Eintragung neuer Warenzeichen
verbessern. Um zu verhindern, daß entgegen dem Zweck des Benutzungs-
zwangs ein Anreiz geschaffen wird, Warenzeichen nicht nur für Waren anzu-
melden, für die das Zeichen benutzt werden soll, sondern auch für alle mit die-
sem Zeichen gleichartigen Waren, sollte die Benutzung des Zeichens für be-
stimmte Waren nicht als Benutzung für die mit diesen Waren gleichartigen Wa-
ren gelten (vgl. BGH GRUR 1978, 647, 648 - TIGRESS; 1990, 39 - Taurus).
Dieser Zweck des Benutzungszwangs liegt auch der Markenrichtlinie und dem
Markengesetz zugrunde. Die unter Geltung des Warenzeichengesetzes zu
ausgewogenen Ergebnissen führende Rechtsprechung ist nach der Begrün-
dung zum Regierungsentwurf im Ergebnis auch nach Inkrafttreten des Marken-
gesetzes zugrunde zu legen (vgl. hierzu Begründung zum Regierungsentwurf,
BT-Drucks. 12/6581, S. 83 = BlPMZ 1994, Sonderheft S. 77). Dafür läßt sich
auch die achte Begründungserwägung zur Ersten Richtlinie des Rates zur An-
gleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/
EWG) anführen, wonach verlangt werden muß, daß eingetragene Marken tat-
sächlich benutzt werden, um nicht zu verfallen, um die Gesamtzahl der in der
Gemeinschaft eingetragenen und geschützten Marken und damit die Anzahl
der zwischen ihnen möglichen Konflikte zu verringern, und Art. 10 der Richtli-
nie über die Benutzung der Marke, der durch § 26 MarkenG umgesetzt worden
ist.
Danach wird das Berufungsgericht im erneut eröffneten Berufungs-
rechtszug - gegebenenfalls sachverständig beraten - festzustellen haben, unter
welche Waren des Warenverzeichnisses der Marke Nr. 453 811 CCTV-Objek-
tive und Zentrierprüfgeräte einzuordnen sind.
b) Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO"
Die gegen eine teilweise Löschung der Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und
Nr. 1 055 530 "ISCO" gerichtete Revision der Klägerin zu 2 hat keinen Erfolg.
Dagegen erweist sich die Revision der Beklagten zu 3 als begründet, soweit
sie sich dagegen wendet, daß das Berufungsgericht die Klägerin zu 2 nicht zur
Einwilligung in die vollständige Löschung der Marken verurteilt hat.
Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der Beklagten zu 3 gegen
die Klägerin zu 2 hinsichtlich der in Rede stehenden Marken ein Anspruch auf
teilweise Löschung nach § 12 BGB, § 16 UWG, § 15 Abs. 2 MarkenG zusteht,
weil die Beklagte zu 3 von der Beklagten zu 1 das Recht zur Führung des Na-
mensteils "ISCO" erworben hat.
aa) Ohne Erfolg wendet sich die Revision der Klägerin zu 2 gegen diese
Beurteilung des Berufungsgerichts mit der Begründung, der Klägerin zu 2 ste-
he aufgrund der Marke Nr. 453 811 ein Recht mit älterer Priorität gegenüber
dem Firmenschlagwort "ISCO" der Beklagten zu 3 mit der Priorität 1953 zu.
Gegen einen Löschungsanspruch nach § 55 Abs. 1, § 51 Abs. 1, §§ 12, 5 Mar-
kenG und § 16 UWG aufgrund eines gegenüber den Marken Nr. 1 051 762
"Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" prioritätsälteren Firmenrechts der Beklagten
zu 3 kann die Klägerin zu 2 aus ihrer Marke Nr. 453 811 keine Rechte ableiten.
Denn aufgrund des Teilurteils des Berufungsgerichts vom 18. Juli 1991 steht
rechtskräftig fest, daß der Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 aufgrund ihrer
gegenüber dem Firmenrecht der Beklagten zu 3 prioritätsälteren Marke kein
Recht auf Unterlassung der Benutzung und auf Einwilligung in die Löschung
der Firma der Beklagten zu 3 zusteht.
Die Revision der Klägerin zu 2 beruft sich weiter ohne Erfolg darauf, das
Berufungsgericht habe keine Feststellungen zur Warenähnlichkeit getroffen.
Für das Vorliegen einer unter § 16 UWG, § 15 Abs. 2 MarkenG fallen-
den Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kommt es darauf an, ob der Ver-
kehr im Hinblick auf die Übereinstimmung oder Ähnlichkeit der beiderseitigen
Kennzeichen aus der Nähe bzw. der Verschiedenheit der beiderseitigen Waren
und Branchen und aus dem Grad der Unterscheidungskraft der Kennzeichnun-
gen irrigerweise auf wirtschaftliche und organisatorische Zusammenhänge zwi-
schen den Parteien schließt (vgl. BGH, Urt. v. 7.6.1990 - I ZR 298/88, GRUR
1990, 1042, 1044 = WRP 1991, 83 - Datacolor). Die für die Annahme einer
Verwechslungsgefahr erforderliche Waren- und Branchennähe hat das Beru-
fungsgericht rechtsfehlerfrei bejaht. In Anbetracht der Identität bzw. der fast
vollständigen Übereinstimmung des Firmenschlagworts der Beklagten zu 3 mit
den Warenzeichen der Klägerin zu 2 und der vom Berufungsgericht festge-
stellten Branchenidentität sind an die Warennähe nur geringe Anforderungen
zu stellen. Das Berufungsgericht konnte daher bei den Warenverzeichnissen
der Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530 von einer ausreichenden Waren-
nähe ausgehen.
bb) Demgegenüber erweist sich die Revision der Beklagten zu 3 gegen
die vom Berufungsgericht nur eingeschränkt ausgesprochene Verurteilung zur
Einwilligung in die Löschung der Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530 als
begründet, weil die Klägerin zu 2 - angesichts der insoweit rechtskräftig vorent-
schiedenen Rechtslage - aufgrund ihrer prioritätsälteren Marke Nr. 453 811
kein Recht gegenüber dem Firmenrecht der Beklagten zu 3 ableiten kann. Das
Firmenrecht der Beklagten zu 3 ist prioritätsälter als die Marken Nr. 1 051 762
und Nr. 1 055 530 der Klägerin zu 2. Die Marke Nr. 453 811 berechtigt die Klä-
gerin zu 2 - unabhängig vom Schutzumfang dieser Marke - nicht zu weiteren
mit dem Firmenrecht der Beklagten zu 3 kollidierenden Markenanmeldungen.
2. Widerklageantrag zu b)
Das Berufungsgericht hat die Verurteilung der Klägerin zu 2, es zu un-
terlassen, die Bezeichnung "ISCO" und/oder damit als Bestandteil gebildete
Bezeichnungen im Geschäftsverkehr zu verwenden, soweit nicht folgende Wa-
ren betroffen sind: optische Kontroll-Apparate, optische Kontroll-Instrumente,
optische Kontroll-Geräte sowie optische Meßinstrumente, auf eine Verletzung
des Unternehmenskennzeichens "ISCO" und der Warenzeichen der Beklagten
zu 3 gestützt.
Die gegen diese Entscheidung gerichteten Revisionen der Klägerin zu 2
und der Beklagten zu 3 haben Erfolg.
Ob ein Unterlassungsanspruch der Beklagten zu 3 aus § 14 Abs. 2,
Abs. 5, § 15 Abs. 2, Abs. 4, § 153 MarkenG, § 16 UWG, §§ 24, 31 WZG gege-
ben ist, hängt, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, vom Be-
stand der prioritätsälteren Marke Nr. 453 811 der Klägerin zu 2 ab. Da das Be-
rufungsgericht hierzu weitere Feststellungen treffen muß, kann auch die Ver-
urteilung der Klägerin zu 2 gemäß dem Antrag zu b) der Widerklage in dem
vom Berufungsgericht ausgesprochenen Umfang keinen Bestand haben.
III. Danach war das Berufungsurteil auf die Revision der Klägerin zu 2
hinsichtlich des Klageantrags zu II. 4. aufzuheben und die Sache an das Be-
rufungsgericht zurückzuverweisen. Hinsichtlich des auf die Marke Nr. 453 811
bezogenen Widerklageantrags zu a) und des Widerklageantrags zu b) führten
die Revisionen der Klägerin zu 2 und die der Beklagten zu 3 ebenfalls zur Auf-
hebung und Zurückverweisung. Hinsichtlich des auf die Marken Nr. 1 051 762
und Nr. 1 055 530 bezogenen Widerklageantrags zu a) war das Berufungsur-
teil auf die Revision der Beklagten zu 3 unter Zurückweisung der Revision der
Klägerin zu 2 aufzuheben und das landgerichtliche Urteil wieder herzustellen.
Erdmann
v. Ungern-Sternberg
Starck
Pokrant
Büscher