BGH Urteil vom 10.12.2002 – X ZR 68/99

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 68/99

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: BGHZ: nein

ja

Verkündet am: 10. Dezember 2002 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Kosmetisches Sonnenschutzmittel

EPÜ Art. 56

Synergistische Effekte, die über die bloße Summenwirkung einer aus mehreren

Stoffen zusammengesetzten Mischung hinausgehen, können als Anzeichen für er-

finderische Tätigkeit gewertet werden. War die Kombination dem Fachmann durch

den Stand der Technik nahegelegt, vermag ein zusätzlicher, wenn auch unerwarteter

und überraschender Effekt die erfinderische Leistung der Kombination allein nicht zu

begründen.

BGH, Urt. v. 10. Dezember 2002 - X ZR 68/99 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 10. Dezember 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,

die Richter Prof. Dr. Jestaedt und Scharen, die Richterin Mühlens und den

Richter Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 5. November 1998 verkündete

Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatent-

gerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patents 0 555 460 (Streitpatents), das am

25. August 1992 unter Inanspruchnahme der Priorität der französischen Pa-

tentanmeldung vom 29. August 1991 angemeldet worden ist. Das in der Verfah-

renssprache Französisch veröffentlichte Streitpatent, das beim Deutschen Pa-

tent- und Markenamt unter der Nummer 692 02 759 geführt wird, betrifft ein

"Kosmetisches Sonnenschutzmittel" und umfaßt 23 Patentansprüche.

Die Patentansprüche 1 und 23 in der erteilten Fassung lauten in deut-

scher Übersetzung:

"1. Kosmetische Filter-Zusammensetzung, dadurch gekennzeich- net, daß sie, in einem kosmetisch geeigneten Trägermedium, mindestens ein Nanopigment von Metalloxiden, ausgewählt aus Oxiden des Titans, Zinks, Cers, Zirkons, Eisens oder aus deren Mischungen, mit einem mittleren Durchmesser von weniger als 100 nm und mindestens einen aus fettlöslichen Polymeren mit Kohlenwasserstoffstruktur und aus Polymeren mit Siloxan- Struktur polymeren Träger mindestens einer ultraviolette Strahlungsanteile absorbierenden Gruppierung enthält.

23. Kosmetisches Verfahren zum Schutz der menschlichen Haut und der Haare vor ultravioletter Strahlung von Wellenlängen von 280 bis 400 nm, dadurch gekennzeichnet, daß man auf die Haut oder die Haare eine wirksame Menge einer kosmetischen Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 1 bis 22 auf- trägt."

Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittel-

bar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 22 wird auf die Streitpatentschrift

verwiesen.

Die Klägerin hat gegen die Patentansprüche 1 bis 6 und 12 bis 23 Teil-

nichtigkeitsklage erhoben, soweit diese kosmetische Zusammensetzungen be-

treffen, die als polymeren Träger allein ein Polymer mit Siloxan-Struktur ent-

halten. Die Klägerin hat geltend gemacht, in diesem Umfang seien die Gegen-

stände des Streitpatents nicht neu und beruhten nicht auf erfinderischer Tätig-

keit.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beklagte eine neue Fassung der

angegriffenen Patentansprüche 1 bis 6 und 12 bis 23 überreicht.

Die Klägerin hat beantragt,

das europäische Patent 0 555 460 im Umfang der Patentansprü- che 1 bis 6 und 12 bis 23 mit Wirkung für die Bundesrepublik

Deutschland insoweit für nichtig zu erklären, als sie über den Um- fang der in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentan- sprüche 1 bis 6 und 12 bis 23 hinausgehen.

Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten und das Streitpatent

hilfsweise in beschränktem Umfang verteidigt.

Das Bundespatentgericht hat der Teilnichtigkeitsklage stattgegeben und

das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit dieses über die Ansprüche in der

neuen Fassung hinausgeht.

Mit ihrer Berufung hat die Beklagte das Streitpatent entsprechend ihren

bisherigen Hilfsanträgen im Umfang ihrer (neu formulierten) Ansprüche 24 bis

38 verteidigt und beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils und unter Abweisung der Klage im übrigen das europäische Patent 0 555 460 im Umfang der neuen Patentansprüche 1 bis 38 aufrechtzuerhalten, und zwar die Ansprüche 24 bis 38 in folgender Fassung:

24. Kosmetische Filter-Zusammensetzung,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie, in einem kos- metisch geeigneten Trägermedium, mindestens ein Nanopig- ment von Metalloxiden, ausgewählt aus Oxiden des Titans, Zinks, Cers, Zirkons, Eisens oder aus deren Mischungen, mit einem mittleren Durchmesser von weniger als 100 nm,

und mindestens ein Polymer mit Siloxanstruktur, das minde- stens eine ultraviolette Strahlungsanteile-absorbierende Grup- pierung trägt, enthält,

wobei das Polymer mit Siloxan-Struktur ein Diorganpolysiloxan ist, das in seinem Molekül mindestens eine Einheit der Formel aufweist:

R’a ‰ X-Si-O 3-a (VI) 2

eine

halogenierte

worin gilt: R' bedeutet eine gesättigte oder ungesättigte C1-30- C1-8- Kohlenwasserstoffgruppe, Kohlenwasserstoffgruppe oder eine Trimethylsilyloxygruppe, a = 1 oder 2, X = -A-Y, worin A ein aliphatischer oder aromatischer zweiwertiger Koh- lenwasserstoffrest mit mindestens zwei Kohlenstoffatomen ist, der gegebenenfalls ein oder mehrere Sauerstoffatome aufweist, und Y den Rest eines Moleküls darstellt, das die UV-Strahlung fil- tert, welcher ein 2-(2'-Hydroxyphenyl)benztriazolrest ist, der nicht substituiert ist oder an einem der aromatischen Kerne C1-8-Alkyl-, C2-8-Alkenyl-, Halogen-, Alkoxy-, Carboxy-, Hydroxy- oder Amino-Substituenten aufweist.

25. Kosmetische Zusammensetzung gemäß Anspruch 24,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Nanopigmente der Metalloxide einen Durchmesser von 5 bis 50 nm aufweisen.

26. Kosmetische Zusammensetzung gemäß Anspruch 24 oder 25,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Metalloxid Ti- tanoxid ist.

27. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche

24 bis 26, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Nanopigment der Metalloxide ein umhülltes Pigment ist, das einem oder meh- reren Oberflächenbehandlungsverfahren chemischer, elektroni- scher, mechanochemischer oder mechanischer Art mit Verbin- dungen unterzogen worden ist, die aus Aminosäuren, Bienen- wachs, Fettsäuren, Fettalkoholen, anionischen oberflächenakti- ven Mitteln, Lecithinen, Natrium-, Kalium-, Zink-, Eisen- oder Aluminiumsalzen von Fettsäuren, Metallalkoxiden, Polyethylen, Siliconen, Proteinen, Alkanolaminen, Siliziumoxiden, Metalloxi- den und aus Natriumhexametaphosphat ausgewählt sind.

28. Kosmetische Zusammensetzung gemäß Anspruch 27,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das umhüllte Na- nopigment aus Metalloxiden ein Pigment aus Titanoxid ist, das mit Kieselsäure, Kieselsäure und Aluminiumoxid, Kieselsäure und Eisenoxid, Aluminiumoxid und Silicon, Aluminiumoxid, Aluminiumoxid und Aluminiumstearat, Aluminiumoxid und Alu- miniumlaurat, Eisenoxid und Eisenstearat, Zinkoxid und Zink- stearat, Kieselsäure und Aluminiumoxid und Silicon, Kieselsäu- re und Aluminiumoxid und Aluminiumstearat und Silicon, Triethanolamin, Stearinsäure oder mit Natriumhexame- taphosphat umhüllt ist.

29. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprü-

che 24 bis 28, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie 0,1 bis 15 vor- zugsweise 0,5 bis 10 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, mindestens eines Nanopigments aus Metalloxiden enthält.

30. Kosmetische Zusammensetzung gemäß einem der Ansprü-

che 24 bis 29, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Diorganopoly- siloxan zusätzlich Einheiten mit der Formel umfaßt:

R'a ‰

R'b - SiO 4-b (VII) und Z-Si-O 3-a (VIII) 2 2

worin R' und a die in Anspruch 12 angegebenen Bedeutungen haben, b eine ganze Zahl gleich 1, 2 oder 3 ist, Z = -O-Y, worin Y dieselbe Bedeutung wie in Anspruch 12 hat, und wobei min- destens 40 % der Anzahl der Reste R' den Methylrest bedeu- ten.

31. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprü-

che 24 bis 30, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie ein Polydi- methylsiloxan mit gepfropfte(m)(n) 2-(3'-Trimethylen-5'-methyl- 2'-hydroxyphenyl)benztriazol-Rest(en) enthält.

32. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Anprü-

che 24 bis 31,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie 0,1 bis 15 vor- zugsweise 0,5 bis 10 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, mindestens eines polymeren Filter- stoffes mit Siloxan-Struktur enthält.

33. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprü-

che 24 bis 32, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Gewichtsver- hältnis Nanopigment(e)/polymere(r) Filterstoff(e) 0,1 bis 10 und vorzugsweise 0,5 bis 5 beträgt.

34. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprü-

che 24 bis 33, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie eine Zusam- mensetzung zum Schutz der menschlichen Haut oder ein Son- nenschutzmittel darstellt und in Form einer Lotion, verdickten Lotion, eines Gels, Öls, einer bläschenartigen Dispersion, einer Creme, Milch, eines Puders, Feststoffstäbchens, Schaums oder eines Spray-Produkts vorliegt.

35. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprü-

che 24 bis 33, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie eine Zusam- mensetzung zum Schminken der Wimpern, Augenbrauen oder der Haut darstellt und in fester oder pasteuser, wasserfreier oder wässriger Form einer Emulsion, Suspension oder blä- schenartigen Dispersion vorliegt.

36. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprü- che 24 bis 33 zur Verwendung zum Schutz der Haare vor ultra- violetten Strahlen, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie in Form eines Shampoo, einer Lotion, eines Gels oder einer Zusammenset- zung zur Spülung, zur Aufbringung vor oder nach einer Sham- poonierung, vor oder nach einer Färbung oder Entfärbung, vor, bei oder nach einer Dauerwelle oder einem Ausfrisieren, in Form einer Lotion oder eines Gels zum Frisieren oder Behan- deln, einer Lotion oder eines Gels zum Bürsten oder zur Wel- lengebung, eines Lacks für die Haare, einer Zusammensetzung zur Dauerwelle oder zum Ausfrisieren, zur Färbung oder Ent- färbung der Haare vorliegt.

37. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprü-

che 24 bis 36, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie zusätzlich kos- metische Hilfsstoffe enthält, ausgewählt aus Fettkörpern, orga- nischen Lösungsmitteln, Siliconen, Verdickungsmitteln, weich- machenden Mitteln, solaren Filterstoffen für UV-A, UV-B oder eine lange Wellenbande, Antischaummittelen, hydratisierenden Mitteln, Parfüm-Produkten, Konservierungsstoffen, oberflä- chenaktiven Mitteln, Beladungsmitteln, Sequestriermitteln, anionischen, kationischen, nicht-ionischen oder amphoteren Polymeren oder aus deren Mischungen, Treibmitteln, alkalisch oder sauer machenden Mitteln, Färbemitteln und aus Pigmen- ten von Metalloxiden mit einer Korngröße von 100 bis 20000 nm.

38. Kosmetisches Verfahren zum Schutz der menschlichen Haut und der Haare vor ultravioletter Strahlung von Wellenlängen von 280 bis 400 nm, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß man auf die Haut oder die Haare eine wirksame Menge einer kosmetischen Zu- sammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 37 auf- trägt.

Die Klägerin bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Prof.

Dr.

L. ,

, hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten

erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die

Beklagte hat ein Privatgutachten von Dr. J. F. sowie Versuchsprotokolle

vorgelegt.

Gegenstand des Berufungsverfahrens sind ausschließlich die von der

Beklagten neu formulierten Patentansprüche 24 bis 38 des Streitpatents. Sie

waren Gegenstand der im Verfahren vor dem Bundespatentgericht gestellten

Hilfsanträge der Beklagten und sind gegenüber dem Ausspruch der Teilnichtig-

erklärung des Bundespatentgerichts weiter eingeschränkt. Soweit die Beklagte

das Urteil des Bundespatentgerichts nicht angefochten hat, verbleibt es bei der

Teilnichtigerklärung des Streitpatents. Die Berufung der Beklagten hat keinen

Erfolg.

I.1. Das Streitpatent betrifft eine kosmetische Zusammensetzung, die ul-

traviolette Strahlung filtert und die in Abmischung mindestens ein Nanopigment

eines Metalloxids sowie mindestens ein fettlösliches Polymer enthält.

Die nicht sichtbare ultraviolette Strahlung der Sonne (UV-Licht) schädigt

bei längerer Einwirkung die Haut. Für die typische Erscheinung des "Sonnen-

brandes" (Hautrötung, Erythem) sind in erster Linie die kürzerwelligen, energie-

reichen UV-B-Strahlen verantwortlich (280 bis 320 nm). Das längerwellige,

energieärmere UV-A-Licht (320 bis 400 nm) kann allerdings auf Grund seiner

höheren Intensität zu Langzeitschäden führen, die kurzfristig nicht offenbar

werden, wie Hautalterung, chronische Lichtschäden und Hautkrebs. Seit lan-

gem wird hoher Schutz im UV-B-Bereich gefordert, da durch die Verringerung

der Ozonschicht UV-Strahlen verstärkt auf die Erdoberfläche auftreffen und

auch UV-B-Strahlen Langzeitschäden verursachen können. Zum Schutz gegen

UV-A-Strahlen waren bisher organische Filter bekannt. Es wurde befürchtet,

daß diese organischen Substanzen bei einer Konzentrationserhöhung zum

Zwecke eines verstärkten Schutzes in merklichen Mengen die Haut passieren

und vom Gesamtorganismus resorbiert werden könnten. Mögliche uner-

wünschte Wirkungen für den Anwender waren nicht auszuschließen.

Nach den Angaben der Streitpatentschrift (S. 2 Z. 3 bis 8 der deutschen

Übersetzung) sind Sonnenschutzmittel auf der Basis polymerer siloxanischer

Trägerstoffe bekannt, die den ultravioletten Anteil absorbieren und den Vorteil

aufweisen, das Eindringen der Filterstoffverbindungen in den Organismus her-

abzusetzen und sogar zu unterdrücken. Ebenso bekannt sind kosmetische Zu-

sammensetzungen, die Metalloxide wie z.B. Titanoxid enthalten (S. 2 Z. 9 bis

11) und infolge ihrer Diffusions- und Reflexionseigenschaften über einen gro-

ßen Bandbereich als Sonnenschutzmittel geeignet sind. Solche Zusammenset-

zungen haben jedoch den Nachteil, daß ihre Wirksamkeit gegen ultraviolette

Strahlungen bei empfindlicher oder kontinuierlich der Sonnenstrahlung ausge-

setzter Haut unzureichend ist (S. 2 Z. 11 bis 17).

2. Das Streitpatent will eine kosmetische Zusammensetzung zur Verfü-

gung stellen, die eine verbesserte Schutzwirkung gegenüber ultravioletter

Strahlung in einem Wellenlängen-Bereich von 280 bis 400 nm (UV-B- und

UV-A-Bereich) aufweist, und ein Verfahren hierzu.

3. Patentanspruch 24 beschreibt eine kosmetische Filterzusammenset-

zung,

(1)

(1.1)

(1.2)

(2) (2.1)

die in einem kosmetisch geeigneten Trägermedium mindestens ein Nanopigment von Metalloxiden enthält, das ausgewählt ist aus Oxiden des Titans, Zinks, Cers, Zirkons, Eisens oder aus deren Mischungen, mit einem mittleren Durchmesser von weniger als 100 nm und

die mindestens ein Polymer mit Siloxanstruktur enthält, das mindestens eine ultraviolette Strahlungsanteile ab- sorbierende Gruppierung trägt,

(2.2)

(2.3)

wobei das Polymer mit Siloxan-Struktur ein Diorganpo- lysiloxan ist, das in seinem Molekül mindestens eine Einheit der Formel aufweist

R'a ‰ X-Si-O 3-a (VI) 2

worin gilt:

eine

(2.3.1)

R' bedeutet eine gesättigte oder ungesättigte C1-30-Kohlenwasserstoffgruppe, halogenierte C1-8-Kohlenwasserstoffgruppe oder eine Trimethylsi- lyoxygruppe, a = 1 oder 2, X = -A-Y,

(2.3.2) (2.3.3) (2.3.3.1) worin A ein aliphatischer oder aromatischer zweiwerti- ger Kohlenwasserstoffrest mit mindestens zwei Kohlen- stoffatomen ist, der gegebenenfalls ein oder mehrere Sauerstoffatome aufweist, und

(2.3.3.2) Y den Rest eines Moleküls darstellt, das die UV-

Strahlung filtert,

(2.3.3.2.1) welcher ein 2-(2'-Hydroxyphenyl)benztriazolrest ist, der

nicht substituiert ist oder

(2.3.3.2.2) an einem der aromatischen Kerne C1-8-Alkyl-, C2-8- Alkenyl-, Halogen-, Alkoxy-, Carboxy-, Hydroxy- oder Amino-Substituenten aufweist.

4. Nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachver-

ständigen erkannte der Durchschnittsfachmann, ein Diplomchemiker, Pharma-

zeut oder Diplom-Biologe, der sich in das spezielle Fachgebiet der Kosmetik

(Kosmetologie) intensiv eingearbeitet hat, daß Patentanspruch 24 des Streit-

patents das technische Problem eines erwünschten hohen UV-Schutzes durch

Kombination von zwei Komponenten löst: Als (anorganischer) UV-B-Filter wer-

den partikuläre Metalloxide, z.B. Oxide des Titans, Zinks, Cers, Zirkons, Eisens

oder aus deren Mischungen, mit einem mittleren Durchmesser von weniger als

100 nm (Nanopigmente) in einem kosmetisch geeigneten Trägermedium einge-

setzt. Derartige Metalloxide zählen zu den Substanzen, die nicht in gelöster,

sondern in partikulärer Form den Lichtschutz erbringen. Die hochdispersiven

Metalloxide bewirken Reflexion, Absorption und Streuung der UV-Strahlen, wo-

bei Teilchengrößen über 100 nm zur Reflexion des einstrahlenden Lichts und

Teilchengrößen von weniger als 100 nm zur Absorption oder Streuung führen.

Wie der Gutachter Dr. F. in seinem Gutachten (S. 5 f. der deutschen Über-

setzung) verdeutlicht hat, verändert eine Verminderung der Teilchengröße die

Absorptionskurve. Mit verringerter Teilchengröße vermindert sich die Absorption

des sichtbaren Lichts; die UV-A-Absorption nimmt ab und die UV-B-Absorption

zu. Titandioxid, wie im Streitpatent beschrieben, ist deshalb als überwiegendes

UV-B-Sonnenschutzmittel mit Breitbandspektrumschutz zu klassifizieren.

Als zweite Komponente wird ein (organischer) Polymer-Sonnenschutz-

filter mit Siloxan-Struktur (C-Si-O) vom Typ des Diorganopolysiloxan eingesetzt,

das z.B. als chemisch daran gebundenen Chromophor das UV-Filtermolekül

2-(2'-Hydroxyphenyl)benztriazol oder Derivate davon (im folgenden als Benz-

triazol bezeichnet) trägt. Der organische Polymer-Sonnenschutzfilter ist eben-

falls

ein Breitbandsonnenschutzmittel

in

den UV-A-

und UV-B-

Wellenlängenbereichen; er ist aufgrund seiner Polymerstruktur in öligen, li-

pophilen Trägern einschließlich Silikonölen löslich und erreicht die volle UV-

Absorption nur in gelöstem Zustand. Er zeigt eine gute Haftung auf der Haut

und wird vom Körper nicht resorbiert.

Durch das Mischen der beiden Breitbandsonnenschutzmittel kommt es

zu einer Überlagerung der beiden Absorptionsbereiche und infolgedessen zu

einer Verstärkung der Schutzwirkung. Gleichzeitig wird durch die spezielle Wahl

der organischen Polymere mit Siloxan-Struktur eine unerwünschte Resorption

weitgehend vermieden. Die organischen Polymere werden infolge ihrer Mole-

külgröße auch in gelöstem Zustand nicht durch die Haut resorbiert. Nanopig-

mente von Metalloxiden werden ebenfalls nicht vom Organismus aufgenom-

men.

Die vorgeschlagene Kombination verbessert den Ausführungen des ge-

richtlichen Sachverständigen zufolge den Schutz mit organischen Polymeren.

Da die optimale UV-A-Absorption nur von gelösten Molekülen erreicht wird,

können mit dem beanspruchten Polymer höhere Konzentrationen und damit ei-

ne verbesserte Schutzwirkung erzielt werden. Als Folge können in Zusammen-

setzungen die beiden Filtersubstanzen in ihrer Konzentration herabgesetzt wer-

den. Die Kombinationspräparate besitzen eine besonders hohe Effektivität.

II. 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 24 des Streitpatents ist neu

(Art. 52 EPÜ). In keiner der in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen

wird die erfindungsgemäße Lehre vollständig beschrieben.

2. Die Lehre des Patentanspruchs 24 beruht allerdings nicht auf erfinde-

rischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ). Der Senat ist aufgrund des Gutachtens des ge-

richtlichen Sachverständigen und dessen Erläuterung sowie dessen Ergänzun-

gen, des Gutachtens von Dr. F. , aufgrund des Vorbringens der Parteien und

des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung zu der Überzeugung gelangt,

daß die Kombination von zwei bekannten Breitbandsonnenschutzmitteln mit

Sonnenschutzwirkung sowohl im UV-B- als auch im UV-A-Wellenbereich, näm-

lich eines anorganischen UV-Filters mit kolloidalen Metalloxiden und eines or-

ganischen UV-Absorbers gemäß Patentanspruch 24, dem einschlägigen Fach-

mann am Prioritätstag ohne erfinderisches Bemühen nahegelegt war.

a) Metalloxide, vornehmlich Titandioxid mit einer durchschnittlichen Teil-

chengröße von 200 nm oder mehr, die auf der Haut eine weiße Schicht zu-

rücklassen, wurden viele Jahre als Sonnenschutz verwendet. Der Fachwelt war

am Prioritätstag des Streitpatents aus dem Stand der Technik bekannt, daß die

bekannte, aber kosmetisch nicht akzeptable Weißfärbung durch Verringerung

der mittleren Teilchengröße der Metalloxid-Pigmente vermieden werden kann.

Die US-amerikanische Patentschrift 5,032,390 beschreibt kosmetische

Mittel gegen Sonnenbräune mit Metalloxid-Pigmenten des Zinks und Titans.

Dabei wird hervorgehoben, daß "feines" Zinkoxid mit mittlerer Teilchengröße

von 70 bis 300 nm und Titanoxid mit mittlerer Teilchengröße von 30 bis 70 nm

als UV-Absorber geeignet sind und zugleich in Zubereitungen den Vorteil der

Transparenz bieten. Es wird ausgeführt (S. 7 der Übersetzung), das Titanoxid

mit einer mittleren Teilchengröße von 40 bis 70 nm zeige zusätzlich zum Schutz

im UV-B-Bereich eine erhöhte Absorption und Streuung der Strahlen im UV-A-

Bereich nahe 320 nm. Dies wird in Figur 5 der US-Druckschrift bestätigt. Wenn

die dargestellten Kurven auch nicht mathematisch exakt seien, wie der gericht-

liche Sachverständige dargelegt hat, so könne der Fachmann Figur 5 doch das

Prinzip entnehmen, daß bei zunehmender Teilchengröße (von 15 nm bis

75 nm) der Höchstpunkt der Absorption aus dem UV-B-Bereich in den UV-A-

Bereich verlagert werde. Bei einer Teilchengröße von 75 nm liegt nämlich der

Höchstpunkt der Absorption bereits im UV-A-Bereich; bei kleineren Partikelgrö-

ßen, die ebenfalls von den geltenden Patentansprüchen des Streitpatents um-

faßt sind, liegen die Maxima noch im Bereich von weniger als 320 nm Wellen-

länge und damit im UV-B-Bereich. Diese Abhängigkeit der Absorption von der

Teilchengröße des Titandioxids und die Verschiebung der Aktivitätspeaks vom

UV-B-Bereich zum UV-A-Bereich bei zunehmender Teilchengröße wird in Fi-

gur 3 des Gutachten von Dr. F. bestätigt (S. 6 der Übersetzung).

Der mit der Verwendung von mikrofeinen Metalloxid verbundene Vorteil

der Transparenz bei Sonnenschutzmitteln wird auch in der PCT-Anmeldung

WO 90/11067 beschrieben, welche die Verwendung von Titandioxid mit einer

mittleren Primärteilchengröße von etwa 15 nm und von mindestens einer weite-

ren Qualität Titandioxid mit einer mittleren Primärteilchengröße zwischen etwa

30 bis 50 nm in einem kosmetischen Träger vorschlägt: Diese Zusammenset-

zungen seien auf der Haut im wesentlichen transparent. Größere Partikel seien

wegen der Erscheinung der "Weiße" ungeeignet. Das beschriebene Produkt

liefere transparente Präparate (S. 1 und 3), die für den Verbraucher in ästheti-

scher Hinsicht akzeptabel seien. Sonnenschutzmittel mit einem relativ hohen

Anteil an Titandioxid, beispielsweise zwischen 5 und 30 %, bewirkten einen

ausreichenden Schutz gegen UV-A- und UV-B-Strahlen und seien sogar zur

Behandlung von Patienten geeignet, die unter durch Lichteinwirkung bedingten

Hautausschlägen litten (S. 9 f.). Ebenso schildert die Druckschrift "Degussa,

Schriftenreihe Pigmente: Hochdisperse Metalloxide nach dem AEROSIL-Ver-

fahren, Nr. 56", Titandioxid P 25 mit einer mittleren Primärteilchengröße von et-

wa 21 nm besitze die Eigenschaften (S. 15), UV-Licht zu absorbieren und in

Flüssigkeiten transparent zu sein. Es könne deshalb in kosmetischen und me-

dizinischen Sonnenschutzpräparaten eingesetzt werden (S. 28).

b) Der Fachmann, der sich zur Vermeidung der nicht akzeptierten Weiß-

färbung für eine kleinere Teilchengröße der Metalloxide entschloß, konnte nach

den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen aus den

genannten Druckschriften ohne weiteres entnehmen, daß er mit dem Vorteil der

Transparenz eines Sonnenschutzmittels zugleich einen verminderten Schutz

gegen ultraviolette Strahlen einhandelte und daß er deshalb zur Verbesserung

des Schutzes Maßnahmen ergreifen mußte. Schon wegen der erkannten Ge-

fahr von Schäden durch UV-Strahlen sei der Fachmann veranlaßt gewesen,

über eine Optimierung des Schutzes nachzudenken. Einen ersten Hinweis er-

hielt der Fachmann aus der US-amerikanischen Patentschrift 5,032,390. Aus

dieser Druckschrift konnte er den Vorschlag entnehmen, Titanoxid und Zinkoxid

zu kombinieren, um dadurch einen verbesserten Breitbandschutz im gesamten

Bereich der UV-Strahlen zu erzielen. Während das Titanoxid mit einer mittleren

Teilchengröße von 40 bis 70 nm eine erhöhte Absorption der Strahlen im UV-B-

Bereich nahe einer Wellenlänge von 320 nm zeigt, erreicht Zinkoxid mit einer

mittleren Teilchengröße von 250 nm ein deutliches Absorptionsmaximum bei

einer Wellenlänge nahe 370 nm im UV-A-Bereich (S. 7 der Übersetzung). Der

Fachmann wird bei diesem Vorschlag allerdings auch den Nachteil erkannt ha-

ben, daß eine ausgesprochene UV-A-Filterwirkung erst ab höheren Teilchen-

größen des Zinkoxids zu erwarten war, diese Teilchengröße aber wegen der

Weißfärbung gerade nicht erwünscht war.

c) Verwarf der Fachmann diesen Weg wegen mangelnder Transparenz

der Substanz, so erhielt er auf der Suche nach einem geeigneten Filter für den

UV-A-Bereich aus der PCT-Anmeldung WO 90/11067 einen Hinweis dahin, daß

sich andere Sonnenschutzmittel in die Zusammensetzungen mit Titanoxid ein-

arbeiten lassen und daß als geeignete weitere Sonnenschutzmittel monomere

organische Substanzen in Betracht kommen (S. 9), etwa Benzophenone. Einen

entsprechenden Ansatz enthält auch die Degussa-Schrift, in der auf Kombina-

tionen mit organischen UV-Absorbern hingewiesen wird (S. 16).

Eine Konkretisierung des organischen UV-Absorbers fand der Fachmann

in der französischen Offenlegungsschrift 2 657 351. Diese schlägt als geeigne-

ten organischen Filter kosmetische Zusammensetzungen mit Benztriazol vor.

Aus dieser Druckschrift erfuhr der Fachmann, als Chromophor Benzophenon

einzusetzen und chemisch mit dem Polymer Polysiloxan zu verknüpfen, sowie

eine bessere Löslichkeit in lipophilen Trägern (Silikonöl) vorzusehen (S. 1, Z. 5).

Ferner wird darauf hingewiesen, daß dieses Sonnenschutzmittel in Kombination

mit anderen UV-Filtern verwendet werden kann, zum Beispiel in Kombination

mit Titanoxid (Beispiel 2, S. 13, 14). Für den einschlägigen Fachmann lag es

nahe, gerade diesen organischen Filter zu prüfen und eine Kombination mit

Nanopigmenten von Metalloxiden in Erwägung zu ziehen. Wie der gerichtliche

Sachverständige in Ergänzung seines schriftlichen Gutachtens in der mündli-

chen Verhandlung überzeugend ausgeführt hat, ist der Fachmann auf der Su-

che nach Verbesserung seiner Sonnenschutzmittel stets bestrebt, alle auf dem

Markt erhältlichen, zugelassenen Hilfsstoffe, die als geeignete Filter in Frage

kommen, zu überprüfen. Dazu habe er sich die Anforderungen vor Augen füh-

ren müssen, die an ein gutes Sonnenschutzpräparat gestellt werden: UV-

Absorption im UV-A- und UV-B-Bereich, hohe Effektivität und geringe Gefahr

der Resorption. Dem Fachmann sei bewußt gewesen, daß bei Vermeidung der

Weißfärbung eine einzige Filter-Substanz diesen Anforderungen nicht genügen

konnte und daß die Kombination von mehreren Filtern zusätzliche Vorteile bot,

nämlich die Überlappung der UV-Absorptionsbereiche und damit bei niedrigerer

Konzentration der Einzelkomponenten eine erhöhte Gesamteffektivität. Da be-

kannt gewesen sei, daß hohe Effektivität bei löslichen, d.h. nicht partikulären

Zusammensetzungen erzielt werden könne, und zwar dann, wenn möglichst

wenig Substanz ungelöst, d.h. in dispergierter Form vorliege, habe es auf der

Hand gelegen, unter den organischen UV-A-Filtern (silikon-) öllösliche Substan-

zen auszuwählen. Zur Vermeidung unerwünschter Resorption des organischen

Filters sei ein polymerer Filterstoff in Betracht gekommen, weil dieser infolge

der Größe seiner Moleküle nicht durch die Haut dringe. Der Fachmann habe

damit nach einem organischen Filter Ausschau halten müssen, der die erstreb-

ten Eigenschaften vereinigte. Deshalb habe es für ihn nahe gelegen, als orga-

nischen Filter das in der französischen Offenlegungsschrift 2 657 351 offen-

barte Benztriazol mit den als geeignete UV-Filter vornehmlich im UV-B-Bereich

wirksamen, bekannten Metalloxiden mit einer Partikelgröße von weniger als

100 nm (Nanopigmenten) zu kombinieren.

d. Eine erfinderische Leistung folgt entgegen der Auffassung der Be-

klagten auch nicht aus einem "synergistischen" Effekt der nahegelegten Kombi-

nation.

aa) Die Beklagte hat zwar durch Vorlage von Versuchsprotokollen (Anla-

gen Jo1 und Jo5) einen synergistischen Effekt bei speziellen Filterkombinatio-

nen experimentell nachgewiesen. Der gerichtliche Sachverständige hat in der

mündlichen Verhandlung eingeräumt, daß sich in den untersuchten Fällen bei

der erfindungsgemäßen Kombination ein überadditiver Effekt ergab. Er hat

weiter ausgeführt, Effekte von Mischungen lägen zwar oftmals über den erwar-

teten Additionen der Einzelwirkungen der Komponenten. Hier sei aber eine

deutliche Ausprägung vorhanden, die sich auch nicht aus der angewandten

Methode erklären lasse. Deutlich werde dies aus den in der Anlage Jo1 Tabel-

le 2b beschriebenen Versuchen mit Titandioxid-Nanopigment (Metalloxid-

Pigment 2 = 50 nm) und Siloxanpolymer 1 (Benztriazol) (B4) im Vergleich zum

erfindungsgemäßen Siloxanpolymer 2 (Cinnamat) (B5). Danach erreicht die Zu-

sammensetzung B1 mit 12 % (erfindungsgemäßem) Pigment 2 allein einen

Sonnenschutz-Wert (SPF) von 17,4 (+/- 2,3). Bei der Zusammensetzung B2 mit

12 % (erfindungsgemäßem) Siloxanpolymer 1 als alleiniger Wirksubstanz wird

ein SPF-Wert von 6,2 (+/- 0,5) gemessen. Bei Zusammensetzung B3 mit 12 %

(nicht erfindungsgemäßem) Polysiloxan 2 (Cinnamat) allein, wird ein SPF-Wert

von 3,7 (+/- 0,6) gemessen. In der erfindungsgemäßen Mischung B4 mit 10 %

Pigment 2 und 2 % Benztrialzol-Siloxanpolymer 1, d.h. mit einem Gesamtge-

wicht an Wirksubstanz von 12 %, liegt der SPF-Wert bei 28,7 (+/- 6,2); er ist viel

höher als die SPF-Werte der Zusammensetzungen, welche die äquivalente

Konzentration (d.h. 12 %) der einzelnen Wirkkomponenten enthalten. Rein ad-

ditiv, so der gerichtliche Sachverständige, sei für diese Zusammensetzung ein

Sonnenschutzfaktor (SPF) von etwa 15,5 zu erwarten gewesen. Nach der Ta-

belle 2b trete beinahe eine Verdoppelung der Wirkung ein, wenn nur ca. 2 %

des Nanopigments in B1 durch erfindungsgemäßes Siloxanpolymer 1 (Benz-

triazol) ausgetauscht werde. Bei dem nicht-erfindungsgemäßen Siloxanpolymer

vom Cinnamat-Typ (Siloxan-polymer 2) habe der gemessene SPF bei 16,9 und

damit relativ nahe beim erwarteten additiven Wert von 15,2 gelegen. Verdeut-

licht werde der Synergismus der speziellen Mischungen in Figur 7 des Gutach-

tens F. (S. 11 der deutschen Übersetzung), wobei davon auszugehen sei,

daß bei kontinuierlichem Ansteigen und Abfallen der SPF-Kurve der gekenn-

zeichnete Punkt in etwa den Maximalpunkt darstelle.

bb) Die Beklagte weist auch zutreffend darauf hin, nirgendwo im vorge-

legten Stand der Technik finde sich ein Hinweis, daß ein derartiger synergisti-

scher Effekt jemals beobachtet worden sei oder daß ein Auftreten eines solchen

überadditiven Effekts hätte erwartet werden können. Gleichwohl kann im

Streitfall ein solcher Effekt der erfindungsgemäßen Zusammensetzung die er-

finderische Tätigkeit des Patentanspruchs 24 des Streitpatents nicht begrün-

den.

Synergistische Effekte, die über die bloße Summenwirkung einer aus

mehreren Stoffen zusammengesetzten Mischung hinausgehen, können als An-

zeichen für erfinderische Tätigkeit gewertet werden, wenn sie für den Fach-

mann unerwartet und überraschend sind (Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz,

5. Aufl., § 4 Rdn. 74; Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, 9. Aufl., § 4 Rdn. 36;

Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Art. 56 Rdn. 98). Dies setzt bei

der Kombination bekannter Stoffe allerdings voraus, daß Anhaltspunkte dafür

vorliegen, daß die Kombination als solche nicht nahegelegt war. War die Kom-

bination von zwei Wirkstoffen wie im vorliegenden Fall, dem Fachmann durch

den Stand der Technik nahegelegt, vermag ein zusätzlicher, wenn auch uner-

warteter und überraschender Effekt die erfinderische Leistung der Kombination

jedenfalls dann nicht zu begründen, wenn - wie hier - für den Fachmann Anlaß

bestand, von dem im Stand der Technik ausgelegten Maßnahmen Gebrauch zu

machen. Da - wie dargelegt - die im Prioritätszeitpunkt neu gewonnenen Er-

kenntnisse zur Schädlichkeit von UV-Strahlen über den gesamten Bereich den

Fachmann nach Möglichkeiten zu einer Verbesserung des Sonnenschutzes

über das gesamte UV-Spektrum suchen lassen mußten, beschränkte sich die

Leistung eher darauf, im Zuge dieser Suche von Kombinationsmöglichkeiten

Gebrauch zu machen, auf die er im Stand der Technik hingewiesen worden

war. Der von der Beklagten in den Vordergrund ihrer Argumentation gerückte

unerwartete Effekt ist lediglich eine zwangsläufige Folge dieser durch die im

Stand der Technik veranlaßten und durch ihn nahegelegten Kombination der im

Streitpatent unter Schutz gestellten Maßnahmen; in einem solchen Fall kann

auch ein auf einer solchen Kombination beruhender unerwarteter und überra-

schender Effekt eine erfinderische Tätigkeit allein nicht begründen.

3. Die Lehre der auf den Patentanspruch 24 des Streitpatents unmittelbar

oder mittelbar zurückbezogenen Unteransprüche 25 bis 37 sowie des Verfah-

rensanspruch 38 ist nicht neu, jedenfalls aber durch den Stand der Technik

dem Fachmann nahegelegt.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf dem nach Art. 29 des

2. PatGÄndG weiterhin anwendbaren § 110 Abs. 3 PatG in der Fassung der

Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 in Verbindung mit § 97 ZPO.

Melullis

Jestaedt

Scharen

Mühlens

Meier-Beck