BGH Urteil vom 23.10.2003 – I ZR 193/97

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 193/97

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: BGHZ: BGHR: ja

ja nein

Verkündet am: 23. Oktober 2003 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

stüssy II

MarkenG § 24 Abs. 1; EG Art. 28, 30

Vertreibt ein Markeninhaber seine Markenware im Europäischen Wirtschafts- raum im Rahmen eines ausschließlichen Vertriebssystems und gibt es in allen Ländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums je- weils nur einen Alleinvertriebsberechtigten (Generalimporteur) für besagte Wa- ren, der nach den getroffenen Vereinbarungen verpflichtet ist, die Ware nicht an Zwischenhändler zum Weitervertrieb außerhalb seines jeweiligen Vertragsge- biets abzugeben, obliegt im Markenverletzungsprozeß dem Markeninhaber der Nachweis, daß von einem angegriffenen angeblichen Markenverletzer in den Verkehr gebrachte Originalwaren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung erstmals außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht worden sind.

BGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 - I ZR 193/97 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 23. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann

und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandes-

gerichts Düsseldorf vom 8. Juli 1997 wird auf Kosten der Klägerin

zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die STUSSY Inc. in Irvine (Kalifornien) ist Inhaberin der Marke

Nr. 1 134 289, Wort-/Bildzeichen "stüssy", eingetragen seit 1989 für "Beklei-

dungsstücke, insbesondere Hemden, Shorts, Badeanzüge, T-Shirts, Trainings-

anzüge, Westen, Hosen".

Diese Artikel werden weltweit unter der Marke "Stüssy" (oder auch

"Stussy") in den Verkehr gebracht; sie tragen keine besonderen Unterschei-

dungsmerkmale, anhand derer sie einem bestimmten Vertriebsgebiet zugeord-

net werden könnten. Nach dem Vortrag der Klägerin gibt es in allen Ländern

der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums jeweils (nur)

einen Alleinvertriebsberechtigten (Generalimporteur) für "Stussy"-Artikel, der

vertraglich verpflichtet ist, die Ware nicht an Zwischenhändler zum Weiterver-

trieb außerhalb seines jeweiligen Vertragsgebiets abzugeben.

Die Klägerin, Groß- und Einzelhändlerin für Bekleidung, ist nach dem

Händlervertrag vom 1. Mai 1995 Inhaberin der ausschließlichen Vertriebsrechte

für Waren der STUSSY Inc. in Deutschland. In einem Vertrag über Warenzei-

chendurchsetzung vom 1. Mai 1995 und in einer weiteren undatierten Erklärung

hat die STUSSY Inc. die Klägerin dazu ermächtigt, Unterlassungs- und Scha-

densersatzansprüche gegen Dritte wegen Verletzung der Klagemarke im eige-

nen Namen gerichtlich geltend zu machen.

Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, bringt

"Stussy"-Artikel in Deutschland auf den Markt, die sie nicht von der Klägerin be-

zogen hat.

Die Klägerin hat behauptet, bei den von der Beklagten zu 1 vertriebenen

Artikeln handele es sich um ursprünglich in den USA in Verkehr gebrachte Wa-

re, deren Vertrieb in Deutschland oder einem anderen EU-Mitgliedstaat die

Markeninhaberin nicht zugestimmt habe. Die Klägerin hat die Beklagten des-

halb auf Unterlassung, auf Auskunftserteilung betreffend Handlungen seit dem

1. Januar 1995 sowie auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung seit

dem 1. Januar 1995 in Anspruch genommen.

Die Beklagten sind dem entgegengetreten und haben geltend gemacht,

die Markenrechte der Klägerin seien für die in Frage stehenden Waren er-

schöpft, und zwar für die Zeit vor dem 1. Januar 1995 nach dem zur Zeit des

Warenzeichengesetzes geltenden Grundsatz der weltweiten Erschöpfung, nach

diesem Zeitpunkt gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG. Die Beklagte zu 1 beziehe ihre

(Original-)Ware aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union bzw. des Europäi-

schen Wirtschaftsraums, wo sie von der Markeninhaberin bzw. mit deren Zu-

stimmung in den Verkehr gebracht worden sei. Das im Wege eines Testkaufs

im Oktober 1996 bei der Beklagten zu 1 erworbene Bekleidungsstück mit dem

Aufdruck "Sport 96" aus der Produktion der Markeninhaberin habe die Beklagte

zu 1 von einem in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union bzw. des Euro-

päischen Wirtschaftsraums ansässigen Zwischenhändler bezogen, von dem

sie, die Beklagten, annähmen, daß er es von einem "Stussy"-Vertragshändler

erworben habe. Zur Benennung von Lieferanten seien sie, die Beklagten, nicht

verpflichtet, jedenfalls solange nicht, als die Klägerin nicht die Lückenlosigkeit

des behaupteten Vertriebssystems darlege und beweise.

Das Landgericht hat den Klageanträgen weitgehend entsprochen.

Die Berufung der Beklagten hat zur Klageabweisung geführt (OLG Düs-

seldorf Mitt. 1998, 372).

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, be-

gehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

Durch Beschluß vom 11. Mai 2000 hat der Senat dem Gerichtshof der

Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 3 EG

folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt (BGH GRUR 2000, 879 =

WRP 2000, 1280 - stüssy):

Sind Art. 28, 30 EG dahin auszulegen, daß sie die Anwendung na-

tionaler Rechtsvorschriften erlauben, nach denen ein wegen des

Vertriebs von Originalware aus einer Marke in Anspruch genomme-

ner Verletzer, der sich auf die Erschöpfung des Markenrechts im

Sinne von Art. 7 der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG zur

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die

Marken vom 21. Dezember 1988 beruft, darzulegen und gegebe-

nenfalls zu beweisen hat, daß die von ihm vertriebene Ware zuvor

erstmals bereits vom Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustim-

mung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht

worden ist?

Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat hierüber durch

Urteil vom 8. April 2003 wie folgt entschieden (EuGH GRUR 2003, 512 = WRP

2003, 623 - Van Doren + Q.):

Eine Beweisregel, nach der die Voraussetzungen der Erschöpfung

des Rechts aus der Marke grundsätzlich von dem vom Markeninha-

ber belangten Dritten, der sich auf die Erschöpfung beruft, zu be-

weisen sind, da diese eine Einwendung darstellt, ist mit dem Ge-

meinschaftsrecht, insbesondere mit den Artikeln 5 und 7 der Ersten

Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur An-

gleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Mar-

ken in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirt-

schaftsraum vom 2. Mai 1992 geänderten Fassung, vereinbar. Die

Erfordernisse des namentlich in den Artikeln 28 EG und 30 EG ver-

ankerten Schutzes des freien Warenverkehrs können jedoch eine

Modifizierung dieser Beweisregel gebieten. So obliegt dem Marken-

inhaber insbesondere dann, wenn er seine Waren im Europäischen

Wirtschaftsraum über ein ausschließliches Vertriebssystem in den

Verkehr bringt, der Nachweis, daß die Waren ursprünglich von ihm

selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des Europäischen

Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht wurden, wenn der Dritte

nachweisen kann, daß eine tatsächliche Gefahr der Abschottung

der nationalen Märkte besteht, falls er den genannten Beweis zu

erbringen hat. Gelingt dem Markeninhaber dieser Nachweis, obliegt

es wiederum dem Dritten, nachzuweisen, daß der Markeninhaber

dem weiteren Vertrieb der Waren im Europäischen Wirtschaftsraum

zugestimmt hat.

I.

Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten markenrechtli-

chen Ansprüche verneint und dazu ausgeführt:

Auch wenn es sich bei der Geltendmachung der Erschöpfung des Mar-

kenrechts - ebenso wie etwa bei der Erschöpfung des Patentrechts - um eine

Einwendung handele, für deren Voraussetzungen grundsätzlich der sich darauf

Berufende, regelmäßig also der als Verletzer Angegriffene, die Darlegungslast

trage, entbinde dies doch den Anspruchsteller nicht von jeglichem Tatsachen-

vortrag zur "Zustimmungslage".

Allerdings gebe es Fälle wie den vorliegenden, in denen das - grund-

sätzlich vom Kläger darzulegende - Fehlen der Zustimmung des Markeninha-

bers zur Markenbenutzung in seinen tatsächlichen Merkmalen mit den Voraus-

setzungen des Erschöpfungseinwands aus § 24 Abs. 1 MarkenG zusammen-

falle. Insoweit gelte dann - auch - der Grundsatz, daß derjenige, der sich auf

einen Erschöpfungstatbestand wie § 24 Abs. 1 MarkenG berufe, dessen tat-

sächliche Voraussetzungen darzulegen und zu beweisen habe.

Bei Abwägung beider - im Streitfall teilweise widerstreitender - Grundsät-

ze erscheine es sachgerecht, wegen des teilweisen tatsächlichen Zusammen-

fallens der Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 2 und Abs. 5 MarkenG mit de-

nen des Erschöpfungseinwands aus § 24 Abs. 1 MarkenG die Anforderungen

an die Darlegungen des Klägers zu § 14 Abs. 2 MarkenG nicht zu hoch anzu-

setzen, zumal im Streitfall die in Frage stehenden - auch - entlastenden Tatsa-

chen überwiegend aus der Sphäre des Verletzers stammen dürften. Danach sei

zu verlangen, daß der Kläger Umstände vortrage, die einige Anhaltspunkte da-

für böten und eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür begründeten, daß die in

Frage stehenden Markenwaren aus Importen stammten, die ohne die Zustim-

mung des Markeninhabers in der Europäischen Union oder im Europäischen

Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden seien.

Diesen Anforderungen genüge das Vorbringen der Klägerin nicht. Sie

habe weder in erster Instanz noch in der Berufungsinstanz derartige wahr-

scheinlichkeitsbegründende Tatsachen vorgetragen.

II.

Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision ha-

ben im Ergebnis keinen Erfolg. Mit Recht hat das Berufungsgericht der Klägerin

gegen die Beklagten keine markenrechtlichen Ansprüche zugebilligt.

1.

Zutreffend ist die Annahme des Berufungsgerichts, seit dem In-

krafttreten des Markengesetzes liege eine Markenverletzung darin, gekenn-

zeichnete Markenware im Inland zu vertreiben, wenn diese nicht zuvor vom

Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung erstmals im Inland oder sonst in

einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirt-

schaftsraums in Verkehr gebracht worden ist (BGHZ 131, 308, 312 f. - Gefärbte

Jeans; BGH GRUR 2000, 879, 880 - stüssy). Nur in diesem Fall und nicht,

wenn das erste Inverkehrsetzen außerhalb dieses Raumes erfolgt, ist das Mar-

kenrecht nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Ge-

meinschaften im Sinne der zwingenden Vorschrift des Art. 7 Abs. 1 MarkenRL

(§ 24 Abs. 1 MarkenG) erschöpft (EuGH GRUR 1998, 919, 921 Tz. 26 - Silhou-

ette; Urt. v. 1.7.1999 - Rs. C-173/98, GRUR Int. 1999, 870, 872 Tz. 21 = WRP

1999, 803 - Docksides/Sebago; Urt. v. 20.11.2001 - Rs. C-414/99 bis C-416/99,

GRUR Int. 2002, 147, 150 Tz. 32 f. = WRP 2002, 65 - Zino Davidoff und Levi

Strauss; GRUR 2003, 512, 513 Tz. 25 f. - Van Doren + Q.).

Im Streitfall ist ungeklärt, in welchem Gebiet die fragliche Ware erstmals

durch die Markeninhaberin oder mit ihrer Zustimmung in den Verkehr gebracht

worden ist, im Europäischen Wirtschaftsraum oder außerhalb dieses Gebiets.

2.

In nicht zu beanstandender Weise ist das Berufungsgericht weiter

davon ausgegangen, daß die Voraussetzungen der Erschöpfung des Marken-

rechts, bei der es sich um eine Einwendung handelt, grundsätzlich von den Be-

klagten dargelegt und bewiesen werden müßten. Denn die Vorschrift des § 24

Abs. 1 MarkenG, die wie die Regelungen der Verjährung (§ 20 MarkenG), der

Verwirkung (§ 21 MarkenG), der Erlaubnis zur Benutzung des Namens und be-

schreibender Angaben (§ 23 MarkenG) oder des Benutzungszwangs (§§ 25, 26

MarkenG) in dem Abschnitt über Schranken des Markenschutzes enthalten ist,

muß als eine von mehreren Ausnahmevorschriften verstanden werden, deren

Voraussetzungen nach den allgemeinen Regeln grundsätzlich der als Verletzer

Angegriffene darzulegen und zu beweisen hat (BGH GRUR 2000, 879, 880

- stüssy, m.w.N.).

3.

Der Auffassung des Berufungsgerichts, daß die Klägerin im

Streitfall zur "Zustimmungslage" hätte vortragen müssen, soweit die Vorausset-

zungen der markenrechtlichen Erschöpfung mit der Tatbestandsvoraussetzung

des § 14 Abs. 2 MarkenG, daß die angegriffenen Handlungen "ohne Zustim-

mung des Markeninhabers" erfolgten, zusammenfielen, kann in dieser Allge-

meinheit allerdings nicht beigetreten werden, da eine auch nur teilweise Über-

einstimmung der Tatbestandsvoraussetzungen von § 14 Abs. 2 und § 24

MarkenG nicht gegeben ist (BGH GRUR 2000, 879, 881 - stüssy).

4.

Die Revision der Klägerin hätte mithin auf der Grundlage des na-

tionalen Rechts wegen fehlenden hinreichenden Vortrags der Beklagten zu den

Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 MarkenG an sich Erfolg (vgl. BGH GRUR

2000, 879, 881 - stüssy); sie ist aber gleichwohl zurückzuweisen, weil sich die

klageabweisende Entscheidung des Berufungsgerichts aus anderen Gründen

als richtig darstellt (§ 561 ZPO).

a)

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen

Gemeinschaften gebieten die Erfordernisse des namentlich in den Art. 28 und

30 EG verankerten Schutzes des freien Warenverkehrs eine Modifizierung der

oben dargestellten Beweisregel, wenn diese es einem Markeninhaber ermögli-

chen könnte, die nationalen Märkte abzuschotten und damit die Beibehaltung

von etwaigen Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu begünstigen

(EuGH GRUR 2003, 512, 514 Tz. 37 f. - Van Doren + Q.). Danach obliegt dem

Markeninhaber insbesondere dann, wenn er seine Waren im Europäischen

Wirtschaftsraum über ein ausschließliches Vertriebssystem in den Verkehr

bringt, der Nachweis, daß die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit sei-

ner Zustimmung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr

gebracht wurden, wenn der Dritte nachweisen kann, daß eine tatsächliche Ge-

fahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht, falls er den genannten

Beweis zu erbringen hat (EuGH GRUR 2003, 512, 514 Tz. 42 - Van Doren

+ Q.).

b)

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts, die auf dem Vor-

trag der Klägerin beruhen, an dessen Richtigkeit zu zweifeln kein Anlaß be-

steht, ist davon auszugehen, daß die STUSSY Inc. ihre Markenware im Euro-

päischen Wirtschaftsraum über ein ausschließliches Vertriebssystem in den

Verkehr bringt. Die Klägerin ist nach dem Händlervertrag vom 1. Mai 1995 In-

haberin der "ausschließlichen Vertriebsrechte" für Waren der STUSSY Inc. in

Deutschland. Nach ihrem eigenen Vortrag gibt es in allen Ländern der Europäi-

schen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums jeweils (nur) einen Allein-

vertriebsberechtigten (Generalimporteur) für besagte "Stussy"-Artikel, der nach

den getroffenen Vereinbarungen verpflichtet ist, die Ware nicht an Zwischen-

händler zum Weitervertrieb außerhalb seines jeweiligen Vertragsgebiets abzu-

geben. Daraus folgt die Gefahr einer Abschottung der nationalen Märkte. Mit

diesem System kann die Markeninhaberin nämlich verhindern, daß die in Rede

stehende Ware im Binnenmarkt grenzüberschreitend vertrieben wird, und hier-

durch die Beibehaltung etwaiger Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaa-

ten begünstigen.

c)

Im Streitfall bestünde auch eine tatsächliche Gefahr der Abschot-

tung der nationalen Märkte, sofern die Beklagten den genannten Beweis erbrin-

gen müßten. Konkretes Streitobjekt ist ein Bekleidungsstück mit dem Aufdruck

"Sport 96" aus der Produktion der Markeninhaberin, von dem die Beklagten be-

haupten, es von einem in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union bzw. des

Europäischen Wirtschaftsraums ansässigen Zwischenhändler bezogen zu ha-

ben, von dem sie, die Beklagten, annähmen, daß er es von einem "Stussy"-

Vertragshändler erworben habe. Beweisen ließe sich diese Behauptung - ihre

Richtigkeit unterstellt - nur, wenn die Beklagten den Zwischenhändler benennen

und auch dessen Bezugsquelle, also einen Vertragshändler mit Vertriebsbe-

rechtigung, ermitteln und benennen würden. Es entspricht der allgemeinen Le-

benserfahrung, daß in einem solchen Fall die Markeninhaberin - schon um ihr

Vertriebssystem aufrecht zu erhalten - auf ihren Vertragshändler einwirken wür-

de, derartige Lieferungen an den die Beklagte zu 1 beliefernden Zwischen-

händler künftig zu unterlassen. Nötigte man daher im Streitfall die Beklagten,

aus Beweisgründen ihre Bezugsquellen zu offenbaren, so gäbe man damit -

das Vorbringen der Beklagten hier als richtig unterstellt - der Markeninhaberin

ein Mittel an die Hand, die nationalen Märkte weiterhin in der Weise abzu-

schotten, daß grenzüberschreitende Lieferungen im Gemeinsamen Markt

nachhaltig und erfolgreich unterbunden würden (EuGH GRUR 2003, 512, 514

Tz. 40 - Van Doren + Q.).

d)

Aus diesem Grund ist im Streitfall aus dem gemeinschaftsrechtli-

chen Gesichtspunkt der Vorschriften der Art. 28, 30 EG die sich aus § 24 Abs. 1

MarkenG ergebende Beweislastregelung dahin zu modifizieren, daß der Kläge-

rin der Nachweis obliegt, daß die streitgegenständliche Ware ursprünglich von

der Markeninhaberin selbst oder mit deren Zustimmung außerhalb des Euro-

päischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht wurde.

Insoweit ist die Klägerin, wovon das Berufungsgericht zutreffend ausge-

gangen ist, beweisfällig geblieben. Die von der Revision erhobene Rüge, das

Berufungsgericht habe insoweit nur eine unzureichende Sachaufklärung betrie-

ben, greift nicht durch. Die Revision macht geltend, die Klägerin habe vorgetra-

gen und unter Beweis gestellt, daß die Beklagten (von ganz geringfügigen

Mengen abgesehen) keine Ware erhalten habe, die erstmals mit Zustimmung

der Markeninhaberin im Gebiet des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr

gebracht worden sei und daß sie in erheblichem Umfang Handel mit originalen

STUSSY-Produkten betrieben. Diesem Vortrag mußte das Berufungsgericht

nicht nachgehen, weil mit ihm der der Klägerin obliegende Nachweis nicht er-

bracht werden könnte. Allein die Tatsache, daß die Beklagten mit Originalpro-

dukten handeln, läßt den Schluß, daß diese von der Markeninhaberin oder mit

ihrer Zustimmung zuvor außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den

Verkehr gebracht worden sind, nicht zu. Es kann nach der allgemeinen Le-

benserfahrung bei unstreitig weltweitem Vertrieb der fraglichen Bekleidungs-

stücke, die keine Merkmale enthalten, aus denen erkennbar wird, in welchem

Gebiet sie erstmals in den Verkehr gebracht worden sind, nicht davon ausge-

gangen werden, daß es sich bei in Deutschland vertriebenen Produkten regel-

mäßig um solche handelt, die erstmals außerhalb der Gemeinschaft oder des

Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gesetzt worden sind.

III.

Danach war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO

zurückzuweisen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Büscher