BGH Urteil vom 13.06.2006 – X ZR 153/03

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am: 13. Juni 2006 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

X ZR 153/03

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: : BGHZ : BGHR

ja ja ja

PatG 1981 § 10 Abs. 1, § 139

a) Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung wird nicht erst dann erfüllt, wenn der Abnehmer bereits die Bestimmung getroffen hat, ihm angebotene oder gelie- ferte, für die Benutzung der Erfindung geeignete Mittel erfindungsgemäß zu ver- wenden. Er greift vielmehr bereits dann ein, wenn der Lieferant weiß oder den Umständen nach offensichtlich ist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in pa- tentverletzender Weise verwenden wird, und knüpft insoweit an eine hinreichend sichere Erwartung des Lieferanten an.

b) Welche Vorsorgemaßnahmen der Anbieter oder Lieferant einer Ware, die sowohl erfindungsgemäß als auch in anderer Weise verwendet werden kann, zu treffen hat, um die Erwartung einer erfindungsgemäßen Verwendung auszuschließen, hat der Tatrichter unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden.

BGH, Urt. v. 13. Juni 2006 - X ZR 153/03 - Kammergericht

LG Berlin

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 13. Juni 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die

Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und

Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 12. September 2003

verkündete Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts aufgeho-

ben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-

rückverwiesen.

Von Rechts wegen

Der Kläger nimmt die Beklagten wegen Patentverletzung in Anspruch. Er

ist Inhaber des am 12. Juli 1988 angemeldeten und am 16. März 1994 erteilten

europäischen Patents 0 299 909 (Klagepatents). Das Klagepatent betrifft eine

Raumdecke aus Metallplatten, die zum Heizen oder Kühlen eingesetzt werden

kann. Patentanspruch 1 lautet (ohne Bezugszeichen) in der Verfahrenssprache

Deutsch:

"Aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese bestehen-

de Raumdecke, die von einem Heiz- und Kühlmedium durchström-

bare rohrförmige Leitungen zur Erzielung gewünschter Tempera-

turwerte innerhalb des Raumes trägt,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die rohrförmigen Leitungen als flexible Röhrchen ausgebildet

sind, die mattenförmig zusammengefasst lose auf den Metallplatten

direkt aufliegen."

Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, stellt in

Matten ("Clina-Matten") zusammengefasste Röhrchen aus flexiblem Kunststoff

zum Durchleiten eines Heiz- oder Kühlmediums her.

Die D. H. GmbH und die Beklagte zu 1 schlossen

am 14. Oktober 1994 einen Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet

der Vermarktung und Weiterentwicklung eines Kapillarrohrsystems. In diesem

Vertrag gestatteten sie sich wechselseitig die kostenlose Nutzung der dieses

System betreffenden Patente und Gebrauchsmuster. Nach Ende der Vertrags-

laufzeit sollte für die Nutzung der jeweiligen Schutzrechte eine angemessene

Lizenzgebühr gezahlt werden. Nach Kündigung dieses Vertrags durch die D.

H. GmbH verlangte die Beklagte zu 1 von dieser Scha-

densersatz im Hinblick auf die gescheiterte Zusammenarbeit. Das gerichtliche

Verfahren endete durch Prozessvergleich. Die Parteien haben im vorliegenden

Rechtsstreit zunächst darum gestritten, ob der Prozessvergleich der Beklagten

zu 1 die Benutzung des Klagepatents auch für die Zukunft gestattete. Diese

Frage haben Landgericht und Berufungsgericht verneint und angenommen, die

Beklagte zu 1 sei seit dem 1. Oktober 1995 nicht mehr zur Nutzung des Klage-

patents berechtigt. In der Revisionsinstanz streiten die Parteien hierüber nicht

mehr.

In der Zeit nach Abschluss des Prozessvergleichs verteilte die Beklagte

zu 1 an Installateure einen Prüfbericht der TU Berlin vom 10. Januar 1997, der

Angaben zur Planung und Ausführung der Deckenkonstruktion enthält. Die dort

beschriebene Konstruktion sieht vor, dass Kapillarrohrmatten in Metallkassetten

eingelegt werden. Außerdem verteilte die Beklagte einen weiteren Prüfbericht

vom 28. Juni 1995, wonach die Matten in Stahlblechkassetten "eingelegt und

aufgeklebt" werden sollten. In einem Werbeprospekt der Beklagten zu 1 heißt

es, dass die Clina-Matten in die Metalldeckenplatten eingelegt würden, wobei

das Einlegen schon im Werk erfolgen könne, um die Montage vor Ort zu verein-

fachen. In einem weiteren Prospekt wird ein Monteur bei der Montage einer

Kühldecke gezeigt, wobei in der Bildunterschrift darauf hingewiesen wird, dass

die Clina-Matten in Metalldeckenplatten eingelegt werden. In einer Referenzliste

der Beklagten zu 1 über die von ihr ausgeführten Projekte ist ausgeführt, dass

etwa 20 % der Decken mit lose eingelegten Kühlmatten ausgeführt sind. Inzwi-

schen empfiehlt die Beklagte zu 1 ihren Kunden eine Ausführung der Decken-

konstruktion, bei der die Leitungsröhrchen nicht lose aufliegen, sondern einge-

klebt werden.

Das Landgericht hat der auf Unterlassung, Rechnungslegung und Fest-

stellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klage stattgegeben. Es hat die

Beklagten verurteilt, es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, im

Bereich der Bundesrepublik Deutschland aus flexiblen Röhrchen bestehende

Matten Dritten anzubieten oder zu liefern, die geeignet und bestimmt sind, zur

Leitung eines Heiz- oder Kühlmediums vorgesehen und für die Herstellung von

aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese bestehenden Raumde-

cken, bei denen Matten direkt lose auf den Metallplatten aufliegen, verwendet

zu werden. Das Landgericht hat die Beklagten weiter verurteilt, dem Kläger

darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die zuvor bezeichneten Hand-

lungen seit dem 1. Oktober 1995 begangen worden sind. Weiter hat das Land-

gericht festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, dem Kläger allen

Schaden zu ersetzen, der ihm durch solche Handlungen entstanden ist und

künftig noch entstehen wird.

Die Berufung ist ohne Erfolg geblieben. Gegen dieses Urteil richtet sich

die vom Senat zugelassene Revision der Beklagten, mit der diese die Klageab-

weisung erstreben. Der Kläger tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und

zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhand-

lung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens.

I. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass sich mattenförmig

zusammengefasste Rohrleitungen, wie sie die von den Beklagten angebotenen

Clina-Matten darstellen, auf ein wesentliches Element der Erfindung nach Pa-

tentanspruch 1 des Klagepatents beziehen und deshalb in dem Angebot der

Matten eine mittelbare Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG liegen kann.

Dies hält im Ergebnis revisionsrechtlicher Prüfung stand.

1. Das Klagepatent betrifft eine Raumdecke, die aus Metallplatten und

einer Tragekonstruktion besteht. Die Klagepatentschrift bezeichnet es als be-

kannt, bei solchen Raumdecken an den Platten oder der Tragekonstruktion

Rohre für den Durchlauf eines Heiz- oder Kühlmediums zu befestigen. Dabei

sei es anzustreben, dass die Verbindung zwischen den Metallplatten und den

Rohren möglichst gleichmäßig fest und gut wärmeleitend sei, um eine hohe

Wärme- bzw. Kühlwirkung zu erzielen. Bei den bekannten Konstruktionen sei

eine Vielzahl von Rohrverbindungsstellen erforderlich, wodurch die Montage

erschwert werde und sich die Gefahr von Undichtigkeiten erhöhe. Auch das

Auswechseln einzelner Metallplatten wie auch der Rohre werde dadurch kom-

pliziert. Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Klagepatentschrift als Aufga-

be der Erfindung, eine aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese

bestehende Raumdecke, die von einem Heiz- oder Kühlmedium durchströmba-

re rohrförmige Leitungen zur Erzielung gewünschter Temperaturwerte innerhalb

des Raums trägt, zu schaffen, die sich einfach montieren lässt und auch späte-

re Reparatur- oder Wartungsarbeiten ohne Schwierigkeiten ermöglicht, wobei

trotzdem eine hohe Heiz- bzw. Kühlwirkung erreicht wird.

Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Klagepatents eine Raumdecke mit fol-

genden Merkmalen:

Raumdecke aus

1. Metallplatten und

2. einer Tragekonstruktion;

3. die Raumdecke trägt rohrförmige Leitungen, die

a) als flexible Röhrchen ausgestaltet und

b) mattenförmig zusammengefasst

c) lose auf den Metallplatten

d) direkt aufliegen und

e) zur Erzielung gewünschter Temperaturwerte

f) von einem Heiz- oder Kühlmedium durchströmt werden kön-

nen.

Aus den Merkmalen 3 a, 3 c und 3 d ergibt sich, dass die Röhrchen lose

aufgrund ihres Eigengewichts und des Gewichts der durchgeleiteten Flüssigkeit

auf den Metallplatten aufliegen. Allein durch dieses lose Aufliegen soll eine hin-

reichende Wärmeübertragung stattfinden. Weitere Anforderungen an die Be-

schaffenheit der Röhrchen stellt Patentanspruch 1 nicht. Hiernach bilden aber

die mattenförmig zusammengefassten Rohrleitungen selbst ein wesentliches

Element der Erfindung.

Diese Auslegung des Patentanspruchs 1 kann der Senat selbst vorneh-

men. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats ist es eine Rechtsfrage, wie

ein Patent auszulegen ist und ob ein Patentanspruch im Instanzenzug richtig

erkannt und in seinem Inhalt verstanden worden ist (BGHZ 160, 204, 212

- Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung m.w.N.).

2. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die von den Beklagten ver-

triebenen Clina-Matten geeignet sind, für die Benutzung der Erfindung verwen-

det zu werden. Es hat ausgeführt, nach dem Gutachten des gerichtlichen Sach-

verständigen sei eine Auflage der von den Beklagten vertriebenen Clina-Matten

im Mittelbereich (ca. 1.000 mm Länge und 310 bis 320 mm Breite) zu 100 %

gewährleistet. Im übrigen Kassettenbereich betrage die Auflage 50 %, so dass

sich insgesamt eine unmittelbar bestehende Kontaktfläche von 74 % ergebe.

Da in der Klagepatentschrift keine Angaben über eine Mindestauflagefläche

vorhanden seien, genüge diese Auflage, um von der Lehre des Klagepatents

Gebrauch zu machen.

Dies greift die Revision ohne Erfolg an.

a) Sie macht geltend, die Beklagten hätten wiederholt darauf hingewie-

sen, dass Flexibilität und damit die Möglichkeit der losen Auflage nur zu errei-

chen sei, wenn die Kunststoffröhrchen einen geringen Wanddurchmesser von

maximal 2 mm aufwiesen und der verwendete Kunststoff mit chemischen

Weichmachern versehen sei. Hierauf werde in der Beschreibung des Klagepa-

tents ausdrücklich hingewiesen. Die Beklagten dagegen setzten Polypropylen

ein, was dazu führe, dass eine Kontakt herstellende Auflage nur aufgrund des

Eigengewichts inklusive der Wasserfüllung nicht möglich sei. Hinzu komme,

dass die Clina-Matten einen erheblich größeren Rohrdurchmesser aufwiesen,

nämlich Außendurchmesser von 3,4 mm mit einer Wandstärke von 0,55 mm

und Außendurchmesser von 4,3 mm mit einer Wandstärke von 0,8 mm, was

weiter zu verminderter Flexibilität führe. Außerdem hätten die Beklagten vorge-

tragen, dass die Matten, um den von der Beklagten zu 1 in Werbeprospekten,

Planungshandbüchern und Datenblättern garantierten Leistungs-DIN-Wert von

83,5 W/qm zu erfüllen, fest mit den Deckenplatten zu verbinden seien. Der

Wärmetransport werde nicht durch ein unmittelbares und loses, allein durch

besondere Flexibilität herbeigeführtes Aufliegen auf den Metalldecken erreicht,

sondern durch feste Verbindung mittels Klebung oder entsprechender Klemm-

vorrichtung. Das Berufungsgericht habe auch festgestellt, dass die Röhrchen

geklebt werden müssten, um die von der Beklagten zu 1 garantierte Kühlleis-

tung zu erreichen. Lege man dies aber zugrunde, so treffe es nicht zu, dass

- wie das Berufungsgericht, gestützt auf das von ihm eingeholte Sachverständi-

gengutachten, angenommen habe - das Grundkonzept des Klagepatents nicht

verlassen werde, vielmehr werde gerade das Merkmal der losen Verbindung bei

den Clina-Matten aufgegeben. Der Umstand, dass eine 100 prozentige Kon-

taktaufnahme ohne zusätzliche Maßnahmen, wie beispielsweise das Verkleben,

bei den Clina-Matten nicht gewährleistet werden könne, im Übrigen ohne Fixie-

rung der vorgegebene Wert von 83,5 W/qm nicht erreicht werden könne, werde

vom Berufungsgericht nicht berücksichtigt.

Mit diesem Vorbringen zeigt die Revision einen Rechtsfehler nicht auf.

Die Argumentation der Revision macht die von den Beklagten garantierte Norm-

leistung zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen. Dem entgegen ist das Beru-

fungsgericht zu Recht vom Gegenstand des Klagepatents ausgegangen. Für

die Frage, ob eine mittelbare Patentverletzung vorliegt, kommt es nicht darauf

an, welche Normleistungen die von den Beklagten angebotenen Matten erfüllen

sollen. Das Klagepatent lehrt keinen bestimmten Grad der Flexibilität. Es gibt

auch nicht vor, in welchem Ausmaß die Röhrchen aufliegen sollen. Ebenso ga-

rantiert es keine bestimmte Leistung, etwa die von den Beklagten zugesagte

Normleistung. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht

aufgrund der Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen in tatrichterli-

cher Würdigung ein jedenfalls teilweise Kontakt herstellendes, eine Wärme-

übertragung ermöglichendes Aufliegen der Clina-Matten auf ihrem Trägerele-

ment und damit zugleich die nach Merkmal 3 a erforderliche Flexibilität bejaht

hat.

b) Die Revision macht auch ohne Erfolg geltend, die Clina-Matten liefen

nicht einheitlich über die gesamte Raumdecke, sondern würden auf Maß pas-

send zur Größe der Metallkassette gefertigt und dann mittels Steckverbindung

mit anderen Decken- bzw. Kapillarrohrmatten verbunden, eine solche Ausfüh-

rungsform werde in der Klagepatentschrift jedoch als aufwendig bezeichnet.

Das Klagepatent beziehe sich vielmehr auf durchgehende, sich in einer Rich-

tung über die gesamte Decke erstreckende Rohre.

Diese Ausführungen der Revision treffen nicht zu. Patentanspruch 1 setzt

nicht den Verlauf der Röhrchen über die gesamte Decke voraus. Dies ist viel-

mehr, wie die Revision selbst geltend macht, Gegenstand von Patentan-

spruch 5. Damit ist das Klagepatent nicht auf Ausführungsformen beschränkt,

bei denen sich die Rohrleitungen über die gesamte Decke erstrecken.

c) Auch soweit die Revision schließlich geltend macht, das Berufungsge-

richt habe die Einwendungen der Beklagten im Anschluss an die Anhörung des

gerichtlichen Sachverständigen zum Anlass nehmen müssen, die mündliche

Verhandlung gemäß § 156 Abs. 1 ZPO wieder zu eröffnen, hat sie keinen Er-

folg. Das Vorbringen des Beklagten bezieht sich auf Aussagen des gerichtli-

chen Sachverständigen zur Flexibilität der Röhrchen bei den Clina-Matten. Auf

den entsprechenden Beklagtenvortrag kommt es jedoch wie unter oben a) dar-

gestellt nicht an.

II. Das Berufungsgericht hat auch zu Recht die subjektiven Vorausset-

zungen einer mittelbaren Patentverletzung bejaht.

1. Nach § 10 PatG ist dazu erforderlich, dass der Anbieter oder Lieferant

weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die angebotenen

oder gelieferten Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der

geschützten Erfindung verwendet zu werden. Nach gefestigter Rechtsprechung

des Senats ist die Bestimmung zur Benutzung der geschützten Erfindung ein in

der Sphäre des Abnehmers liegender Umstand (zuletzt Sen.Urt. v. 07.06.2005

- X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 851 - Antriebsscheibenaufzug). Der Tatbe-

stand der mittelbaren Patentverletzung ist jedoch nicht erst dann erfüllt, wenn

der Abnehmer die Bestimmung zur patentverletzenden Verwendung des Mittels

tatsächlich bereits getroffen hat und der Anbieter oder Lieferant dies weiß. Er

greift vielmehr bereits dann ein, wenn eine Bestimmung der Mittel zur patent-

verletzenden Verwendung für den Dritten im Sinne des gesetzlichen Tatbe-

stands, d.h. den Anbieter oder Lieferanten der für eine patentgemäße Benut-

zung geeigneten Mittel, den Umständen nach offensichtlich ist. Damit soll der

Nachweis einer mittelbaren Patentverletzung erleichtert werden. Dies rechtfer-

tigt es, den Tatbestand bereits dann als verwirklicht anzusehen, wenn aus der

Sicht des Dritten bei objektiver Betrachtung nach den Umständen die hinrei-

chend sichere Erwartung besteht, dass der Abnehmer die angebotenen oder

gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird.

Gegenstand der Verletzungshandlung nach § 10 PatG ist keine Teilnah-

me an dem Verstoß des Abnehmers gegen die ihm nach dem Patentgesetz

obliegenden Pflichten, sondern eine eigene Verletzungshandlung des Dritten.

Dementsprechend hat der Senat mehrfach entschieden, dass es für eine mittel-

bare Patentverletzung keiner - versuchten oder vollendeten - unmittelbaren Ver-

letzung des Patents durch den Abnehmer bedarf, sondern bereits Angebot oder

Lieferung geeigneter Mittel genügen, wenn die subjektiven Voraussetzungen

ihrer Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung erfüllt sind (BGHZ 115, 204,

208 - beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76, 84 - Flügelradzähler). Ins-

besondere bei einem vom Gesetz einbezogenen unaufgeforderten ersten An-

gebot wird eine Bestimmung der Mittel für eine patentgemäße Benutzung durch

den Abnehmer im Sinne einer bereits getroffenen Entscheidung indes in der

Regel nicht vorliegen. Sie wird auch in der Folge vielfach schon objektiv fehlen

und jedenfalls nach dem maßgeblichen Kenntnisstand des Anbieters fraglich

erscheinen. Seiner Natur als Patentgefährdungstatbestand (BGHZ 115, 204,

208 - beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76, 84 - Flügelradzähler) ent-

sprechend soll § 10 PatG den Patentinhaber auch in diesem Fall vor einer dro-

henden Verletzung seiner Rechte schützen. Die Vorschrift muss deshalb schon

dann eingreifen, wenn aus der Sicht des Dritten hinreichend sicher zu erwarten

ist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in patentgemäßer Weise verwen-

den wird.

Die im Gesetz aufgeführten Merkmale zur Ausfüllung des subjektiven

Tatbestands (wenn er weiß oder es nach den Umständen offensichtlich ist) er-

öffnen damit die Möglichkeit, den erforderlichen Kenntnisstand des Anbieters

oder Lieferanten von der drohenden Verletzung der Rechte des Patentinhabers

über zwei Alternativen festzustellen. Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der

Abnehmer die Mittel zur patentgemäßen Benutzung bestimmt hat, oder eine

solche Bestimmung ist nach den Umständen des Einzelfalls offensichtlich zu

erwarten, etwa weil sie sich aufdrängt. Kenntnis und Offensichtlichkeit sind da-

mit zwei Wege, den erforderlichen hohen Grad einer Erwartung patentgemäßer

Verwendung der Mittel festzustellen. Vor diesem Hintergrund liegt der notwen-

dige hohe Grad der Erwartung regelmäßig insbesondere dann vor, wenn der

Anbieter oder Lieferant selbst eine solche Benutzung vorgeschlagen hat.

2. Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen hat die

Beklagte zu 1 auf die Möglichkeit erfindungsgemäßer Benutzung hingewiesen.

Sie hat an Installateure einen Prüfbericht der Technischen Universität Berlin

vom 10. Januar 1997 verteilt, der eine Konstruktion zeigt, bei der Kapillarrohr-

matten in Metallkassetten eingelegt werden. Eine solche Ausführungsform zeigt

auch der von der Beklagten zu 1 verwendete Werbeprospekt. Schließlich ergibt

sich aus einer von der Beklagten zu 1 geführten Referenzliste über von ihr aus-

geführte Projekte, dass etwa 20 % der Decken mit lose eingelegten Kühlmatten

ausgeführt worden sind.

Darauf, ob die Beklagte zu 1 inzwischen ihren Kunden empfiehlt, die De-

ckenkonstruktion so auszuführen, dass die Leitungsröhrchen nicht lose auflie-

gen, sondern eingeklebt werden, kommt es nicht entscheidend an. Die Bege-

hungsgefahr für weitere derartige Verletzungen ist damit nicht ausgeräumt. Eine

Unterwerfungserklärung haben die Beklagten nicht abgegeben. Die Vermutung

der Gefahr einer Wiederholung der rechtswidrigen Handlung kann in der Regel

nur dadurch beseitigt werden, dass der Verletzer eine uneingeschränkte, be-

dingungslose und durch das Versprechen einer Vertragsstrafe in angemesse-

ner Höhe gesicherte Unterlassungserklärung abgibt und damit seinen ernsthaf-

ten Unterlassungswillen zum Ausdruck bringt. Allein die Empfehlung an Kun-

den, das Produkt nur noch in einer bestimmten Weise zu verwenden, genügt

diesen Anforderungen nicht (Sen.Urt. v. 07.06.2005 - X ZR 247/02, GRUR

2005, 848, 853 - Antriebsscheibenaufzug).

III. Danach hat das Berufungsgericht zu Recht die Voraussetzungen für

einen Unterlassungsanspruch aus § 10 PatG bejaht. Bei der Fassung des Ur-

teilstenors hat das Berufungsgericht jedoch dem Landgericht folgend den Be-

klagten untersagt, aus flexiblen Röhrchen bestehende Matten Dritten anzubie-

ten oder zu liefern, die geeignet und bestimmt sind, zur Leitung eines Heiz- o-

der Kühlmediums vorgesehen und für die Herstellung von aus Metallplatten und

einer Tragekonstruktion für diese bestehenden Raumdecken, bei denen Matten

direkt lose auf den Metallplatten aufliegen, verwendet zu werden. Damit hat das

Berufungsgericht den Unterlassungsausspruch von der bei dem einzelnen An-

gebot oder der Lieferung erst noch festzustellenden und diesen gegebenenfalls

erst nachfolgenden Bestimmung durch den Abnehmer abhängig gemacht; ein

solcher Ausspruch ist nicht vollstreckbar. Andererseits wäre ein uneinge-

schränktes Verbot nur möglich, wenn das Mittel ausschließlich in patentverlet-

zender Weise Verwendung finden könnte (Scharen, GRUR 2001, 995, 996 f.),

was hier nicht der Fall ist. Die Gefahr, dass Abnehmer der Beklagten das Mittel

für die Benutzung der Erfindung verwenden, kann dadurch ausgeräumt werden,

dass den Beklagten das Anbieten und/oder Liefern des Mittels für den Fall un-

tersagt wird, dass sie bei Vornahme des jeweiligen Geschäfts bestimmte Maß-

nahmen nicht ergreifen, die den Abnehmer von der Verwendung des Mittels für

die Benutzung der Erfindung abhalten sollen (Scharen, aaO 997). Eine bloße

Empfehlung, die Matten einzukleben, wird dazu allerdings nicht genügen. Auch

wenn die Beklagte zu 1 eine möglicherweise patentfreie Verwendung empfiehlt,

ist damit nicht ausgeschlossen, dass ihre Kunden, wenn ihnen die dadurch zu

erzielende Leistung genügt, weiterhin die Matten lose einlegen, um damit die

Vorteile einer einfacheren Montage zu nutzen. In Betracht käme hier etwa eine

Formulierung des Klageantrags und des Urteilstenors dahin, dass ein Warnhin-

weis der Beklagten an ihre Kunden zu erfolgen hat, wonach ein loses Einlegen

der Röhrchen nicht ohne Zustimmung des Klägers als Patentinhabers erfolgen

darf. Welche Vorsorgemaßnahmen der Anbieter oder Lieferant einer Ware, die

sowohl patentverletzend als auch patentfrei verwendet werden kann, zu treffen

hat, bestimmt sich nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls. Dabei ist zu

berücksichtigen, dass die Maßnahmen einerseits geeignet und ausreichend

sein müssen, um Patentverletzungen mit hinreichender Sicherheit zu verhin-

dern, andererseits den Vertrieb der Mittel zum patentfreien Gebrauch nicht in

unzumutbarer Weise behindern sollen. Die Abwägung unterliegt tatrichterlicher

Würdigung, die im Revisionsverfahren nicht nachgeholt werden kann (BGH, Urt.

v. 08.11.1960 - I ZR 67/59, GRUR 1961, 627, 628 - Metallspritzverfahren; Urt.

v. 30.04.1964 - Ia ZR 224/63, GRUR 1964, 496, 498 - Formsand II).

In der wiedereröffneten Tatsacheninstanz wird daher zunächst auf eine

entsprechende Antragstellung hinzuwirken sein. Bei Klagen wegen mittelbarer

Patentverletzung haben die Gerichte der Pflicht, auf sachdienliche Anträge hin-

zuwirken, besondere Beachtung zu widmen

(Sen.Urt. v. 11.01.2005

- X ZR 233/01, GRUR 2005, 407, 409 - T-Geschiebe). Der etwa für erforderlich

gehaltene Warnhinweis ist dabei im Rahmen des Unterlassungsanspruchs vom

Kläger zu formulieren (Benkard, PatG, 10. Aufl., § 10 Rdn. 24).

IV. Das Berufungsgericht hat zu Recht festgestellt, dass die Beklagten

dem Kläger zum Schadensersatz verpflichtet sind. Hierfür genügt es, wenn dar-

getan wird, dass mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Schaden entstanden

ist (BGH Urt. v. 17.05.2001 - I ZR 189/99, GRUR 2001, 1177, 1178

- Feststellungsinteresse II), der sich daraus ergeben kann, dass die Verlet-

zungshandlungen der Beklagten unmittelbare Verletzungen des Klagepatents

zur Folge gehabt haben (Sen.Urt. v. 07.06.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005,

848, 854 - Antriebsscheibenaufzug). Soweit dem Urteil "Antriebsscheibenauf-

zug" zu entnehmen sein sollte, dass mindestens eine unmittelbare Verletzungs-

handlung festgestellt werden müsse, stellt der Senat klar, dass die Wahrschein-

lichkeit eines Schadenseintritts ausreichend ist, wenn die oben dargestellten

Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung im übrigen vorliegen. Die-

se Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts hat das Berufungsgericht vorlie-

gend zu Recht bejaht, weil die Beklagten ihren Kunden die Möglichkeit patent-

verletzender Benutzung der Clina-Matten aufgezeigt haben und diese das pa-

tentverletzende einfachere lose Einlegen der Matten nur dann durch patentfreie

Maßnahmen, beispielsweise das Verkleben, ersetzen mussten, wenn sie eine

bestimmte Wärmeübertragung

erreichen

wollten.

Dabei

ergibt

sich aus der von der Beklagten zu 1 geführten Referenzliste über von ihr ausge-

führte Projekte, dass etwa 20 % mit lose eingelegten Röhrchen ausgeführt sind.

Nach alledem besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass dem Kläger

durch das Verhalten der Beklagten ein Schaden entstanden ist.

Melullis

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf

Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Berlin, Entscheidung vom 12.10.1999 - 16 O 235/99 -

KG Berlin, Entscheidung vom 12.09.2003 - 5 U 9099/99 -