BGH Urteil vom 16.06.2009 – X ZR 61/05

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 61/05

in der Patentnichtigkeitssache

Verkündet am: 16. Juni 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 16. Juni 2009 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter

Keukenschrijver, Dr. Lemke, Asendorf und Dr. Berger

für Recht erkannt

Die Berufung gegen das am 4. Januar 2005 verkündete Urteil des

4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten

des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des europäischen Patents 346 613

(Streitpatents), für das die Priorität einer Anmeldung in den Vereinigten Staaten von

Amerika vom 16. Mai 1988 in Anspruch genommen ist, das ein Anschlusssystem für

einen doppellumigen Katheder betrifft und das 12 Patentansprüche umfasst. Patent-

anspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

"1. A dual-lumen catheter assembly comprising: a dual-lumen catheter

(10) having a distal end and a proximal end, flow diversion means having

one end fastened to the proximal end of said catheter (10), and a pair of

flexible extension tubes (40, 41) each having one end fastened to the

opposite end of said flow diversion means from said catheter, character-

ised in that each of said extension tubes (40, 41) being bent back toward

the distal end of said catheter to form a bend having a predetermined

shape, each bend being adapted to flex and deform from said predeter-

mined shape in response to an external force and being adapted to re-

turn to said predetermined shape in response to removal of said external

force."

und in deutscher Übersetzung:

"1. Doppellumiger Katheteraufbau, umfassend: einen doppellumingen

Katheter (10) mit einem distalen Ende und einem proximalen Ende, eine

mit einem Ende an dem proximalen Ende dieses Katheters (10) befestig-

te Durchflussablenkungseinrichtung, und ein Paar flexibler Verlänge-

rungsrohre (40, 41), von denen jeweils ein Ende an dem diesen Katheter

gegenüberliegenden Ende dieser Durchflussablenkungseinrichtung be-

festigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass diese Verlängerungsrohre (40,

41) nach hinten zu dem distalen Ende dieses Katheters gebogen sind,

um eine Krümmung mit einer vorherbestimmten Form zu bilden, wobei

jede Krümmung angepasst ist, sich von dieser vorherbestimmten Form

auf eine äußere Kraft zu verbiegen und zu deformieren und zu dieser

vorherbestimmten Form nach Entfernung dieser äußeren Kraft zurück-

zukehren."

Wegen der weiteren Patentansprüche wird auf das Streitpatent verwiesen. Ein

Lizenznehmer des Beklagten nimmt die Klägerin vor dem Landgericht in Mannheim

aus dem Streitpatent, dessen Schutzdauer inzwischen abgelaufen ist, wegen Patent-

verletzung in Anspruch.

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht

patentfähig. Hierzu hat sie sich auf die US-Patentschriften 4 643 711 (NK 4) und

4 682 978 (NK 5), die europäische Patentschrift 76 896 B1 (NK 8) sowie die weiteren

US-Patentschriften 3 870 043 (NK 9), 4 029 103 (NK 10), 4 027 668 (NK 11) und

3 942 528 (NK 12) bezogen und behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei

gemäß Anlage NK 7 offenkundig vorbenutzt worden. Soweit der Beklagte das Streit-

patent hilfsweise verteidige, führten die Fassungen der Patentansprüche zu unzuläs-

sigen Erweiterungen.

Die Klägerin hat beantragt,

das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik

Deutschland für nichtig zu erklären.

Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er ist dem Vorbringen der Klägerin entgegengetreten und hat das Streitpatent

vorsorglich in geänderten Fassungen (Hilfsanträge) verteidigt.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

Der Beklagte verteidigt das Streitpatent nach den im Berufungsverfahren zu-

letzt gestellten Anträgen nur noch im Umfang der Patentansprüche 1 bis 9 und bean-

tragt,

das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen, soweit

mit ihr die Nichtigerklärung des Streitpatents im Übrigen begehrt wird.

Hilfsweise verteidigt der Beklagte Patentanspruch 1 in deutscher Sprache in

folgenden Fassungen:

Hilfsantrag 1 (Änderungen kursiv):

"1. Doppellumiger Katheteraufbau, umfassend: einen doppellumingen

Katheter (10) mit einem distalen Ende und einem proximalen Ende,

eine mit einem Ende an dem proximalen Ende dieses Katheters (10)

befestigte Durchflussablenkungseinrichtung, und ein Paar flexibler

Verlängerungsrohre (40, 41), von denen jeweils ein Ende an dem

diesen Katheter gegenüberliegenden Ende dieser Durchflussablen-

kungseinrichtung befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass jedes

der Verlängerungsrohre (40, 41) nach hinten zu dem distalen Ende

des Katheters gebogen sind, um eine Krümmung mit einer vorbe-

stimmten Form zu bilden, wobei jede Krümmung angepasst ist, sich

von dieser vorherbestimmten Form auf eine äußere Kraft zu biegen

und zu verformen, und in die vorbestimmte Form nach Entfernung

der äußeren Kraft zurückzukehren, wobei die Krümmungen relativ

steif ausgebildet sind."

Hilfsantrag 2 (Änderungen unterstrichen):

"1. Doppellumiger Katheteraufbau, umfassend: einen doppellumingen

Katheter (10) mit einem distalen Ende und einem proximalen Ende,

eine mit einem Ende an dem proximalen Ende dieses Katheters (10)

befestigte Durchflussablenkungseinrichtung, und ein Paar flexibler

Verlängerungsrohre (40, 41), von denen jeweils ein Ende an dem

diesen Katheter gegenüberliegenden Ende dieser Durchflussablen-

kungseinrichtung befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass jedes

der Verlängerungsrohre (40, 41) nach hinten zu dem distalen Ende

des Katheters gebogen sind, um eine Krümmung mit einer vorbe-

stimmten Form zu bilden, wobei jede Krümmung angepasst ist, sich

von dieser vorherbestimmten Form auf eine äußere Kraft zu biegen

und zu verformen, und in die vorbestimmte Form nach Entfernung

der äußeren Kraft zurückzukehren, wobei jedes Verlängerungsrohr

(40, 41) in einem geraden Endbereich (40a, 41a) endet und die

Krümmungen wesentlich steifer sind als die geraden Endbereiche."

Hilfsantrag 3 (Änderungen fett):

"1. Doppellumiger Katheteraufbau, umfassend: einen doppellumingen

Katheter (10) mit einem distalen Ende und einem proximalen Ende,

eine mit einem Ende an dem proximalen Ende dieses Katheters (10)

befestigte Durchflussablenkungseinrichtung, und ein Paar flexibler

Verlängerungsrohre (40, 41), von denen jeweils ein Ende an dem

diesen Katheter gegenüberliegenden Ende dieser Durchflussablen-

kungseinrichtung befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass jedes

der Verlängerungsrohre (40, 41) nach hinten zu dem distalen Ende

des Katheters gebogen sind, um eine Krümmung mit einer vorbe-

stimmten Form zu bilden, wobei jede Krümmung angepasst ist, sich

von dieser vorherbestimmten Form auf eine äußere Kraft zu biegen

und zu verformen, und in die vorbestimmte Form nach Entfernung

der äußeren Kraft zurückzukehren, wobei die Krümmungen relativ

steif ausgebildet sind."

Hilfsantrag 4 (Änderungen kursiv und unterstrichen):

"1. Doppellumiger Katheteraufbau, umfassend: einen doppellumingen

Katheter (10) mit einem distalen Ende und einem proximalen Ende,

eine mit einem Ende an dem proximalen Ende dieses Katheters (10)

befestigte Durchflussablenkungseinrichtung, und ein Paar flexibler

Verlängerungsrohre (40, 41), von denen jeweils ein Ende an dem

diesen Katheter gegenüberliegenden Ende dieser Durchflussablen-

kungseinrichtung befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass jedes

der Verlängerungsrohre (40, 41) nach hinten zu dem distalen Ende

des Katheters gebogen sind, um eine Krümmung mit einer vorbe-

stimmten Form zu bilden, wobei jede Krümmung angepasst ist, sich

von dieser vorherbestimmten Form auf eine äußere Kraft zu biegen

und zu verformen, und in die vorbestimmte Form nach Entfernung

der äußeren Kraft zurückzukehren, wobei jedes Verlängerungsrohr

(40, 41) in einem geraden Endbereich (40a, 41a) endet und die

Krümmungen wesentlich steifer sind als die geraden Endbereiche."

An die hilfsweise verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 sollen sich

die auf ihn rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 9 in einer aus den Anlagen zum

Schriftsatz vom 2. Juni 2009 ersichtlichen sprachlich bereinigten Fassung anschlie-

ßen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil.

Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Prof. Dr. med. S. ,

Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität F. , eingeholt, das

der Sachverständige in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Der

Beklagte hat das Privatgutachten des Prof. Dr. S. , Klinikum der Universität M.

, vom 25. Januar 2009 vorgelegt.

Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Die Klage ist trotz Ab-

laufs der Schutzdauer des Streitpatents zulässig, da die Klägerin aus dem Streitpa-

tent vor dem Landgericht in Mannheim in Anspruch genommen wird (vgl. nur Keu-

kenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 3. Aufl. Rdn. 87 m.N.). Sie hat in dem Um-

fang keinen Erfolg, in dem das Streitpatent nicht mehr verteidigt wird, so dass das

Streitpatent in diesem Umfang, ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären ist

(vgl. nur Keukenschrijver, aaO Rdn. 166 m.N.). Die Berufung bleibt aber auch im Üb-

rigen ohne Erfolg, da der Gegenstand des Streitpatents so, wie es noch verteidigt

wird, nicht patentfähig ist (Art. 56, 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1

IntPatÜbkG).

I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Anschlusssystem für einen doppellumigen Ka-

theter, wie er aus den US-Patentschriften 4 134 402, 4 583 968 und 4 682 978 be-

kannt ist (Beschreibung deutsche Übersetzung S. 1, Abs. 1 und 2). Nach den Darle-

gungen des gerichtlichen Sachverständigen handelt es sich hierbei um eine beson-

dere Bauform von Kathetern, die insbesondere bei akutem Nierenversagen für die

Dialyse Verwendung finden und als zentralvenöse Katheter die Verbindung des Blut-

kreislaufs des Patienten mit der Blutbehandlungseinrichtung herstellen. Bei derarti-

gen zentralen Venenkathetern wird das Blut über ein Lumen des doppellumingen

Katheters der Vene des Patienten entnommen, mittels eines Verbindungsstücks und

eines Verlängerungsrohres, an welches ein Schlauch angeschlossen wird, der Dialy-

sevorrichtung zugeführt, und über einen anderen Schlauch, der über ein weiteres

Verlängerungsrohr mit dem Verbindungsstück des Katheters verbunden wird, über

das zweite Lumen wieder dem Blutkreislauf des Patienten zugeführt. Dabei stellt die

Versorgung eines derartigen zentralvenösen Katheters im Intervall zwischen den ein-

zelnen Dialysebehandlungen besondere Anforderungen, weil die Verlängerungsrohre

(Blutschenkel) des Katheters zur Vermeidung von Blutverlust und lebensbedrohli-

chen Luftembolien sicher verschlossen sein müssen, die Katheteraustrittsstelle durch

sterile Abdeckungen gegen das Einschleppen von Keimen gesichert werden muss,

was häufig durch das Anlegen steriler Kompressen und deren Abdecken mit Klebefo-

lien geschieht, und bei den herkömmlichen Kathetern die beiden eine Verlängerung

des Katheters bildenden arteriellen und venösen Blutschenkel gegen grobe Disloka-

tionen etwa beim Ankleiden geschützt werden müssen.

Von dieser Problemlage geht das Streitpatent aus. Nach seinen Angaben wa-

ren derartige Katheter zwar ursprünglich für die akute Dialyse vorgesehen, haben

sich jedoch als geeignet erwiesen, für Wochen oder Monate im Körper des Patienten

zu verbleiben (Sp. 1, Z. 32-40). Um die Dialyse durchzuführen, weisen die Katheter

dauerhaft mit ihnen verbundene Hilfskomponenten auf, nämlich ein Y-förmiges An-

satzstück am proximalen Ende des Katheters und ein Paar Verlängerungsrohre

(Blutschenkel) am Ende des Ansatzstückes, die ein Klemmenpaar sowie Luerverbin-

dungen tragen, damit das Anschlusssystem mit der Hämodialyseeinheit verbunden

werden kann (Sp. 1, Z. 41-55). Ansatzstück und Verbindungsrohre werden mittels

Nähten oder durch Auflegen eines Klebebandes oder einer adhäsiv beschichteten

Bandage am Körper des Patienten befestigt (Sp. 1, Z. 57 - Sp. 2, Z. 7). Da nur der

Katheter in die Venen des Patienten eingeführt wird, erstrecken sich die Hilfskompo-

nenten insbesondere aufgrund der Länge der Verlängerungsrohre als extrakorporaler

Teil des Katheteraufbaus aus dem Körper des Patienten heraus (Sp. 2, Z. 7-10). Bei

der Positionierung des Katheters in einer jugularen oder subklaviaren Vene erstre-

cken sich diese extrakorporalen Teile (Blutschenkel) beispielsweise in die Bereiche

von Kopf, Hals oder Schulter des Patienten. Hieran kritisiert das Streitpatent, dass

der Katheter kontinuierlich durch Bewegungen des Patienten etwa beim Anlegen von

Kleidung gestört und sogar vollständig entfernt werden kann, was zu Unbehagen und

Schmerzen sowie zu einer Beschädigung der Vene führen kann (Sp. 2 Z. 11-20).

Unabhängig hiervon sei weiter problematisch, dass das Gewicht der langen, zur Dia-

lyseeinheit führenden Schläuche, die typischerweise einen größeren Querschnitt als

die Verlängerungsrohre besäßen, häufig Zugkräfte auf die Verlängerungsrohre des

Katheters ausübten, was dazu führen könne, dass Kräfte auf die Nähte ausgeübt

werden und der Katheter aus dem Körper des Patienten herausgezogen werden

könne (Sp. 2, Z. 33-44).

Diesen Schwierigkeiten will das Streitpatent abhelfen und ein Verbindungssys-

tem für doppellumige Katheter schaffen, das während seiner Verwendung in einer

Vielzahl von Behandlungen relativ stabil bleibt (Beschreibung, nachfolgend jeweils

deutsche Übersetzung S. 4, 1. Abs.), am Körper des Patienten in natürlichen anato-

mischen Vertiefungen oder Fossas befestigt werden kann, so dass der Katheter

durch den Körper des Patienten geschützt wird (S. 4, 2. Abs.), bei dem die Verbin-

dung des Katheters und seiner Hilfskomponenten, die zur Dialyseeinheit führen, er-

leichtert wird (S. 4, 5 übergreifender Absatz), bei dem die Notwendigkeit entfällt, die

Hilfskomponenten am Hals, Ohr oder dem Kopf des Patienten zu befestigen, wenn

der Katheter in einer jugularen Vene eingeführt ist (S. 5, 2. Abs.), bei dem die Fläche

reduziert ist, die mit einer Bandage um das proximale Ende des Katheters bedeckt

werden muss, um sterile Bedingungen um den Zugangsort zu erhalten (S. 5,

3. Abs.), den Katheter von Zugkräften und Biegemomenten, die auf die Verlänge-

rungsrohre wirken, zu entlasten (S. 5, 4. Abs.) und ein Knicken der Verlängerungs-

rohre zu vermeiden (S. 5, letzter Abs.).

2. Hierzu schlägt das Streitpatent in dem mit dem Hauptantrag verteidigten

Patentanspruch 1 vor, den Katheter wie folgt auszubilden:

1. Der doppellumige Katheteraufbau verfügt über

a) ein distales und ein proximales Ende,

b) eine Durchflussablenkungseinrichtung,

c) ein Paar flexibler Verlängerungsrohre.

2. Die Durchflussablenkungseinrichtung ist

a) mit einem Ende am proximalen Ende des Katheters befestigt;

b) an ihrem gegenüberliegenden Ende sind die Verlängerungsrohre

befestigt.

3. Die Verlängerungsrohre sind

a) nach hinten zum distalen Ende des Katheters gebogen, so dass

sie eine Krümmung mit einer vorbestimmten Form bilden;

b) jede Krümmung ist angepasst, sich von dieser vorbestimmten

Form auf eine äußere Kraft zu biegen und zu verformen und zu

der vorbestimmten Form nach Entfernung der äußeren Kraft zu-

rückzukehren.

Wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung einge-

hend dargelegt hat, erschließt sich dem fachkundigen Leser aus Patentanspruch 1

nebst den zugehörigen Teilen der Beschreibung, dass der patentierte Katheterauf-

bau Vorteile ausschließlich für die Zeit zwischen den Dialysebehandlungen aufweist.

Denn der Katheteraufbau wird, wovon auch die Beschreibung des Streitpatents aus-

geht, einerseits mit Nähten am Körper des Patienten befestigt, andererseits werden

die von der Blutbehandlungseinrichtung zum Katheteraufbau führenden Schläuche

so fixiert, dass die vom Streitpatent angesprochenen Probleme während der Dialyse-

behandlung nicht auftreten. Dies entsprach den Regeln der Heilkunde am Prioritäts-

tag des Streitpatents und gilt nach den Darlegungen des gerichtlichen Sachverstän-

digen unverändert bis heute.

Wie im Streitpatent angegeben handelt es sich bei dem patentgemäßen Ka-

theter mit seinen Hilfskomponenten (Merkmalsgruppen 1 und 2), also dem üblicher-

weise Y-förmigen Ansatzstück sowie den Verlängerungsrohren nebst den im Patent-

anspruch nicht erwähnten Klemmen und Luerverbindungen, um - beispielsweise aus

der US-Patentschrift 4 643 711 (NK 4) - bekannte (zentralvenöse) Dialysekatheter.

Von diesen unterscheidet sich der patentgemäße Katheteraufbau jedoch durch die

Merkmalsgruppe 3.

Aus Merkmal 3a ergibt sich bei fachmännischem Verständnis, dass die Krüm-

mung der Verlängerungsrohre nicht bei der Vorbereitung der Dialysebehandlung

oder nach ihrem Abschluss durch den Arzt oder das Hilfspersonal in jedem Einzelfall

hergestellt wird, was infolge der Verwendung flexibler Verlängerungsrohre vom Wort-

laut des Patentanspruchs umfasst sein könnte, sondern dass die Krümmung der Ver-

längerungsrohre dauerhaft ausgebildet ist. Wie der gerichtliche Sachverständige

dargelegt hat und auch ohne weiteres einsichtig ist, soll mit dem patentgemäßen Ka-

theteraufbau sichergestellt werden, dass sich die Verlängerungsrohre vor allem wäh-

rend der behandlungsfreien Zeit nicht in Bereiche erstrecken können, in denen sie

(etwa im Bereich von Kopf oder Schulter des Patienten) Krafteinwirkungen ausge-

setzt sind. Dies lässt sich zwar auch durch Umbiegen der flexiblen Verlängerungs-

rohre und deren Fixierung mit Befestigungsmitteln wie Pflaster und dergleichen im

Einzelfall erreichen. Das Streitpatent geht, wie sich aus der Verwendung der Angabe

"vorbestimmte" Form zur Umschreibung der Krümmung zu ersehen ist, jedoch nicht

diesen Weg, sondern bildet die erforderliche Krümmung an den Verlängerungsrohren

selbst und damit dauerhaft aus. Der Wortlaut der Beschreibung des Streitpatents

(Sp. 7, Z. 25-42) bezeichnet die dauerhafte Ausbildung der U-Biegung in den Verlän-

gerungsrohren zwar als einen besonderen Aspekt (paticular aspect) der Erfindung;

das verdeutlicht damit jedoch nur, dass - wie an anderer Stelle der Beschreibung

hervorgehoben - in der U-förmigen Biegung der Verlängerungsrohre ein entschei-

dender Gedanke der Erfindung liegen soll (Sp. 6, Z. 45 - Sp. 7, Z. 5). Als Mittel zur

Erzielung einer solchen dauerhaften Krümmung der Verlängerungsohre nennt das

Streitpatent beispielhaft das Erhitzen von Silikon oder anderem polymerem Material,

wodurch sich der Bereich der Krümmung verfestigt (Sp. 7, Z. 52 - Sp. 8, Z. 8).

Merkmal 3b ist dahin auszulegen, dass das Verlängerungsrohr (Blutschenkel)

infolge seiner Krümmung und der Verwendung flexiblen Materials so ausgebildet ist,

dass es sich aus der vorgegebenen Lage unter Einwirkung einer Kraft bewegen lässt

und bei Wegfall der Beaufschlagung mit dieser Kraft in die vorgegebene Lage zu-

rückkehrt. Dies setzt, wie der Fachmann erkennt, voraus, dass die Länge des elasti-

schen Verlängerungsrohrs nicht auf den Bereich der Krümmung beschränkt ist, son-

dern auf der Seite der Blutbehandlungseinheit über die Krümmung hinaus verlängert

ist. Dies ist einerseits notwendig, damit die für die Durchführung der Dialyse erforder-

lichen Klemmen und Luerverbindungen angebracht und bedient werden können (Be-

schreibung Sp. 6, Z. 26-28). Die Beschreibung des Streitpatents nennt darüber hin-

aus als wichtigen und den Funktionszusammenhang der Erfindung erläuternden Ge-

sichtspunkt der erfindungsgemäßen Verlängerungsrohre, dass die in ihnen ausgebil-

dete Krümmung zwar nach wie vor flexibel, jedoch wesentlich steifer (substantially

stiffer) als die geraden Endbereiche der Rohre sind, so dass alle Kräfte, die auf die

flexiblen Endbereiche der Rohre ausgeübt werden, dazu führen, dass diese sich um

den relativ steifen, gebogenen Bereich drehen, wodurch der Katheter in hohem Ma-

ße von den auf die Endbereiche der Verlängerungsrohre ausgeübten Biegekräfte

entlastet wird (Sp. 7, Z. 31-42). Fachmännischem Verständnis erschließt sich hier-

aus, dass die auf die Endbereiche der Verlängerungsrohre einwirkenden Kräfte im

wesentlichen zwischen den flexiblen (und nicht durch die dauerhafte Krümmung ver-

festigten) Endbereichen und ihrem Übergang in die dauerhaft ausgebildete Krüm-

mung der Verlängerungsrohre abgefangen werden, so dass sich diese Kräfte am

Punktationsort nicht mehr auswirken können. Hieraus ist zu entnehmen, dass erfin-

dungsgemäß einerseits die Krümmungen im flexiblen Material stabil ausgebildet

werden müssen, um die Verlängerungsrohre in ihrer vorgegebenen Form zu halten,

und andererseits die der Blutbehandlungseinheit zugewandten Endbereiche der Ver-

längerungsrohre nicht versteift werden dürfen und hinreichend lang auszubilden sind,

so dass sie sich schon vor der Krümmung verbiegen oder verdrehen können, damit

der Katheteraufbau im übrigen von den Krafteinwirkungen isoliert ist (Sp. 7,

Z. 36-38).

II. Die Verteidigung des Streitpatents gemäß Hauptantrag ist zulässig. Dies gilt

für die Verteidigung mit Patentansprüchen in deutscher Sprache (Sen.Urt. v.

16.12.2003 - X ZR 206/98, GRUR 2004, 407 - Fahrzeugleitsystem), aber auch im

Übrigen.

III. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 ist neu (Art. 54 EPÜ). Wie das

sachkundig besetzte Bundespatentgericht ausgeführt hat, wird dieser Gegentand in

keiner der Entgegenhaltungen in allen seinen Merkmalen beschrieben. Der gerichtli-

che Sachverständige hat dies ebenso gesehen. Anhaltspunkte, die eine andere Be-

urteilung rechtfertigen könnten, sind in der mündlichen Verhandlung nicht zu Tage

getreten und werden von den Parteien auch nicht geltend gemacht. Zwar hat die Be-

klagte in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat bestätigt, dass die herkömmli-

chen zentralvenösen Katheter vor dem Prioritätstag in der aus der Anlage NK 7 er-

sichtlichen Weise benutzt worden sind. Hierbei waren jedoch die elastischen Verlän-

gerungsrohre (Blutschenkel) nicht dauerhaft gekrümmt vorgeformt, vielmehr wurden

Sicherungsschleifen für die Fixierung des Katheters im Einzelfall von Hand gelegt

und mit Klebestreifen befestigt.

IV. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 ist, wie das Bundespatentgericht

im Ergebnis zutreffend erkannt hat, jedoch nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beru-

hend zu werten (Art. 56 EPÜ).

1. Der gerichtliche Sachverständige hat in seinem schriftlichen Gutachten dar-

gelegt und in der mündlichen Verhandlung näher ausgeführt, dass am Prioritätstag

des Streitpatents in erster Linie approbierte Ärzte und insbesondere Nephrologen,

die zur Umsetzung ihrer Gestaltungsvorschläge entsprechend ausgebildete Techni-

ker hinzuzogen, mit Entwicklungen auf dem Gebiet der Katheter und Infusionsnadeln

befasst waren. Da sich die Anforderungen an derartige Gegenstände aus der Praxis

der Patientenbehandlung ergeben, kamen zu diesem Zeitpunkt die wesentlichen

Vorgaben für die Gestaltung derartiger Gegenstände typischerweise von den behan-

delnden Ärzten. Später sind die einschlägig tätigen Unternehmen zwar vermehrt da-

zu übergegangen, Entwicklungen der hier fraglichen Art eigenen Entwicklungsabtei-

lungen zu übertragen; auch in denen sind jedoch mit der Entwicklung derartiger Sys-

teme insbesondere ausgebildete Ärzte befasst, die von einschlägig ausgebildeten

Technikern unterstützt werden. Davon sind dann auch die Parteien in der mündlichen

Verhandlung ausgegangen.

2. Das Bundespatentgericht ist bei seiner Beurteilung des Gegenstands des

Streitpatents zutreffend und in Übereinstimmung mit dem Vorbringen der Parteien in

der mündlichen Verhandlung vor dem Senat davon ausgegangen, dass am Priori-

tätstag der Fachwelt zentralvenös zu lokalisierende doppellumige Katheter mit einer

am proximalen Ende angeordneten Durchflussablenkungseinrichtung und mit einem

Paar an ihrem Ende angeordneten flexiblen Verlängerungsrohren mit den eingangs

genannten Nachteilen beispielsweise aus der US-Patentschrift 4 643 711 (NK 4) be-

kannt waren (vgl. dort Fig. 1, Beschreibung Sp. 3, Z. 19-23). Darüber hinaus hat der

Beklagte in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat bestätigt, dass durch

Dr. Bambauer vor dem Prioritätstag des Streitpatents für beliebige Dritte erkennbar

die flexiblen Verlängerungsrohre derartiger Katheter am Hals des Patienten in

U-Form gebogen und mittels eines Pflasters am Hals des Patienten befestigt wurden

(Darstellung in Anlage NK 7), so dass sie die vom Streitpatent erstrebte Ausrichtung

der Verlängerungsrohre für die Zeit zwischen den Dialysebehandlungen aufwiesen.

Wie der gerichtliche Sachverständige weiter dargelegt hat und beispielsweise durch

die US-Patentschrift 3 870 043 (NK 9) belegt ist, handelt es sich bei dieser Formge-

bung um eine Befestigungsweise, die allgemein - etwa bei Infusionen - zur Vermei-

dung von Irritationen des Punktationsortes benutzt wird. Schläuche vor der Stelle

ihres Anschlusses an Infusionsnadeln oder Katheter mit einer insbesondere U-förmi-

gen Krümmung des elastischen Materials zu versehen und diese mittels Pflaster oder

dergleichen gegen Zugkräfte zu sichern, um Irritationen des Punktationsortes zu

vermeiden, stellte daher eine für die Fachwelt geläufige Maßnahme dar. Dies hat das

fachkundig besetzte Patentgericht zutreffend ausgeführt, der gerichtliche Sachver-

ständige hat dies bestätigt. Anhaltspunkte, die zu einer anderen rechtlichen Wertung

dieser Maßnahme Veranlassung geben könnten, sind in der mündlichen Verhand-

lung nicht zu Tage getreten. Vielmehr belegen die Vorbenutzung gemäß Anlage

NK 7 und die US-Patentschrift 3 870 043 (NK 9), dass derartige Rückführungsschlei-

fen zur Sicherung des Punktationsortes im Stand der Technik bekannt waren. Die

langen und erheblich vom Körper des Patienten abstehenden Verlängerungsrohre

(Blutschenkel) eines zentralvenösen Katheters durch Ausbildung einer U-Form ge-

gen auf sie einwirkende Kräfte abzusichern, war der Fachwelt am Prioritätstag daher

durch den Stand der Technik nahegelegt.

Für die Fachwelt bestand auch Veranlassung, der Frage nachzugehen, ob die

Sicherung der erheblich vom Körper des Patienten abstehenden Verlängerungsrohre

eines zentralvenösen Katheters durch U-förmige Schleifen, wie sie etwa aus der

Vorbenutzung gemäß Anlage NK 7 bekannt waren, verbessert werden kann. Wie der

gerichtliche Sachverständige dargelegt hat und die US Patentschrift 3 870 043 bestä-

tigt, waren die Nachteile derartiger Sicherungsschleifen, nämlich dass eine solche

Sicherung nicht immer hinreichend ist und zusätzliche Maßnahmen wie die Fixierung

des betroffenen Körperteils oder die Fixierung des Schlauches durch Formteile erfor-

derlich sein können, um die Lage der Nadel oder des Katheters in der Vene zusätz-

lich zu stabilisieren (Beschreibung Sp. 1, Z. 31-42, Z. 32-60), am Prioritätstag be-

kannt. Angesichts dieser Schwierigkeiten war nach den Ausführungen des gerichtli-

chen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung die dauerhafte Ausbildung

einer solchen U-förmigen Sicherung für die einschlägig tätige Fachwelt das Mittel der

Wahl, wenn die Ausbildung einer Sicherungsschleife und ihre schlichte Fixierung mit-

tels Pflaster oder dergleichen nicht für ausreichend erachtet wurde. Diese Einschät-

zung des gerichtlichen Sachverständigen wird durch die US-Patentschrift 3 870 043

belegt. Sie schlägt zur Verminderung von Gefahren, denen allein durch Rückfüh-

rungsschleifen in flexiblen Schläuchen, die an scharfe Nadeln angeschlossen sind,

nicht hinreichend entgegengetreten werden kann, die Ausbildung eines U-förmig ge-

bogenen starren Schlauchelements zur Verbindung der Injektionsnadeln mit den Zu-

führungsschläuchen vor (Beschreibung Sp. 2, Z. 17-23). Der Vorschlag des Streitpa-

tents, zwischen dem Katheter und den Schläuchen der Blutbehandlungseinheit ein

dauerhaft U-förmig gebogenes Teil vorzusehen und hierfür wie bei der offenkundigen

Vorbenutzung gemäß Anlage NK 7 die bei zentralvenösen Kathetern vorhandenen

Verlängerungsrohre zu nutzen, stellt demzufolge eine einfache Anpassungs- und

Optimierungsmaßnahme aus dem Stand der Technik bekannter Gestaltungen für an

Punktationsorten eingesetzte Infusionsmittel wie Injektionsnadeln und Katheter dar.

Das gilt auch, soweit die Krümmungen der Verlängerungsrohre erfindungsge-

mäß und anders als die starren Schlauchelemente nach der genannten US-

Patentschrift zwar steif, aber in den durch die Vorformung gesetzten Grenzen noch

elastisch ausgebildet sind. Diese Ausbildung eröffnet zwar die Möglichkeit, dass auf

den Katheteraufbau einwirkende Kräfte nicht ausschließlich durch das elastische

Schlauchmaterial aufgenommen werden müssen, sondern die zwar steife, aber infol-

ge der Ausbildung des steifen Bereichs in dem elastischen Schlauchmaterial noch

begrenzt elastischen Krümmungen an der Kraftaufnahme mitwirken können. Hierbei

handelt es sich jedoch um einen Effekt, der durch die Ausbildung der dauerhaften

Krümmungen in dem flexiblen Material der bekannten Verlängerungsrohre zentralve-

nöser Katheter zwangsläufig auftritt, also um einen bloßen "Bonus-Effekt", der bei

Ausbildung der dauerhaften U-Form in dem elastischen Material der Verlängerungs-

rohre zu erwarten ist und demzufolge eine Wertung des patentierten Gegenstandes

als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend nicht trägt (vgl. Sen.Urt. v. 10.12.2002

- X ZR 68/99, GRUR 2003, 317 - kosmetisches Sonnenschutzmittel I; Sen.Urt. v.

16.3.2004 - X ZR 185/00, GRUR 2004, 579 - Imprägnieren von Tintenabsorbie-

rungsmitteln; vgl. Jestaedt in Benkard, EPÜ, Art. 56 Rdn. 111; Keukenschrijver in

Busse, PatG, 6. Aufl., § 4 PatG Rdn. 73; Asendorf/Schmidt in Benkard, PatG u.

GebrMG, 10. Aufl., § 4 PatG Rdn. 56).

Patentanspruch 1 hat daher in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung

keinen Bestand. Das trifft auch im Übrigen zu; denn eigener erfinderischer Gehalt der

Gegenstände nach den Patentansprüchen 2 bis 9 wird von dem Beklagten nicht gel-

tend gemacht.

V. Das Streitpatent kann auch mit den Fassungen des Patentanspruchs 1

nach den Hilfsanträgen keinen Bestand haben.

Die Fassungen des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1 und 3 wei-

sen gegenüber der Fassung des Patentanspruchs nach dem Hauptantrag das zu-

sätzliche Merkmal auf, dass die Krümmungen relativ steif (Hilfsantrag 1) oder we-

sentlich steifer als die geraden Endbereiche der Verlängerungsrohre (Hilfsantrag 3)

ausgebildet sind. Die Fassungen des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 2

und 4 weisen gegenüber den vorgenannten Fassungen das weitere Merkmal auf,

dass jedes Verlängerungsrohr in einem geraden Endbereich endet.

1. Mit der Aufnahme des Merkmals, dass die Krümmungen in den Verlänge-

rungsrohren relativ steif oder wesentlich steifer als die geraden Endbereiche ausge-

bildet sind, wird zwar der Gegenstand des Patentanspruchs 1 deutlicher als in der

erteilten und mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung umschrieben, diesem aber

kein zusätzliches Merkmal hinzugefügt. Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit gelten

daher die vorstehenden Ausführungen entsprechend.

2. Dass die Verlängerungsrohre im Anschluss an ihre Krümmung in einem ge-

raden Endbereich enden, versteht sich für fachmännisches Verständnis von selbst.

Ziel des Streitpatents ist es, die relativ langen Verlängerungsrohre von Kathetern der

hier einschlägigen Art (vgl. die Darstellung der Vorbenutzung in Anlage NK 7), die

ohne eine Krümmung so aus dem Körper des Patienten gerade hervorstehen, dass

sie bei Bewegungen des Patienten, insbesondere beim An- oder Ablegen von Klei-

dung und ähnlichen Bewegungsabläufen den Punktationsort belasten und sogar zu

einem Herausziehen des Katheters aus der Vene führen können, mittels einer

Krümmung zu sichern und dadurch ein weites Abstehen der Verlängerungsrohre vom

Körper des Patienten - insbesondere am Hals des Patienten - zu vermeiden. Dass

die patentgemäßen Verlängerungsrohre auf der Seite der Blutbehandlungseinheit

nicht mit der Krümmung enden, sondern sich über einen sich an sie anschließenden

geraden Endbereich einer gewissen Länge erstrecken, versteht sich für den Fach-

mann zudem deshalb von selbst, weil in dem sich an die Krümmung anschließenden

Bereich der Verlängerungsrohre Klemmen und Luerverbindungen vorgesehen wer-

den müssen, mit denen der Katheteraufbau an die Blutbehandlungseinheit ange-

schlossen und von dieser wieder getrennt werden kann. Auch die Aufnahme dieses

zusätzlichen Merkmals in die Fassungen des verteidigten Patentanspruchs 1 nach

den Hilfsanträgen 2 und 4 rechtfertigt daher keine abweichende Bewertung des pa-

tentierten Gegenstandes.

VI. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG, § 97 ZPO.

Scharen

Keukenschrijver

Lemke

Asendorf

Berger

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.01.2005 - 4 Ni 30/03 (EU) -