Europäischer Gerichtshof Schlussanträge des Generalanwalts vom 27.01.2000 – C-425/98

Schlußanträge des Generalanwalts

Francis G. Jacobs

vom 27. Januar 2000

1 Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Markenrichtlinie schützt Inhaber von Marken gegen die Eintragung einer identischen oder ähnlichen Marke für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen, wenn für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. In der Rechtssache SABEL wurde dem Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob die Gefahr einer Verwechslung bestehe, wenn der Verkehr möglicherweise eine gedankliche Verbindung zwischen zwei Marken herstelle, obwohl die Marken nicht identisch seien. Der Gerichtshof stellte fest, aus dem Wortlaut des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b ergebe sich, daß das Konzept der Gefahr einer gedanklichen Verbindung keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr darstelle, sondern dessen Umfang genauer bestimmen solle. Der Wortlaut der Bestimmung schließe ihre Anwendung aus, wenn für das Publikum keine Verwechslungsgefahr bestehe. Für diese Auslegung spreche auch die zehnte Begründungserwägung der Richtlinie, nach der die Verwechslungsgefahr... die spezifische Voraussetzung für den Schutz darstellt].

2 Der vorliegende Fall betrifft Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie, der mit im wesentlichen gleichen Worten Inhaber von Marken gegen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen durch andere schützt, wenn für das Publikum die Gefahr der Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Der Hoge Raad der Niederlande hat dem Gerichtshof die folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen, daß für den Fall,

a) daß eine Marke entweder von Haus aus oder kraft Verkehrsgeltung eine besondere Unterscheidungskraft besitzt und

b) ein Dritter ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen wie die, für die die Marke eingetragen ist, ein Zeichen benutzt, das so weit mit der Marke übereinstimmt, daß dadurch die Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung mit der Marke besteht, der Markeninhaber aufgrund seines Ausschließlichkeitsrechts diesem Dritten die Benutzung des Zeichens untersagen kann, wenn aufgrund der Unterscheidungskraft der Marke nicht ausgeschlossen ist, daß diese gedankliche Verbindung zu einer Verwechslung führen kann?

Die Markenrichtlinie

3 Die Markenrichtlinie wurde gemäß Artikel 100a EG-Vertrag (jetzt Artikel 95 EG) erlassen. Ihr Ziel bestand nicht in der vollständigen Angleichung der Markenrechte der Mitgliedstaaten, sondern lediglich in der Angleichung ... [der]jenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften ..., die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken.

4 Die neunte und die zehnte Begründungserwägung der Richtlinie lauten, soweit hier relevant, folgendermaßen:

Zur Erleichterung des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs ist es von wesentlicher Bedeutung, zu erreichen, daß die eingetragenen Marken in Zukunft im Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz genießen. Hiervon bleibt jedoch die Möglichkeit der Mitgliedstaaten unberührt, bekannten Marken einen weitergehenden Schutz zu gewähren.

... Es ist unbedingt erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Verwechslungsgefahr stellt die spezifische Voraussetzung für den Schutz dar; ob sie vorliegt, hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Bestimmungen über die Art und Weise der Feststellung der Verwechslungsgefahr, insbesondere über die Beweislast, sind Sache nationaler Verfahrensregeln, die von der Richtlinie nicht berührt werden.

5 Nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie ist eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

6 Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b ist der Inhaber einer Marke berechtigt, Dritten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

7 Es ist klar und steht zwischen den Parteien, die Erklärungen abgegeben haben, außer Streit, daß die Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b und 5 Absatz 1 Buchstabe b in derselben Weise auszulegen sind.

8 Ich möchte an dieser Stelle auf einen Unterschied zwischen den verschiedenen Sprachfassungen der Richtlinie hinweisen. Außer der englischen verwenden fast alle anderen Fassungen den Begriff Risiko oder Gefahr einer Verwechslung oder gedanklichen Verbindung und nicht — wie der englische Text — likelihood, also Wahrscheinlichkeit. Im Niederländischen werden indessen in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Begriff der Möglichkeit einer Verwechslung und einer gedanklichen Verbindung und in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Begriff der Möglichkeit einer Verwechslung und des Risikos einer gedanklichen Verbindung verwendet, obwohl die zehnte Begründungserwägung der Präambel sich auf das Risiko oder die Gefahr einer Verwechslung bezieht. Aus Gründen, die ich später noch erläutern werde, halte ich diese terminologischen Unterschiede für nicht relevant.

9 Nach Artikel 5 Absatz 2 können die Mitgliedstaaten ferner bestimmen, daß es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Das nationale Recht

10 Nach dem Einheitlichen Benelux-Markengesetz (im folgenden: Markengesetz), wie es vor Umsetzung der Richtlinie galt, konnte der Inhaber einer Marke die Benutzung einer Marke, die mit seiner eingetragenen Marke identisch oder dieser ähnlich war, für identische oder ähnliche Waren verbieten. Es genügte also die bloße Ähnlichkeit der Marken; im Gegensatz zum Rechtsstandpunkt anderer Mitgliedstaaten verlangte das Markengesetz keine Verwechslungsgefahr. Es bezog sich auch nicht ausdrücklich auf die Wahrscheinlichkeit oder Gefahr einer gedanklichen Verbindung. Dieser Begriff wurde erst vom Benelux-Gerichtshof im Fall Union/Union Soleure im Jahr 1983 eingeführt und später im Markengesetz nach seiner Änderung im Hinblick auf die Umsetzung der Richtlinie aufgenommen: Nach Artikel 13A Absatz 1 Buchstabe b des Markengesetzes in der geänderten Fassung berechtigt das ausschließliche Recht aus einer Marke den Inhaber, jede kommerzielle Nutzung der Marke oder eines ähnlichen Zeichens für Waren, für die die Marke eingetragen ist, oder ähnliche Waren zu verbieten, sofern beim Publikum die Gefahr einer gedanklichen Verbindung zwischen dem Zeichen und der Marke besteht.

Der Sachverhalt und das Ausgangsverfahren

11 Die Adidas AG ist in den Benelux-Ländern die Inhaberin einer Marke, die aus einem Logo mit drei Streifen besteht. Die Marke ist allgemein als Zeichen von Adidas bekannt; die drei Streifen werden nicht als rein dekorativ wahrgenommen. Adidas Benelux ist der ausschließliche Lizenznehmer der Adidas AG für die Benelux-Länder. Beide Gesellschaften zusammen werden im folgenden als Adidas bezeichnet.

12 Marca vertreibt eine Sportkleidungskollektion; einige Kleidungsstükke dieser Kollektion weisen an der Seite zwei parallele Längsstreifen auf. Marca vertreibt ferner ein weiß-orangefarbenes T-Shirt mit drei schwarzen Längsstreifen, die parallel über die gesamte Länge des vorderen Teils des Kleidungsstücks verlaufen und von einem Medaillon durchbrochen werden, das eine Katze zeigt und die Aufschrift TIM trägt.

13 Im Juli 1996 erwirkte Adidas, die der Auffassung war, daß Marca ihre Drei-Streifen-Bildmarke verletzt habe, eine einstweilige Verfügung des Präsidenten der Rechtbank Breda, die es Marca untersagte, ein Zeichen aus dem Drei- oder Zwei-Streifen-Motiv oder ein anderes mit der Bildmarke von Adidas übereinstimmendes Zeichen in bezug auf sieben Kleidungsstücke sowie die T-Shirts mit der Aufschrift TIM in den Benelux-Ländern zu verwenden. Adidas stützte ihren Antrag auf Artikel 13A Absatz 1 des Markengesetzes.

14 Im April 1997 hat der Gerechtshof Herzogenbusch diese Entscheidung bestätigt. Nach dem Vorlagebeschluß war der Gerechtshof der Auffassung, daß (1) der Gesamteindruck der fraglichen Kleidungsstücke so beschaffen sei, daß bei den beteiligten Verkehrskreisen tatsächlich die Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung zwischen dem Zwei-Streifen-Motiv von Marca und dem Drei-Streifen-Motiv von Adidas bestehe; (2) bestehe bezüglich der T-Shirts mit der Aufschrift TIM die Möglichkeit, daß die drei Streifen auf den T-Shirts, die für Kinder bis acht Jahre bestimmt waren und im allgemeinen von den Eltern gekauft wurden, von den Eltern mit dem Drei-Streifen-Motif von Adidas in Verbindung gebracht werden könnten; (3) die Bildmarke von Adidas allgemein bekannt sei.

15 Im Mai 1997 legte Marca Kassationsbeschwerde beim Hoge Raad ein. Dort trug sie vor, daß es nach dem Urteil SABEL für eine Markenrechtsverletzung nicht ausreiche, das Bestehen der Wahrscheinlichkeit einer gedanklichen Verbindung zwischen dem Zeichen und der Marke durch die beteiligten Verkehrskreise zu beweisen; vielmehr sei es erforderlich, eine Verwechslungsgefahr für diese Kreise im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie aufzuzeigen.

16 Der Generalanwalt beim Hoge Raad, Generalanwalt Bakels, hielt seine Schlußanträge im September 1998. In den Schlußanträgen geht Bakels auf die Geschichte der Bestimmung des Markengesetzes ein, insbesondere auf den weitreichenden Schutz, der ihr entnommen wurde, sowie auf die Verhandlungen über die einschlägigen Richtlinienbestimmungen und die Überzeugung der Regierungen der Benelux-Länder sowie einiger Rechtsgelehrter und Richter der Benelux-Länder, daß die Bestimmung des Markengesetzes mit der Richtlinie vereinbar sei. Der Generalanwalt ist gleichwohl der Auffassung, daß sich das Recht infolge der Richtlinie geändert habe und daß ein bloßes Risiko einer gedanklichen Verbindung ohne eine Verwechslungsgefahr nicht ausreichend sei. Darüber hinaus betont er, daß diese Auffassung seit dem Urteil SABEL des Gerichtshofes unzweifelhaft zutreffe (welches, wie er bemerkt, erst nach der Entscheidung des Gerechtshofs ergangen ist). Generalanwalt Bakels schließt damit, der Hoge Raad solle zeigen, daß er die Rechtsprechung des Gerichtshofes anwende, auch wenn er eine Rechtsprechung im gegenteiligem Sinne bevorzugt hätte.

17 Der Hoge Raad war offenbar von den Argumenten des Generalanwalts nicht überzeugt. In seinem Urteil kommt die Auffassung zum Ausdruck, daß es dem Urteil SABEL nicht ohne weiteres folge, daß der Gerechtshof die Entscheidung zugunsten von Adidas rechtsfehlerhaft bestätigt habe. Im Urteil SABEL habe der Gerichtshof festgestellt, daß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b nicht anwendbar sei, wenn für das Publikum keine Verwechslungsgefahr besteh(e), woraus der Hoge Raad schließt, daß ein bloßes Risiko gedanklicher Verbindung nicht ausreichend sei, ein Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b zu rechtfertigen, wenn eine Verwechslungsgefahr für den Verkehr ausgeschlossen sei. Demgegenüber ist der Hoge Raad der Ansicht, daß es gute Gründe dafür gibt, eine Gefahr gedanklicher Verbindung als ausreichend für ein gerichtliches Verbot anzusehen, wenn eine Verwechslungsgefahr aufgrund anderer Faktoren nicht auszuschließen sei. Das Urteil SABEL scheine dies für den Fall zu bestätigen, in dem die ältere Marke entweder von Hause aus oder kraft Verkehrsgeltung besondere Unterscheidungskraft habe. So ergebe sich aus Randnummer 24 dieses Urteils, daß unter solchen Umständen das Bestehen der Gefahr einer gedanklichen Verbindung ausreichend sei, da die Möglichkeit, daß die gedankliche Verbindung aufgrund einer semantischen oder sonstigen Ähnlichheit eine Verwechslung bewirken könne, nicht auszuschließen sei.

18 Des weiteren meint der Hoge Raad, daß die Auslegung des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie in bezug auf bekannte Marken, für die diese Interpretation des Urteils SABEL spreche, dem Kompromiß gerecht werde, welcher in der Einbeziehung der Formulierung die die Gefahr einschließt, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird zum Ausdruck komme, und Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b mit dem fakultativen Schutz dieser Marken nach Artikel 5 Absatz 2 gegen die Benutzung eines Zeichens in bezug auf Waren oder Dienstleistungen, die denen, für die die Marke eingetragen sei, nicht ähnlich seien, in Einklang bringe: Eine solche Auslegung des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b schütze bekannte Marken gegen eine Benutzung von Zeichen in bezug auf identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen, die die Unterscheidungskraft dieser Marken in rechtswidriger Weise ausnutze oder davon ablenke.

19 Der Hoge Raad kommt zu dem Ergebnis, daß nach seiner Auslegung des Urteils SABEL, kein Grund bestehe, das Urteil des Gerechtshof nicht aufzuheben. Denn neben der Feststellung, daß die konkrete Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung des Zeichens von Marca mit der Adidas-Marke bestehe, habe der Gerechtshof festgestellt, daß diese Marke allgemein bekannt sei. Aufgrund dieser Feststellung sei nicht auszuschließen, daß die vom Gerechtshof festgestellte sehr konkrete Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung eine Verwechslungsgefahr bewirken könne. Folglich könnten auf der Grundlage der vorgeschlagenen Auslegung des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b die Tatsachenfeststellungen eine einstweilige Verfügung entsprechend dem Antrag von Adidas rechtfertigen.

20 Der Hoge Raad legte dem Gerichtshof daher die oben in Nummer 2 wiedergegebene Frage zur Vorabentscheidung vor.

21 Schriftliche Erklärungen haben Marca Mode, Adidas, die Niederlande und das Vereinigte Königreich sowie die Kommission abgegeben. Marca Mode, Adidas und die Kommission haben in der mündlichen Verhandlung Erklärungen abgegeben.

Erörterung

22 Meiner Ansicht nach ist die vom Hoge Raad vorgeschlagene Auslegung des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b mit dem System und dem Wortlaut der Richtlinie in ihrer Auslegung durch den Gerichtshof nicht vereinbar. Bevor ich mich der spezifischen Vorlagefrage zuwende, ob es Gründe für eine Erstreckung des Anwendungsbereichs des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b gibt, wenn die ältere Marke von Hause aus oder kraft Verkehrsgeltung besondere Kennzeichnungskraft hat, als solche oder aufgrund ihres Rufes, möchte ich die allgemeine Frage untersuchen, ob es Gründe gibt, Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b anzuwenden, wenn die Gefahr einer gedanklichen Verbindung besteht und die Möglichkeit einer Verwechslung zwar nicht festgestellt ist, aber auch nicht ausgeschlossen werden kann. Abschließend werde ich mich kurz einem von Adidas angesprochenen Punkt zum Anwendungsbereich des Artikels 5 Absatz 2 zuwenden. Da ich aber meine, daß die Frage des nationalen Gerichts im vorliegenden Fall im wesentlichen durch die Ausführungen des Gerichtshofes im Urteil SABEL und in der späteren Rechtssache Canon beantwortet wird, in welchem der Gerichtshof das Verhältnis zwischen der Unterscheidungskraft der zu schützenden Marke und der Verwechslungsgefahr zu klären hatte, möchte ich zunächst die einschlägigen Randnummern der Urteile in diesen beiden Fällen im Wortlaut wiedergeben.

Die Rechtsprechung des Gerichtshofes

23 In der Rechtssache SABEL wurde dem Gerichtshof die Frage gestellt, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b vorliege, wenn der Verkehr lediglich eine gedankliche Verbindung zwischen einem Zeichen und einer Marke, die eine ähnliche Vorstellung vermittelt, hergestellt hat — in jenem Fall zwischen bildlichen Darstellungen eines springenden Puma und eines springenden Gepards, obgleich die beiden nicht miteinander verwechselt wurden. Nach dem vor Erlaß der Richtlinie geltenden deutschen Recht wäre eine derartige gedankliche Verbindung für den Ausschluß einer Eintragung des Zeichens nicht ausreichend gewesen; dieses setzte eine Verwechslungsgefahr im engen Sinne voraus. Die Frage ging dahin, ob die Richtlinie den Schutz entsprechend dem vor Erlaß der Richtlinie geltenden Benelux-Recht erweitert hatte, nach dem bereits eine bloße gedankliche Verbindung genügte. Der Gerichtshof stellte dazu folgendes fest:

14 Die belgische, die luxemburgische und die niederländische Regierung machen geltend, daß der Begriff der Gefahr der gedanklichen Verbindung auf ihr Betreiben in die vorgenannten Bestimmungen der Richtlinie aufgenommen worden sei, damit diese genauso ausgelegt werden könnten wie Artikel 13 A des Einheitlichen Beneluxgesetzes über die Warenzeichen, in dem zur Abgrenzung des Umfangs des ausschließlichen Rechts aus der Marke nicht der Begriff der Verwechslungsgefahr, sondern der Begriff der Ähnlichkeit zwischen den Marken verwendet werde.

15 Sie verweisen auf ein Urteil des Benelux-Gerichtshofes, wonach eine Ähnlichkeit zwischen einer Marke und einem Zeichen vorliege, wenn — unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Falles und insbesondere der Unterscheidungskraft der Marke — Marke und Zeichen, jeweils insgesamt und in ihrer wechselseitigen Beziehung betrachtet, einander im Klang, im Bild oder in der Bedeutung so sehr glichen, daß bereits hierdurch die Möglichkeit bestehe, daß in einer Person, die mit dem Zeichen konfrontiert werde, gedankliche Verbindungen zwischen dem Zeichen und der Marke hervorgerufen würden (Urteil vom 20. Mai 1983, Jullien/Verschuere, A 82/5, Jur. 1983, Teil 4, S. 36). Diese Rechtsprechung beruhe auf dem Gedanken, daß der Verkehr einen Zusammenhang zwischen Zeichen und Marke herstelle, wenn ein Zeichen geeignet sei, gedankliche Verbindungen zu einer Marke hervorzurufen. Ein solcher Zusammenhang könne der älteren Marke nicht nur dann schaden, wenn dadurch die Annahme begründet werden könne, daß die Waren gleicher oder ähnlicher Herkunft seien, sondern auch dann, wenn keine Gefahr der Verwechslung von Zeichen und Marke bestehe. Gedankliche Verbindungen zwischen einem Zeichen und einer Marke könnten nämlich, da die Wahrnehmung des Zeichens häufig unbewußt an die Marke erinnere, den an die ältere Marke geknüpften Goodwill auf das Zeichen übertragen und das mit dieser Marke verbundene Image verwässern.

16 Nach Ansicht der genannten Regierungen umfaßt die Gefahr der gedanklichen Verbindung daher drei Fallgestaltungen, und zwar erstens den Fall, daß das Publikum das Zeichen und die betreffende Marke verwechsle (unmittelbare Verwechslungsgefahr), zweitens den Fall, daß das Publikum einen Zusammenhang zwischen dem Inhaber des Zeichens und dem Inhaber der Marke herstelle und sie miteinander verwechsle (mittelbare Verwechslungsgefahr oder Gefahr der gedanklichen Verbindung), und drittens den Fall, daß das Publikum einen Zusammenhang zwischen dem Zeichen und der Marke sehe, da die Wahrnehmung des Zeichens die Erinnerung an die Marke wecke, obwohl beide nicht verwechselt würden (Gefahr der gedanklichen Verbindung im eigentlichen Sinne).

17 Daher ist zu entscheiden, ob — wie die genannten Regierungen vortragen — Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Anwendung finden kann, wenn keine unmittelbare oder mittelbare Verwechslungsgefahr, sondern lediglich eine Gefahr der gedanklichen Verbindung im eigentlichen Sinne besteht. Sowohl die Regierung des Vereinigten Königreiches als auch die Kommission wenden sich gegen eine solche Auslegung.

18 Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie ist nur dann anwendbar, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit sowohl der Marken als auch der erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Aus diesem Wortlaut ergibt sich, daß der Begriff der Gefahr der gedanklichen Verbindung keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr darstellt, sondern dessen Umfang genauer bestimmen soll. Bereits nach ihrem Wortlaut ist diese Bestimmung daher nicht anwendbar, wenn für das Publikum keine Verwechslungsgefahr besteht.

19 Für diese Auslegung spricht auch die zehnte Begründungserwägung der Richtlinie, aus der hervorgeht, daß die Verwechslungsgefahr... die spezifische Voraussetzung für den Schutz darstellt].

...

22 Wie bereits in Randnummer 18 festgestellt, ist Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b nicht anwendbar, wenn für den Verkehr keine Verwechslungsgefahr besteht. Insoweit geht aus der zehnten Begründungserwägung hervor, daß das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr von einer Vielzahl von Umständen ab[hängt], insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist also unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.

23 Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Aus dem Wortlaut des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie, wonach für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, geht nämlich hervor, daß es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf ankommt, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Art von Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt die Marke aber normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten.

24 Die Verwechslungsgefahr ist um so größer, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt. Daher kann bei einer Ähnlichkeit in der Bedeutung, die sich daraus ergibt, daß bei zwei Marken Bilder benutzt werden, die in ihrem Sinngehalt übereinstimmen, eine Verwechslungsgefahr dann bestehen, wenn der älteren Marke entweder von Hause aus oder kraft Verkehrsgeltung eine besondere Kennzeichungskraft zukommt.

25 Unter Umständen, wie sie im Ausgangsfall vorliegen, in dem die ältere Marke keine besondere Verkehrsgeltung hat und aus einem Bild besteht, das wenig verfremdende Phantasie aufweist, reicht die bloße Ähnlichkeit in der Bedeutung nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

26 Daher ist auf die zur Vorabentscheidung vorgelegte Frage zu antworten, daß die rein assoziative gedankliche Verbindung, die der Verkehr über die Übereinstimmung des Sinngehalts zweier Marken zwischen diesen herstellen könnte, für sich genommen keine Gefahr von Verwechslungen ..., die die Gefahr einschließt, daß die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie begründet.

24 In der Rechtssache Canon hatte die Gesellschaft MGM beantragt, die Marke CANNON für bestimmte Waren einschließlich Videofilmcassetten einzutragen. Canon widersprach dem Antrag mit der Begründung, daß dies eine Verletzung ihrer eigenen, bereits für bestimmte Waren einschließlich Fernsehfilmaufnahme- und Aufzeichnungsgeräten eingetragenen und bekannten Marke (worin ein Unterschied zu der Marke von Puma liegt, die nach Sicht des nationalen Gerichts als weder von Haus aus noch kraft Verkehrsgeltung besondere Kennzeichungskraft hatte) darstellen würde. Dem Gerichtshof wurde die Frage vorgelegt, ob bei zutreffender Auslegung des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie die besondere Kennzeichnungskraft der älteren Marke und insbesondere ihre Verkehrsgeltung bei der Entscheidung darüber zu berücksichtigen seien, ob die Ähnlichkeit zwischen den von den beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ausreiche.

25 Der Gerichtshof gab zunächst die zehnte Begründungserwägung der Richtlinie wieder und führte dann weiter aus:

16 Zweitens ist festzustellen, daß eine Verwechslungsgefahr für das Publikum, wie sie Voraussetzung für die Anwendung des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie ist, nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist (Urteil vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, SABEL, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 22).

17 Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt. Die Wechselbeziehung zwischen diesen Faktoren kommt ausdrücklich in der zehnten Begründungserwägung der Richtlinie zum Ausdruck, wonach es unbedingt erforderlich ist, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen, deren Beurteilung ihrerseits insbesondere vom Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt und dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen abhängt.

18 Außerdem geht aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs hervor, daß die Verwechslungsgefahr um so größer ist, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt (Urteil SABEL, Randnummer 24). Da der Schutz einer... Marke nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr abhängt, genießen somit Marken, die, von Hause aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz als die Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist.

Verwechslungsgefahr

26 Ich wende mich jetzt der Frage zu, ob Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b anwendbar ist, wenn die Gefahr einer gedanklichen Verbindung besteht und die Möglichkeit einer Verwechslung nicht auszuschließen ist. Eine derartige Auslegung dieser Bestimmung ist meiner Auffassung nach aus folgenden Gründen unhaltbar.

27 Zunächst schließen die Formulierung der Bestimmung und die vom Gerichtshof bei ihrer Auslegung verwendeten Formulierungen eine derartige Auslegung aus. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b ist anwendbar, wenn die Gefahr einer Verwechslung besteht. Nach der zehnten Begründungserwägung der Richtlinie stellt die Verwechslungsgefahr die spezifische Voraussetzung für den Schutz der Marke unter den Umständen dar, die sodann in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b genannt sind. Wie der Gerichtshof im Urteil SABEL feststellte, reicht die bloße gedankliche Verbindung nicht für die Annahme einer Verwechslungsgefahr aus. Im Urteil Canon stellte der Gerichtshof ausdrücklich fest, daß der Schutz einer... Marke nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie von dem Vorliegen einer Verwechslungsgefahr abhängt. Es wäre falsch, die ausdrückliche Formulierung der Bestimmung bei der Auslegung aus den Augen zu verlieren, und es wäre ein merkwürdiger Sprachgebrauch, wenn das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bereits dann angenommen würde, wenn die Möglichkeit einer Verwechslung nicht auszuschließen ist.

28 Hinzu kommt, daß die zehnte Begründungserwägung mit den Worten schließt, daß Bestimmungen über die Art und Weise der Feststellung der Verwechslungsgefahr, insbesondere über die Beweislast, Sache nationaler Verfahrensregeln [sind], die von der Richtlinie nicht berührt werden, was die Notwendigkeit der Feststellung einer Verwechslungsgefahr bestätigt.

29 Sichtlich überzeugt diese Argumentation insbesondere nach der englischen Fassung der Richtlinie, da die anderen Sprachfassungen des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b von einer Gefahr, einem Risiko oder einer Möglichkeit sprechen und nicht von likelihood, also Wahrscheinlichkeit. Aus Gründen, denen ich noch nachgehen werde, meine ich aber, daß die Unterschiede der Sprachfassungen des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b die Auslegung der fraglichen Tatbestandsvoraussetzung nicht beeinflussen.

30 Viel mehr ins Gewicht fällt indessen, daß die vom Hoge Raad vorgeschlagene Prüfung meiner Meinung nach nicht mit dem Maßstab des durchschnittlichen Verbrauchers vereinbar ist. Diesen Maßstab hat der Gerichtshof entwickelt; er ist der für die Entscheidung über die Anwendbarkeit des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b erforderlichen umfassenden Beurteilung zugrunde zu legen, mit der zu ermitteln ist, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofes ergibt sich, daß der durchschnittliche Verbraucher insoweit als durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig anzusehen ist. Wie Marca Mode vorträgt, ist es nicht mehr entscheidend, daß wenige besonders unaufmerksame Verbraucher möglicherweise einer Verwechslung erliegen könnten. Das Gemeinschaftsrecht stellt glücklicherweise nicht mehr auf den Verbraucher ab, der die Marke LUCKY WHIP mit der Marke Schöller-Nucki verwechselt.

31 Der Hoge Raad fordert den Gerichtshof, worauf die niederländische Regierung hinweist, letztlich zu einer Umkehrung der Formulierung der Richtlinienbestimmung auf: Verwechslung ..., die die Gefahr einer gedanklichen Verbindung einschließt, bedeutet seiner Auffassung nach gedankliche Verbindung, die die Gefahr einer Verwechslung einschließt. Der Gerichtshof hat sich mit dieser Auffassung bereits im Urteil SABEL auseinandergesetzt und sie ausdrücklich zurückgewiesen.

32 Die oben genannten Gründe sind spezielle, aus der Rechtsprechung und der Richtlinie abgeleitete Gründe, die meiner Ansicht nach ganz klar gegen die vom Hoge Raad vorgeschlagene Auslegung sprechen. Auch grundsätzlich betrachtet gibt es eine Reihe von Gründen, die eine weite Auslegung des Begriffes der Verwechslungsgefahr als nicht wünschenswert erscheinen lassen.

33 So ist zunächst, wie auch Marca Mode hervorhebt, eine weite Auslegung des Begriffes der Verwechslung ein Hemmnis für das Funktionieren des Binnenmarkts. Eine Richtlinie wie die Markenrichtlinie, die gemäß Artikel 100a EG-Vertrag erlassen wurde, bezweckt die Erreichung der in Artikel 7a (jetzt nach Änderung Artikel 14 EG) genannten Ziele, insbesondere des freien Verkehrs von Waren und Dienstleistungen im Binnenmarkt. Diese Ziele sprechen gegen eine weite Auslegung der Verwechslungsgefahr, die zu nicht zu rechtfertigenden Beschränkungen des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs führen würde.

34 Eine Verwechslungsgefahr als Voraussetzung des Schutzes einer Marke war natürlich keine neue, durch die Richtlinie eingeführte Tatbestandsvoraussetzung: Sie gab die ständige Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Bedeutung der Rechte von Markeninhabern im Licht der Artikel 30 und 36 EG-Vertrag (jetzt nach Änderung Artikel 28 und 30 EG) wieder. In einer ständigen Rechtsprechung, in der der Gerichtshof die Konturen des gemeinschaftsrechtlichen Markenrechts entwarf, entwikkelte er auch das Fundamentalprinzip, daß der spezifische Zweck eines Warenzeichens insbesondere darin besteht, daß seinem Inhaber das ausschließliche Recht verliehen wird, das Warenzeichen beim erstmaligen Inverkehrbringen eines Erzeugnisses zu benutzen, und daß es dadurch vor Konkurrenten geschützt wird, die die Stellung und den Ruf des Warenzeichens durch den Vertrieb widerrechtlich mit diesem Zeichen versehener Erzeugnisse zu mißbrauchen suchen. Für die Bestimmung der genauen Reichweite dieses Rechts ist die Hauptfunktion des Warenzeichens zu berücksichtigen, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, dieses Erzeugnis ohne Verwechslungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden. Eine Erweiterung des Schutzes aus Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie durch eine erweiternde Auslegung, wie sie der Hoge Raad vorschlägt, würde daher den Markeninhabern weiterreichenden Schutz einräumen, als es der Gerichtshof im Rahmen der Ausnahme vom Grundsatz des freien Warenverkehrs des Artikels 36 EG-Vertrag für angemessen hielt.

35 Ferner würde eine weite Auslegung des Begriffes der Verwechslungsgefahr die effektive Anwendung der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke nachhaltig beeinträchtigen. Diese Verordnung, die die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke regelt, enthält Bestimmungen über die Verwechslungsgefahr bei Marken, die mit denen der Richtlinie praktisch identisch sind. Es ist offensichtlich angebracht, die Bestimmungen der Richtlinie in derselben Weise auszulegen wie entsprechende Bestimmungen der Verordnung. Eine Gemeinschaftsmarke kann nur für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft eingetragen werden; daher genügt bereits ein Konflikt mit einer einzigen Marke in einem der Mitgliedstaaten für die Ablehnung der Eintragung der Marke als Gemeinschaftsmarke. Einem Antrag auf Eintragung einer Marke kann das Bestehen einer Gemeinschaftsmarke, das Bestehen einer eingetragenen Marke in einem Mitgliedstaat oder unter bestimmten Umständen auch das Bestehen eines nicht eingetragenen, aber in einem Mitgliedstaat anerkannten Rechts entgegengehalten werden. Ein zu weitreichender Schutz von Marken auf der Grundlage des Risikos einer gedanklichen Verbindung mit anderen Marken würde es daher für viele Marken außerordentlich schwierig machen, auf Gemeinschaftsebene die Eintragungsvoraussetzungen zu erfüllen. Wenn das gemeinschaftsrechtliche System der Marken effektiv funktionieren soll und wenn Eintragungsanträge nicht mit Einspruchsverfahren überschüttet werden sollen, dann müssen Marken bei Nichtvorliegen einer echten und ordnungsgemäß substantiierten Verwechslungsgefahr eintragungsfähig sein.

36 Darüber hinaus bieten völkerrechtliche Abkommen, deren Vertragsparteien die Gemeinschaft und/oder die Mitgliedstaaten sind, keinen Anhaltspunkt für die Annahme, daß der Schutz von Markenzeichen auf eine reine gedankliche Verbindung gestützt werden könnte. Auch wenn die letzte Begründungserwägung der Richtlinie betont, daß ihre Bestimmungen sich mit denen der ... Pariser Verbandsübereinkunft in vollständiger Übereinstimmung befinden müssen, nimmt diese Übereinkunft ausdrücklich nur auf die Verwechslungsgefahr Bezug. Auch das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums (TRIPS) gewährt den Schutz von Marken gegenüber einer Benutzung von Zeichen, die die Gefahr von Verwechslungen nach sich ziehen würde.

37 Schließlich möchte ich noch einen Unterschied in der Nachdrücklichkeit der Formulierung in den verschiedenen Sprachfassungen der Richtlinie anmerken. Während die englische Fassung von der Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung und gedanklichen Verbindung spricht, wird in allen anderen Sprachfassungen außer der niederländischen der Begriff des Risikos oder der Gefahr verwendet. Die niederländische Fassung, die anders als die anderen Fassungen aufgebaut ist, spricht von Umständen, unter denen eine Verwechslung entstehen kann, einschließlich der Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) oder unter denen eine Verwechslung entstehen kann, einschließlich des Risikos einer gedanklichen Verbindung (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) (obwohl die zehnte Begründungserwägung der Präambel der Richtlinie an zwei Stellen von Verwechslungsgefahr spricht). Aus diesem Grunde wird in der niederländischen Übersetzung in den Randnummern 18 und 22 des Urteils SABEL der Begriff der Möglichkeit verwendet und nicht der der Wahrscheinlichkeit, des Risikos oder der Gefahr. Verständlicherweise verwenden auch der Vorlagebeschluß und die zur Vorabentscheidung vorgelegte Frage diese Terminologie. Im Kontext des Systems und der Ziele der Richtlinie bin ich jedoch, wie oben ausgeführt, der Ansicht, daß der unterschiedlichen Terminologie in der niederländischen Fassung der Richtlinie oder des Urteils SABEL keine Bedeutung zukommt.

Marken mit besonderer Kennzeichnungskraft

38 Ich folgere daraus, daß grundsätzlich Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b nicht anwendbar ist, wenn die Gefahr einer gedanklichen Verbindung besteht und die Möglichkeit einer Verwechslung nicht festgestellt, aber auch nicht auszuschließen ist. Der Hoge Raad aber meint, daß der Wortlaut der Randnummer 24 des Urteils SABEL es nahelege, eine Verwechslungsgefahr aufgrund der Gefahr gedanklicher Verbindung dann zu vermuten, wenn die ältere Marke von Haus aus oder kraft Verkehrsgeltung besondere Unterscheidungskraft hat.

39 Marca Mode, die Niederlande und das Vereinigte Königreich sowie die Kommission vertreten alle die Auffassung, daß diese Frage verneinend zu beantworten sei. Marca Mode bezieht sich auf die Rechtsprechung des Gerichtshofes, die Entstehungsgeschichte und das System der Richtlinie sowie den spezifischen Gegenstand der Marke. Die niederländische Regierung meint, daß die Frage aufgrund der Entscheidung in der Rechtssache SABEL, des Wortlauts der Richtlinie und der Funktion von Marken zu beantworten sei. Die Kommission und die Regierung des Vereinigten Königreiches beziehen sich auf die Urteile SABEL und Canon.

40 Der Gerichtshof hat in Randnummer 24 des Urteils SABEL festgestellt, daß die Verwechslungsgefahr um so größer [ist], je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt. Der Kontext zeigt, daß sich dieser Schluß aus dem Erfordernis einer umfassenden Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr, bei der alle nach der Lage des Falles bedeutsamen Umstände einzubeziehen sind, sowie aus der Tatsache ergibt, daß die umfassende Beurteilung aufgrund des Gesamteindrucks der Marken erfolgen muß, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind.

41 Selbst wenn Zweifel darüber möglich wären, was der Gerichtshof im Urteil SABEL genau gemeint hat, so sind diese doch durch die Urteile Canon und Lloyd unmißverständlich aus der Welt geschafft worden. In diesen Rechtssachen war der Gerichtshof ersucht worden festzustellen, welche Bedeutung bei der Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr der Tatsache zukomme, daß die ältere Marke eine besondere Kennzeichnungskraft hat. Aus den Urteilen ergibt sich eindeutig, daß die Unterscheidungskraft der älteren Marke und insbesondere ihre Verkehrsgeltung bei der Entscheidung darüber zu berücksichtigen sind, ob die Ähnlichkeit zwischen den von den beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für eine Verwechslungsgefahr ausreichend ist, und daß daher die Verwechslungsgefahr um so größer ist, je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen sind und je unterscheidungskräftiger die ältere Marke ist. Diese beiden Anforderungen ergeben sich, wie der Gerichtshof erklärte (und es auch schon vorher im Urteil SABEL erklärt hatte), klar aus dem Wortlaut der zehnten Begründungserwägung, nach der die Prüfung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr von einer Vielzahl von Umständen ab[hängt], insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen.

42 Folglich ist, wie dies von Marca Mode, den Regierungen des Vereinigten Königreiches und der Niederlande sowie der Kommission vorgetragen wird, das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im wesentlichen eine Tatsachenfrage. In diesem Zusammenhang wird die Tatsache, daß die ältere Marke unterscheidungskräftig ist, oftmals für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr erheblich sein. Eine Verwechslungsgefahr muß aber für die Anwendung des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b positiv vorliegen. Dazu ist zu sagen, wie Marca Mode und die Kommission dies auch vortragen, daß dem Urteil Canon, in dem es um eine kraft Verkehrsgeltung unterscheidungskräftige Marke ging, eindeutig die Annahme zugrunde liegt, daß auch im Falle einer unterscheidungskräftigen Marke eine Verwechslungsgefahr substantiiert werden müsse. Ferner ist anzumerken, daß das Urteil in der Rechtssache Canon bereits vor dem Vorlagebeschluß im vorliegenden Fall ergangen ist.

43 Der Gerichtshof führte in Randnummer 24 des Urteils SABEL im Anschluß an seine Feststellung, die Verwechslungsgefahr sei um so größer, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstelle, aus, daher könne bei einer Ähnlichkeit in der Bedeutung, die sich daraus ergebe, daß bei zwei Marken Bilder benutzt würden, die in ihrem Sinngehalt übereinstimmten, eine Verwechslungsgefahr dann bestehen, wenn der älteren Marke von Hause aus oder kraft Verkehrsgeltung eine besondere Kennzeichungskraft zukomme. Da sich aber aus dem oben Ausgeführten ergibt, daß die Feststellung im Einzelfall auf der Grundlage der jeweiligen Tatsachen zu treffen ist, kann aus dieser Rechtsprechung kein allgemeines Prinzip abgeleitet werden. Wahrscheinlich bezog sich der Gerichtshof insoweit auf eine konkrete Situation, wie sie etwa bestehen würde, wenn in bezug auf Schallplatten, Cassetten, CDs oder ähnliche Waren ein Zeichen benutzt würde, das einen kleinen Hund darstellt, der dem Trichter eines Phonographen lauscht. In derartigen Fällen von Marken mit übereinstimmendem Sinngehalt ist es, wie die niederländische Regierung ausgeführt hat, sicherlich leichter, eine Verwechslungsgefahr festzustellen, wenn die ältere Marke besondere Unterscheidungskraft hat, als in einem Fall wie dem in der Rechtssache SABEL, wo die ältere Marke gerade keine besondere Unterscheidungskrart hatte.

44 Der Vorschlag des Hoge Raad, dem sich Adidas angeschlossen hat, eine Verwechslungsgefahr dann anzunehmen, wenn die ältere Marke besondere Kennzeichnungskraft besitzt und die Gefahr einer gedanklichen Verbindung festgestellt worden ist, läuft nicht nur dem Wortlaut des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b und den, wie oben dargelegt, Zielen der Richtlinie zuwider, sondern würde auch den Schutz besonders unterscheidungskräftiger Marken noch weiter ausdehnen. Diese Marken genießen aber aufgrund der Ausführungen des Gerichtshofes in den Urteilen Canon und Lloyd zur Bedeutung der Unterscheidungskraft der älteren Marke bei der Feststellung einer Verwechslungsgefahr bereits nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b größeren Schutz als weniger bekannte Marken. Würde man Marken mit Verkehrsgeltung auch ohne tatsächliche Verwechslungsgefahr noch weiteren Schutz zukommen lassen, liefe dies auf einen Schutz gegen eine Verwässerung der Unterscheidungskraft der Marke hinaus, nämlich auf eine Abschwächung dieser Kraft derart, daß zwischen der Marke und den Waren, für die sie eingetragen und verwendet wird, nicht mehr unmittelbar eine gedankliche Verbindung entsteht. Einen solchen Schutz durch eine rechtsfortbildende Auslegung des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b zu schaffen, würde dem System der Richtlinie widersprechen, nach der ein derartiger weitergehender Schutz, gemäß den Artikeln 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2, wenn überhaupt, nach dem Ermessen der Mitgliedstaaten gewährt wird; hierzu ist auch auf die neunte Begründungserwägung zu verweisen.

45 Artikel 5 Absatz 2 erlaubt den Mitgliedstaaten, weitergehenden Schutz für den Inhaber einer Marke mit Verkehrsgeltung vorzusehen: Dem Inhaber kann gestattet werden, die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, zu verbieten, wenn diese Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Adidas meint, daß für den Fall der Zurückweisung der vom Hoge Raad vorgeschlagenen Auslegung des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie so ausgelegt werden müsse, daß er nicht nur, wie unmittelbar aus dem Wortlaut ersichtlich, auf Fälle anwendbar ist, in denen die Waren oder Dienstleistungen keine Ähnlichkeit aufweisen, sondern auch oder vielmehr erst recht, wenn diese ähnlich seien, da es eine Anomalie darstelle, wenn bekannte Marken gegen Verwässerung geschützt würden, wenn die Waren oder Dienstleistungen nicht ähnlich seien, hingegen nicht, wenn sie sogar ähnlich seien. Sowohl in ihren schriftlichen als auch in ihren mündlichen Äußerungen hat Adidas den Gerichtshof um eine Auslegung des Anwendungsbereichs des Artikels 5 Absatz 2 ersucht, obwohl der Hoge Raad kein entsprechendes Ersuchen formuliert hat.

46 Meiner Meinung nach wäre es schon aus diesem Grunde unangebracht, wenn der Gerichtshof im Rahmen dieser Rechtssache den offenbaren Widerspruch zwischen dem Schutzbereich des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b und des Artikels 5 Absatz 2 klären wollte. Die Frage, ob Artikel 5 Absatz 2, wie sein Wortlaut nahelegt, den Schutz nur in bezug auf nicht ähnliche Waren bezweckt oder ob er weiter auszulegen ist, war und ist im Schrifttum lebhaft umstritten. Ganz sicher handelt es sich um eine Frage, die zu gegebener Zeit vom Gerichtshof zu beantworten sein wird. Im vorliegenden Fall indessen ist diese Frage nicht umfassend in die beim Gerichtshof eingereichten Erklärungen einbezogen worden, da das nationale Gericht keine Frage zu Artikel 5 Absatz 2 gestellt hat. Lediglich Adidas macht zu diesem Punkt umfassende Ausführungen. Marca Mode streift diesen Punkt nur am Ende ihrer schriftlichen Erklärungen insofern, als sie keine Diskrepanz zwischen den unterschiedlichen Schutzbereichen von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 5 Absatz 2 sieht. Das Vereinigte Königreich verweist auf die unterschiedlichen Tatbestandsvoraussetzungen von Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b sowie darauf, daß die letztere Bestimmung nicht für eine bestimmte Gruppe von Marken neu gefaßt werden könnte. Die niederländische Regierung geht auf den fraglichen Punkt überhaupt nicht ein. Die Kommission ist der Ansicht, daß der offenbare Widerspruch zwischen Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 5 Absatz 2 nicht im Rahmen dieser Rechtssache behandelt werden könne. Wenn der Gerichtshof sich also zu Artikel 5 Absatz 2 äußern würde, so würde er dies ohne umfassende Erklärungen der Kommission und der Regierungen tun, die Erklärungen eingereicht haben; er könnte auch etwaige Ausführungen weiterer Mitgliedstaaten, die möglicherweise Erklärungen eingereicht hätten, wenn ihnen bekannt geworden wäre, daß auch die Frage des Schutzbereichs des Artikels 5 Absatz 2 behandelt werden sollte, nicht einbeziehen. Meiner Ansicht nach wäre eine derartige Vorgehensweise des Gerichtshofes nicht angebracht; die zweifellos interessante Frage des Schutzbereichs des Artikels 5 Absatz 2 sollte daher für einen Fall zurückgestellt werden, in dem ein innerstaatliches Gericht ausdrücklich um die Auslegung dieser Bestimmung ersucht.

Schlußanträge

47 Meiner Ansicht nach sollte daher die vom Hoge Raad vorgelegte Frage wie folgt beantwortet werden:

1. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist nur anwendbar, wenn eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen aufgrund von Tatsachen positiv festgestellt ist.

2. Wenn eine Marke eine besondere Unterscheidungskraft besitzt und ein Dritter ohne die Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr mit Waren oder Dienstleistungen, die mit denen, für die die Marke eingetragen ist, identisch oder diesen ähnlich sind, ein Zeichen benutzt, das eine so große Übereinstimmung mit der Marke aufweist, daß die Möglichkeit, die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit einer gedanklichen Verbindung mit der Marke besteht, ist es für die Anwendung des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 nicht ausreichend, daß die Unterscheidungskraft der Marke es lediglich nicht ausschließt, daß aus der Möglichkeit, Gefahr oder Wahrscheinlichkeit einer solchen gedanklichen Verbindung eine Verwechslungsgefahr entsteht.