Landgericht Frankfurt am Main Urteil vom 27.11.2019 – 3-08 O 40/19

Die Beklagte wird verurteilt,

I. unter Vorlage schriftlicher Belege Auskunft zu erteilen,

1. über Ein- und Verkaufspreise sowie die Gestehungskosten von Shisha-Tabak, aufgegliedert nach Packungsgrößen, welcher mit dem Zeichen

(Foto aufgrund Anonymisierung entfernt)

gekennzeichnet ist oder war, wie aus Anlage 1 ersichtlich und wie nachfolgend beispielhaft abgebildet:

(Foto aufgrund Anonymisierung entfernt)

und welcher durch die Beklagte ohne Zustimmung der Klägerin im geschäftlichen Verkehr der Europäischen Union angeboten und/oder in den Verkehr gebracht wurde;

2. Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren gem. Ziff. I 1 sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren;

II. an die Klägerin 1.531,90 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten ab dem 25. September 2018 zu zahlen.

III. Es wird festgestellt, dass die Beklagte der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen hat, welcher dieser durch die in Ziff. I 1 beschriebenen Handlungen der Beklagten entstanden ist oder noch entstehen wird.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 3.500,00 EUR vorläufig vollstreckbar.

Der Streitwert wird auf 12.531,90 EUR festgesetzt.

Die Klägerin ist Herstellerin von elektronischen Zigaretten und E-Liquids, die in elektronischen Zigaretten verdampft werden, vertreibt ihre Produkte in Frankreich und zwölf weiteren europäischen Ländern, unter anderem Deutschland und ist Inhaberin der am 30.12.2015 unter anderem für Raucherartikel (Klasse 34) eingetragenen Gemeinschaftswortmarke ... (Anl. K4).

Die Beklagte vertreibt über ihre Internetseite, ..., Shisha-Zubehör, unter anderem auch von der Streithelferin hergestellten Shisha-Tabak unter der Bezeichnung ..., wie in Bl. 5 der Akte abgebildet. Der Wortbestandteil ... wurde in Kooperation mit dem ... Rapper ... kreiert.

Die Klägerin mahnte die Beklagte mit Schreiben ihres Prozessbevollmächtigten vom 18.9.2018 (Anl. K 8) ab.

Die Klägerin macht aus der am 30.12.2015 eingetragenen Wortmarke Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz und Erstattung der ihr durch die Abmahnung vom 18.9.2018 entstandenen Rechtsanwaltskosten wegen Verwechslungsgefahr geltend.

Die Klägerin trägt vor, dass die Klagemarke in erster Linie von dem Bestandteil ... und das angegriffene Zeichen von dem Bestandteil ... geprägt werden, weil die Bestandteile ... bzw. ... zu vernachlässigen seien, da diese Bestandteile rein beschreibend seien. Die sich gegenüberstehenden Zeichen, ... und ..., seien schriftbildlich, klanglich und begrifflich ähnlich.

Zwischen den Waren E-Liquids und Shisha-Tabak, für die die Klagemarke bzw. das angegriffene Zeichen benutzt werden, seien hochgradig ähnlich. Sie würden häufig über dieselben Vertriebskanäle angeboten und würden sich auch in der Anwendung ähneln. Beide Produkte würden zu Genusszwecken inhaliert.

Der Durchschnittsverbraucher werde dem Zeichen ... keine andere Bedeutung als ... zuordnen, sondern leicht den ihnen bekannten Begriff „...“ hineinlesen, da lediglich das „H“ in der Mitte fehle. Insbesondere werde der Verkehr das Zeichen ... nicht mit dem Künstlernamen ... verbinden. Zumal das angegriffene Zeichen nicht den Künstlernamen ... enthalte, sondern nur ....

Voraussetzung für eine Neutralisation seien unterschiedliche Begriffsgehalte der zu vergleichenden Zeichen. Bei hochgradiger Ähnlichkeit komme eine Neutralisation nicht in Betracht, da sich der Verbraucher schlicht verhören oder verlesen könne.

Die Klägerin beantragt,

die Beklagte zu verurteilen,

I. unter Vorlage schriftlicher Belege Auskunft zu erteilen,

1. über Ein- und Verkaufspreise sowie die Gestehungskosten von Shisha-Tabak, aufgegliedert nach Packungsgrößen, welcher mit dem Zeichen

(Foto aufgrund Anonymisierung entfernt)

gekennzeichnet ist oder war, wie aus Anlage 1 ersichtlich und wie nachfolgend beispielhaft abgebildet:

(Foto aufgrund Anonymisierung entfernt)

und welcher durch die Beklagte ohne Zustimmung der Klägerin im geschäftlichen Verkehr der Europäischen Union angeboten und/oder in den Verkehr gebracht wurde;

2. Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren gem. Ziff. I 1 sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren;

3. Art und Umfang der für die Waren gemäß Ziff. I.1 getätigten Werbung, gegliedert nach Werbeträgern, Auflagenzahl, Erscheinungszeit und Verbreitungsgebiet;

II. an die Klägerin 1.531,90 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten ab dem 25. September 2018 zu zahlen.

III. Es wird festgestellt, dass die Beklagte der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen hat, welcher dieser durch die in Ziff. I 1 beschriebenen Handlungen der Beklagten entstanden ist oder noch entstehen wird.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte trägt vor, dass eine Vielzahl von Marken mit dem Bestandteil ... für die Waren E-Zigaretten, Tabak, Zigaretten und Shisha gebe (Seite 4 - 6 der Klageerwiderung in Bl. 32 - 34 dA) und sich der Verkehr deshalb nicht allein an dem Zeichenbestandteil ... orientiere. Insbesondere werde das Klagezeichen nicht durch den Bestandteil ... geprägt. Außerdem würde die Kennzeichnungskraft der Klagemarke erheblich geschwächt mit der Folge, dass der Schutzumfang gering sei und schon geringe Abweichungen eine Verwechslungsgefahr ausschließen würden, wie hier zwischen ... und ....

Eine weitere Folge sei, dass weder ... noch ... eine nennenswerte Kennzeichnungskraft zukomme.

Außerdem sei der Bestandteil ... im angegriffenen Zeichen für Liquide nicht rein beschreibend. Umgekehrt sei der Bestandteil ... in der Klagemarke nicht rein beschreibend für Tabak.

Auch verfüge das angegriffene Zeichen über eine auffällige grafische Gestaltung, bei der der grafisch hervorgehobene Bestandteil als „...“ gelesen werden könne. Demgegenüber sei der Bestandteil ... kleiner gehalten. Zwischen ... und ... sei keine klangliche oder schriftbildliche Verwechslungsgefahr gegeben. Dies gelte auch für ... und .... Eine Verwechslungsgefahr sei bei dieser Sachlage ausgeschlossen.

Wegen des weiteren Vortrags der Parteien wird auf die zwischen ihnen gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Die Klage ist mit Ausnahme des Antrags zu I.3 begründet.

Der Klägerin steht ein Auskunftsanspruch aus Art. 9 II lit b, 129 II UMV i.V.m. §§ 19 I, III, 19 d MarkenG, 242 BGB zu, weil eine unmittelbare Verwechslungsgefahr gegeben war, soweit die Beklagte das angegriffene Zeichen verwendete.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 9 II lit b UMV ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann (BGH GRUR 2010, 729 Tz. 22 – MIXI).

Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Dabei ist auch der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr die jeweiligen Zeichen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht und deshalb die übereinstimmenden Merkmale im Erinnerungseindruck stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede.

Dies schließt es nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den durch das im Gedächtnis hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können. Weiter ist es möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in einer zusammengesetzten Marke oder eine komplexen Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (BGH GRUR 2013, 833 Tz. 45 – Culinaria/Villa Culinaria). Dies gilt auch, wenn es – wie hier die Klagemarke – um die Beurteilung eines aus mehreren Bestandteilen zu einem Wort zusammengesetzten Zeichens geht (BGH GRUR 2008, 905 Tz. 26 – Panthohexal).

Vorliegend stehen sich die eingetragene Unionsmarke ... und das Wortbildzeichen ... ..., wie im Klageantrag abgebildet, gegenüber.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehenden Zeichen ist nach der Ähnlichkeit im (Schrift)-Bild, Klang oder in der Bedeutung zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise, in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereich aus (BGH GRUR 2009,1055 Tz. 26 – airdsl).

Die Klagemarke wird durch den Bestandteil ... geprägt, weil der andere Bestandteil ... weitgehend in den Hintergrund tritt.

Denn beschreibende Angaben mit deutlich erkennbaren produktbeschreibenden Bezügen kommt wegen ihrer allenfalls geringen originären Kennzeichnungskraft in der Regel kein prägender Einfluss auf den Gesamteindruck zu, so dass dann einem anderen nicht beschreibenden Bestandteil seinerseits prägende Bedeutung zukommt (BGH GRUR 2008, Tz. 58 – idw). Die Klagemarke ist für Raucherartikel, zu denen auch elektronische Zigaretten und E-Liquids gehören, geschützt. Für diese Warenkategorie stellt der Bestandteil ... einen deutlich erkennbaren produktbeschreibenden Bezug dar, der dem Bestandteil ... fehlt. Deshalb wird die Klagemarke durch den Bestandteil ... geprägt, zumal der Verkehr auch auf den Wortanfang eines Zeichens stärker achtet als auf das Wortende.

Soweit es um die Feststellung der klanglichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen geht, ist auf Seiten des angegriffenen Zeichens von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil eines Wort-Bildzeichens -wie hier das Wort-Bildzeichen ... ...- dessen Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, das Gesamtzeichen zu benennen (BGH GRUR 2004, 778, 779 – Urlaub DIREKT). Dies gilt auch dann, wenn die grafischen Elemente den Gesamteindruck mitbestimmen. Deshalb spielt es für die Feststellung der klanglichen Ähnlichkeit keine Rolle, ob es sich beim Bildbestandteil des angegriffenen Zeichens um einen grafischen Bestandteil handelt, der das Gesamtzeichen mitbestimmt. Vielmehr kommt es für die klangliche Ähnlichkeit allein auf den Wortbestandteil, ... ..., an. Dieser wird wiederum durch den Bestandteil ... geprägt, weil der Bestandteil ... weitgehend in den Hintergrund tritt. Denn der Bestandteil ... ist für Shisha - Tabak rein beschreibend, weil ein durchschnittlich informierter und verständiger Verbraucher dieses Wort als Tabak verstehen wird.

Danach stehen sich im Rahmen der klanglichen Ähnlichkeit die Bestandteile

... und ...

gegenüber. Insoweit ist von hoher (überdurchschnittliche) klanglicher Ähnlichkeit auszugehen, weil sich die phonetische Aussprache der beiden Wörter mehr als durchschnittlich ähneln. Denn das „F“ klingt dem „P“ in ... ähnlich, zumal die Neigung besteht, dass „P“ wie „PH“ (= F) auszusprechen.

Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist zumindest als durchschnittlich einzustufen.

Die normale Kennzeichnungskraft kann einer Marke nur dann abgesprochen werden, wenn sie infolge Anlehnung oder sonstiger Nähe an ein für die infrage stehenden Waren beschreibendes Wort vom Verkehr nicht in erster Linie und durchweg als Warenkennzeichen verstanden wird, oder wenn der Verkehr in ihr aus sonstigen Gründen, etwa weil es um ein abgegriffenes Wort der Alltags-oder Werbesprache geht, keinen Herkunftshinweis sieht, oder weil für die infrage stehenden Waren andere im Ähnlichkeitsbereich liegende Marken verwendet werden und der Verkehr deshalb auch auf geringere Unterschiede achtet (BGH GRUR 2000, 1028, 1029).

Zwar lehnt sich der Begriff ... an den griechischen Buchstaben ... an. Daraus folgt jedoch nicht, dass der Begriff deshalb für Raucherartikel rein beschreibend ist.

An dieser Beurteilung ändert auch der inflationäre Gebrauch des Wortes ... im Zusammenhang mit Raucherartikeln nichts. Dies wäre erst dann anders zu beurteilen, wenn die Klagemarke dadurch geschwächt wäre. Dies ist jedoch zu verneinen.

Denn nur die Benutzung von Drittzeichen in erheblichem Umfang für gleiche oder eng benachbarte Waren kommt als Schwächung einer ursprünglich gegebenen originären Kennzeichnungskraft einer eingetragenen Marke in Betracht. Insoweit fehlt es bereits an einem schlüssigen Vortrag der Beklagten.

Soweit es um die Benutzung von ... für Raucherartikel geht, sind nämlich hohe Anforderungen an die Schwächung der Klagemarke zu stellen. Es sind substantiierte Behauptungen zum Benutzungsumfang der einzelnen Drittzeichen erforderlich. Die Beklagte hat bereits nicht vorgetragen, dass die Bezeichnungen ... oder ... für Raucherartikel kennzeichenmäßig in erheblichem Umfang durch Dritte benutzt wurden, ohne dass die Klägerin in der Vergangenheit dagegen vorgegangen sei. Vielmehr ist nach dem Vorbringen der Beklagten der Benutzungsumfang durch Dritte unklar.

Schließlich liegt Warenidentität vor.

Denn die Klagemarke ist für Raucherartikel, insbesondere auch für Shisha - Tabak geschützt und die Beklagte verwendet das angegriffene Zeichen für Shisha - Tabak.

Danach ist im Rahmen der Wechselwirkung von einer überdurchschnittlichen klanglichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen, einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und Warenidentität auszugehen. Dies reicht für eine Verwechslungsgefahr im unmittelbaren Sinne aus.

Denn die Übereinstimmungen in klanglicher Hinsicht wird nicht durch einen Sinnunterschied der sich gegenüberstehenden Bestandteile, ... und ..., neutralisiert.

Eine nach dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr kann zu verneinen sein, wenn zumindest einem Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt und der Verkehr einen Sinnunterschied zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen erkennt (BGH GRUR 2010, 235 Tz.19-21 – AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237 Tz. 54 - 56 – PICASSO).

Eine solche Neutralisierung kommt jedoch dann nicht in Betracht, wenn ein ungenügender Sinnunterschied vorliegt, weil z.B. der Verkehr sich beim angegriffenen Zeichen verhören kann oder einen Sinnunterschied aus sonstigen Gründen von Anfang an nicht erkennt. Deshalb ist insbesondere bei hochgradiger klanglicher Ähnlichkeit ein Ausschluss der Verwechslungsgefahr durch einen abweichenden Sinngehalt regelmäßig nicht gegeben (Hacker/Ströbele MarkenG 9. Aufl. § 9 R. 218; Ingerl/Rohnke MarkenG 3. Aufl. § 14 R. 927).

Dem Bestandteil ... kommt nach dem übereinstimmenden Vortrag der Parteien ein klar erkennbarer, eindeutiger Sinngehalt zu, nämlich als ... des griechischen Alphabets (= ...). Demgegenüber wird ein durchschnittlich informierter und verständiger Verbraucher nicht erkennen, dass der Bestandteil ... vom Pseudonym des ... Rappers ... abgeleitet ist. Vielmehr wird der Durchschnittsverbraucher davon ausgehen, dass der Bestandteil ... sich an den griechischen Buchstaben ... anlehnt und deshalb keinen Sinnunterschied erkennen.

Der Antrag auf Auskunft ist nach Art. 129 II U MV i.V.m. §§ 19 I und III, 19 d MarkenG, 242 BGB begründet, allerdings nicht im begehrten Umfang. Denn ein Anspruch auf Auskunft über Art und Umfang der getätigten Werbung besteht nicht.

Der Antrag auf Feststellung von Schadenersatz ist nach Art. 129 II U MV i.V.m. § 14 VI MarkenG begründet.

Der Anspruch auf Erstattung der Rechtsanwaltskosten für die Abmahnung vom 18. 9. 2018 ist aus §§ 677, 683, 670 BGB gegeben. Der Höhe nach steht der Klägerin die geltend gemachte Gebühr von 1,3 nach Nr. 2400 VV RVG aus einem Streitwert von 50.000 € nebst Auslagenpauschale zu. Dies entspricht dem eingeklagten Betrag von 1531,90 €.

Die Kostentscheidung ergeht nach § 92 II Nr. 1 ZPO.

Die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 ZPO.