BPatG Beschluss vom 27.01.2004 – 27 W (pat) 76/01

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 76/01 _______________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 399 20 090.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die

Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

am 27. Januar 2004 6.70

beschlossen:

Der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Die Markenstelle hat mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die angemeldete Kennzeichnung

als nicht unterscheidungskräftige und freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie einen warenbeschreibenden Inhalt der angemeldeten Bezeichnung in Abrede gestellt hat,

hat der Senat, nachdem die Anmelderin das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

im Beschwerdeverfahren eingeschränkt hat, mit Beschluss vom

21. Oktober 2003 die Beschlüsse der Markenstelle aufgehoben, weil die

angemeldete Bezeichnung mangels warenbeschreibenden

Inhalts nicht

freihaltebedürftig sei und sich keine Nachweise dafür finden ließen, dass sie als

bekannter Ausruf der Verwunderung und Anerkennung

in der Werbung

warenanpreisend verwendet werde.

Die Anmelderin beantragt nunmehr,

anzuordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

Sie macht hierzu geltend, dass der ihrer Ansicht nach ohne eigene Sachentscheidung ergangene Beschluss des Senats im wesentlichen auf Erwägungen beruhe,

welche sie bereits im Anmeldeverfahren vorgetragen habe; die Markenstelle hätte

daher bei einer zutreffenden Entscheidung den ihr durch die Beschwerde entstandenen zusätzlichen Aufwand ersparen können, zumal sie und ihre Gesellschafterinnen sich in finanziellen Schwierigkeiten befänden.

II

Es ist bereits zweifelhaft, ob der erst nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens

gestellte Antrag der Anmelderin auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr zulässig ist (verneinend BPatGE 3, 75, 76 f.; 17, 60, 62; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rn. 56). Dies braucht allerdings nicht vertieft zu werden; denn

selbst falls die Zulässigkeit des Antrags bejaht würde, könnte ihm nicht entsprochen werden, weil ein Rückzahlungsgrund nicht besteht.

Nach § 71 Abs. 3 MarkenG kommt eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus

Billigkeitsgründen nur dann ausnahmsweise in Betracht, wenn der Markenstelle

ein Verfahrensfehler vorzuwerfen wäre, der dazu geführt hätte, dass der

Beschwerdeführer zur Einlegung einer ansonsten nicht erforderlichen Beschwerde

genötigt gewesen wäre. Ein solcher Verfahrensfehler lag aber entgegen der

Ansicht der Anmelderin vorliegend nicht vor. Soweit sie meint, ihre bereits im

Anmeldeverfahren vor der Markenstelle vorgetragenen Argumente für eine

Schutzfähigkeit der Anmeldemarke seien für die Entscheidung des Senats

ausschlaggebend gewesen, trifft dies schon nicht zu, weil ihre Ausführungen sich

nur auf die eher untergeordnete Frage eines warenbeschreibenden Inhalts der

Anmeldemarke bezogen, während der Senatsbeschluss wesentlich und durchgreifend allein auf der Feststellung beruhte, dass die angemeldete Kennzeichnung

für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht als Werbeaussage nachweisbar ist. Aber selbst wenn die Entscheidung des Senats sich allein auf die

Wiederholung der von der Anmelderin bereits vor der Markenstelle vorgetragenen

Tatsachen- und Rechtsausführungen beschränkt hätte, könnte dies eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht rechtfertigen. Denn allein wegen des Umstands, dass der Senat seiner Entscheidung in der Sache eine andere rechtliche

Bewertung als die Markenstelle zugrundelegt, kann dieser kein Verfahrensverstoß

vorgeworfen werden. Die weitergehende Ansicht der Anmelderin, dass der Senat

keine eigene Sachentscheidung getroffen habe, verkennt, dass hiervon in Anmeldeverfahren nur dann gesprochen werden kann, wenn das Gericht die Frage der

Schutzfähigkeit nicht prüft, sondern seine Entscheidung allein verfahrensrechtliche

Fragen betrifft; denn nur in diesem Fall kommt nach § 70 Abs. 3 MarkenG eine

Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt in Betracht. Wird

dagegen - wie vorliegend - die Frage der Schutzfähigkeit in dem zur Entscheidung

gestellten Umfang vom Gericht umfassend geprüft, handelt es sich um eine Entscheidung des Gerichts in der Sache; dass sich diese dabei allein auf die Aufhebung der die Eintragung der Anmeldemarke versagenden Beschlüsse der Markenstelle beschränkt, beruht ausschließlich auf den rechtlichen Grenzen der Kompetenz des Gerichts, welches weder zur Eintragung der Marke noch zu deren Anordnung durch die Markenstelle, welche im übrigen an die Rechtsauffassung des

Gerichts gebunden ist, befugt ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl.,

§ 70 Rn. 8).

Dass sich die Anmelderin und ihre Gesellschafterinnen in finanziellen Schwierigkeiten befinden, kann eine Billigkeitsentscheidung nach § 71 Abs. 3 MarkenG

ebenfalls nicht rechtfertigen; denn diese Regelung beschränkt sich auf eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr bei verfahrensrechtlichen Fehlern auf Seiten der

staatlichen Stellen; sie dient somit allein der Schadensreduzierung in diesen Fällen, ohne dass sie einen darüber hinaus gehenden sozialrechtlichen Regelungsinhalt hat, mit dem finanzielle Schwierigkeiten der Beteiligten mit ihrer Hilfe

aufgefangen werden könnten.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Ju