BPatG Beschluss vom 01.06.2005 – 25 W (pat) 87/99

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat 87/99 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 10.99

betreffend die Marke 394 08 851

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung am 01.06.2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems, der

Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Kosten werden nicht auferlegt.

G r ü n d e

I.

Die Marke 394 98 851

ist am 07. Dezember 1995 für

"Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Ohrkerzen, bestehend

aus Bienenwachsund Leinenstoff, angereichert mit Essenzen der

Bachblüte"

in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der jeweils für

"Präparate für die Gesundheitspflege"

eingetragenen Marken 1 114 987 "Bach" - Eintragung am 1. Dezember 1987 - und

1 099 376 "Bach-Blüten-Konzentrate" - Eintragung am 21. November 1986 - hat

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 25.01.1999 Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken

verneint und den Widerspruch aus beiden Marken zurückgewiesen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Mit Beschluss vom 13. Januar 2000 hat der Senat die Beschwerde unter Auferlegung der Kosten auf die Widersprechende zurückgewiesen, weil die Widersprechende auf die zulässige und bereits vor der Markenstelle erhobenen Nichtbenutzungseinrede eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken im maßgeblichen Benutzungszeitraum nicht glaubhaft gemacht hat.

Auf die Rechtsbeschwerde des Inhabers der Widersprechenden hat der Bundesgerichtshof durch Beschluss vom 28. August 2003 den vorgenannten Beschluss

aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an

das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Nach erfolgter Beschwerdebegründung - mit der die Widersprechende auch Unterlagen zur rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marken vorgelegt hat - und

Durchführung der mündlichen Verhandlung am 22.07.2004 hat die Widersprechende ihre Widersprüche mit Schriftsatz vom 21. September 2004 zurückgenommen.

Der

Inhaber der angegriffenen Marke beantragt mit Schriftsatz vom

12. Oktober 2004 ,

der Widersprechenden und Beschwerdeführerin die Kosten des

Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Der Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen,

ist zulässig. Maßgebliche

Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung ist § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG, wonach das Bundespatentgericht die Kosten des Beschwerdeverfahrens einem

Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht.

Eine solche Kostenentscheidung ist auch im Falle der Rücknahme des Widerspruchs zu treffen (§ 71 Abs 4 MarkenG).

In der Sache ist der Antrag jedoch nicht begründet.

Das Gesetz geht in § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG grundsätzlich davon aus, dass im

markenrechtlichen Widerspruchsverfahren, einschließlich des Beschwerdeverfahrens, jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt und dass es für eine Abweichung hiervon stets besonderer Umstände bedarf, wie sie z.B bei einer von Anfang an nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten offensichtlich aussichtslosen Beschwerde gegen einen den Widerspruch zurückweisenden Beschluss gegeben sein könnten (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 71 Rdn 13 und

25).

Allein der Verfahrensausgang begründet keine solchen besonderen Umstände.

Selbst das Unterliegen eines Beteiligten in der Sache rechtfertigt als solches weder die Kostenauferlegung noch schliesst es aus, dass dem obsiegenden Beteiligten Kosten auferlegt werden (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 71

Rdn 25; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 71 Rdnr. 13). Es kommt daher

auch hier nach erfolgter Rücknahme der Widersprüche für die Kostenentscheidung grundsätzlich nicht darauf an, ob die Beschwerde der Widersprechenden

gegen den angefochtenen Beschluss Erfolg gehabt hätte, da selbst im Falle einer

Zurückweisung der Beschwerde nicht vom Unterliegensprinzip, sondern vom

Grundsatz auszugehen gewesen wäre, dass in der Regel jeder Beteiligte seine

Kosten selber trägt (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 71 Rdn 25).

Die Widersprüche und die Beschwerde gegen den zurückweisenden Beschluss

der Markenstelle können auch nicht als offensichtlich aussichtslos angesehen

werden, wie es z.B. der Fall ist, wenn eine mehrgliedrige Marke nur in einem

schutzunfähigen Bestandteil Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aufweist

oder eine ersichtlich fehlende Ähnlichkeit der Marken oder Waren/Dienstleistungen vorliegt (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71

Rdnr. 30).

Hier ist nämlich zu beachten, dass die Widerspruchsmarken („Bach“ bzw. „Bach-

Blüten-Konzentrate“) vollständig bzw. weitgehend in den Wortbestandteilen der

angegriffenen Marke (BachBlüten-Ohrkerze) enthalten sind. Auch wenn der Senat

ebenso wie die Markenstelle Anhaltspunkte dafür sieht, das die Übereinstimmung

in diesen Wortbestandteilen wegen des beschreibenden Anklangs der Begriffe

„Bach“ bzw. „Bach-Blüten“ nicht kollisionsbegründend wirkt, so kann es der Widersprechenden jedoch nicht verwehrt werden, diese Rechtsfrage im Wege des

Widerspruchs bzw. der Beschwerde zu klären. Die Widersprechende muß dabei

nicht von vornherein von einer geschwächten oder zumindest reduzierten Kennzeichnungskraft ihrer im Markenregister eingetragenen Marken ausgehen, sofern

nicht zB bereits Entscheidungen in dieser Richtung ergangen sind, wofür vorliegend aber keine Anhaltspunkte bestehen. Es bleibt der Widersprechenden vielmehr unbenommen, den Schutzumfang ihrer Marken auch nach einer ablehnenden Entscheidung durch die Markenstelle in dieser Hinsicht abschliessend klären

zu lassen. Die Klärung dieser Rechtsfrage ist weder rechtsmissbräuchlich noch

willkürlich und steht der Widersprechenden wie jedem anderen Markeninhaber

unabhängig von der wirtschaftlichen Bedeutung der Marke und/oder der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Markeninhaber zu.

Soweit der Senat der Widersprechenden in dem Beschluss vom 13. Januar 2000

die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt hat, erfolgte dies vor dem Hintergrund der fehlenden Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der

Widerspruchsmarken. Nachdem die Widersprechende jedoch nach Aufhebung

dieses Beschlusses durch den Bundesgerichtshof ihre Beschwerde begründet und

Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt

hat, können der Widersprechenden aus diesem Grunde ebenfalls keine Kosten

mehr auferlegt werden.

Der Kostenantrag konnte somit keinen Erfolg haben.

Kliems

Bayer

Merzbach

Ju