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BPatG Beschluss vom 14.07.2005 – 10 W (pat) 44/03
10. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
B E S C H L U S S
In der Zwangsvollstreckungssache
10 W (pat) 44/03
_______________
(Aktenzeichen)
… 10.99
betreffend das Patent 36 45 355
hier: Kostenentscheidung im Zwangsgeldverfahren
hat der 10. Senat (Juristischer Senat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung
vom 14. Juli 2005 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, den Richter Rauch
und die Richterin Püschel
beschlossen:
Der Schuldner trägt die Kosten des Zwangsgeldverfahrens.
G r ü n d e
I.
Am 11. Dezember 2001 schlossen die Parteien vor dem Bundespatentgericht in
dem Patentnichtigkeitsverfahren 4 Ni 55/00, betreffend das Patent 36 45 355, einen Vergleich, in dem sich die damalige Nichtigkeitsklägerin sowie der Schuldner,
Verkaufsleiter der Nichtigkeitsklägerin, gegenüber der Gläubigerin ua zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung verpflichteten. Der Vergleich lautet unter
Buchstabe b):
"Die Klägerin und Herr W… verpflichten sich, über alle nach
Deutschland importierten Metalldeckenelemente sowie über die
Anzahl der davon patentgemäß eingesetzten Metalldeckenelemente Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen. Die Auskunft
und Rechnungslegung erstreckt sich auf Projekt und Projektort.
Sie erfolgt halbjährlich jeweils Ende März und Ende September.
Zahlung ist binnen Monatsfrist nach Rechnungslegung zu leisten."
Eine vollstreckbare Ausfertigung des Vergleichs wurde dem Schuldner im
Juli 2003 zugestellt.
Mit Schriftsatz vom 4. September 2003 beantragte die Gläubigerin, gegen den
Schuldner wegen Nichtvornahme der geschuldeten Rechnungslegung ein
Zwangsgeld festzusetzen. Er habe gegen sämtliche Verpflichtungen aus Buchstabe b) des Vergleichs verstoßen, er habe insbesondere verspätet und unvollständig Rechnung gelegt. Die Unvollständigkeit ergebe sich daraus, dass sich die
Aufstellung nur auf patentgemäß verwendete Deckenelemente, nicht aber auch
auf nicht patentgemäß verwendete Deckenelemente bezogen habe. Hintergrund
dieser Erstreckung der Rechnungslegungspflicht auch auf angeblich nicht patentgemäß verwendete Deckenelemente sei, dass nicht alle Metalldeckenelemente
mit der zusätzlichen Flies-Einlage eingesetzt werden. Das habe zur Folge, dass
auch deren nicht patentverletzender Einsatz möglich sei. Aus diesem Grund habe
man sich im Vergleich geeinigt, die Gläubigerin in die Lage zu versetzen, auch an
den Projektorten, an denen angeblich nicht patentverletzende Projekte durchgeführt werden, eine Prüfung vorzunehmen. Hinsichtlich des von der Gläubigerin im
einzelnen vorgelegten Schriftwechsels der Parteien wird auf die Anlagen ZV 4 bis
ZV 12 des Antragsschriftsatzes Bezug genommen.
Der Schuldner trat dem Antrag entgegen. Der Antrag sei zu unbestimmt. Es werde
nicht angegeben, für welchen Zeitraum welche der verschiedenen Pflichten von
ihm jeweils nicht erfüllt sein sollen. Die Gläubigerin selbst trage vor, die Pflichten
aus dem Vergleich seien zumindest teilweise erfüllt, die Festsetzung von Zwangsgeld zur Erzwingung unstreitig bereits erfüllter Ansprüche scheide aber aus. Letztlich rüge die Gläubigerin lediglich eine unzureichende Erfüllung der Auskunftspflichten, für die es aber an der für die Feststellung von Zwangsgeld erforderlichen
Unvertretbarkeit fehle, da gemäß Buchstabe c) des Vergleichs hier die Buchprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer vereinbart und ohne weiteres durchführbar sei.
Entgegen der Auffassung der Gläubigerin beziehe sich der Begriff der "Metalldeckenelemente" nicht auf jedwedes Metalldeckenelement, vielmehr seien ausschließlich abklappbare Metalldeckenelemente gemeint, die geeignet sein könnten, für patentgemäße Zwecke eingesetzt zu werden. Denn nur bei diesen komme
überhaupt eine Anordnung mit einem die Wärmeeinwirkung aufschäumenden
Dichtungsband in Betracht. Zum Beweis seien dienstliche Stellungnahmen der an
der damaligen mündlichen Verhandlung beteiligten Richter einzuholen. Unabhängig davon habe er der Gläubigerin durch Schreiben vom 12. November 2002 zusammenfassend Auskunft erteilt und Rechnung gelegt über die Anzahl der nach
Deutschland importierten Metalldeckenelemente, soweit diese vom Auskunftsanspruch erfasst seien, sowie über die Anzahl der davon patentgemäß eingesetzten
Metalldeckenelemente. Hinsichtlich des Inhalts des Schreibens wird auf Anlage
ZV 13 Bezug genommen.
Die Gläubigerin hat daraufhin das Verfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt
und Kostenantrag gestellt. Der Schuldner habe die geschuldete Auskunft erteilt
und entsprechend Rechnung gelegt. Dass seine Einwendungen unerheblich
seien, ergebe sich schon aus der von ihm selbst gesehenen Notwendigkeit,
zugleich eine vervollständigte Auskunft vorzulegen. Er habe insbesondere zum
ersten Mal Auskunft über Projekte und Projektorte erteilt, hinsichtlich derer Deckenelemente für eine nicht patentgemäße Verwendung geliefert worden seien.
Die Gläubigerin beantragt,
dem Schuldner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Der Schuldner beantragt,
der Gläubigerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Er stimmt unter Verwahrung gegen die Kostenlast der Erledigungserklärung zu
und beruft sich zur Begründung des Kostenantrags auf seine in der Hauptsache
zur Abweisung des Zwangsgeldantrages gemachten Ausführungen.
II.
Dem Schuldner sind die Kosten des Zwangsgeldverfahrens gemäß § 91a Abs 1
Satz 1 ZPO iVm § 99 Abs 1 PatG aufzuerlegen.
Es liegt eine übereinstimmende Erledigungserklärung vor. Gemäß § 91a Abs 1
Satz 1 ZPO erfolgt die Kostenentscheidung unter Berücksichtigung des bisherigen
Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen. Hierbei ist auf den voraussichtlichen Ausgang des Rechtsstreits abzustellen, wenn die Hauptsache sich nicht erledigt hätte oder nicht für erledigt erklärt worden wäre; eine summarische Prüfung
der Erfolgsaussichten ist ausreichend (vgl Zöller, ZPO, 25. Aufl, § 91a Rdn 24).
Diese Prüfung ergibt, dass die Gläubigerin mit ihrem Antrag auf Festsetzung eines
Zwangsgeldes voraussichtlich Erfolg gehabt hätte, wenn nicht der Schuldner mit
Schreiben vom 12. November 2002 die geschuldete Auskunft erteilt hätte. Denn
die Voraussetzungen für die Festsetzung eines Zwangsgeldes gemäß § 888 ZPO,
bei dem es um die Vollstreckung einer nicht vertretbaren Handlung geht, haben
vorgelegen.
Die Zwangsvollstreckung ist grundsätzlich zulässig gewesen. Ein vor dem Bundespatentgericht geschlossener Vergleich ist Titel im Sinne von § 794 Abs 1 Nr 1
ZPO (vgl BPatGE 36, 146; Busse, PatG, 6. Aufl § 83 Rdn 15). Bei Auskunftserteilung und Rechnungslegung, wie sie unter Buchstabe b) des Vergleichs geschuldet
sind, handelt es sich auch um nicht vertretbare Handlungen im Sinne von § 888
Rdn 21). Eine vollstreckbare Ausfertigung des Vergleichs ist dem Schuldner zugestellt worden.
Der Antrag der Gläubigerin kann auch nicht als zu unbestimmt angesehen werden. Es ist anerkannt, dass im Rahmen des § 888 ZPO zwar nicht die inhaltlich
unrichtige, aber die formal unvollständige Auskunft geahndet werden kann (vgl
BGH GRUR 1994, 630, 632 li Sp; OLG Hamburg NJW-RR 2002, 1292; OLG
Frankfurt a. M. GRUR-RR 2002, 120; OLG Düsseldorf GRUR 1979, 275, 276;
Busse, aaO, § 140b Rdn 64 aE; Baumbach/Lauterbach, aaO, § 887 Rdn 21). Ein
solcher Fall liegt vor. Aus dem Vorbringen der Gläubigerin ergibt sich eindeutig,
dass sie nicht die inhaltliche Richtigkeit der erteilten Auskünfte beanstandet hat,
wie etwa die Anzahl der jeweils genannten Metalldeckenelemente oder die Angaben zu Projekt oder Projektort - nur insoweit würde die unter Buchstabe c) des
Vergleichs vereinbarte Prüfungspflicht, auf die der Schuldner verwiesen hat, greifen -, sondern die formale Unvollständigkeit. Die Gläubigerin verweist zu Recht
darauf, dass der Vergleich unter Buchstabe b) zwei verschiedene Arten von Metalldeckenelementen nennt, nämlich zum einen bloß "Metalldeckenelemente", zum
anderen die "davon patentgemäß eingebauten Metalldeckenelemente". Wie weit
der Begriff der "Metalldeckenelemente" im ersten Satzteil von Buchstabe b) des
Vergleichs reicht, ob damit, wie der Schuldner geltend macht, nur "abklappbare
Metalldeckenelemente" gemeint sind, braucht nicht entschieden zu werden. Denn
jedenfalls reicht der bloße Begriff "Metalldeckenelemente" zweifellos weiter als der
davon deutlich abgegrenzte Begriff "patentgemäß eingesetzte Metalldeckenelemente". Dieser Wortlaut des Vergleichs entsprach auch dem Willen der Parteien.
Die Gläubigerin hat nachvollziehbar dargelegt, warum vorliegend die Auskunftserteilung nicht allein auf patentgemäß eingesetzte Metalldeckenelemente beschränkt worden ist. Auch der Schuldner hat nicht in Abrede gestellt, dass die
Auskunftserteilung nicht allein auf patentgemäß eingesetzte Metalldeckenelemente beschränkt ist. Da er bis zum Zeitpunkt der Stellung des Zwangsgeldantrages nur über die patentgemäß eingebauten Metalldeckenelemente Auskunft erteilt
und Rechnung gelegt hat, war die Auskunft formal unvollständig. Erst in seiner im
November 2002 ergänzten Auskunft hat er zwischen patentgemäßen und nicht
patentgemäßen Metalldeckenelementen unterschieden.
Da der Antrag auf Festsetzung eines Zwangsgeldes somit zulässig und begründet
gewesen wäre, erscheint es angemessen, dem Schuldner die Kosten des
Zwangsgeldverfahrens aufzuerlegen.
Schülke
Rauch
Püschel
Pr