BPatG Beschluss vom 19.08.2021 – 30 W (pat) 801/18

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 801/18 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2021:190821B30Wpat801.18.0

betreffend das Design …

(Nichtigkeitsverfahren N 63/16)

(hier: Gegenstandswertfestsetzung)

hat

der

30. Senat

(Marken-

und Design-Beschwerdesenat)

des

Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. August 2021 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Merzbach und der

Richterin Dr. Weitzel beschlossen:

Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 150.000 Euro

festgesetzt.

I.

Die Antragsgegnerin war

Inhaberin des eingetragenen Designs …. Die

Antragstellerin mit einem am 7. November 2016 beim Deutschen Patent- und

Markenamt (DPMA) eingegangenen Schriftsatz einen Antrag auf Feststellung der

Nichtigkeit gestellt, dem die Antragsgegnerin fristgerecht widersprochen hat.

Die Designabteilung 3.5 des DPMA hat nach Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens

mit Beschluss vom 17. Oktober 2017 die Nichtigkeit des angegriffenen Designs

festgestellt und die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin und Designinhaberin

auferlegt sowie den Gegenstandswert – wie von den Verfahrensbeteiligten

übereinstimmend vorgeschlagen – auf 150.000 Euro festgesetzt. Gegen den

Beschluss der Designabteilung hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 2.

November 2017 Beschwerde eingelegt.

Das Nichtigkeitsverfahren ist von den Parteien in der mündlichen Verhandlung vom

10. Dezember 2020 übereinstimmend für erledigt erklärt worden. Mit Beschluss vom

selben Tag hat der Senat die Sache zum Zwecke der Einstellung des Verfahrens an

das DPMA zurückverwiesen und die Kosten des Beschwerdeverfahrens der

Antragstellerin auferlegt.

Mit Schriftsatz vom 19. März 2021 beantragt die Antragsgegnerin,

den Wert für das Beschwerdeverfahren auf 150.000 Euro festzusetzen.

Die Antragstellerin beantragt mit Schriftsatz vom 16. April 2021,

den Wert für das Beschwerdeverfahren auf 25.000, höchstens auf 50.000 Euro

festzusetzen.

Sie führt aus, die beantragte Festsetzung des Gegenstandswerts auf 150.000 Euro

sei zu hoch. Zu hoch sei auch der regelmäßig angenommene Mittelwert in Höhe von

100.000 Euro. Es gebe Gründe, die für ein geringes wirtschaftliches Interesse des

Designinhabers an der Aufrechterhaltung seines Designs und damit für eine

Verringerung des Gegenstandswerts sprächen. Unter anderem sei das

streitgegenständliche Design bereits zehn Monate nach der Erhebung der

Beschwerde abgelaufen, nämlich am 23. August 2018. Außerdem habe das

Landgericht München I im Urteil von 13. Juni 2018 in dem gegenläufigen

Verletzungsverfahren zwischen den Beteiligten ausdrücklich auf den „kleinen

Schutzbereich“ des streitgegenständlichen Designs abgestellt.

Die Antragsgegnerin hält einen Gegenstandswert von 150.000 Euro nach wie vor für

angemessen. Es seien – außer dem Interesse der Antragsgegnerin, weniger Kosten

erstatten zu müssen – keine Anhaltspunkte ersichtlich, die einen niedrigeren

Gegenstandswert rechtfertigten. In dem Verletzungsverfahren vor dem Landgericht

München

I sei der Streitwert auf 300.000 Euro

festgesetzt worden. Die

Antragsgegnerin habe im Löschungsverfahren vor dem DPMA vor der Einigung auf

150.000 Euro auf diesen Betrag Bezug genommen und sogar einen um 25 % höher

liegenden Gegenstandswert (187.500 Euro) für angemessen erachtet.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Der Gegenstandswert war für das Beschwerdeverfahren auf 150.000 Euro

festzusetzen.

2. Die Antragsgegnerin war

im Beschwerdeverfahren

durch

ihren

Verfahrensbevollmächtigten vertreten. Das Beschwerdeverfahren hat durch die

übereinstimmende Erledigungserklärung seinen Abschluss gefunden, so dass der

Anspruch auf Vergütung des Verfahrensbevollmächtigten fällig geworden ist

(§ 33 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 RVG). Der Antrag auf Festsetzung des

Gegenstandswertes ist somit nach § 33 Abs. 2 Satz 1 und 2 RVG zulässig.

3. Der Gegenstandswert für das Designnichtigkeitsverfahren ist nach billigem

Ermessen zu bestimmen (§ 23 Abs. 3 Satz 2 RVG). Maßgeblich für die Festsetzung

ist das wirtschaftliche Interesse des Designinhabers an der Aufrechterhaltung

seines Designs (vgl. BGH, Beschluss vom 28. Mai 2020 I ZB 25/18 Rn. 7 -

Sporthelm) zum Zeitpunkt der Stellung des Nichtigkeitsantrags (BPatG 30 W (pat)

810/18, Rn. 14 – Schachtel-Design). Es entspricht im Regelfall billigem Ermessen,

den Gegenstandswert in solchen Verfahren auf 50.000 Euro festzusetzen, wenn

keine besonderen Umstände ersichtlich sind, die es

rechtfertigen, das

wirtschaftliche Interesse des Designinhabers an der Aufrechterhaltung seines

Designs höher oder niedriger festzusetzen (BGH, a. a. O. Rn. 8 – Sporthelm).

4. Vorliegend ist eine vom Regelfall abweichende Festsetzung auf 150.000 Euro

angemessen.

Für Festsetzung in der vorgenannten Höhe spricht der Umstand, dass die Parteien

diesen Betrag im Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

übereinstimmend für angemessen gehalten haben. Hintergrund war, dass das

Landgericht München I den Streitwert im gegenläufigen Verletzungsverfahren auf

300.000 Euro festgesetzt hatte wo Ansprüche aus DesignG und UWG geltend

gemacht waren, während im Nichtigkeitsverfahren nur das Klagedesign angegriffen

war.

Der übereinstimmenden Erklärung der Angemessenheit eines Gegenstandswerts in

Höhe von 150.000 Euro im Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA kommt ein

erhebliches Gewicht zu, da sie zu einem Zeitpunkt erfolgte, zu dem die spätere

Kostentragungspflicht noch offen war (vgl. BGH X ZR 110/11 Rn. 4 – Vorausbezahlte

Telefongespräche II).

Insofern führt das Vorbringen der Antragstellerin vorliegend nicht zu einer

Verringerung des Gegenstandswerts. Die Ausführungen zur geringen Laufzeit und

zum keinen Schutzbereich des Streitdesigns, also zu Umständen, die sich

grundsätzlich mindernd auf den Gegenstandswert auswirken können, begründen, wie

auch die weiteren Argumente, keine andere Einschätzung. Diese Umstände werden

durch die übereinstimmende Einschätzung der Parteien im Amtsverfahren und die

entsprechenden Erklärungen der Antragstellerin überlagert.

Diese hat im Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA noch mit Schriftsatz vom

9. Oktober 2017 angeregt, dem Verfahren unter „Berücksichtigung der verbleibenden

Laufzeit“ des Designs einen Gegenstandswert von 150.000 Euro zugrunde zu legen.

Die Antragstellerin trägt keine überzeugenden Gründe dafür vor, warum der schon

damals bekannte Schutzrechtsablauf nunmehr zu einer Verringerung des

Gegenstandswerts führen sollte.

Gleiches gilt für den Vortrag zum „kleinen Schutzbereich“ des streitgegenständlichen

Designs, den das Landgericht München I angenommen hat. Als Beklagte des

Verletzungsprozesses war der Antragstellerin an der Feststellung eines „kleinen

Schutzbereichs“ des Designs gelegen. Dennoch hielt sie

im sich zeitlich

überschneidenden Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA einen Gegenstandswert

150.000 Euro für angemessen.

Nach alldem ist die Antragstellerin zu der vorliegend für die Festsetzung des

Gegenstandswerts maßgeblichen Zeit, der Stellung des Nichtigkeitsantrags am

7. November 2016, selbst von einem erhöhten Gegenstandswert – und zwar sogar

höher als die später übereinstimmend angeregten 150.000 Euro – ausgegangen.

III.

Das Verfahren über den Antrag

auf Gegenstandswertfestsetzung ist

gerichtsgebührenfrei. Kosten werden nicht erstattet (§ 33 Abs. 9 RVG).

IV.

Die Entscheidung über die Festsetzung des Gegenstandswertes

ist

nach § 33 Abs. 4 Satz 3 RVG unanfechtbar.

Hacker

Merzbach

Weitzel