Europäischer Gerichtshof Schlussanträge des Generalanwalts vom 11.06.2015 – C-215/14

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS MELCHIOR WATHELET vom 11. Juni 2015 ( Rechtssache C‑215/14 Société des Produits Nestlé SA gegen Cadbury UK Ltd (Vorabentscheidungsersuchen des High Court of Justice [England & Wales], Chancery Division, Intellectual Property [Vereinigtes Königreich]) „Marken — Richtlinie 2008/95/EG — Art. 3 Abs. 1 Buchst. e — Begriff ‚infolge Benutzung erworbene Unterscheidungskraft‘ — Dreidimensionale Marke — Zeichen, das sowohl aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, als auch aus der Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist — Schokoriegel Kit Kat“ I – Einleitung

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und e Ziff. i und ii und Abs. 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (

2 Diese Frage stellt sich im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Société des Produits Nestlé SA (im Folgenden: Nestlé) und der Cadbury UK Ltd (im Folgenden: Cadbury) über deren Widerspruch gegen die Anmeldung eines dreidimensionalen Zeichens in Form eines vierfach gerippten, mit Schokolade überzogenen Waffelriegels als Marke im Vereinigten Königreich durch Nestlé.

3 In der vorliegenden Rechtssache geht es darum, ob für ein Unternehmen die Möglichkeit besteht, sich durch die Eintragung eines dreidimensionalen Zeichens als Marke auf Dauer ein Monopol zu sichern ( II – Rechtlicher Rahmen A – Unionsrecht

4 In Art. 3 der Markenrichtlinie heißt es: „(1) Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung: … b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben; … e) Zeichen, die ausschließlich bestehen: i) aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist; ii) aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist; iii) aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht; … (3) Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b, c oder d von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus vorsehen, dass die vorliegende Bestimmung auch dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde. …“ B – Recht des Vereinigten Königreichs

5 Nach Section 3(1) des Trade Marks Act 1994 (Gesetz von 1994 über die Marken) sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben, es sei denn, sie haben vor der Einreichung der Anmeldung infolge ihrer Benutzung tatsächlich Unterscheidungskraft erworben.

6 Nach Section 3(2) wird ein Zeichen nicht als Marke eingetragen, wenn es ausschließlich aus einer Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. III – Sachverhalt des Ausgangsverfahrens

7 Die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Ware wurde von der Rowntree & Co Ltd seit 1935 im Vereinigten Königreich unter dem Namen „Rowntree’s Chocolate Crisp“ vertrieben. 1937 wurde der Name der Ware in „Kit Kat Chocolate Crisp“ geändert und sodann zu „Kit Kat“ verkürzt. 1988 wurde die Rowntree plc von Nestlé erworben.

8 Die Ware wurde über einen langen Zeitraum in Verpackungen verkauft, die aus zwei Schichten bestanden, einer inneren aus Silberfolie und einer äußeren aus bedrucktem Papier mit einem rot-weißen Logo, das die Wortfolge „Kit Kat“ aufwies, wobei die derzeitige Verpackung aus einer einzigen Schicht besteht, die mit dem demselben Logo bedruckt ist. Das Erscheinungsbild des Logos hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, aber nicht sehr geändert. Derzeit stellt sich das Logo wie folgt dar:

9 Die Grundform ist seit 1935 nahezu unverändert, nur die Abmessungen wurden geringfügig verändert. Die unverpackte Ware hat derzeit folgendes Erscheinungsbild:

10 Es ist darauf hinzuweisen, dass auf jeder Rippe die Wörter „Kit Kat“ und Segmente des Ovals, die Teil des Logos sind, aufgeprägt sind.

11 Am 8. Juli 2010 meldete Nestlé das nachstehend grafisch dargestellte dreidimensionale Zeichen (im Folgenden: Marke) als Marke im Vereinigten Königreich an:

12 Die Anmeldemarke unterscheidet sich damit von der derzeitigen Form der Ware insoweit, als sie nicht die aufgeprägten Wörter „Kit Kat“ enthält.

13 Die Anmeldung erfolgte für folgende Waren in Klasse 30 des Abkommens von Nizza: „Schokolade; Schokoladenbonbons; Schokoladenerzeugnisse; Konfekt; Präparate auf Schokoladenbasis; Backwaren; Gebäck; Biskuits; schokolierte Kekse; Kekswaffeln mit Schokoladenüberzug; Kuchen; Plätzchen; Oblaten“.

14 Die Anmeldung wurde vom Markenamt des Vereinigten Königreichs angenommen und für Widerspruchszwecke veröffentlicht. Das Markenamt ging davon aus, dass, auch wenn die Marke keine originäre Unterscheidungskraft habe, der Antragsteller nachgewiesen habe, dass sie aufgrund ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe.

15 Am 28. Januar 2011 legte Cadbury gegen die Anmeldung Widerspruch ein und stützte sich dabei insbesondere auf die Bestimmungen des Trade Marks Act 1994, mit denen die Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und e Ziff. i und ii und Abs. 3 der Markenrichtlinie umgesetzt werden.

16 Mit Entscheidung vom 20. Juni 2013 stellte der Prüfer des Markenamts des Vereinigten Königreichs fest, dass die Marke keine originäre Unterscheidungskraft habe und diese auch nicht infolge ihrer Benutzung erworben habe.

17 Der Prüfer stellte fest, dass die angemeldete Form drei Merkmale aufweise: — die rechteckige Tafelform, — das Vorhandensein, die Position und die Tiefe der den Riegel der Länge nach durchziehenden Rillen und — die Zahl der Rillen, die zusammen mit der Breite des Riegels die Zahl der Rippen bestimmen.

18 Das erste dieser Merkmale habe eine Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt sei und daher nicht eingetragen werden könne, außer in Bezug auf „Kuchen“ und „Gebäck“, bei denen die Form der Marke erheblich von den Regeln des Sektors abweiche. Da die beiden anderen Merkmale zum Erreichen einer technischen Wirkung erforderlich seien, wies der Prüfer den Eintragungsantrag im Übrigen zurück.

19 Am 18. Juli 2013 legte Nestlé gegen diese Entscheidung beim High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Vereinigtes Königreich), Rechtsmittel ein, mit dem sie der Feststellung entgegentritt, dass die Marke durch ihre Benutzung vor dem relevanten Zeitpunkt keine Unterscheidungskraft erlangt habe. Darüber hinaus macht Nestlé geltend, dass die Marke nicht ausschließlich in der durch die Art der Ware selbst bedingen Form oder in der für das Erreichen einer technischen Wirkung erforderlichen Form bestehe.

20 Mit am selben Tag eingelegtem Anschlussrechtsmittel wendet sich Cadbury gegen die Entscheidung, soweit darin festgestellt wurde, dass die Marke hinsichtlich Kuchen und Gebäck originäre Unterscheidungskraft habe und nicht ausschließlich in der durch die Art der Ware selbst bedingen Form oder in der für das Erreichen einer technischen Wirkung erforderlichen Form bestehe.

21 Der High Court of Justice ist zunächst der Auffassung, der Prüfer hätte nicht zwischen Kuchen und Gebäck auf der einen und allen anderen Waren in Klasse 30 des Abkommens von Nizza auf der anderen Seite unterscheiden dürfen, sei es im Hinblick auf den Nachweis der Unterscheidungskraft der Marke oder im Hinblick auf die Anwendbarkeit von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i und ii der Markenrichtlinie.

22 Anschließend fragt sich das vorlegende Gericht im Hinblick auf die Frage, ob die Marke durch ihre Benutzung vor dem relevanten Zeitpunkt Unterscheidungskraft erlangt habe, nach Anführung der einschlägigen Rechtsprechung, ob es für den Nachweis, dass eine Marke Unterscheidungskraft erlangt habe, ausreiche, dass zum relevanten Zeitpunkt ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke erkenne und mit den Waren des Anmelders verbinde. Seiner Ansicht nach obliegt dem Anmelder der Nachweis, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke (im Gegensatz zu jeder anderen etwa vorhandenen Marke) als Hinweis auf die Herkunft der Waren wahrnehme.

23 Schließlich führt das vorlegende Gericht in Bezug auf die durch die Art der Ware selbst bedingte Form und die für das Erreichen einer technischen Wirkung erforderliche Form aus, dass es zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i und ii der Markenrichtlinie nur wenig Rechtsprechung gebe.

24 Da das vorlegende Gericht Zweifel an der Richtigkeit des Arguments von Nestlé hat, wonach aus dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Markenrichtlinie in dessen Auslegung durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs klar hervorgehe, dass die Eintragung eines Zeichens nur verweigert werden könne, wenn alle seine wesentlichen Merkmale Formmerkmale seien, die für das Erreichen einer technischen Wirkung erforderlich seien, neigt es dazu, sich der Argumentation von Cadbury anzuschließen, wonach weder der Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Markenrichtlinie noch die mit dieser Bestimmung verfolgten Ziele dafür sprächen, dass eine Form, bei der eines ihrer wesentlichen Merkmale sich (im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i der Markenrichtlinie) aus der Art der Ware selbst ergebe und bei der die beiden anderen wesentlichen Merkmale (im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii dieser Richtlinie) für das Erreichen einer technischen Wirkung erforderlich seien, deshalb eingetragen werden könne, weil keines dieser Eintragungshindernisse gleichzeitig auf alle drei Merkmale Anwendung finde.

25 Außerdem zögert das vorlegende Gericht, dem Standpunkt von Nestlé beizutreten, wonach sich aus den Urteilen Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 78) und Lego Juris/HABM (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 84) offenkundig ergebe, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Markenrichtlinie Anwendung finde, wenn die Form für das Erreichen einer technischen Wirkung in Bezug auf die Funktionsweise der Waren erforderlich sei, aber nicht, wenn die Form nur erforderlich sei, um eine technische Wirkung in Bezug auf die Herstellungsweise der Waren zu erreichen. IV – Vorabentscheidungsersuchen und Verfahren vor dem Gerichtshof

26 Unter diesen Umständen hat der High Court of Justice beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen: 1. Reicht es aus, wenn der Anmelder einer Marke, um darzutun, dass sie infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Markenrichtlinie erworben hat, nachweist, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke erkennt und in dem Sinne mit den Waren des Anmelders verbindet, dass sie, wenn sie angeben sollten, wer die mit der Marke gekennzeichneten Waren vermarktet, den Anmelder nennen würden, oder muss er nachweisen, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke (und keine anderen etwa vorhandenen Marken) als Hinweis auf die Herkunft der Waren wahrnimmt? 2. Ist eine Form, die aus drei wesentlichen Merkmalen besteht, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und zwei zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i und/oder ii der Markenrichtlinie von der Eintragung als Marke ausgeschlossen? 3. Ist Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Markenrichtlinie dahin auszulegen, dass nach dieser Bestimmung Formen von der Eintragung ausgeschlossen sind, die zur Erreichung einer die Herstellungsweise der Waren und nicht ihre Funktionsweise betreffenden technischen Wirkung erforderlich sind?

27 Die Parteien des Ausgangsverfahrens, die deutsche und die polnische Regierung und die Regierung des Vereinigten Königreichs sowie die Europäische Kommission haben schriftliche Erklärungen eingereicht.

28 Sie haben außerdem alle in der Sitzung vom 30. April 2015 mündlich verhandelt. V – Würdigung A – Einleitende Bemerkung zur anwendbaren Richtlinie

29 Die Richtlinie, um deren Auslegung ersucht wird, ist die Markenrichtlinie. Jedoch ist die einschlägige Rechtsprechung im Wesentlichen zur Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ergangen (

30 Die Verweise auf diese Rechtsprechung sind nach wie vor relevant. Denn wie der Gerichtshof im Urteil Oberbank u. a. (C‑217/13 und C‑218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 31) festgestellt hat, haben die in der vorliegenden Rechtssache in Rede stehenden Bestimmungen der Markenrichtlinie gegenüber den entsprechenden Bestimmungen der Ersten Richtlinie 89/104 keine wesentliche Änderung in Bezug auf ihren Wortlaut, ihre Systematik oder ihren Zweck erfahren. Denn nach ihrem ersten Erwägungsgrund nahm die Markenrichtlinie lediglich eine Kodifikation der Ersten Richtlinie 89/104 vor.

31 Was insbesondere Art. 3 Abs. 1 der Markenrichtlinie anbelangt, wurden lediglich die Gedankenstriche der Aufzählung in Buchst. e durch die Ziff. i, ii und iii ersetzt. Gleichfalls wurde das Wort „oder“, das den ersten und den zweiten Gedankenstrich sowie den zweiten und den dritten Gedankenstrich in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Ersten Richtlinie 89/104 voneinander trennte, in den Sprachfassungen, in denen es enthalten war, entfernt ( B – Zur ersten Vorlagefrage

32 Gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Markenrichtlinie sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen. Jedoch sieht Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie eine Ausnahme von dieser Regel dahin gehend vor, dass eine solche Marke eingetragen werden kann, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung eine solche Unterscheidungskraft erworben hat.

33 Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht vom Gerichtshof wissen, ob es für den Nachweis, dass eine Marke „infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat“ im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Markenrichtlinie, ausreicht, wenn der Anmelder dartut, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke erkennt und in dem Sinne mit den Waren des Anmelders verbindet, dass sie, wenn sie angeben sollten, wer die mit der Marke gekennzeichneten Waren vermarktet, den Anmelder nennen würden, oder er nachweisen muss, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke (und keine anderen etwa vorhandenen Marken) als Hinweis auf die Herkunft der Waren wahrnimmt.

34 Nach den Angaben des High Court of Justice spiegelt diese Frage eine Unsicherheit bei den englischen Gerichten wider, die fortbestehe, obwohl die Gerichte den Gerichtshof schon zweimal hierzu befragt hätten (

35 Die vorliegende Rechtssache gibt dem Gerichtshof nunmehr Gelegenheit, zu klären, ob der bloße Nachweis, dass die Form einer vermarkteten Ware von einem erheblichen Teil des relevanten Publikums so wahrgenommen wird, dass sie die Waren eines bestimmten Marktteilnehmers bezeichnet, hinreichend beweist, dass eine Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, oder ob bewiesen werden muss, dass das relevante Publikum die Form als Garantie der betrieblichen Herkunft nutzt und sich darauf verlässt ( 1. Die Funktion einer Marke: Identifizierung oder Garantie der Ursprungsidentität der Waren

36 Wie vom Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung klar definiert, ist die Funktion einer Marke untrennbar verbunden mit ihrer Unterscheidungskraft.

37 Die Unterscheidungskraft einer Marke stellt nämlich nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Markenrichtlinie eine der allgemeinen Voraussetzungen für die Eintragung einer Marke dar. Diese Unterscheidungskraft, sei sie originär oder infolge ihrer Benutzung erworben, bedeutet, dass die Marke geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die sie angemeldet wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen, und daher geeignet ist, sie von Waren oder Dienstleistung anderer Unternehmen zu unterscheiden (

38 Mit anderen Worten „[besteht] die Hauptfunktion der Marke darin …, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden“ (

39 Die Marke ermöglicht es nicht nur ihrem Inhaber, sich von seinen Konkurrenten zu unterscheiden, sondern bietet auch dem Verbraucher oder Endabnehmer die Gewähr, dass alle von dem die Marke bildenden Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen dieselbe betriebliche Herkunft aufweisen (

40 Im Übrigen ist diese Unterscheidungskraft, sei sie ursprünglich oder durch Benutzung erworben, zum einen in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, und zum anderen unter Berücksichtigung der Wahrnehmung eines normal informierten und genügend aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Kategorie von Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen (

41 Wie der Gerichtshof vor Kurzem zutreffend ausgeführt hat, „ist stets zu prüfen, ob [eine] Marke es dem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Ware erlaubt, diese – ohne Prüfung und ohne besondere Aufmerksamkeit – von Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden“ (

42 Aus dieser Rechtsprechung folgt, dass der Anmelder sich nicht damit begnügen darf, darzutun, dass der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der fraglichen Kategorie von Waren oder Dienstleistungen die Marke erkennt und sie gedanklich mit ihren Waren verbindet. Er muss den Nachweis erbringen, dass für diesen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher die angemeldete Marke auf die ausschließliche Herkunft der fraglichen Waren hinweist, und dies im Gegensatz zu jeder anderen, ebenfalls vorhandenen Marke und ohne Gefahr einer Verwechslung. 2. Die Grenzen für den Beweis der Benutzung eines Zeichens als Bestandteil einer eingetragenen Marke oder in Verbindung mit einer eingetragenen Marke

43 Nach Ansicht von Nestlé ist es jedoch nicht erforderlich, dass die Marke isoliert benutzt wurde, damit sie Unterscheidungskraft durch ihre Benutzung erworben habe. Die Identifizierung der Marke und damit der Erwerb von Unterscheidungskraft könnten sich aus der Benutzung eines ihrer Bestandteile als Teil einer eingetragenen Marke oder auch aus der Benutzung einer anderen Marke in Verbindung mit einer eingetragenen Marke ergeben. In diesen Fällen reiche es aus, dass als Folge dieser „gemeinsamen“ Benutzung die angesprochenen Verkehrskreise die mit der angemeldeten Marke in Verbindung mit einem anderen Bestandteil gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnähmen.

44 Ich teile diese Auslegung nicht.

45 Der Gerichtshof hat zwar in Bezug auf den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung bereits entschieden, dass die Tatsache, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, auf der Benutzung der Marke „als Marke“ beruhen muss, ohne dass dies notwendigerweise verlangt, dass die Marke, deren Eintragung beantragt wird, eigenständig benutzt worden ist (

46 Nach Auffassung des Gerichtshofs ist der Ausdruck „Benutzung der Marke als Marke“ so zu verstehen, dass er sich nur auf eine Benutzung der Marke bezieht, die der Identifizierung der Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend durch die angesprochenen Verkehrskreise dient. Eine solche Identifizierung und damit der Erwerb der Unterscheidungskraft können sich sowohl aus der Benutzung eines Teils einer eingetragenen Marke als deren Bestandteil als auch aus der Benutzung einer anderen Marke in Verbindung mit einer eingetragenen Marke ergeben (

47 Jedoch hat der Gerichtshof in dem Urteil Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432) darauf geachtet, klarzustellen, dass es jedenfalls „genügt …, dass infolge dieser Benutzung die angesprochenen Verkehrskreise die nur durch die Marke, deren Eintragung beantragt wird, gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen“ (

48 Mit anderen Worten kann die angemeldete Marke zwar in Verbindung mit einer anderen Marke Unterscheidungskraft erworben haben, doch muss sie zu gegebener Zeit, um als eigenständige Marke geschützt zu sein, für sich allein die Funktion der Identifizierung des Ursprungs der Ware wahrnehmen können.

49 Hierbei handelt es sich um eine beweisrechtliche Frage, die im Fall einer zusammengesetzten Marke von Generalanwältin Kokott in ihren Schlussanträgen in der Rechtssache Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:61) sehr gut erläutert wurde. Danach „reicht es für den Nachweis der durch Benutzung als Bestandteil einer Gesamtmarke erworbenen Unterscheidungskraft nicht, die Benutzung der Gesamtmarke zu dokumentieren. Vielmehr muss auch nachgewiesen werden, dass die maßgeblichen Verkehrskreise den fraglichen Bestandteil bei separater Benutzung so verstehen, dass er eine Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet“ (

50 Wie der Gerichtshof im Rahmen der Auslegung von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 ausdrücklich festgestellt hat, „kommt es unabhängig davon, ob die Benutzung ein Zeichen als Teil einer eingetragenen Marke oder in Verbindung mit dieser betrifft, wesentlich darauf an, dass das Zeichen, dessen Eintragung als Marke beantragt wird [und nur dieses Zeichen, wie ich der Vollständigkeit halber hinzufüge], infolge dieser Benutzung die Waren, auf die es sich bezieht, bei den angesprochenen Verkehrskreisen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen kann“ (

51 Diese Auslegung wird durch die Feststellung des Gerichtshofs im Rahmen derselben Rechtssache bestätigt, wonach eine eingetragene Marke, die nur als Teil einer zusammengesetzten Marke oder in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird, weiterhin als Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Ware wahrgenommen werden muss, wenn diese Benutzung dem Begriff der „ernsthaften Benutzung“ genügen soll (

52 Im Rahmen des Ausgangsverfahrens stellt sich daher die Frage, ob die Form, deren Eintragung als Marke Nestlé beantragt, wenn sie unabhängig von ihrer Verpackung oder von jeglichem Hinweis auf die Angabe „Kit Kat“ benutzt wird, die Ware unter Ausschluss jeder anderen Marke, die es noch geben mag, ohne Verwechslungsgefahr als den von Nestlé vermarkteten Kit Kat-Waffelriegel identifizieren kann (

53 Es ist nämlich die Aufgabe der zuständigen Behörde, zu beurteilen, ob die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil davon aufgrund der betreffenden Marke die Ware oder Dienstleistung in dem Sinne als ausschließlich von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren, dass sie dieselbe betriebliche Herkunft haben (

54 Dagegen scheint mir die genaue Bestimmung der rechtlichen Identität des herstellenden Unternehmens – im vorliegenden Fall Nestlé und nicht Cadbury – über die Kenntnisse hinauszugehen, die von den betroffenen Verkehrskreisen, wie sie in der Rechtsprechung des Gerichtshofs definiert werden, mit Recht erwartet werden können, d. h. die Wahrnehmung eines normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Kategorie von Waren oder Dienstleistungen (

55 Aufgrund der vorstehenden Erwägungen bin ich daher der Ansicht, dass auf die erste Vorlagefrage zu antworten ist, dass sich der Anmelder nicht darauf beschränken kann, darzutun, dass die beteiligten Verkehrskreise die angemeldete Marke erkennen und sie gedanklich mit seinen Waren und Dienstleistungen in Verbindung bringen. Er muss den Nachweis erbringen, dass nur die angemeldete Marke auf die ausschließliche Herkunft der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen hinweist, und zwar im Gegensatz zu jeder anderen Marke, die es noch geben mag, und ohne Verwechslungsgefahr. C – Zur zweiten Vorlagefrage

56 Die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Form weist drei wesentliche Merkmale auf: Das erste ist durch die Art der Ware selbst bedingt und die beiden anderen sind zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich.

57 Unter diesen Umständen möchte das vorlegende Gericht wissen, ob die Form nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i und/oder ii der Markenrichtlinie von der Eintragung als Marke ausgeschlossen ist. Mit anderen Worten stellt es die Frage, ob eine kumulative Anwendung der in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Markenrichtlinie vorgesehenen Kriterien möglich ist. 1. Einleitende Bemerkungen zu dem mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Markenrichtlinie verfolgten Ziel

58 Das Markenrecht ist ein wesentlicher Bestandteil des Wettbewerbssystems in der Union. Wie ich im Rahmen der Prüfung der ersten Vorlagefrage bereits ausgeführt habe, muss in diesem System jedes Unternehmen, um die Kunden durch die Qualität seiner Waren oder Dienstleistungen an sich zu binden, in der Lage sein, Zeichen als Marken eintragen zu lassen, die es dem Verbraucher oder dem Endabnehmer ermöglichen, diese Waren oder Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer Herkunft zu unterscheiden (

59 Die Form einer Ware gehört zu den Zeichen, die eine Marke bilden können, vorausgesetzt, sie ist wie jedes andere Zeichen im Sinne von Art. 2 der Markenrichtlinie geeignet, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, vorbehaltlich der Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe von Art. 3 dieser Richtlinie.

60 Diese Eintragungshindernisse sind im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt (

61 Wie der Gerichtshof vor Kurzem in dem Urteil Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233) festgestellt hat, besteht das unmittelbare Ziel des Verbots der Eintragung von sich aus der Art der Ware selbst ergebenden Formen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i der Markenrichtlinie oder von rein funktionellen Formen im Sinne von Buchst. e Ziff. ii dieser Bestimmung oder auch von solchen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen im Sinne von Buchst. e Ziff. iii dieser Bestimmung, darin, „zu verhindern, dass das ausschließliche und auf Dauer angelegte Recht, das eine Marke verleiht, dazu dienen kann, andere Rechte, für die der Unionsgesetzgeber eine begrenzte Schutzdauer vorsehen wollte, zu verewigen“ (

62 Die drei in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Markenrichtlinie aufgeführten Gründe sollen nämlich die wesentlichen sich in ihrer Form wiederfindenden Merkmale der betreffenden gemeinfrei halten ( 2. Zur Möglichkeit einer kumulativen Anwendung der drei in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Markenrichtlinie genannten Gründe

63 Die Antwort auf die zweite Vorlagefrage ist im Urteil Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233) zu finden.

64 Der Gerichtshof hat nämlich die Frage, ob Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Markenrichtlinie dahin auszulegen sei, dass die Eintragungshindernisse im Sinne von Buchst. e Ziff. i und ii dieser Bestimmung „zusammen“ angewendet werden könnten, verneint.

65 Jedoch darf die Tragweite dieser Antwort nicht missverstanden werden. Wenn der Gerichtshof in dieser Rechtssache festgestellt hat, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Ersten Richtlinie 89/104 dahin auszulegen sei, dass die Eintragungshindernisse im Sinne des ersten und des dritten Gedankenstrichs dieser Bestimmung nicht zusammen angewendet werden könnten, bedeutet das nicht, dass die Hinderungsgründe nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e dieser Richtlinie (oder der Markenrichtlinie) auf ein und dieselbe Form nicht kumulativ angewendet werden können.

66 In den Entscheidungsgründen stellt der Gerichtshof nämlich zu Beginn fest, dass die drei Eintragungshindernisse im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Ersten Richtlinie 89/104 (und damit auch der Markenrichtlinie) eigenständig sind. Das bedeutet, dass jedes von ihnen unabhängig von den beiden anderen anzuwenden ist (mehrerer Eintragungshindernisse ausgeschlossen werden kann, solange ein einziges dieser Hindernisse auf das Zeichen voll anwendbar ist (

67 Wie der Generalanwalt Szpunar in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:322) vorgeschlagen hat, schließt diese Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Markenrichtlinie „demnach eine parallele Prüfung derselben Umstände im Hinblick auf die Erfüllung eines oder mehrerer Kriterien, von denen in den einzelnen Gedankenstrichen die Rede ist, nicht aus“ (

68 Das bedeutet in der Tat, dass die verschiedenen Eintragungshindernisse in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Markenrichtlinie kumulativ auf ein und dieselbe Form angewendet werden können, vorausgesetzt, dass ein jedes, und jedenfalls mindestens eines von ihnen, „vollumfänglich“ auf die Form Anwendung findet.

69 Jede andere Auslegung würde dem mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Markenrichtlinie verfolgten Ziel zuwiderlaufen, das nach einer ständigen, im Urteil Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 19) wiederholten Rechtsprechung darin besteht, zu verhindern, dass der Schutz des Markenrechts seinem Inhaber ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einräumt, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann (verewigen (

70 Wie die polnische Regierung in ihren schriftlichen Erklärungen hervorhebt, soll jeder der in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Markenrichtlinie aufgeführten Ausschlussgründe einen auf unterschiedliche Weise mit der Form der Ware (durch ihre Art selbst, durch die Erforderlichkeit, eine technische Wirkung zu erreichen, oder durch ihren wesentlichen Wert) verbundenen Aspekt vor jeglichem Monopol schützen. Es wäre daher widersinnig, diese Bestimmung dahin auszulegen, dass sie die kumulative Anwendung dieser Gründe untersagt, da dies bedeuten würde, dass die Möglichkeit, in einer einzigen Form auf mehr als einen nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e schutzwürdigen Aspekt zu unterscheiden, die Erforderlichkeit, den einen oder den anderen dieser Aspekte, wenn nicht jeden von ihnen, zu schützen, beseitigen würde (

71 In Anbetracht dessen bin ich der Auffassung, dass auf die zweite Vorlagefrage zu antworten ist, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Markenrichtlinie dahin auszulegen ist, dass eine Form von der Eintragung als Marke ausgeschlossen ist, wenn sie drei wesentliche Merkmale aufweist, von denen das eine durch die Art der Ware selbst bedingt ist und die beiden anderen zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, vorausgesetzt, dass mindestens einer dieser Gründe auf die Form vollumfänglich Anwendung findet. D – Zur dritten Vorlagefrage

72 Die dritte Frage, die das vorlegende Gericht an den Gerichtshof richtet, betrifft die Tragweite von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Markenrichtlinie, der Zeichen von der Eintragung ausschließt, die „aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist“, bestehen. Das vorlegende Gericht will wissen, ob der Begriff „zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich“ nur die Funktionsweise der in Rede stehenden Waren betrifft oder ob er auch auf die Herstellungsweise dieser Waren Anwendung findet.

73 Eine Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Markenrichtlinie nach dem Wortsinn führt zu einem Ausschluss der durch die Herstellungsweise vorgegebenen Formen von seinem Anwendungsbereich.

74 Zum einen erfasst der Wortlaut ausdrücklich und ausschließlich die Form der „Ware“, ohne die Herstellungsweise zu erwähnen. Zum anderen wird auf die Form insoweit Bezug genommen, als sie zur Erreichung einer Wirkung erforderlich ist. Im zeitlichen Ablauf ist die Ware der technischen Wirkung vorgelagert. Allein diese Wirkung, die notwendigerweise die gewollte und angestrebte Folge der Form der Ware ist, wird vom Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Markenrichtlinie erfasst.

75 Es ist jedoch möglich, dass diese technische Wirkung nur aufgrund einer besonderen Herstellungsweise erreicht werden kann. So ist es im Ausgangsrechtsstreit das Vorhandensein von Rillen, die der Ware die Form geben, die zur Erreichung der angestrebten Wirkung – es dem Verbraucher zu ermöglichen, die Rippen der Kekse leicht voneinander zu trennen – erforderlich ist. Der Winkel der Seiten der Ware und derjenige der Rillen sind durch ein besonderes Verfahren des Schokoladenüberzugs, d. h. der Herstellungsweise der Ware, vorgegeben (

76 Außerdem hat der Gerichtshof unter Hinweis auf den Zweck der Eintragungshindernisse in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Markenrichtlinie, der darin besteht, zu verhindern, dass der Schutz des Markenrechts seinem Inhaber ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einräumt, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann, in Bezug auf Zeichen, die ausschließlich aus der für das Erreichen einer technischen Wirkung erforderlichen Form im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e zweiter Gedankenstrich der Ersten Richtlinie 89/104 bestehen, entschieden, dass „… diese Vorschrift verhindern [soll], dass Formen, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen, eingetragen werden mit der Folge, dass die dem Markenrecht innewohnende Ausschließlichkeit die Mitbewerber daran hindern würde, eine Ware mit einer solchen Funktion anzubieten oder zumindest die technische Lösung frei zu wählen, die sie einsetzen möchten, um ihre Ware mit einer solchen Funktion auszustatten“ (

77 Die Verwendung des Bindeworts „oder“, hervorgehoben durch die Beifügung des Wortes „zumindest“, impliziert, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Markenrichtlinie zwei unterschiedliche Fälle betrifft. Der erste bezieht sich auf die Ware als solche (die die gewollte Funktion einschließt, d. h. die angestrebte technische Wirkung). Der zweite – davon zwangsläufig verschiedene – Fall umfasst im Anwendungsbereich der in Rede stehenden Bestimmung die technische Lösung, die der Hersteller anwenden möchte, um diese Funktion in seine Ware einzubinden. Eine technische Lösung, die angewendet wird, um eine Funktion in eine Ware einzubinden, ist offenkundig eine Umschreibung für ein „Herstellungsverfahren“ (

78 Infolgedessen bin ich der Ansicht, dass auf die dritte Vorlagefrage zu antworten ist, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Markenrichtlinie dahin auszulegen ist, dass eine Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung nicht nur im Hinblick auf die Funktionsweise der Waren, sondern auch im Hinblick auf ihre Herstellungsweise erforderlich ist, von der Eintragung als Marke ausgeschlossen ist. VI – Ergebnis

79 Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die Vorlagefragen des High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property, zu antworten: 1. Der Anmelder kann sich nicht darauf beschränken, darzutun, dass die beteiligten Verkehrskreise die angemeldete Marke erkennen und sie gedanklich mit seinen Waren und Dienstleistungen in Verbindung bringen. Er muss den Nachweis erbringen, dass nur die angemeldete Marke auf die ausschließliche Herkunft der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen hinweist, und zwar im Gegensatz zu jeder anderen Marke, die es noch geben mag, und ohne Verwechslungsgefahr. 2. Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass eine Form von der Eintragung als Marke ausgeschlossen ist, wenn sie drei wesentliche Merkmale aufweist, von denen das eine durch die Art der Ware selbst bedingt ist und die beiden anderen zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, vorausgesetzt, dass mindestens einer dieser Gründe auf die Form vollumfänglich Anwendung findet. 3. Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, dass eine Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung nicht nur im Hinblick auf die Funktionsweise der Waren, sondern auch im Hinblick auf ihre Herstellungsweise erforderlich ist, von der Eintragung ausgeschlossen ist.