BGH Beschluss vom 27.01.2000 – I ZB 47/97
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Marke Nr. 2 067 993
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
MarkenG § 96 Abs. 1
Verkündet am: 27. Januar 2000 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
EWING
Die Bestimmung des § 96 Abs. 1 MarkenG über die Teilnahme eines ausländi-
schen Markeninhabers an einem im Markengesetz geregelten Verfahren vor
dem Patentamt oder dem Patentgericht enthält keine Regelung über die Lö-
schung einer eingetragenen Marke im Fall des Fehlens eines Inlandsvertreters.
BGH, Beschl. v. 27. Januar 2000 - I ZB 47/97 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 27. Januar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Dr. Büscher und
Raebel
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 27. Senats (Mar-
ken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 26. August
1997 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM
festgesetzt.
Gründe
I. Gemäß § 6a WZG beschleunigt eingetragen
ist die Marke
Nr. 2 067 993
für "Sportbekleidung und Sportschuhe".
Hiergegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren IR-Marke Nr. R 420 098
(im Original farbig) u.a. geschützt für "Vêtements pour le tennis, tels que tri-
cots, maillots, culottes courtes, jupes de tennis, tenues, chaussettes, chapeaux,
peignoirs, chaussures" sowie der IR-Marke Nr. 467 361
die u.a. für "Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles"
Schutz genießt, Widerspruch erhoben.
Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patentamts hat die Wi-
dersprüche zurückgewiesen.
Im Verlauf des hiergegen gerichteten Beschwerdeverfahrens hat der
zum Inlandsvertreter der Markeninhaberin bestellte Bevollmächtigte nach er-
folgter Ladung zur mündlichen Verhandlung das Mandat niedergelegt. Auf den
der Markeninhaberin zugestellten Hinweis auf die Regelung des § 96 MarkenG
ist eine Rückäußerung nicht erfolgt.
Die Beschwerde ist erfolglos geblieben.
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechen-
de ihre Widersprüche weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat die Widersprüche mangels Verwechs-
lungsgefahr für nicht begründet erachtet. Es hat ausgeführt:
Einer Sachentscheidung stehe nicht entgegen, daß die ausländische
Markeninhaberin, deren bisherige Vertreter die Niederlegung des Mandats an-
gezeigt haben, trotz entsprechender ordnungsgemäß zugestellter Aufforderung
nicht einen neuen Inlandsvertreter bestellt habe. Dabei sei unerheblich, ob die
angezeigte Niederlegung im Register bereits vermerkt sei, weil - mangels einer
abweichenden Regelung - die Anzeige der Mandatsniederlegung unmittelbar
und sofort das Verfahren betreffe.
Eine Sachentscheidung über die Beschwerde der Widersprechenden sei
nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Markeninhaberin durch den Wegfall
ihrer anwaltlichen Vertreter am Beschwerdeverfahren nicht mehr teilnehmen
könne. Zwar vertrete der 28. Senat des Bundespatentgerichts die Auffassung,
der Wegfall des Inlandsvertreters des Markenanmelders in einem Wider-
spruchsbeschwerdeverfahren, in welchem der Anmelder Beschwerdegegner
sei, habe - ebenso wie nach bisheriger Rechtslage (§ 35 WZG) - zur Folge,
daß die Anmeldung in entsprechender Anwendung von § 36 Abs. 4 MarkenG
zurückzuweisen sei. Hiervon abweichend seien jedoch der 24. Senat und der
30. Senat des Bundespatentgerichts der Auffassung, das Fehlen des Inlands-
vertreters rechtfertige für sich gesehen noch nicht die Löschung einer mit Wi-
derspruch angegriffenen Marke. Nach neuem Recht bedürfe ein ausländischer
Markeninhaber eines Inlandsvertreters nur zur Beteiligung am Verfahren, nicht
mehr wie nach § 35 WZG zur Geltendmachung seiner Rechte aus der Marke.
Dieser Auffassung sei beizutreten, da die Möglichkeit der Löschung einer ein-
getragenen Marke gesetzlich abschließend geregelt und auch für vorläufig
nach § 6a WZG eingetragene Marken keine Sonderregelung getroffen worden
sei.
In der Sache erweise sich die Beschwerde der Widersprechenden als
nicht begründet. Nach den nunmehr anzuwendenden Vorschriften des Marken-
gesetzes fehle es an einer Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen
Marke und den Widerspruchsmarken.
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg.
1. Die unbeschränkt eingelegte Rechtsbeschwerde ist infolge ihrer Zu-
lassung in vollem Umfang statthaft und auch sonst zulässig. Allerdings hat das
Bundespatentgericht sie ausdrücklich nur beschränkt auf die Frage, welche
verfahrensrechtlichen Folgen die fehlende Bestellung eines Inlandsvertreters
für die Markeninhaberin als Beschwerdegegnerin hat, zugelassen. Hierin kann
im Ergebnis jedoch keine wirksame Beschränkung der Zulassung gesehen
werden, so daß diese als unbeschränkt erfolgt anzusehen ist.
Zwar wird in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes eine Be-
schränkung der Zulassung auf bestimmte abgrenzbare Verfahrensteile oder auf
bestimmte Verfahrensbeteiligte als wirksam erachtet, wenn sie ausdrücklich
und unzweideutig entweder im Ausspruch der Zulassung selbst oder in dessen
Begründung ausgesprochen worden
ist
(BGH, Beschl. v. 10.11.1999
- I ZB 13/97 - Ketof/ETOP, Umdr. S. 6; vgl. auch: BGH, Beschl. v. 28.4.1994
- I ZB 5/92, GRUR 1994, 730 = WRP 1994, 747 - VALUE; Beschl. v. 16.6.1993
- I ZB 14/91, GRUR 1993, 969, 970 - Indorektal II, insoweit in BGHZ 123, 30
nicht abgedruckt, jeweils m.w.N.). Das Bundespatentgericht hat die Beschrän-
kung der Zulassung im Streitfall zwar ausdrücklich und unzweideutig ausge-
sprochen, die von ihm angeführte Rechtsfrage betrifft indessen nicht einen ab-
grenzbaren Verfahrensteil des Widerspruchsverfahrens - nach der Meinung
des Bundespatentgerichts die Frage, ob eine Sachentscheidung ergehen dürfe
-, sondern einen von mehreren Beurteilungsgesichtspunkten für die Sachent-
scheidung des Widerspruchsverfahrens, die von der Widersprechenden be-
gehrte Löschung der angegriffenen Marke. Das Bundespatentgericht hat eine
Löschung der angegriffenen Marke allein wegen der Tatsache des Fehlens
eines Inlandsvertreters ebenso abgelehnt wie eine Löschung wegen Ver-
wechslungsgefahr mit den Widerspruchsmarken.
2. Das Bundespatentgericht hat in der Tatsache, daß die Markeninhabe-
rin nach der Mandatsniederlegung ihrer bisherigen Inlandsvertreter nicht er-
neut Inlandsvertreter gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG bestellt hat, keinen Lö-
schungsgrund bezüglich der angegriffenen Marke gesehen. Das greift die
Rechtsbeschwerde ohne Erfolg an.
Ein Markeninhaber, der - wie im Streitfall - im Inland weder einen Wohn-
sitz oder Sitz noch eine Niederlassung hat, kann nach § 96 Abs. 1 MarkenG an
einem im Markengesetz geregelten Verfahren vor dem Patentamt oder dem
Patentgericht nur teilnehmen, wenn er im Inland einen Rechtsanwalt oder ei-
nen Patentanwalt als Vertreter bestellt hat. Mit dieser Vorschrift ist, wie das
Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat, lediglich etwas über die
Teilnahme einer ausländischen Partei an einem derartigen Verfahren bestimmt;
sie enthält dagegen keine Regelung über die Löschung einer eingetragenen
Marke im Fall des Fehlens eines Inlandsvertreters (vgl. Althammer/Ströbele,
Markengesetz, 5. Aufl., § 96 Rdn. 20).
Dem steht nicht entgegen, daß nach dem früher geltenden § 35 Abs. 2
WZG für die Geltendmachung des Anspruchs auf Schutz eines Warenzeichens
die Bestellung eines Inlandsvertreters erforderlich war und deshalb der auslän-
dische Anmelder auch im Widerspruchsbeschwerdeverfahren, um der Zurück-
weisung seiner Anmeldung zu entgehen, einen Inlandsvertreter zu bestellen
hatte (BPatG BlPMZ 1988, 114 unter Bezugnahme auf BGH, Beschl. v.
17.12.1968 - X ZB 7/68, GRUR 1969, 437, 438 - Inlandsvertreter). Ob die vor-
erwähnte Regelung gleichermaßen auch auf den im Streitfall gegebenen Sach-
verhalt eines gemäß § 6a WZG beschleunigt eingetragenen Warenzeichens
hätte Anwendung finden müssen, wie die Rechtsbeschwerde annimmt, bedarf
vorliegend keiner Entscheidung. Denn das Bundespatentgericht hat auf das
nach Inkrafttreten des Markengesetzes begonnene Widerspruchsbeschwerde-
verfahren zutreffend und von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet die Vor-
schrift des § 96 Abs. 1 MarkenG angewendet.
Danach kommt, weil eine entsprechende Folge in § 96 Abs. 1 MarkenG
nicht vorgesehen ist, eine Löschung der angegriffenen Marke allein mangels
Bestellung eines Inlandsvertreters nicht in Betracht. Der Ansicht der Rechtsbe-
schwerde, bei der Eintragung der angegriffenen Marke gemäß § 6a WZG han-
dele es sich lediglich um eine vorläufige Eintragung, bei der das anschließende
Widerspruchsverfahren als bloße Fortsetzung des Eintragungsverfahrens an-
zusehen sei, kann nicht beigetreten werden. Ebenso wie nunmehr beim Eintra-
gungsverfahren nach dem Markengesetz handelte es sich bei der beschleu-
nigten Eintragung nach dem Warenzeichengesetz um eine das Eintragungs-
verfahren abschließende Verfügung des Patentamts, die zu einem vollwertigen
Warenzeichen führte. Die Besonderheit lag allein darin, daß gegen ein derarti-
ges Warenzeichen noch ein Widerspruch erhoben werden konnte, ebenso wie
nach der Regelung des Markengesetzes nach der Eintragung einer Marke das
Widerspruchsverfahren eröffnet ist.
So haben auch andere Senate des Bundespatentgerichts (24. Senat:
BPatGE 38, 50, 51 f.; 30. Senat: 30 W (pat) 92/96) ausdrücklich entschieden,
daß das Fehlen des Inlandsvertreters bei Sachverhaltsgestaltungen wie im
Streitfall nicht allein wegen des Fehlens eines Inlandsvertreters zur Löschung
der eingetragenen Marke führe. Dem sind Ingerl/Rohnke (Markengesetz, § 96
Rdn. 9) unter Bezugnahme auf die vorgenannte Entscheidung des 24. Senats
beigetreten und Fezer (Markenrecht, 2. Aufl., § 96 Rdn. 10) weist darauf hin,
daß sogar im Anmeldeverfahren in dem Fall, daß der ausländische Anmelder
Beschwerdeführer ist, über die Verwerfung der Beschwerde hinaus die Zu-
rückweisung der Anmeldung nicht mehr für vertretbar gehalten werde (BPatGE
37, 153, 154).
Die Rechtsbeschwerde beruft sich ohne Erfolg darauf, daß die herr-
schende Meinung zu der im wesentlichen gleichlautenden Vorschrift des § 25
PatG (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf des Markenrechtsreformgesetzes BT-
Drucks. 12/6581, S. 108 = BlPMZ 1994 Sonderheft S. 102) die gegenteilige
Auffassung vertrete. Das trifft schon in dieser Allgemeinheit nicht zu, denn von
den angeführten Kommentarstellen (Benkard-Schäfers, Patentgesetz, 9. Aufl.,
§ 25 Rdn. 28 f.; Schulte, Patentgesetz, 5. Aufl., § 25 Rdn. 12 und Mes, Patent-
gesetz, § 25 Rdn. 5) behandelt allein Schulte (aaO) den mit dem vorliegend zu
beurteilenden Sachverhalt vergleichbaren Fall eines Einspruchsbeschwerde-
verfahrens, in dem der ausländische Patentinhaber Beschwerdegegner ist und
keinen Inlandsvertreter bestellt hat. Für diesen Fall meint Schulte, daß der
Patenterteilungsbeschluß aufzuheben und die Patentanmeldung zurückzuwei-
sen sei. Hierzu bezieht er sich - ohne der Frage der Bedeutung der bereits er-
folgten Patenterteilung nachzugehen - auf die oben angeführte Entscheidung
des Bundespatentgerichts zu einem Warenzeichenfall (BlPMZ 1988, 114), in
dem es noch um die Frage der Eintragung eines angemeldeten Zeichens ging
Abs. 2 WZG Anwendung fand.
3. Das Bundespatentgericht hat die begehrte Löschung abgelehnt, weil
eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei (§ 158 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2
Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Das ist frei von Rechtsfehlern.
Das Bundespatentgericht ist bei der Beurteilung der Verwechslungsge-
fahr im Ausgangspunkt zutreffend von einer Wechselbeziehung zwischen den
in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken
und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke, ausgegangen. Danach kann ein geringer
Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der
Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 6.5.1999
- I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA, m.w.N.).
Das Bundespatentgericht hat den Widerspruchsmarken eine von Hause
aus nur geringe Kennzeichnungskraft zugesprochen, weil sie als vom ange-
sprochenen Verkehr erkennbare bildliche Darstellung eines Ausschnitts aus
einem Ballmotiv für sämtliche Waren, die einen Bezug zum Sport aufwiesen,
einen Sinngehalt generell für den Bereich des Sports enthielten. Eine Steige-
rung der Kennzeichnungskraft durch umfangreiche Benutzung auch noch auf-
grund der in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen sei zweifel-
haft, sie sei im übrigen nicht liquide, weil die Markeninhaberin den entspre-
chenden Sachvortrag bestritten habe. Ob dem beigetreten werden kann, oder
ob, weil die Markeninhaberin an dem Widerspruchsbeschwerdeverfahren man-
gels Bestellung eines Inlandsvertreters nicht teilnehmen konnte, auch ihr
Sachvortrag unbeachtet bleiben muß, kann hier offenbleiben. Denn eine Ver-
wechslungsgefahr wäre selbst bei Annahme einer gesteigerten Kennzeich-
nungskraft der Bildmarken der Widersprechenden zu verneinen.
Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß auch unter Berücksich-
tigung von zumindest teilweiser Warenidentität die Markenähnlichkeit für die
Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht ausreiche. Die angegriffene Marke
werde in ihrem Gesamteindruck von ihrem Wortbestandteil geprägt, so daß die
gegebene Übereinstimmung im Bildbestandteil unerheblich sei.
Diese Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.
Die Feststellung, ob der angesprochene Verkehr einem einzelnen Bestandteil
der angegriffenen Marke eine deren Gesamteindruck prägende Wirkung bei-
mißt, ist allein anhand der Gestaltung der Marke selbst zu treffen; auf die Fra-
ge, wie die Marken Dritter - etwa hier die Widerspruchsmarken - gestaltet sind,
kommt es dabei grundsätzlich nicht an (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93,
GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; Beschl. v. 8.7.1999
- I ZB 49/96, WRP 2000, 173, 176 = MarkenR 2000, 20 - RAUSCH/ELFI
RAUCH), zumal auch der Verkehr bei der Begegnung mit dem jüngeren Zei-
chen von der Prioritätslage keine seinen Eindruck von der jüngeren Marke be-
einflussende Vorstellung hat. Die Frage, durch welche Bestandteile ein mehr-
gliedriges Zeichen in seinem Gesamteindruck geprägt wird, ist deshalb, wie
das Bundespatentgericht nicht verkannt hat, im Widerspruchsverfahren unab-
hängig von der jeweiligen konkreten Kollisionslage zu beantworten. Die An-
nahme, der Wortbestandteil "EWING" präge den Gesamteindruck der ange-
griffenen Marke, greift die Rechtsbeschwerde nur mit einer eigenen, von der
des Bundespatentgerichts abweichenden Beurteilung an; hiermit kann sie im
Rechtsbeschwerdeverfahren nicht gehört werden. Soweit sie geltend macht,
gerade in der Sportartikelbranche sei es zunehmend üblich, daß mit dem Na-
men bekannter Sportler unter dem Dach einer Marke eine besondere Produkt-
linie etabliert werde, kann sie auch mit dieser Auffassung, die neu in der
Rechtsbeschwerdeinstanz in das Verfahren eingeführt worden ist, nicht gehört
werden, zumal auch keine entsprechenden Tatsachen in den Instanzen vorge-
tragen worden sind.
Auch die Ausführungen des Bundespatentgerichts dazu, daß den Bil-
dern der Widerspruchsmarken schon angesichts ihrer von Haus aus an sich
gegebenen Kennzeichnungsschwäche nicht ernsthaft die Eignung zum
Stammbestandteil einer Serie zukomme, so daß auch eine Verwechslungsge-
fahr unter dem Gesichtspunkt einer Markenserie zu verneinen sei, sind aus
Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Widersprechen-
den (§ 90 Abs. 2 MarkenG) zurückzuweisen.
Erdmann
v. Ungern-Sternberg
Starck
Büscher
Raebel