BGH Beschluss vom 27.04.2000 – I ZR 236/97

BUNDESGERICHTSHOF

I ZR 236/97

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

BGHR : ja

Verkündet am: 27. April 2000 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (EWG-Markenrechts- richtlinie) Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2; MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3, § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3

Davidoff

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden fol- gende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Sind die Vorschriften der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 (ABl. 1989 Nr. L 40/1) dahin auszulegen (gegebenenfalls entsprechend anzuwenden), daß sie den Mitgliedstaaten die Befugnis geben, den weitergehenden

Schutz bekannter Marken auch in Fällen vorzusehen, in de- nen die jüngere Marke für Waren oder Dienstleistungen be- nutzt wird oder benutzt werden soll, die mit denen identisch oder ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist?

2. Regeln die Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL die Zulässigkeit eines weitergehenden Schutzes bekannter Marken nach nationalem Recht aus den Gründen, die in die- sen Vorschriften genannt sind (unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wert- schätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund), abschließend oder lassen sie ergänzende nationale Bestim- mungen zum Schutz bekannter Marken gegen jüngere Zei- chen zu, die für identische oder ähnliche Waren oder Dienst- leistungen benutzt werden oder benutzt werden sollen?

BGH, Beschluß v. 27. April 2000 - I ZR 236/97 - OLG Bremen

LG Bremen

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 27. April 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erd-

mann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und

Raebel

beschlossen:

I. Das Verfahren wird ausgesetzt.

II. Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden

folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Sind die Vorschriften der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5

Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung

der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken

vom 21. Dezember 1988 (ABl. 1989 Nr. L 40/1) dahin aus-

zulegen (gegebenenfalls entsprechend anzuwenden), daß

sie den Mitgliedstaaten die Befugnis geben, den weiterge-

henden Schutz bekannter Marken auch in Fällen vorzuse-

hen, in denen die jüngere Marke für Waren oder Dienstlei-

stungen benutzt wird oder benutzt werden soll, die mit de-

nen identisch oder ähnlich sind, für die die ältere Marke ein-

getragen ist?

2. Regeln die Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2

MarkenRL die Zulässigkeit eines weitergehenden Schutzes

bekannter Marken nach nationalem Recht aus den Gründen,

die in diesen Vorschriften genannt sind (unlautere Ausnut-

zung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder

der Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden

Grund), abschließend oder lassen sie ergänzende nationale

Bestimmungen zum Schutz bekannter Marken gegen jünge-

re Zeichen zu, die für identische oder ähnliche Waren oder

Dienstleistungen benutzt werden oder benutzt werden sol-

len?

I. Die Klägerin zu 2 ist Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen, am

28. Januar 1982 international - mit Schutzausdehnung auch für Deutschland -

registrierten Marke Nr. 466 965:

Die Marke ist u.a. für Waren der Warenklassen 3, 14, 25 und 34 einge-

tragen.

Für die Klägerin zu 1 ist am 3. August 1989 derselbe Schriftzug als IR-

Marke Nr. 540 856 - mit Schutzausdehnung auch für Deutschland - für Waren

der Warenklasse 34 eingetragen worden.

Die Klägerinnen vertreiben unter ihren Marken Herrenkosmetikartikel,

Cognac, Krawatten, Brillengestelle, Zigarren, Zigarillos und Zigaretten nebst

Zubehörartikeln, Pfeifen und Pfeifentabake nebst Zubehörartikeln sowie Le-

derwaren (vgl. den Katalog Anlage K 2).

Die Beklagte hat am 5. April 1991 bei dem Deutschen Patentamt die

nachstehend als Teil des Klageantrags abgebildete Wort-/Bildmarke angemel-

det, die unter der Nr. G 39363/14 Wz eingetragen worden ist. Das Warenver-

zeichnis dieser Marke umfaßt die im Klageantrag angeführten Waren der Wa-

renklassen 14 und 34.

Die Klägerinnen haben behauptet, die von ihnen unter den Marken

"Davidoff" vertriebenen Waren seien durchweg Luxusartikel mit hohem Presti-

gewert. Eine im Jahre 1990 im Inland durchgeführte Meinungsumfrage unter

Zigarrenrauchern habe einen Bekanntheitsgrad der Marken "Davidoff" von

88 % ergeben. Das durch die Klagemarken geschützte Zeichen habe eine

überragende Verkehrsgeltung. Es werde wesentlich durch seinen bekannten

eigentümlichen Schriftzug geprägt. Zwischen den einander gegenüberstehen-

den Marken bestehe Verwechslungsgefahr. Die Marke der Beklagten verwende

dieselbe Schrift und insbesondere die Buchstaben "D" und "ff" in der charakte-

ristischen Gestaltung, die sie in den Marken der Klägerinnen aufwiesen. Die

Beklagte habe ihre Marke absichtlich dem Zeichen "Davidoff" angenähert, um

dessen hohen Prestigewert und dessen Werbekraft für ihre eigenen Produkte

auszunutzen. Die Benutzung der angegriffenen Marke durch die Beklagte als

einem in Hongkong ansässigen Unternehmen gefährde zudem den guten Ruf

der Marken der Klägerinnen, weil der Verkehr aus dem chinesischen Raum

keine exklusiven Spitzenprodukte erwarte, sondern eher Billigprodukte von

minderer Qualität.

Die Klägerinnen haben beantragt, die Beklagte unter Androhung von

Ordnungsmitteln zu verurteilen,

1.

es zu unterlassen, im Geschäftsverkehr die unter dem

Aktenzeichen G 39363/14 Wz beim Deutschen Patentamt an-

gemeldete Wort-/Bildmarke

für

und

Edelmetalle

deren

Legierungen sowie aus Edelmetallen oder deren Legierung her-

gestellte und damit plattierte Waren, nämlich kunstgewerbliche

Gegenstände, Ziergegenstände, Tafelgeschirr (ausgenommen

Bestecke), Tafelaufsätze, Aschenbecher, Zigarren- und Ziga-

rettenetuis, Zigarren- und Zigarettenspitzen, Juwelierwaren,

Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitinstrumente zu be-

nutzen;

2. in die Rücknahme der Markenanmeldung einzuwilligen oder für

den Fall, daß die Marke bereits eingetragen sein sollte, in deren

Löschung.

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Sie hat in Abrede gestellt,

daß zwischen den Marken der Klägerinnen und ihrer Marke Verwechslungs-

gefahr bestehe; ebensowenig sei die Möglichkeit einer Rufübertragung gege-

ben. Die bei den Marken der Klägerinnen verwendete englische Schrift werde

häufig benutzt, gerade auch zur Kennzeichnung von Waren für Raucher, aber

auch bei Uhren, Juwelierwaren und Accessoires.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin-

nen ist ohne Erfolg geblieben.

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfol-

gen die Klägerinnen ihre Klageanträge weiter.

II. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die geltend gemachten

Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung der angegriffenen Marke und auf

Einwilligung in deren Löschung weder nach den Vorschriften des vor der Um-

setzung der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EG zur Angleichung der

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember

1988 (ABl. 1989 Nr. L 40/1; im folgenden: Markenrechtsrichtlinie) geltenden

Warenzeichengesetzes noch nach denen des am 1. Januar 1995 in Kraft ge-

tretenen Markengesetzes begründet seien.

Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe keine

Verwechslungsgefahr. Die Marke der Beklagten unterscheide sich nach ihrem

Gesamteindruck ausreichend von den "Davidoff"-Marken der Klägerinnen.

Nach dem Klang der Markenwörter könnten die Marken nicht verwechselt wer-

den. "Davidoff" sei ein dreisilbiger bulgarischer Name, "Durffee" ein zweisilbi-

ges Phantasiewort, das verschieden ausgesprochen werden könne ("dafi",

"dörfi", "durfi" oder "durfe"), dem aber in jedem Fall die markante Endsilbe des

Namens "Davidoff" fehle.

Auch in bildlicher Hinsicht ergäben sich keine Ähnlichkeiten, die Ver-

wechslungen erwarten ließen. Das Schriftbild der klägerischen Marken sei kei-

ne originelle Schöpfung der Klägerinnen, sondern sei - wie die Beklagte unter

Hinweis auf den von ihr vorgelegten Schriftenkatalog (Anlage B 2) zu Recht

geltend mache - der "englischen Schreibschrift" ("English 157") entnommen,

deren Benutzung auch anderen Unternehmen offenstehen müsse. Der Um-

stand, daß das "D" in "Davidoff" durch Hinzufügen eines Punkts am Anfang des

Aufstrichs leicht individualisiert sei, rechtfertige keine andere Beurteilung.

Werde zudem berücksichtigt, daß in der angegriffenen Marke das graphisch

auffällig gestaltete "DD" vor den Wortbestandteil gesetzt sei, könne eine Ver-

wechslungsgefahr - trotz der teilweisen Identität der beiderseitigen Waren (et-

wa bei Zigarettenspitzen und Aschenbechern) - nicht als realistisch angesehen

werden. Aufgrund der klanglichen Unterschiede der Markennamen könne der

Verkehr auch nicht irrtümlich annehmen, es handele sich zwar um unterscheid-

bare, aber wegen ihrer Ähnlichkeit auf denselben Geschäftsbetrieb hindeuten-

de Zeichen.

Markenrechtliche Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG seien nicht

gegeben.

Die Klageansprüche seien ebensowenig als Ansprüche gegen unlaute-

res Wettbewerbsverhalten begründet (§ 1 UWG). Derartige Ansprüche könnten

neben markenrechtlichen Ansprüchen gegeben sein, wenn zu der Benutzung

oder Beeinträchtigung einer fremden, besonders bekannten Kennzeichnung

durch einen Wettbewerber besondere Umstände hinzuträten, die dieses Ver-

halten als unlauter erscheinen ließen. Solche Umstände lägen hier - wie das

Berufungsgericht näher ausgeführt hat - aber nicht vor.

III. Die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung

der Wort-/Bildmarke G 39363/14 Wz sind gemäß der Übergangsvorschrift des

§ 153 Abs. 1 MarkenG (vgl. Art. 5 Abs. 4 MarkenRL) nur dann begründet, wenn

sie bereits vor Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 bestanden

haben. Das Berufungsgericht hat zwar nicht festgestellt, daß das angegriffene

Zeichen bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes benutzt worden ist,

eine nach Sinn und Zweck des § 153 Abs. 1 MarkenG zu berücksichtigende

Kollisionslage zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen wurde

aber jedenfalls bereits durch die Anmeldung der angegriffenen Marke am

5. April 1991 begründet (vgl. BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, WRP

2000, 529, 531 = MarkenR 2000, 134 - ARD-1; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 153

Rdn. 17; vgl. auch BPatG GRUR 1996, 413, 414).

Zu den nach § 153 Abs. 1 MarkenG zu berücksichtigenden Anspruchs-

grundlagen zählen nicht nur der zeichenrechtliche Unterlassungsanspruch ge-

mäß den §§ 24, 31 WZG, sondern auch § 1 UWG und § 823 Abs. 1 BGB als

Grundlagen für Ansprüche zum Schutz bekannter Marken (vgl. BGHZ 138, 349,

352 - MAC Dog, m.w.N.).

Auch die auf die Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke

G 39363/14 Wz gerichteten Klageanträge können nur Erfolg haben, wenn ih-

nen sowohl nach altem als auch nach neuem Recht stattgegeben werden kann.

Die Übergangsvorschrift des § 163 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist insoweit auf die

Löschungsklage der Klägerinnen gegen die vor dem 1. Januar 1995 angemel-

dete, aber erst danach eingetragene Marke der Beklagten entsprechend anzu-

wenden (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 163 Rdn. 4). Für das alte Recht ist dabei

nicht nur auf § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG, sondern auch auf die außerzeichenrecht-

lichen Löschungsansprüche abzustellen, die vor dem Inkrafttreten des Marken-

gesetzes aus § 1 UWG oder § 823 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 1004 BGB

(analog) hergeleitet werden konnten (vgl. BGHZ 138, 349, 353 - MAC Dog).

IV. Das Berufungsgericht hat in Anwendung des alten und des neuen

Rechts angenommen, daß den Klägerinnen die geltend gemachten Ansprüche

nicht unter dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr der angegriffenen

Marke mit den prioritätsälteren Klagemarken zustehen (§ 11 Abs. 1 Nr. 1,

§§ 24, 31 WZG; § 14 Abs. 5 i.V. mit Abs. 2 Nr. 2, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2, § 51

Abs. 1 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG; Art. 4 Abs. 1 Buchst. b, Art. 5 Abs. 1

Buchst. b MarkenRL). Dem kann auf der Grundlage des bisher festgestellten

Sachverhalts nicht zugestimmt werden.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG (Art. 4 Abs. 1 Buchst. b, Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL) ist unter

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. EuGH, Urt.

v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6214, 6224 Tz. 22 = GRUR 1998,

387, 389 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg.

1998, I-5525, 5532 Tz. 16 f. = GRUR 1998, 922, 923 = WRP 1998, 1165

- Canon; Urt. v. 22.6.1999 - Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819 Tz. 18 = GRUR

Int. 1999, 734, 736 = WRP 1999, 806 - Lloyd). Dabei besteht eine Wechselbe-

ziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der

Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren

sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. So kann insbeson-

dere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren

Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl.

EuGH Slg. 1998, I-5525, 5532 Tz. 17 = GRUR 1998, 922, 923 - Canon; Slg.

1999,

I-3819 Tz. 19 = GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd; BGH, Urt. v. 13.1.2000

- I ZR 223/97, WRP 2000, 535, 538 f. = MarkenR 2000, 140 - ATTACHÉ/

TISSERAND, m.w.N.).

2. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, daß zwischen den Marken der

Klägerinnen und der angegriffenen Marke keine Verwechslungsgefahr besteht,

wird von der Revision in ihren tatsächlichen Grundlagen, die sowohl für die

Beurteilung nach altem als auch nach neuem Recht maßgeblich wären, mit

Erfolg angegriffen.

Eine Gefahr der Verwechslung der einander gegenüberstehenden Mar-

ken nach dem Klang hat das Berufungsgericht allerdings rechtsfehlerfrei ver-

neint.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in bildlicher Hinsicht kann aber

nach dem gegenwärtigen Sachstand jedenfalls insoweit nicht ganz ausge-

schlossen werden, als - wie bei Artikeln des Raucherbedarfs - Identität der bei-

derseitigen Waren besteht, wenn entsprechend dem Vorbringen der Klägerin-

nen unterstellt wird, daß die Marken "Davidoff" in diesem Bereich berühmt sind

und deshalb eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen. Wie die Revision mit

Erfolg rügt, hat das Berufungsgericht den Umfang der Übereinstimmungen zwi-

schen den einander gegenüberstehenden Marken zu gering bemessen.

Das Berufungsgericht hat sich zu dem Gesamteindruck der Marken nicht

geäußert. Der Senat kann ihn aber ohne weiteres selbst beurteilen. Die unter-

einander identischen Klagemarken werden als Namenszug in einer besonde-

ren Schreibschrift aufgefaßt. Die angegriffene Marke wird im Schriftbild maß-

geblich durch das zunächst in die Augen fallende Wort "Durffee" geprägt, das

wegen seiner Wiedergabe in einer besonderen Schreibschrift und wegen des

Fehlens eines erkennbaren Sinngehalts in erster Linie als Namenszug gese-

hen werden wird. Darauf deuten auch die monogrammähnlich ineinanderge-

stellten Buchstaben "DD" hin, die dem Schriftzug vorangestellt sind.

Das Berufungsurteil enthält jedoch keine klaren Feststellungen dazu, in

welchem Umfang das Schriftbild der Klagemarken eigenständig entworfen wor-

den ist. Das Berufungsgericht hat (nach den Entscheidungsgründen in deren

berichtigter Fassung) angenommen, daß das Schriftbild der Klagemarken "ei-

ner bestimmten auch sonst im Verkehr verwendeten Schriftart (der englischen

Schreibschrift)" entnommen sei. An anderer Stelle heißt es im Berufungsurteil,

das Schriftbild sei keine originelle Schöpfung der Klägerinnen, sondern "der

'englischen Schreibschrift' ('English 157')" entnommen. Danach bleibt bereits

unklar, ob das Berufungsgericht die verwendete Schriftart als die einzige engli-

sche Schreibschrift, eine besonders gebräuchliche oder als eine in besonderer

Weise ausgeformte Schriftart, die im Verkehr auch sonst - aber möglicherweise

nur in untergeordnetem Umfang - Verwendung findet, angesehen hat. Es ist

auch ungeklärt, in welchem Umfang die Bestandteile der Klagemarken mit den

Buchstaben der Schreibschrift "English 157" übereinstimmen. Während das

Berufungsgericht an einer Stelle davon spricht, daß auch die Buchstaben "D"

und "ff" in "Davidoff" Bestandteile der verwendeten englischen Schreibschrift

seien, führt es an anderer Stelle aus, (nur) das "D" werde von den Klägerinnen

in einer leicht individualisierend abgewandelten Form benutzt. Diese Ausfüh-

rungen zum Umfang der Entnahme aus der Schriftart "English 157" widerspre-

chen auch dem Schriftartenkatalog (Anlage B 2), auf den sich das Berufungs-

gericht gestützt hat. Aus diesem ergibt sich, daß die Buchstaben "D" und "ff",

die als Anfangsbuchstabe und als Schlußbuchstaben in den Klagemarken ge-

rade besonders charakteristisch sind, deutlich individualisiert sind. Weitere

- weniger auffallende - Veränderungen sind bei den Buchstaben "v" und "i" (bei

denen der i-Punkt in das "v" integriert ist) festzustellen. Auch diejenigen, denen

die als Grundlage verwendete englische Schreibschrift nicht bekannt ist, wer-

den in den Klagemarken "überzogen" gestaltete Buchstaben wie das initialartig

geformte "D" und das - wegen der sich verbreiternden Unterlänge - besonders

auffällige "f" nicht als unveränderte Bestandteile einer Gebrauchsschrift auffas-

sen, sondern als Individualisierungen von Buchstaben, wie sie gerade bei Na-

menszügen zu finden sind.

Die angegriffene Marke ist den Klagemarken deutlich angenähert. An-

ders als das Berufungsgericht gemeint hat, ist in diesem Zusammenhang nicht

nur die Verwendung der Buchstaben "D" und "ff" in derselben Gestaltung wie in

"Davidoff" zu berücksichtigen. Dazu kommt vielmehr, daß die Marke der Be-

klagten ebenfalls maßgeblich durch ein Markenwort geprägt wird, das nach

dem Schriftbild in erster Linie als Namenszug zu verstehen ist, und zudem die-

selbe englische Schreibschrift mit denselben charakteristischen Individualisie-

rungen gerade des Anfangsbuchstabens und der auffallenden Doppelbuchsta-

ben "ff" verwendet. Ob der Umfang der Annäherungen ausreicht, um eine un-

mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen, kann ohne weitere tatsächliche

Feststellungen nicht beurteilt werden. Gegen die Annahme, daß für einen

durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnitts-

verbraucher (vgl. EuGH Slg. 1999, I-3819 Tz. 26 = GRUR Int. 1999, 734, 736

- Lloyd) die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen besteht (in dem Sinne, daß

die angegriffene Marke für eine der Klagemarken gehalten wird), könnte spre-

chen, daß die Namenswörter der einander gegenüberstehenden Marken sehr

verschieden sind. Wegen der erheblichen Unterschiede der Markenwörter er-

scheint es auch nicht naheliegend, daß trotz Erkennens der gegebenen Unter-

schiede der Marken wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung wirtschaftliche

oder organisatorische Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern ange-

nommen werden könnten (unmittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sin-

ne, vgl. BGH WRP 2000, 529, 531 - ARD-1). Die bloße Gefahr, daß die einan-

der gegenüberstehenden Marken wegen der bestehenden Übereinstimmungen

gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können, wäre für sich

allein kein ausreichender Grund, um eine Verwechslungsgefahr anzunehmen

(vgl. EuGH Slg. 1997, I-6214, 6223 f. Tz. 18 ff. = GRUR 1998, 387, 389

- Sabèl/Puma).

V. Nach dem zu unterstellenden Sachverhalt waren - abweichend von

der Ansicht des Berufungsgerichts - nach altem Recht auch Ansprüche aus

unlauterem Wettbewerb durch Annäherung an eine berühmte Kennzeichnung

ohne Begründung einer Verwechslungsgefahr in Betracht zu ziehen (§ 1

UWG). Dabei kann im gegenwärtigen Verfahrensstadium offenbleiben, ob sol-

che Ansprüche aus beiden Klagemarken auch dann gegeben sind, wenn die

angegriffene Marke für Waren benutzt wird, die nicht mit den Waren der Kla-

gemarken identisch oder ihnen ähnlich sind.

1. Nach der Rechtslage vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes

konnten einem Markeninhaber Ansprüche aus § 1 UWG gegen einen Wettbe-

werber zustehen, der sich mit der Kennzeichnung seiner Waren der Marke an-

genähert hat, um Gütevorstellungen, die der Verkehr mit den unter der Marke

vertriebenen Erzeugnissen verbindet, in unlauterer Weise für sich auszunutzen

(vgl. BGHZ 113, 115, 126 = IIC 1992, 279 (englische Übersetzung) - SL,

m.w.N.; vgl. auch Erdmann in Mostert, Famous and well-known marks, 1997, S.

283, 296 ff.). Erforderlich war dazu ein hoher Grad der Bekanntheit und vor

allem ein solches Ansehen der Marke, daß deren Ausnutzung einerseits für

den Wettbewerber lohnend und andererseits - wegen des mit der Marke durch

besondere Leistungen des Inhabers geschaffenen Wertes - objektiv unlauter

erscheint (vgl. dazu näher BGHZ 113, 115, 126 - SL). Eine solche unlautere

Rufausbeutung hat das Berufungsgericht auch für den Bereich, in dem die

Parteien identische Waren vertreiben, verneint, weil eine Rufübertragung nicht

in nennenswertem Umfang stattfinde. Die von der Beklagten gewählte graphi-

sche Gestaltung ihrer Marke erwecke keine gerade auf die Klägerinnen bezo-

genen Verbrauchervorstellungen; sie begründe allenfalls Assoziationen an Wa-

ren der "feinen englischen Art", wie sie auch die Beklagte zu vertreiben in An-

spruch nehme.

Diese Beurteilung kann jedoch der revisionsgerichtlichen Entscheidung

nicht zugrunde gelegt werden, weil die Annäherung der angegriffenen Marke

an die Klagemarken - wie dargelegt - durch die Übernahme charakteristischer

Besonderheiten bei der Wahl des Markenwortes und dessen besonderer Ge-

staltung als Schriftzug über das vom Berufungsgericht angenommene Maß je-

denfalls deutlich hinausgeht. Das Berufungsgericht hat seine Annahme, daß es

an einer unlauteren Rufausnutzung fehlt, auf eine unzureichende Tatsachen-

grundlage gestützt. Es hätte indessen berücksichtigen müssen, daß die Annä-

herung an eine fremde Kennzeichnung bei Anwendung des alten Rechts auch

ohne Herkunftstäuschung als unlauter zu beurteilen sein kann, wenn dadurch

für die eigene Ware der Ruf des fremden Erzeugnisses, insbesondere eine

damit infolge seiner Qualität oder infolge besonderer Werbeanstrengungen des

Herstellers verbundene Gütevorstellung ausgenutzt wird (vgl. BGH, Urt. v.

14.11.1980 - I ZR 134/78, GRUR 1981, 142, 144 - Kräutermeister). Dies kann

bereits dadurch geschehen, daß die Assoziation einer Kennzeichnung mit einer

bekannten Marke ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit wecken kann, das

einer anderen (neuen) Kennzeichnung, die nicht die Erinnerung an ein dem

Verkehr bekanntes Erzeugnis weckt, nicht zuteil würde (vgl. dazu näher BGH

GRUR 1981, 142, 144 - Kräutermeister; A. Meyer, Der Begriff bekannte Marke

im MarkenG, 1999, S. 158 ff.).

2. Im vorliegenden Fall könnte die Annäherung der angegriffenen Marke

an die Klagemarken, wenn deren Berühmtheit unterstellt wird, bei Anwendung

des alten Rechts auch unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der unlauteren Be-

hinderung als wettbewerbswidrig anzusehen sein und dementsprechend vor

Inkrafttreten des Markengesetzes Ansprüche aus § 1 UWG begründet haben,

falls sie geeignet war, einen mit der Marke verbundenen guten Ruf oder deren

Kennzeichnungskraft entscheidend zu beeinträchtigen (vgl. BGHZ 113, 115,

128 - SL, m.w.N.).

Mit Rücksicht auf die Wertungen des Kennzeichenrechts kann es aller-

dings grundsätzlich nicht als wettbewerbswidrig angesehen werden, wenn die

Kennzeichnungskraft der Marke eines Wettbewerbers dadurch geschwächt

wird, daß ein anderes Zeichen außerhalb des Bereichs der zeichenrechtlichen

Verwechslungsgefahr benutzt wird (vgl. BGH, Urt. v. 20.3.1997 - I ZR 246/94,

GRUR 1997, 754, 755 = WRP 1997, 748 - grau/magenta; Baumbach/Hefer-

mehl, Wettbewerbsrecht, 21. Aufl., § 1 UWG Rdn. 560). Etwas anderes ist aber

bei Anwendung des alten Rechts dann anzunehmen, wenn es sich um die Be-

einträchtigung einer Kennzeichnung handelt, die - wie vorliegend von den Klä-

gerinnen behauptet - jedenfalls in maßgeblichen Verkehrskreisen berühmt ist

und einen besonderen Ruf und Prestigewert aufweist und dadurch für ihren

Inhaber einen hohen, durch eigene Leistung geschaffenen Wert verkörpert.

Denn in diesem Fall bildet die Beeinträchtigung des schützenswerten Besitz-

stands des Zeicheninhabers jedenfalls dann einen besonderen Umstand, der

die Wettbewerbsschädlichkeit der Verwendung der anderen Kennzeichnung

begründen kann, wenn diese dem älteren Zeichen bewußt und ohne zwingen-

de Notwendigkeit angenähert ist (vgl. BGHZ 113, 115, 130 - SL, m.w.N.). Dabei

ist auch die Gefahr der Nachahmung des Verhaltens durch andere Mitbewer-

ber zu berücksichtigen, die sich im Fall der Hinnahme der beanstandeten

Kennzeichnung zu ähnlichen Annäherungen an die beeinträchtigte Marke ver-

anlaßt sehen könnten (vgl. BGHZ 113, 115, 129 - SL).

Für das Revisionsverfahren ist das Vorbringen der Klägerinnen zu un-

terstellen, daß die (identischen) Klagemarken in ihrer charakteristischen

schriftbildlichen Gestaltung bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffe-

nen Marke (am 5.4.1991; vgl. dazu BGH GRUR 1981, 142, 145 -

Kräutermeister) im gesamten Bereich von Luxusartikeln weithin bekannte und

berühmte Prestige-Marken waren. Die Beklagte hat nicht vorgetragen, daß ein

Erfordernis bestanden habe, die angegriffene Marke den Klagemarken durch

die Wahl eines Phantasienamens mit dem Anfangsbuchstaben "D" und den

Buchstaben "ff" als Markenwort, dessen schriftbildlicher Ausformung als Na-

menszug unter Wahl derselben Schriftart und Übernahme wesentlicher Merk-

male der besonderen individuellen Ausgestaltung der Schrift so wie geschehen

anzunähern. Die Kenntnis aller Umstände, aus denen sich das Wettbewerbs-

widrige der Handlung ergibt, wäre hier, wenn die Behauptungen der Klägerin-

nen zum Bekanntheitsgrad und zum besonderen Ruf und Prestigewert der Kla-

gemarken unterstellt werden, nach der Lebenserfahrung ohne weiteres anzu-

nehmen (vgl. dazu auch BGHZ 113, 115, 131 - SL).

VI. Unter diesen Umständen hängt die vom Senat zu treffende Entschei-

dung davon ab, ob die Klägerinnen wegen der Annäherung der angegriffenen

Marke an die Klagemarken gegebenenfalls auch aufgrund des seit dem In-

krafttreten des Markengesetzes geltenden Rechts - insbesondere unter dem

Gesichtspunkt der unlauteren Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der

Klagemarken ohne rechtfertigenden Grund - Ansprüche gegen die Beklagte

geltend machen können. Entscheidend ist dafür die Auslegung der Art. 4

Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL.

Von der durch Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL einge-

räumten Befugnis hat Deutschland durch entsprechende Fassung der §§ 9 und

14 MarkenG Gebrauch gemacht. Die Vorschrift des § 9 Abs. 1 MarkenG hat

- soweit hier von Bedeutung - folgenden Wortlaut:

"§ 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhinder-

nisse

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1. ... 2. ... 3. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist, falls es sich bei der Marke mit älte- rem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigen- den Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) ..."

Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG regelt dementsprechend

die Rechte des Markeninhabers wie folgt:

"§ 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke; Unterlassungs-

anspruch; Schadensersatzanspruch

(1) ... (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke

im geschäftlichen Verkehr 1. ... 2. ... 3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zei- chen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es

sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt."

Die Vorschriften der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL

beziehen sich nach ihrem Wortlaut auf Fälle, in denen die jüngere Marke für

Waren oder Dienstleistungen benutzt werden soll oder benutzt wird, die nicht

mit denen identisch oder ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist.

Es ist umstritten, ob die Vorschriften die Zulässigkeit eines weitergehenden

markenrechtlichen Schutzes bekannter Marken auf Fälle der fehlenden Wa-

renähnlichkeit beschränken oder ob sie - in erweiternder Auslegung oder in

entsprechender Anwendung - einen markenrechtlichen Schutz auch in Fällen

zulassen, in denen es, wie im Streitfall jedenfalls teilweise, um ähnliche oder

sogar identische Waren geht (vgl. BGH, Urt. v. 2.7.1998 - I ZR 273/95, GRUR

1999, 155, 156 = WRP 1998, 1006 - DRIBECK's LIGHT, insoweit nicht in

BGHZ 139, 147; BGH WRP 2000, 529, 532 - ARD-1; Schlußanträge des Gene-

ralanwalts Jacobs vom 27.1.2000 im Verfahren C-425/98 Tz. 45 f.; vgl. weiter

zum Streitstand Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 431; Sambuc, Der

UWG-Nachahmungsschutz, 1996, Rdn. 667; A. Meyer aaO S. 114 ff.; Großner,

Der Rechtsschutz bekannter Marken, 1998, S. 261 ff.; Piper, GRUR 1996, 429,

437; Eichmann, GRUR 1998, 201, 206 f.; Sack, WRP 1998, 1127, 1139). Bei

der Beurteilung dieser Frage wird wohl davon auszugehen sein, daß der Begriff

der Markenähnlichkeit im Sinne der Art. 4 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 4 sowie Art. 5

Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 MarkenRL einheitlich auszulegen ist (vgl. Generalan-

walt Jacobs aaO Tz. 46; Großner aaO S. 203 f.; Starck, Markenrecht 2000, 73,

76). Für eine erweiternde oder entsprechende Auslegung der Art. 4 Abs. 4

Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL könnte sprechen, daß der Schutz be-

kannter Marken in Fällen, in denen identische oder ähnliche Zeichen für Waren

oder Dienstleistungen benutzt werden, die mit denen identisch oder ähnlich

sind, für die die bekannte Marke eingetragen ist, noch dringender erscheint.

Eine solche Auslegung könnte gegebenenfalls auch eine Grundlage dafür

schaffen, daß einschlägige Fälle in den verschiedenen Mitgliedstaaten nach

einheitlichen Grundsätzen beurteilt werden.

Auf der Grundlage der Annahme, daß die genannten Vorschriften der

Markenrechtsrichtlinie jedenfalls in entsprechender Anwendung auch für Fälle

gelten, in denen es um die Benutzung der Marken für identische oder ähnliche

Waren geht, wird teilweise die Ansicht vertreten, daß zumindest bei Wareni-

dentität - ungeachtet der bestehenden Übereinstimmungen - nicht notwendig

eine Markenähnlichkeit im Sinne der Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und Art. 5 Abs. 1

Buchst. b MarkenRL vorliegen muß. Für diese Ansicht könnte die Erwägung

sprechen, daß Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL Fälle be-

treffen, in denen keine Verwechslungsgefahr besteht (vgl. Sambuc aaO

Rdn. 662; Schultze/Schwenn, WRP 1997, 536, 537; A. Meyer aaO S. 116 f.).

Das Bedürfnis des Inhabers einer bekannten Marke nach einem Schutz dage-

gen, daß die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung seiner Marke ohne

rechtfertigenden Grund ausgenutzt wird, besteht aber unabhängig davon, ob

das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Sinne der Art. 4 Abs. 1 Buchst. b

und Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL daran scheitert, daß es an der Wa-

renähnlichkeit fehlt, oder daran, daß trotz bestehender Übereinstimmungen

keine Markenähnlichkeit im Rechtssinn gegeben ist. In diesem Zusammenhang

könnte auch berücksichtigt werden, daß bei der Beurteilung der Verwechs-

lungsgefahr ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marke durch einen höhe-

ren Grad der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren ausgeglichen

werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH Slg. 1998, I-5525, 5532 Tz. 17 =

GRUR 1998, 922, 923 - Canon; Slg. 1999, I-3819 Tz. 19 = GRUR Int. 1999,

734,

- Lloyd). Das könnte darauf hindeuten, daß es auch bei der Anwendung der

Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL nicht entscheidend ist, ob

eine Verwechslungsgefahr im Sinne der Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und Art. 5

Abs. 1 Buchst. b MarkenRL wegen eines zu geringen Grades der Markenähn-

lichkeit oder eines zu geringen Grades der Warenähnlichkeit zu verneinen ist

(vgl. Großner aaO S. 203 f.).

VII. Falls die Vorschriften der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2

MarkenRL auf Fälle, in denen Warenidentität oder Warenähnlichkeit gegeben

ist, nicht - auch nicht entsprechend - anwendbar sein sollten, gegebenenfalls

aber auch dann, wenn diese Vorschriften in jedem Fall das Vorliegen einer

Markenähnlichkeit voraussetzen, stellt sich die weitere Frage, ob diese Vor-

schriften die Zulässigkeit eines weitergehenden Schutzes bekannter Marken

nach nationalem Recht aus den Gründen, die in ihnen genannt sind (unlautere

Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wert-

schätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund), abschließend re-

geln oder ergänzende nationale Bestimmungen (insbesondere zum Schutz ge-

gen unlauteren Wettbewerb) zum Schutz bekannter Marken gegen jüngere

Zeichen zulassen, die für identische oder ähnliche Waren benutzt werden oder

benutzt werden sollen (vgl. dazu auch die Erwägungsgründe 6 und 9 der Mar-

kenrechtsrichtlinie; vgl. auch BGHZ 138, 349, 351 f. - MAC Dog; BGH, Urt. v.

14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 995 = WRP 1999, 931 - BIG PACK;

zur Anwendbarkeit des § 1 UWG bei Vorliegen sonstiger - nicht in Art. 4 Abs. 4

Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL genannter - Unlauterkeitsmomente vgl.

§ 2 MarkenG; vgl. weiter Starck, Markenrecht 2000, 73, 74, 76; vgl. auch Fezer

aaO § 2 Rdn. 2 ff.).

VIII. Die Entscheidung über die Auslegung des Gemeinschaftsrechts ist

nach Art. 234 EG dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften vorbe-

halten. Unter Aussetzung des Verfahrens sind daher dem Gerichtshof nach

Art. 234 Abs. 3 EG die im Beschlußtenor aufgeführten Fragen zur Vorabent-

scheidung vorzulegen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Büscher

Raebel