BGH Beschluß vom 11.05.2000 – X ZB 15/98

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 15/98

vom

11. Mai 2000

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 40 15 905.1-53

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ: ja

PatG 1981 § 1 Abs. 1

Sprachanalyseeinrichtung

a) Einer Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage), die in bestimmter Weise pro-

grammtechnisch eingerichtet ist, kommt technischer Charakter zu. Das gilt

auch dann, wenn auf der Anlage eine Bearbeitung von Texten vorgenom-

men wird.

b) Für die Beurteilung des technischen Charakters einer solchen Vorrichtung

kommt es nicht darauf an, ob mit ihr ein (weiterer) technischer Effekt erzielt

wird, ob die Technik durch sie bereichert wird oder ob sie einen Beitrag zum

Stand der Technik leistet.

c) Dem technischen Charakter der Vorrichtung steht es nicht entgegen, daß ein

Eingreifen des Menschen in den Ablauf des auf dem Rechner durchzufüh-

renden Programms in Betracht kommt.

BGH, Beschluß vom 11. Mai 2000 - X ZB 15/98 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. Mai 2000 durch

den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Melullis, Scharen, Keuken-

schrijver und die Richterin Mühlens

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des

17. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatent-

gerichts vom 7. Mai 1998 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundespa-

tentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstands des Rechtsbeschwerdeverfahrens

wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

I. Die Anmelderin hat am 17. Mai 1990 unter Inanspruchnahme der Prio-

rität einer Voranmeldung in Japan beim Deutschen Patentamt unter der Be-

zeichnung "Dialog-Analyseeinrichtung für natürliche Sprache" ein Patent an-

gemeldet. Die Prüfungsstelle G10L des Deutschen Patentamts hat die Anmel-

dung zurückgewiesen. Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Im

Lauf des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin zuletzt beantragt, ein Pa-

tent mit folgender Fassung des Patentanspruchs 1 zu erteilen:

"Sprachanalyseeinrichtung vom Dialogtyp mit:

a) einer Satzeingabeeinrichtung (1), die der Eingabe eines zu analysie-

renden Textes in einer Sprache dient, wobei ein Satz des Textes aus

syntaktischen Einheiten besteht,

b) einer Wörterbucheinrichtung (4), in der syntaktische Einheiten ge-

speichert sind, und der Attribute für syntaktische Einheiten ent-

nehmbar sind,

c) einer Grammatikeinrichtung (5), die die für die Sprache des Textes

möglichen linguistischen Beziehungen zwischen syntaktischen Ein-

heiten, denen jeweils ein Attribut zugeordnet ist, bereitstellt, wobei

der Inhalt der Wörterbucheinrichtung (4) und der Grammatikeinrich-

tung (5) in einem Speicher gespeichert ist,

d) einer Feststelleinrichtung (2), die mittels der Wörterbucheinrichtung

den Satz in syntaktische Einheiten aufteilt und für jede syntaktische

Einheit mögliche Attribute feststellt und mittels der Grammatikein-

richtung anhand der als möglich erkannten Attribute alle möglichen

linguistischen Beziehungen zwischen den Attributen, die jeweils ei-

ner syntaktischen Einheit zugeordnet sind, feststellt, wobei jede auf

diese Weise festgestellte mögliche linguistische Beziehung zwi-

schen den syntaktischen Einheiten des Satzes eine Kandidatenbe-

ziehung darstellt, die möglicherweise korrekt ist, und

e) eine Dialog-Auswahlweinrichtung (9), mit der im Dialog mit einem

Benutzer, wenn für eine syntaktische Einheit mehr als eine Kandi-

datenbeziehung möglich ist, eine korrekte Beziehung aus den Kan-

didatenbeziehungen basierend auf einer Befehlseingabe von einer

Betriebseinheit ausgewählt werden kann,

gekennzeichnet durch

f) einen Bewertungsblock (8), der die Kandidatenbeziehungen dahin-

gehend bewertet, ob sie eine höhere oder geringere Wahrschein-

lichkeit haben, korrekt zu sein, und durch

g) eine Bevorzugungs-Analyseeinrichtung (10), die, wenn für mehrere

Kandidatenbeziehungen keine klärende Auswahl über die Dialog-

Auswahleinrichtung getroffen wurde, die durch den Bewertungsblock

als wahrscheinlichste bewertete Kandidatenbeziehung als korrekt

auswählt."

Wegen der weiteren Patentansprüche wird auf die Akten des Beschwer-

deverfahrens verwiesen.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen; die Ent-

scheidung ist in BPatGE 40, 62 und Mitt. 1998, 473 veröffentlicht. Mit ihrer zu-

gelassenen Rechtsbeschwerde begehrt die Anmelderin die Aufhebung des an-

gefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Be-

schwerdegericht.

II. Die kraft Zulassung statthafte und auch im übrigen zulässige Rechts-

beschwerde hat Erfolg.

1. a) Das Bundespatentgericht hat die Patentfähigkeit des Gegenstands

des zur Entscheidung gestellten Patentanspruchs 1 verneint, weil dieser nicht

auf einer technischen Leistung beruhe. Aus dem Umstand, daß der Patentan-

spruch auf eine Einrichtung (Vorrichtung) bezogen sei, ergebe sich nicht

schon, daß ein Gegenstand dem Kreis der patentfähigen Erfindungen zuzu-

rechnen sei. Ein Gegenstand, der technische und nichttechnische Aspekte

umfasse, gebe jedenfalls dann eine patentfähige Erfindung an, wenn er einen

Beitrag zum Stand der Technik enthalte und dieser Beitrag auch die weiteren

Patentierungsvoraussetzungen erfülle. Der Beitrag, mit dem sich der Gegen-

stand des Patentanspruchs 1 von bekannten Sprachanalyseeinrichtungen un-

terscheide, bestehe in der Lehre, eine Satzkonstruktion durch einen Bewer-

tungsblock auf möglicherweise korrekte Kandidatenbeziehungen zu bewerten

und durch eine Bevorzugungs-Analyseeinrichtung die Kandidatenbeziehung

mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auswählen zu lassen, sofern die Auswahl

nicht vom Benutzer selbst vorgenommen werde. Hierzu habe zunächst ein

Sprachwissenschaftler die Wahrscheinlichkeit für die einzelnen Interpretati-

onsmöglichkeiten festlegen müssen; dabei handle es sich um eine nichttechni-

sche Leistung.

Die Anmelderin begehre allerdings Schutz für eine Einrichtung, die

selbsttätig nach bestimmten grammatikalischen Erkenntnissen arbeite. Die da-

zu erforderliche Umsetzung der nichttechnischen Erkenntnisse in eine techni-

sche Einrichtung sei Sache eines Datenverarbeitungsfachmanns. Die von die-

sem zu erbringende Leistung habe lediglich in der Erstellung eines Grammati-

kanalyseprogramms bestanden, das sodann in eine übliche Datenverarbei-

tungseinrichtung zu laden und von dieser auszuführen gewesen sei. Dies be-

wege sich im Rahmen üblichen fachmännischen Handelns und bereichere den

Stand der Technik nicht. Eine andere technische Leistung sei bei der Umset-

zung der nichttechnischen Erkenntnisse in eine technische Einrichtung mit ent-

sprechender Arbeitsweise weder erkennbar noch erforderlich.

In der erfindungsgemäßen Satzanalyse und Zuordnung von Wahr-

scheinlichkeiten zu bestimmten Satzkonstruktionen liege auch keine Aufeinan-

derfolge von technischen Einzelmaßnahmen, die das zugrundeliegende Pro-

gramm zu einem patentfähigen "technischen Programm" mache. Eine Kompri-

mierung des Texts erfolge allenfalls nach grammatikalischen und damit un-

technischen Gesichtspunkten. Die beanspruchte Sprachanalyseeinrichtung

lehre schließlich keine neue Brauchbarkeit einer Datenverarbeitungseinrich-

tung.

b) Die Rechtsbeschwerde greift die Auffassung des Bundespatentge-

richts an, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 der im Streit stehenden

Anmeldung nicht technisch sei. Zwar habe das Bundespatentgericht zutreffend

gesehen, daß dieser Gegenstand als Vorrichtung nicht von den Patentierungs-

ausschlüssen nach § 1 Abs. 2 PatG erfaßt werde. Die mit der Lehre des Streit-

patents verbundene Informationsreduktion (Entropieverminderung) erfordere

auch eine aktive, energieaufwendige Verarbeitung durch die Einrichtung, z.B.

einen Computer. Eine selbständig arbeitende, zur Umsetzung der technischen

Lehre energieverbrauchende Einrichtung sei technisch.

Die Rechtsbeschwerde beanstandet weiter die Auffassung des Bun-

despatentgerichts, daß zunächst die nicht technische Leistung eines Sprach-

wissenschaftlers erforderlich sei, dem es bekannt sei, bei Fehlen einer eindeu-

tigen Analyse des Sinngehalts auf statistische Wahrscheinlichkeit zurückzu-

greifen, und dessen Erkenntnisse in eine technische Einrichtung umgesetzt

werden müßten. Ein unsinniger Satz habe keine statistische Wahrscheinlich-

keit der Richtigkeit. Selbst wenn dem Sprachwissenschaftler die Wahrschein-

lichkeitsberechnung naheliege, fehle jede Anregung, diese nur dann zur auto-

matischen Auswahl zu verwenden, wenn keine Auswahl mittels der Dialog-

Auswahleinrichtung getroffen werde.

Schließlich meint die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe

in unzulässiger Weise Argumente aus dem Bereich der erfinderischen Tätigkeit

mit solchen aus dem Bereich der Technizität vermischt sowie die technische

Umsetzung verkannt, die einen technischen Kompromiß zwischen einer opti-

malen Textanalyse durch reinen Dialogvorgang und einer vollautomatischen

Textanalyse verkörpere und damit zu einem suboptimalen Arbeitsergebnis füh-

re.

c) Die auf eine Verletzung der Bestimmung des § 1 PatG gestützten Rü-

gen der Rechtsbeschwerde erweisen sich im Ergebnis als begründet. Die Be-

urteilung des Bundespatentgerichts, mit der dieses das Vorliegen einer Lehre

zum technischen Handeln als Element des Erfindungsbegriffs verneint hat, hält

einer rechtlichen Überprüfung nicht stand.

aa) Die im Streit stehende Patentanmeldung betrifft nach ihrem Patent-

anspruch 1 eine Sprachanalyseeinrichtung mit bestimmten Bestandteilen, die

in diesem Patentanspruch im einzelnen aufgeführt sind.

Wie das Bundespatentgericht festgestellt hat, handelt es sich um eine

Einrichtung, die unter Verwendung einer üblichen Datenverarbeitungsanlage

verwirklicht werden kann, wobei der Bewertungsblock und die Bevorzugungs-

analyseeinrichtung sowohl durch Hardware als auch durch Software realisiert

werden können. Diese Anlage benötigt weiter eine Eingabeeinrichtung und ei-

ne Anzeigeeinrichtung. Die übrigen Merkmale beschreiben die funktionellen

Mittel, mit denen die Textbearbeitung zu realisieren ist, wobei auf einer be-

stimmten Ebene von einer Bedienperson eine Auswahl zwischen verschiede-

nen Möglichkeiten erfolgen kann und andernfalls die Auswahl nach einem be-

stimmten Algorithmus ohne Zutun der Bedienperson getroffen wird. Dies zieht

auch die Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel.

bb) Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts ist das Patent-

begehren mithin auf eine Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage), die in be-

stimmter, näher definierter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, und nicht

auf ein Verfahren oder ein Programm gerichtet. Einer derartigen Vorrichtung

kommt entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts der erforderliche

technische Charakter ohne weiteres zu.

(1) Es entspricht gefestigter Rechtsprechung des Senats zum geltenden

nationalen wie europäischen Recht, daß Patentschutz nur für Erfindungen auf

dem Gebiet der Technik gewährt wird (BGHZ 115, 23, 30 - chinesische Schrift-

zeichen; Sen.Beschl. v. 13.12.1999 - X ZB 11/98 - Logikverifikation, Umdruck

S. 10 f., zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen; vgl. BGHZ 117, 144, 148 f.

- Tauchcomputer). Der Begriff der Technik im patentrechtlichen Sinn ist im Ge-

setz nicht näher definiert und entzieht sich als der Abgrenzung des durch die

technischen Schutzrechte Schutzfähigen dienender Rechtsbegriff einer ein-

deutigen und abschließenden Festlegung. Er hat vielmehr eine Wertung (vgl.

hierzu Sen.Beschl. Logikverifikation, aaO, S. 12 f.) bezüglich dessen zur Vor-

aussetzung, was technisch und deshalb dem Patentschutz zugänglich sein soll.

Damit knüpft er jedenfalls auch an dem Verständnis an, das den Begriff der

Technik herkömmlich ausfüllt. Hierzu rechnet ohne weiteres eine industriell

herstellbare und gewerblich einsetzbare Vorrichtung, zu deren Betrieb Energie

eingesetzt ("verbraucht") wird und innerhalb derer unterschiedliche Schaltzu-

stände auftreten, wie dies bei einem Universalrechner, aber ebenso bei einer

besonders konfigurierten Datenverarbeitungsanlage der Fall ist (vgl. zum tech-

nischen Charakter einer solchen Anlage schon BGHZ 67, 22, 27 f.

- Dispositionsprogramm; BGHZ 117, 144, 149 - Tauchcomputer; BPatG GRUR

1999, 1078 ff. = Mitt. 2000, 33 ff. - "automatische Absatzsteuerung"; weiter

Melullis, GRUR 1998, 843, 848, 850). Daß der Rechner in bestimmter Weise

programmtechnisch eingerichtet ist, nimmt ihm nicht seinen technischen Cha-

rakter, sondern fügt ihm als technischem Gegenstand lediglich weitere Eigen-

schaften hinzu, auf deren eigenen technischen Charakter es für die Beurteilung

des technischen Charakters der Anlage als solcher nicht ankommt. Daß eine

Datenverarbeitungsanlage als solche technischen Charakter aufweist, ist zu-

dem soweit ersichtlich ernstlich nirgends in Zweifel gezogen worden. Die Dis-

kussion um die Technizität bezieht sich im wesentlichen auf Programme, die

auf solchen Anlagen ablaufen und auf Verfahren, die mit ihnen durchgeführt

werden. Darum geht es hier nicht.

Aus diesem Grund und weil es nicht um die Anwendung des Patentie-

rungsausschlusses für Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG) geht, kommt es im vorliegenden Fall auch nicht

darauf an, ob, wie es das Europäische Patentamt bei programmbezogenen Er-

findungen als erforderlich ansieht (EPA T 1173/97 ABl. EPA 1999, 609, 620 f.

= GRUR Int. 1999, 1053 - Computerprogrammprodukt/IBM), ein weiterer tech-

nischer Effekt erzielt wird, der über eine "normale" physikalische Wechselwir-

kung zwischen dem Programm und dem Computer hinausgeht (vgl. Melullis,

aaO, S. 850). Erst recht kann es für die Beurteilung des technischen Charak-

ters der beanspruchten Anlage nicht darauf ankommen, ob diese die Technik

bereichert oder ob sie einen Beitrag zum Stand der Technik leistet. Auch einer

bekannten Vorrichtung, die an sich technisch ist, kann deswegen, weil sie der

Technik nichts hinzufügt, nicht der technische Charakter abgesprochen wer-

den. Eine Prüfung, ob eine Bereicherung der Technik eintritt oder ob ein Bei-

trag zum Stand der Technik geleistet wird, ist allenfalls und erst bei der Prü-

fung der Schutzfähigkeit am Platz, soweit der Wegfall des Patentierungserfor-

dernisses des technischen Fortschritts für sie überhaupt noch Raum läßt.

(2) Es bedarf keiner Prüfung der Frage, ob die der Anmeldung zugrun-

deliegende Lehre dann als nichttechnisch oder wegen Verstoßes gegen das

Patentierungsverbot in § 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG vom Schutz ausgeschlossen wä-

re, wenn sie als Verfahrensanspruch oder in Form eines Programms bean-

sprucht wäre. Ein generelles Verbot der Patentierung von Lehren, die von Pro-

grammen für Datenverarbeitungsanlagen Gebrauch machen, besteht, wie sich

schon im Umkehrschluß aus der Regelung in § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG und

der parallelen Regelung in Art. 52 EPÜ ergibt, nach dem Gesetz jedenfalls

nicht; dies wird nunmehr durch Artikel 27 des Abkommens über handelsrele-

vante Aspekte des geistigen Eigentums (TRIPS) bestätigt und entspricht soweit

ersichtlich auch allgemeiner Auffassung in Rechtsprechung und Schrifttum (vgl.

nur Sen.Beschl. v. 7.6.1977 - X ZB 20/74, GRUR 1978, 102 f. - Prüfverfahren;

v. 13.5.1980 - X ZB 19/78, GRUR 1980, 849 ff. - Antiblockiersystem; BGHZ

115, 11 ff. - Seitenpuffer; EPA T 1173/97 ABl. EPA 1999, 609, 619 ff.

- Computerprogrammprodukt/IBM; Benkard PatG/GebrMG, 9. Aufl., § 1 PatG

Rdn. 104; Busse, PatG, 5. Aufl., § 1 PatG Rdn. 45; Schulte, PatG, 5. Aufl., § 1

PatG Rdn. 77; Mes, PatG, § 1 Rdn. 57).

(3) Einer Patentierung stände es unter dem Gesichtspunkt fehlenden

technischen Charakters weiter nicht entgegen, wenn die der Anmeldung zu-

grundeliegende Lehre Elemente aufweisen sollte, die der inhaltlichen Überar-

beitung von Sprachtexten zuzuordnen sein sollten. Eine solche Überarbeitung

(Textredaktion) wäre als solche allerdings nicht ohne weiteres dem Bereich des

Technischen zuzuordnen (vgl. hierzu etwa EPA T 38/86 ABl. EPA 1990, 384

= GRUR Int. 1991, 118 - Textverarbeitung). Auch eine Datenverarbeitungsan-

lage, auf der eine (redaktionelle) Bearbeitung von Texten vorgenommen wird,

bleibt aber als solche ein technischer Gegenstand. Zweifelhaft kann insoweit

allenfalls sein, wieweit solche Elemente bei der Prüfung der Schutzfähigkeit zu

berücksichtigen sind, denen für sich ein technischer Charakter nicht zukommt.

Der Senat hat hierzu bei anderer Gelegenheit ausgeführt, daß bei der Prüfung

einer Erfindung, die technische und nichttechnische Merkmale enthält, auf er-

finderische Tätigkeit der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluß einer

etwaigen Rechenregel zu berücksichtigen

ist

(BGHZ 117, 144, 150

- Tauchcomputer). Die Frage, ob dabei auch der Inhalt der zu verarbeitenden

Information zu berücksichtigen sein kann, wogegen Bedenken geltend gemacht

worden sind (Melullis, aaO, S. 846 li.Sp.) und was auch nicht der herkömmli-

chen Auffassung zur Nichtberücksichtigung von "geistigen Anweisungen" ent-

spräche (vgl. z.B. Sen.Beschl. v. 18.3.1975 - X ZB 9/74, GRUR 1975, 549 f.

- Buchungsblatt), stellt sich im vorliegenden Verfahren ersichtlich schon des-

halb nicht, weil sich die Anmeldung jedenfalls nicht auf solche Inhalte be-

schränkt.

(4) Schließlich steht es dem technischen Charakter der Vorrichtung nicht

entgegen, daß nach Merkmal (e) des Patentanspruchs 1 ein Eingreifen des

Menschen in den Ablauf des auf dem Rechner durchzuführenden Programms

in Betracht kommt. Daß vom menschlichen Verstand Gebrauch gemacht wer-

den kann, ohne daß allein dadurch der Bereich des Technischen bereits ver-

lassen wird, ergibt sich schon daraus, daß dem Patentschutz Lehren zum

planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung

eines kausal übersehbaren Erfolgs zugänglich sind (BGHZ 53, 74, 79 - rote

Taube). Auch aus anderen Entscheidungen des Senats läßt sich nicht entneh-

men, daß bereits ein menschliches Eingreifen für sich und auch für Fälle einer

wie hier - im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung üblichen - im Dia-

logbetrieb arbeitenden Einrichtung oder eines Dialogverfahrens dem techni-

schen Charakter der Lehre entgegensteht.

2. Die angegriffene Entscheidung erweist sich auf der Grundlage der im

Beschwerdeverfahren getroffenen Feststellungen auch nicht aus anderen

Gründen als zutreffend. Zwar setzt sie sich (Gründe unter II. 2. b und c) am

Rande auch mit der Frage auseinander, ob der Anmeldungsgegenstand auf

erfinderischer Tätigkeit beruht. Das Bundespatentgericht geht bei seiner Wür-

digung von der Beurteilung der Schutzfähigkeit von Programmen aus. Diese

Frage stellt sich im vorliegenden Fall indessen nicht, weil in Patentanspruch 1

eine Vorrichtung und nicht ein Programm beansprucht ist. Schon aus diesem

Grund genügt die Entscheidung nicht den Anforderungen, die an die Prüfung

des Vorliegens erfinderischer Tätigkeit zu stellen sind. Das Bundespatentge-

richt legt seiner Betrachtung zudem nicht, wie es geboten gewesen wäre, den

Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner Gesamtheit zugrunde. Im übrigen

widerspricht auch die völlige Nichtberücksichtigung der "nichttechnischen Er-

kenntnisse", die dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegen, den von der

Rechtsprechung zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bei Erfindungen

auf dem Gebiet der Datenverarbeitung entwickelten Grundsätzen (vgl. Sen.Urt.

Tauchcomputer, aaO).

III. Nach alledem kann die angefochtene Entscheidung keinen Bestand

haben. Sie ist deshalb aufzuheben und die Sache ist zu anderweiter Verhand-

lung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 108

Abs. 1 PatG). Dieses wird zu bestimmen haben, wer der hier maßgebliche

Fachmann ist und welche Kenntnisse und Fähigkeiten ihm zuzurechnen sind,

und auf dieser Grundlage zu beurteilen haben, ob der Gegenstand der mit dem

Erteilungsantrag verfolgten Anmeldung gegenüber dem maßgeblichen Stand

der Technik neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht, wobei das Vorlie-

gen einer technischen Lehre weder indiziell noch präjudiziell herangezogen

werden kann.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat schon deshalb nicht als er-

forderlich angesehen, weil dem Begehren der Rechtsbeschwerde zu entspre-

chen ist.

Rogge

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Mühlens