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BGH Beschluss vom 16.05.2000 – X ZR 91/98
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
in der Patentnichtigkeitssache
Verkündet am: 16. Mai 2000 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 16. Mai 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die
Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver
beschlossen:
Der Rechtsstreit wird entsprechend § 148 ZPO bis zur erstin-
stanzlichen Erledigung des beim Bundespatentgericht gegen das
Streitpatent (EP 0 177 330) anhängigen weiteren Nichtigkeitsver-
fahrens (AZ: 4 Ni 22/00 (EU)) ausgesetzt.
Gründe:
Der Senat hat das vorliegende Nichtigkeitsverfahren aus prozeßwirt-
schaftlichen Gründen bis zur erstinstanzlichen Erledigung des beim Bun-
despatentgericht gegen das Streitpatent anhängigen Parallelverfahrens
4 Ni 22/00 (EU) ausgesetzt, nachdem die Klägerin vorgetragen hat, in dem
Parallelverfahren werde von der dortigen Klägerin ebenfalls offenkundige Vor-
benutzung unter Vorlage der auch im Streitverfahren eingereichten Beweis-
mittel geltend gemacht.
Der Senat geht dabei von folgenden Erwägungen aus:
I. Die Klägerin hat gegen das mit Wirkung für die Bundesrepublik
Deutschland erteilte europäische Patent 0 177 330 (Streitpatent), das am
1. Oktober 1985 unter Inanspruchnahme der Priorität der US-amerikanischen
Patentanmeldung 656 261 vom 1. Oktober 1984 angemeldet worden ist, Klage
mit dem Ziel erhoben, das Patent für nichtig zu erklären. Das in der Verfah-
renssprache Englisch veröffentlichte Streitpatent betrifft ein medizinisches Ge-
rät zur Gefäßaufweitung. Patentanspruch 1 lautet in der Übersetzung gemäß
Patentschrift:
"Stent (9) bzw. medizinisches Gerät zur Gefäßaufweitung, aufwei-
send ein Einzeldrahtstück, welches in eine geschlossene Zick-
Zack-Gestalt geformt ist, die aus einer endlosen Aneinanderrei-
hung von geraden Abschnitten (12) gebildet ist, die über eine
Mehrzahl von Biegungen oder Biegestellen (13) verbunden sind,
wobei der Stent in eine erste, kleinere Gestalt nachgiebig zu-
sammendrückbar ist, in welcher alle geraden Abschnitte zwecks
Einführung in einen Durchgang seitlich nebeneinanderliegend
und dicht zueinander benachbart angeordnet sind, wobei die Bie-
gestellen unter Spannung stehen und wobei der Stent durch Frei-
gabe der Spannung in eine zweite Gestalt nachgiebig aufweitbar
ausgebildet ist, in welcher alle geraden Abschnitte einen im we-
sentlichen kreisförmigen oder zylindrischen Aufbau zwecks An-
pressung gegen die Wand des Durchgangs festlegen, um diesen
offenzuhalten."
Das Bundespatentgericht hat die Nichtigkeitsklage abgewiesen. Mit der
Berufung hat die Klägerin geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents
sei nicht patentfähig, weil er sich für den Fachmann in naheliegender Weise
aus dem Stand der Technik ergebe. Mit Schriftsatz vom 13. April 2000 hat die
Klägerin neuen Stand der Technik mit der Behauptung offenkundiger Vorbe-
nutzung in das Verfahren eingeführt, indem sie Auszüge der Dissertation des
Zeugen Dr. V., K., Ukraine, Berichte über Versuche im März/April 1984 und
weitere Beweisstücke mit der Behauptung vorgelegt hat, der in den Unterlagen
abgebildete Stent sei von Dr. V. im Rahmen seiner Promotion entwickelt und
dessen Verwendung öffentlich bei einem Dissertations-Approbations-Treffen
am 7. September 1984 einem nicht zur Geheimhaltung verpflichteten Gremium
vorgetragen worden.
Die Beklagte hat nicht in Abrede gestellt, daß der in den Abbildungen
gezeigte Stent mit dem Gegenstand des Streitpatents identisch ist. Sie hat aber
die Richtigkeit der Übersetzungen der Dokumente aus dem Russischen in die
deutsche Sprache bestritten und ferner die Offenkundigkeit der Vorbenutzung.
II. Aufgrund des Vortrags der Parteien, des schriftlichen Gutachtens des
gerichtlichen Sachverständigen Dr. med. H. und des Ergebnisses der mündli-
chen Verhandlung geht der Senat von folgendem aus:
1. Das Streitpatent betrifft einen perkutanen endovaskulären Stent. Der-
artige Stents (Stützprothesen) werden dazu verwendet, bestehende oder be-
fürchtete Verengungen in koronaren und peripheren Blutgefäßen aufzuweiten
oder einen Durchlaß durch einen Gefäßabschnitt offenzuhalten oder bei Aneu-
rismen als Stentgraft im Zusammenwirken mit Gefäßprothesen zu verhindern,
daß Blut an der Prothese vorbei in die Gefäßausbeulung gelangt.
Die Streitpatentschrift schildert derartige Stützprothesen als bekannt. So
seien spulenförmige Draht-Stents aus Edelstahl experimentell verwendet wor-
den, die eine langandauernde Durchgängigkeit gezeigt hätten, bei denen aber
eine Verengung des Freiraums in ihnen aufgetreten sei; außerdem hätten nur
sehr kleine Spulen perkutan eingesetzt werden können. Es sei auch über die
Verwendung einer Prothese aus einer Legierung mit thermischem Formge-
dächtnis Nitinol berichtet worden, die durch einen Katheter geschoben werde.
Solche Stents seien in der Handhabung umständlich. Zudem könne bei Stent-
Drähten eine Verengung des Freiraums durch Fibrin-Ablagerungen entstehen.
Andere Lösungen seien zum Beispiel in den US-Patentschriften 4,214,587 und
1,672,591 beschrieben (Übers. der Streitpatentschrift S. 2 Z. 10 - S. 3 Z. 14).
Vor diesem Hintergrund soll durch das Streitpatent ein Stent bereitge-
stellt werden, der leicht zu benutzen und zu positionieren ist und der Strö-
mungsbeeinträchtigungen, Verengungen des Freiraums und Verstopfungen
reduziert (Übers. der Streitpatentschrift S. 3 Z. 14-17).
2. Nach Anspruch 1 des Streitpatents wird ein Stent bereitgestellt, der
aus einem Einzeldrahtstück besteht, das eine geschlossene Zick-Zack-Gestalt
aus einer endlosen Aneinanderreihung von geraden Abschnitten mit Biegun-
gen geformt ist. Der Stent ist federnd nachgiebig in eine kleine erste Gestalt
zusammendrückbar, in der alle geraden Abschnitte seitlich nebeneinanderlie-
gend und dicht zueinander benachbart angeordnet sind, wobei die Biegestellen
unter Anspannung stehen, und wobei der Stent zur Freigabe der Spannung in
eine zweite Gestalt nachgiebig aufweitbar ausgebildet ist. Bei der Anwendung
wird der Stent in der stark komprimierten Gestalt mit Hilfe eines Zuführkathe-
ters in die aufzuweitende Gefäßstelle eingebracht und dort aus dem Katheter
herausgedrückt, wobei er sich unter Ausübung eines entsprechenden Drucks
auf die Gefäßwand aufweitet, so daß diese geöffnet bzw. geweitet wird.
Der gerichtliche Sachverständige hat hierzu erläuternd ausgeführt, der
Begriff Stent werde in der Fachsprache für Stützprothesen verwendet, die per-
kutan durch Gefäße eingeführt werden. Der einschlägige Durchschnittsfach-
mann, ein Diplom-Ingenieur mit Fachhochschul- oder Universitäts-Ausbildung,
der sich im Gedankenaustausch mit einem Arzt befinde, verstehe dabei unter
einer Zick-Zack-Gestalt eine Form, bei der die geraden Abschnitte durch eine
Vielzahl von Biegungen mit nur kleinem Winkel miteinander verbunden seien.
Zwar werde der Winkel der Biegungen in der Streitpatentschrift nicht ausdrück-
lich bezeichnet. Aus dem Merkmal, daß die geraden Abschnitte bei der kom-
primierten ersten Gestalt nebeneinanderliegend und dicht zueinander benach-
bart angeordnet seien, ergebe sich für den Fachmann aber deutlich, daß der
Biegungswinkel gering sein müsse.
III. Aus dem bereits vom Bundespatentgericht geprüften Stand der
Technik ergeben sich keine Bedenken gegen die Neuheit des Streitpatents
(Art. 54 EPÜ). Entsprechend den Ausführungen des Bundespatentgerichts und
des gerichtlichen Sachverständigen neigt der Senat auch zu der Annahme, daß
dieser Stand der Technik allein nicht ausreichen wird, eine erfinderische Tätig-
keit gemäß Art. 56 EPÜ zu verneinen. Dabei wird mit dem gerichtlichen Sach-
verständigen davon ausgegangen, daß für die Beurteilung der erfinderischen
Tätigkeit ernsthaft nur die US-amerikanische Patentschrift 4,214,587 und die
Internationale Anmeldung WO 83/03752 (im wesentlichen entsprechend
DE-PS 33 42 798) in Betracht gezogen werden können.
1. Die US-Patentschrift 4,214,587, die bereits im Erteilungsverfahren
des Streitpatents geprüft wurde, betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur
Anastomose, also das Gebiet des Verbindens von zwei Gefäßen in der offenen
Chirurgie, und damit nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständi-
gen einen anderen Gegenstand als das Streitpatent. Die Prothese besteht aus
einer im wesentlichen zylindrischen, radial nachgiebigen Feder. Diese ist aus
einem Einzeldrahtstück mit einer geschlossenen Aneinanderreihung von gera-
den, im entspannten Zustand parallel zueinander verlaufenden Abschnitten
gebildet, die durch Biegeteile miteinander verbunden sind und die eine Anzahl
von sich nach außen erstreckenden Stacheln tragen. Bei der Anwendung wird
die Feder in entspanntem Zustand über ein Blutgefäß gezogen; sodann wird
die Feder radial mittels einer Schlinge zusammengedrückt, das Ende des
zweiten Blutgefäßes über das erste samt Feder gestülpt und diese bis zu 80 %
entspannt. Die Feder läßt sich bis zu 50 % komprimieren, wobei, anders als
beim Streitpatent, die geraden Abschnitte in komprimiertem Zustand nicht par-
allel zueinander liegen, sondern in einem spitzen Winkel zueinander verlaufen.
Die Stacheln befestigen die Vorrichtung an dem Blutgefäß und sichern dadurch
ihre Position.
Bei Vorrichtung und Verfahren zur Anastomose geht es, wie der gericht-
liche Sachverständige ausgeführt hat, nicht um die Komprimierung und Auf-
weitung eines Stützimplantats im Innern eines Gefäßes, das zunächst durch
kurvenreiche Blutgefäße an den Einsatzort befördert, daher möglichst schmal
sein muß und das sodann durch Aufweitung an der Engstelle die Gefäßwände
abzustützen hat. Die Feder liege nicht in dem Gefäß, sondern in der Ge-
fäßwand. Entsprechend sei keine Zick-Zack-Gestalt vorgesehen, sondern eine
Mäanderstruktur mit S-förmigen Krümmungen, die die geraden Abschnitte dar-
an hindern, darunterliegendes Gewebe beim Zusammendrücken einzuklem-
men. Die US-Patentschrift beschäftige sich mit dem schwierigen chirurgischen
Problem, offene Enden von sehr kleinen Adern zu verbinden. Um aufwendige
Mikro-Nähte zu vermeiden, würden Stacheln vorgesehen, die die Fixierung
vereinfachen. Allerdings werde man sich, wie der gerichtliche Sachverständige
weiter ausgeführt hat, auf Haken allein nicht verlassen können, sondern zur
sicheren Fixierung um die Gefäßverbindung zusätzlich eine Schlinge legen.
Wenn Anspruch 19 Stacheln nicht vorsehe, so bedeute dies nur, daß auch hier
eine zusätzliche Fixierung vorgenommen werden müsse. Die Vorrichtung zur
Anastomose sei für einen anderen Einsatz nicht gedacht und für den beabsich-
tigten Zweck des Streitpatents auch nicht geeignet. Infolge relativ großer Bö-
gen und der geringen radialen Kompressionsmöglichkeit sei das für den Zweck
des Streitpatents erforderliche Maß an Aufweitung nicht zu erreichen.
2. Die der deutschen Patentschrift 33 42 798 zugrundeliegende und die-
ser entsprechende
Internationale Anmeldung WO 83/03752 betrifft ein
Stützimplantat zur transluminalen Implantation. Dieses besteht aus einem ela-
stischen rohrförmigen Körper, dessen Durchmesser durch axiale Verschiebung
seiner Enden relativ zueinander veränderbar ist. Der Körper ist aus mehreren
einzelnen harten, aber flexiblen, wendelförmigen Elementen hergestellt, von
denen jedes einzelne im Verhältnis zur Mittellinie eine Wendel (Helix) be-
schreibt. Diese wendelförmigen Teile haben unterschiedliche Drehrichtungen
und weisen dementsprechend Kreuzungsstellen auf. Das Stützimplantat wird,
wie die Klägerin zutreffend ausgeführt hat, nach dem Grundprinzip einer lon-
gitudinalen Streckung in eine kleinere Gestalt mit reduzierten radialen Abmes-
sungen zusammengedrückt (DE-PS 33 42 798, Sp. 2 Z. 25-29), um ihn in den
Körper, z.B. in ein Blutgefäß, einzuführen (DE-PS 33 42 798, Sp. 3 Z. 37-38).
An der gewünschten Position weitet sich der Stent elastisch auf und preßt sich
gegen die Wand des Durchgangs, die abgestützt werden
soll
(DE-PS 33 42 798, Sp. 3 Z. 25-29). Der Stent nimmt dabei die radial expan-
dierte Konfiguration von selbst ein, sobald die Spannung, unter der er steht,
d.h. die axial wirkende Streckkraft, entfernt worden ist (DE-PS 33 42 798, Sp. 3
Z. 29-33). Das Positionieren des Stützimplantats erfordert eine Vorrichtung, die
in der Lage ist, die axiale Spannung aufrechtzuerhalten, bis die gewünschte
Stelle im Gefäß erreicht worden ist und die dann definiert die longitudinalen
Enden des Stents freigibt, um die radiale Expansion zu ermöglichen. Dazu sind
komplizierte Mechanismen vorgesehen (DE-PS 33 42 798, Sp. 7 Z. 23 - Sp. 8
Z. 62 u. Sp. 11 Z. 11-13).
Nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen unter-
scheidet sich dieser Stent in seiner Geometrie und Wirkweise vollständig von
der Lehre des Streitpatents. Es fehlt die durch ein Einzeldrahtstück gebildete
Zick-Zack-Gestalt, die auch nicht dadurch nahegelegt wird, daß nach einem
weiteren Vorschlag die Kreuzungspunkte verschweißt werden können
(DE-PS 33 42 798, Sp. 4 Z. 14-19). Vielmehr wird dieser Stent aus einer Viel-
zahl von Einzeldrahtstücken, die jeweils schraubenlinienförmig gebogen und
gewissermaßen ineinander verflochten sind, gebildet. Aus der grundlegend
anderen geometrischen Struktur ergeben sich notwendig auch andere Expan-
sions- und Kontraktionseigenschaften. Anders als bei der genannten Entge-
genhaltung wird der Stentkörper nach der Lehre des Streitpatents vor dem
Einführen in den Katheter nicht entlang einer longitudinalen Achse elastisch
gestreckt, sondern durch entsprechend einwirkende Kräfte radial komprimiert,
wobei die Verformung mit einer entsprechenden Längenzunahme des Körpers
verbunden ist, da das Volumen des Körpers weitgehend konstant bleibt.
IV. Die von der Klägerin mit Schriftsatz vom 13. April 2000 mit der Be-
hauptung offenkundiger Vorbenutzung vorgelegten Stents (BK 6 Beweis 9)
stimmen mit dem Gegenstand des Streitpatents überein, wie die Beklagte nicht
in Abrede stellt. Da dasselbe Beweismaterial in das vor dem Bundespatentge-
richt anhängige Parallelverfahren 4 Ni 22/00 (EU) von der dortigen Klägerin
eingeführt ist und die Beklagte die Richtigkeit der Übersetzungen und die Of-
fenkundigkeit der Vorbenutzung bestreitet, geht der Senat davon aus, daß
hierüber eine umfangreiche Beweisaufnahme vor dem Bundespatentgericht
erforderlich sein wird. Um eine parallele Beweisaufnahme über dieselbe Frage
mit erheblichem Kostenaufwand zu vermeiden, erscheint die Aussetzung des
vorliegenden Verfahrens bis zur Erledigung des Parallelverfahrens vor dem
Bundespatentgericht gerechtfertigt.
Rogge
Jestaedt
Melullis
Scharen
Keukenschrijver