BGH Urteil vom 06.06.2000 – X ZR 48/98
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
in dem Rechtsstreit
Verkündet am: 6. Juni 2000 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 6. Juni 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter
Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Keukenschrijver und die Richterin Mühlens
für Recht erkannt:
Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 6. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts München vom 18. Dezember 1997 wie folgt
abgeändert:
Es wird weiter festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, dem
Kläger sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihm sowie Herrn J. H.
seit dem 17. Februar 1994 dadurch entstanden ist und noch ent-
stehen wird, daß die Beklagte an den Kläger die Ansprüche auf
Erteilung des deutschen Patents im Hinblick auf die Patentanmel-
dung "..." (Aktenzeichen beim Deutschen Patent- und Markenamt:
P ...) nicht abgetreten und nicht in die Umschreibung dieser Pa-
tentanmeldung in der Patentrolle auf den Kläger als Anmelder ein-
gewilligt hat.
Die Kosten des Rechtsstreits erster Instanz trägt der Kläger zu 5/6
und die Beklagte zu 1/6.
Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt der Kläger zu 21/26 und
die Beklagte zu 5/26.
Die Kosten des Revisionsverfahrens trägt der Kläger zu 2/3 und die
Beklagte zu 1/3.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Der Kläger war in den Jahren 1990 bis 1994 bei der Beklagten als Ver-
suchstechniker
beschäftigt. Die Beklagte
betreibt
ein
technisch-
wissenschaftliches Dienstleistungsunternehmen, das unter anderem auf den
Gebieten der Automobil-, Umwelt-, Luft- und Raumfahrt und Informationstech-
nik testend und beratend tätig ist.
Vor Beginn des Beschäftigungsverhältnisses bei der Beklagten hatte der
Kläger in Zusammenarbeit mit einem Partner, dem Zeugen H., insgesamt fünf
Erfindungen auf dem Gebiet der Motorradtechnik gemacht. Im September 1991
entschloß sich die Geschäftsleitung der Beklagten auf Vorschlag des Klägers
dazu, mit diesen Erfindungen einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen und
mit dem Partner des Klägers, dem Zeugen H., einen Beratervertrag zu schlie-
ßen. In der Folgezeit kam es auf der Grundlage dieser Zusammenarbeit zu fünf
Patentanmeldungen.
Im Januar 1992 unterzeichneten der Kläger und der Zeuge H. ein Form-
blatt mit der Überschrift "Erfindungsanmeldung", in dem auf § 5 ArbEG Bezug
genommen wurde und in dem unter anderem vier der fünf zum Patent ange-
meldeten Erfindungen aufgeführt waren. Die Beklagte nahm die Erfindungen
uneingeschränkt in Anspruch. Sie schlug dem Zeugen H. vor, die Patentan-
meldungen in analoger Anwendung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes zu
behandeln, womit dieser sich einverstanden erklärte. Die im vorliegenden Re-
visionsverfahren allein noch weiter interessierende fünfte Erfindung gemäß der
Anmeldung P ... war nicht Gegenstand der "Erfindungsanmeldung".
Nach Beendigung der Zusammenarbeit verlangte der Kläger, dem der
Zeuge H. seine Ansprüche abgetreten hatte, von der Beklagten die Übertra-
gung der erteilten Patente und, soweit Patente angemeldet, aber noch nicht
erteilt waren, die Abtretung der Ansprüche auf Erteilung der Patente sowie
Nutzungsherausgabe und Schadensersatz.
Das Landgericht hat der hierauf gerichteten Klage im wesentlichen statt-
gegeben.
Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen, soweit sie sich auf die
vier in der "Erfindungsanmeldung" genannten Patente bezog, weil die Beklagte
diese Erfindungen rechtsgeschäftlich erworben habe.
Die Revision des Klägers hat der Senat insoweit nicht angenommen.
Das Berufungsgericht hat hinsichtlich der weiteren (fünften) Patentan-
meldung der Klage stattgegeben, jedoch den Feststellungsantrag des Klägers
zurückgewiesen, mit dem dieser einen Verzugsschaden geltend macht, der die
fünfte zum Patent angemeldete Erfindung betrifft und dadurch entstanden ist
oder entstehen wird, daß die Beklagte sich geweigert hat, Ansprüche auf Er-
teilung des Patents an den Kläger abzutreten.
Mit seiner zugelassenen Revision verfolgt der Kläger seinen Feststel-
lungsantrag auf Ersatz des Verzugsschadens weiter. Die Beklagte ist dem ent-
gegengetreten.
Entscheidungsgründe
In dem Umfang, in dem die Revision angenommen worden ist, hat sie
auch Erfolg. Die Beklagte ist dem Kläger insoweit gemäß §§ 284 Abs. 1, 286
BGB zum Ersatz des Verzugsschadens verpflichtet.
Das Berufungsgericht hat angenommen, auch bezüglich der Erfindung
"..." (Aktenzeichen P ... beim Deutschen Patent- und Markenamt) könne der
Kläger keinen Ersatz eines Verzugsschadens verlangen, weil ihm zwar ein
Herausgabeanspruch zustehe, dem jedoch ein aus dem Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis herzuleitender Verwendungsersatzanspruch der Beklagten gegen-
überstehe, der jedenfalls wegen der Patentanmeldegebühren auch begründet
sei. Dieser Verwendungsersatzanspruch gebe der Beklagten nach § 1000 BGB
das Recht, die Erfüllung des Herausgabeanspruchs des Klägers zu verweigern.
Da der Kläger zum Ersatz der Verwendungen nicht bereit gewesen sei, stehe
der Beklagten ein Zurückbehaltungsrecht zu, das den Verzugseintritt aus-
schließe. Hierauf habe sich die Beklagte auch längst berufen, ohne daß der
Kläger gemäß § 273 Abs. 3 BGB Sicherheitsleistung angeboten habe.
Diese Erwägungen halten der rechtlichen Überprüfung nicht stand.
Das Berufungsgericht ist allerdings zu Recht davon ausgegangen, daß
der Beklagten ein Zurückbehaltungsrecht zusteht wegen der Kosten, die durch
die Patentanmeldung entstanden sind.
Die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts ist auch nicht von vornherein
dadurch ausgeschlossen, daß es sich um geringfügige Verwendungen handelt.
Sie wäre nur dann ausgeschlossen, wenn sie treuwidrig wäre und deshalb ge-
gen § 242 BGB verstieße. Daß das Berufungsgericht dies nicht angenommen
hat, ist aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden.
Das Berufungsgericht hat den Anspruch der Beklagten aus § 994 BGB
hergeleitet. Es kann hier unentschieden bleiben, ob sich der Anspruch aus die-
ser Vorschrift oder aus den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne
Auftrag (vgl. Tilmann, GRUR 1982, 97 ff.; Ohl, Die Patentvindikation im deut-
schen und europäischen Recht, 1987, S. 78 f.) oder unmittelbar aus § 812 BGB
ergibt (vgl. Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., S. 220).
Denn für die Entscheidung macht es keinen Unterschied, ob das Zurückbehal-
tungsrecht aus § 1000 BGB oder aus § 273 Abs. 2 BGB herzuleiten ist.
Das Zurückbehaltungsrecht schließt jedoch den Verzug des Schuldners
nur aus, wenn es vor oder bei Eintritt der Verzugsvoraussetzungen ausgeübt
wird, damit der Gläubiger Gelegenheit hat, von seiner Abwendungsbefugnis
nach § 273 Abs. 3 BGB Gebrauch zu machen. Durch das Unterlassen der Lei-
stung allein wird die Einrede nicht geltend gemacht; eine ausdrückliche Erklä-
rung ist vielmehr notwendig (BGH, Urt. v. 05.05.1971 - VIII ZR 59/70, WM
1971, 1020, 1021; MünchKomm/Thode, BGB, 3. Aufl., § 284 Rdn. 16; Soergel/
Wiedemann, BGB, 12. Aufl., § 284 Rdn. 17; Staudinger/Löwisch, BGB,
13. Bearb. 1995, § 284 Rdn. 14).
Die Beklagte ist mit Zugang des Schreibens des Bevollmächtigten des
Klägers vom 16. Februar 1994 in Verzug geraten. Die in diesem Schreiben
enthaltene Aufforderung zur Herausgabe der bereits erteilten Patente und zur
Abtretung der Anmelderechte ist hinreichend bestimmt und eindeutig. Das
Schreiben bringt auch deutlich zum Ausdruck, daß die geschuldete Leistung
verlangt wird. Es genügt deshalb den Anforderungen an eine Mahnung im Sin-
ne von § 284 Abs. 1 BGB.
Die Beklagte hat dem entgegen erstmals mit ihrem Schreiben vom
3. April 1995 zu erkennen gegeben, daß sie die Freigabe der Erfindungen von
einem angemessenen Ersatz ihrer Aufwendungen für die Patente abhängig
machen wolle. Selbst wenn man dies ohne Angabe der Höhe der Aufwendun-
gen zur Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts ausreichen lassen
wollte, so ist diese Erklärung jedenfalls erst nach dem Eintritt des Verzuges
abgegeben worden.
Beruft sich der Schuldner erst nach Eintritt des Verzuges auf das ihm
zustehende Zurückbehaltungsrecht, wird der bereits eingetretene Verzug nicht
beseitigt. Der Schuldner muß vielmehr durch geeignete Handlungen den Ver-
zug beenden, z.B. seine eigene Leistung Zug um Zug gegen Bewirkung der
Gegenleistung anbieten (BGH, Urt. v. 25.11.1970 - VIII ZR 101/69, NJW 1971,
421). Die Beklagte hat sich zwar mit Schriftsatz vom 9. August 1995 bereit er-
klärt, die im Schreiben des Klägers vom 3. April 1995 genannten Erfindungen,
darunter auch die jetzt noch in Streit stehende Patentanmeldung freizugeben.
Sie hat dies aber von der Übernahme von Kosten abhängig gemacht, die ihr
nicht zustanden. Das Berufungsgericht hat zu Recht entschieden, daß die Be-
klagte lediglich einen Anspruch auf Ersatz der Patentanmeldegebühren zu
Recht erhoben hat. Insbesondere ist dem Berufungsgericht darin zuzustimmen,
daß nicht ersichtlich ist, inwiefern von der Beklagten verlangte Entwicklungsko-
sten nützliche Verwendungen für die Erfindung "..." sind. Um Verwendungen
auf die herauszugebende Schutzrechtsanmeldung handelt es sich insoweit er-
sichtlich nicht.
Soweit die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 15. Dezember 1995 nur
noch Patentanmeldekosten von 3.300,-- DM im Gegenzug für ihre Bereitschaft
zur Rückgabe der Patente verlangt hat, hat sie aber die Rückgabe weiterhin
abhängig gemacht von der Übernahme der wegen der nach ihrer Ansicht zu-
rückzugebenden Patente entstandenen Prozeßkosten. Damit hat sie eine Ge-
genleistung verlangt, die ihr von Rechts wegen nicht zustand.
Der Verzugseintritt ist demnach nicht durch Anbieten der Leistung sei-
tens der Beklagten beendet worden. Die Beklagte hat daher dem Kläger ent-
standenen oder noch entstehenden Verzugsschaden zu ersetzen.
Rogge
Jestaedt
Melullis
Keukenschrijver
Mühlens