BGH Beschluss vom 18.07.2000 – X ZB 1/00
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
vom
18. Juli 2000
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend das Patent 31 53 768
Nachschlagewerk:
ja
BGHZ: nein
PatG 1981 § 86 Abs. 2 Nr. 1
Ausweiskarte
Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ist ein Richter nicht von
der Ausübung des Richteramts ausgeschlossen, der an einem Verfahren vor
dem Patentamt mitgewirkt hat, wenn seine Mitwirkung nicht das Verfahren be-
traf, in dem die Entscheidung ergangen ist, gegen die sich die Beschwerde
richtet. In diesem Sinn geht dem Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem
Bundespatentgericht nur das Einspruchsverfahren vor dem Patentamt voraus,
in dem die mit der Beschwerde angegriffene Entscheidung ergangen ist.
BGH, Beschl. v. 18. Juli 2000 - X ZB 1/00 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. Juli 2000 durch
den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis,
Scharen und Keukenschrijver
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 17. Senats
(Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom
23. September 1999 wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdeführe-
rin zurückgewiesen.
Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf
100.000,-- DM
festgesetzt.
Gründe
I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des aus einer am
31. März 1993 erklärten Teilung des deutschen Patents 31 31 216 im Ein-
spruchsbeschwerdeverfahren 17 W (pat) 11/91 vor dem Bundespatentgericht
hervorgegangenen deutschen Patents 31 53 768 (Streitpatents), das eine
"Ausweiskarte" betrifft. Das deutsche Patent 31 31 216 war zuvor durch Be-
schluß der Patentabteilung 53 des Deutschen Patentamts vom 29. November
1990 widerrufen worden; an dieser Entscheidung hatte als Vorsitzender der
Patentabteilung der Diplomphysiker G. mitgewirkt.
Das nach der Teilung entstandene Streitpatent wurde ebenfalls mit ei-
nem Einspruch angegriffen, jedoch von der Patentabteilung 53 des Deutschen
Patentamts in vollem Umfang aufrechterhalten. Das Bundespatentgericht hat
auf die hiergegen gerichtete Beschwerde der Einsprechenden das Streitpatent
widerrufen; an seiner Entscheidung hat Diplomphysiker G. als Vorsitzender
des 17. Senats des Bundespatentgerichts mitgewirkt. Mit ihrer nicht zugelasse-
nen Rechtsbeschwerde begehrt die Patentinhaberin die Aufhebung der Ent-
scheidung des Bundespatentgerichts und die Zurückverweisung der Sache an
dieses Gericht.
II. 1. Die Rechtsbeschwerde, mit der geltend gemacht wird, an der an-
gefochtenen Entscheidung habe ein Richter mitgewirkt, der kraft Gesetzes von
der Ausübung des Richteramts ausgeschlossen gewesen sei, ist statthaft
(§ 100 Abs. 3 Nr. 2 PatG) und auch im übrigen zulässig.
2. Die Rechtsbeschwerde bleibt jedoch in der Sache ohne Erfolg, weil
der geltend gemachte Rechtsbeschwerdegrund nicht vorliegt.
a) Gesetzliche Ausschließungsgründe, die einer Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Diplomphysiker G. an der angefochtenen Entscheidung
entgegengestanden hätten, greifen bei sachgerechter Auslegung der maßgeb-
lichen Ausschließungsregelung in § 86 Abs. 2 Nr. 1 PatG nicht ein. Diese Aus-
schließungsgründe beruhen wie die Möglichkeit, einen Richter wegen Besorg-
nis der Befangenheit abzulehnen, auf dem allgemeinen Gedanken, daß ein
Richter dann nicht am Verfahren teilnehmen soll, wenn aus der Sicht eines
vernünftigen Beteiligten Anlaß besteht, an der Unbefangenheit des Richters zu
zweifeln. Bei den in der Zivilprozeßordnung geregelten Ausschließungsgrün-
den, auf die § 81 Abs. 1 PatG verweist, wie bei den weiteren besonderen Aus-
schließungsgründen für das patentgerichtliche Verfahren handelt es sich um
Fälle, bei denen typischerweise Anlaß bestehen kann, an der Unbefangenheit
des Richters zu zweifeln und bei denen der Gesetzgeber deshalb von vornher-
ein und ausnahmslos die Ausschließung des Richters angeordnet hat. Die
Ausschließungsregelungen greifen dabei nur bestimmte typische Sachverhalte
auf und schränken das in jedem Fall der Besorgnis der Befangenheit beste-
hende Recht der Beteiligten, einen Richter abzulehnen, nicht ein. Schon von
daher sind die Ausschließungsgründe grundsätzlich eng auszulegen; dies ent-
spricht auch gefestigter Rechtsprechung (Sen.Beschl. v. 9.2.1993 - X ZB 7/92,
GRUR 1993, 466 f. - fotovoltaisches Halbleiterbauelement; BGH, Urt. v.
4.12.1989 - RiZ (R) 5/89, NJW 1991, 425; vgl. Stein/Jonas/Bork, ZPO,
a) Der Vorsitzende Richter G. war nicht kraft Gesetzes von der Mit-
wirkung im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ausgeschlos-
sen. Er hat nicht bei dem vorausgegangenen Verfahren vor dem Patentamt
mitgewirkt (§ 86 Abs. 2 Nr. 1 PatG). Zunächst handelte es sich bei der Ent-
scheidung über den Einspruch gegen das Patent 31 31 216 (Stammpatent) um
eine Mitwirkung an dem dieses Patent betreffenden Verfahren vor dem Patent-
amt und nicht an einem das Streitpatent betreffendes Verfahren. Dies steht al-
lerdings der Anwendung der genannten Bestimmung für sich noch nicht ohne
weiteres entgegen; denn erst nach dieser Mitwirkung hat die Patentinhaberin
die Teilung dieses Patents (des Stammpatents) erklärt. Wie der Senat bereits
entschieden hat, liegt eine Mitwirkung an dem vorausgegangenen Verfahren im
Sinn der genannten Bestimmung auch dann vor, wenn sich die spätere Ent-
scheidung, an der der Richter mitgewirkt hat, auf eine Patentanmeldung be-
zieht, die als Teilungsanmeldung aus einer Stammanmeldung hervorgegangen
ist, bei der hinsichtlich dieses Richters die Voraussetzungen des § 81 Abs. 2
Nr. 1 PatG bereits vor der Erklärung der Teilung erfüllt waren (Sen.Beschl. v.
30.6.1998 - X ZB 30/97, GRUR 1999, 43 f. - ausgeschlossener Richter). Dem
liegt die Überlegung zugrunde, daß bei einer Teilung der Anmeldung (§ 39
PatG) bis zum Zeitpunkt der Teilungserklärung das Prüfungsverfahren zugleich
auch das vorausgegangene Prüfungsverfahren für die auf Grund der Teilungs-
erklärung entstandene Anmeldung darstellt (Senat, aaO).
Im vorliegenden Fall liegt die Sache indessen anders. Hier ist nicht die
Teilung der Anmeldung, sondern erst die Teilung des Patents im Ein-
spruchs(beschwerde)verfahren erklärt worden. Dies hatte zur Folge, daß der
abgetrennte Teil als Anmeldung galt, für die ein Prüfungsantrag gestellt worden
war (§ 60 Abs. 1 Satz 1 PatG), mithin das Verfahren über die Teilanmeldung
ohne weiteres in das Stadium des Erteilungsverfahrens vor dem Patentamt zu-
rückfiel (Sen.Beschl. v. 22.4.1998 - X ZB 19/97, GRUR 1999, 148, 149
- Informationsträger), das mit der im Sinn des § 58 Abs. 1 Satz 2 PatG Wirkun-
gen entfaltenden Patenterteilung zum Abschluß kam. Der Einspruch gegen das
Streitpatent leitete dann ein - jedenfalls im Sinn der Regelung des § 86 Abs. 1
Nr. 1 PatG - weiteres Verfahren ein, dem gegenüber sich das Erteilungsverfah-
ren nicht mehr als das vorausgegangene darstellt. Unter dem vorausgegange-
nen Verfahren ist nur das die nämliche Sache betreffende erstinstanzliche
Verfahren vor dem Patentamt in einem förmlich-prozessualen Sinn zu verste-
hen, in dem die den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bildende Ent-
scheidung ergangen ist (Benkard, PatG GebrMG, 9. Aufl., § 86 PatG Rdn. 9
unter Hinweis auf BPatGE 20, 116). In diesem Sinn geht jedenfalls seit der
Verselbständigung des Einspruchsverfahrens durch das Gemeinschaftspatent-
gesetz mit Wirkung vom 1. Januar 1981 dem Einspruchsbeschwerdeverfahren
vor dem Bundespatentgericht nur das Einspruchsverfahren vor dem Patentamt
voraus, in dem die Entscheidung ergangen ist, gegen die sich die Beschwerde
richtet, nicht aber auch das Erteilungsverfahren, das zur Erteilung des Patents
geführt hat, gegen das sich der Einspruch richtete (Busse, PatG, 5. Aufl., § 86
Rdn. 6). Dies entspricht auch der bisherigen Praxis des beschließenden Se-
nats, der in bezug auf die Bestimmung des § 86 Abs. 2 Nr. 1 PatG ausdrücklich
darauf verwiesen hat, daß es beim Einspruchsverfahren nicht mehr um die
Patenterteilung, sondern nach der Patenterteilung nur um den Widerruf oder
die Aufrechterhaltung des Patents geht (Sen., aaO - fotovoltaisches Halbleiter-
bauelement). Die im vorliegenden Fall erfolgte Mitwirkung liegt zudem von dem
vorausgegangenen Verfahren noch weiter ab; denn sie ist nicht in dem der Er-
teilung des Streitpatents zugrundeliegenden Verfahren erfolgt, sondern in dem
Einspruchsverfahren über das Patent 31 31 216, in dem die Teilung erklärt
wurde, aus der die zum Streitpatent führende Anmeldung hervorgegangen ist.
Die Rechtsbeschwerdeführerin leitet zu Unrecht aus dem Umstand, daß
in der letztgenannten Senatsentscheidung die mitwirkenden Richter im Ertei-
lungsverfahren erst in der Beschwerdeinstanz mitgewirkt hatten, eine abwei-
chende Beurteilung ab. Es besteht schon deshalb kein sachlicher Anlaß, die
Frage, ob die Mitwirkung in einem vorausgegangenen Verfahren (gleich wel-
cher Instanz) erfolgt ist, danach zu beurteilen, ob die Mitwirkung in erster oder
zweiter Instanz stattgefunden hat, weil die hier einschlägige Regelung anders
als die in § 41 Nr. 6 ZPO nicht darauf abstellt, ob der Richter an der angefoch-
tenen Entscheidung mitgewirkt hat. In welcher Instanz der Richter mitgewirkt
hat, kann allein für die Frage von Bedeutung sein, ob der Richter "vor dem
Patentamt" mitgewirkt hat, wie es die Bestimmung weiter verlangt. Zudem kann
nicht außer Betracht bleiben, daß die gesetzliche Regelung nicht von "einem",
sondern von "dem" vorausgegangenen Verfahren spricht. Dies schließt es ent-
gegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde aus, die Bestimmung dahin aus-
zulegen, daß sie sich auf jegliches zeitlich und im Verfahrensablauf vorange-
gangene Verfahren beziehe. Mit der vorliegend zugrunde gelegten Auslegung
wird auch der (von der für das Nichtigkeitsverfahren geltenden weitergehenden
Bestimmung in § 86 Abs. 2 Nr. 2 PatG in der Fassung des Gemeinschaftspa-
tentgesetzes deutlich abweichende) Wortlaut der Regelung ausgeschöpft.
Jedenfalls unter der seit 1981 geltenden Rechtslage ist auch der Hin-
weis der Rechtsbeschwerde auf die Entstehungsgeschichte der Regelung in
§ 86 Abs. 2 PatG nicht geeignet, deren Auffassung zu stützen. Auch wenn der
Rechtsbeschwerde darin beizutreten sein wird, daß es Sinn der Regelung ist,
wie im Verwaltungsprozeßrecht zu verhindern, daß ein und dieselbe Person als
Verwaltungsbeamter und als Richter in einer Sache tätig wird, kann daraus
nicht abgeleitet werden, daß das Patenterteilungsverfahren und das Ein-
spruchsverfahren im Sinn der Bestimmung als Einheit zu betrachten wären.
Das Verhältnis dieser Verfahren ist dem von Verwaltungsverfahren und Wider-
spruchsverfahren jedenfalls insoweit nicht vergleichbar. Daß unter der bis Ende
1980 geltenden Rechtslage das Erteilungsverfahren und das Einspruchsver-
fahren als Einheit angesehen wurden, spricht für die geltende Regelung nicht
für die Auffassung der Rechtsbeschwerde, weil diese verfahrensrechtliche Ein-
heitlichkeit durch die Neuregelung aufgebrochen wurde. Daß das Patentertei-
lungsverfahren und das Einspruchsverfahren unter anderen rechtlichen Ge-
sichtspunkten, etwa in Abgrenzung zum patentgerichtlichen Verfahren, gleich-
wohl als Einheit angesehen werden können, wird damit nicht in Frage gestellt
(vgl. zu Art. II, § 8, IntPatÜG, Sen.Beschl. v. 22.2.1994 - X ZB 15/92, GRUR
1994, 439 - Sulfonsäurechlorid).
Schließlich ist auch der von der Rechtsbeschwerde angeführte Ge-
sichtspunkt, es erscheine widersinnig, daß der Gesetzgeber anläßlich der Än-
derung der Regelung in § 86 Abs. 2 Nr. 2 PatG durch das Gemeinschaftspa-
tentgesetz zugleich den Ausschließungsgrund in Nr. 2 habe erweitern, den in
Nr. 1 aber habe einschränken wollen, schon deshalb nicht stichhaltig, weil sich
eine mögliche Einengung der Regelung in Nr. 1 als Reflex aus der Neubestim-
mung des Verhältnisses des Erteilungs- und des Einspruchsverfahrens und
nicht aus einem insoweit zielgerichteten Vorgehen des Gesetzgebers ergab,
auf dessen subjektive Absichten es für die Auslegung der Bestimmung zudem
allenfalls nachrangig ankommen kann.
III. Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2
PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht als erforderlich erach-
tet.
Rogge
Jestaedt
Melullis
Scharen
Keukenschrijver