BGH Urteil vom 10.10.2000 – X ZR 64/98

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 64/98

in der Patentnichtigkeitssache

Verkündet am: 10. Oktober 2000 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 10. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die

Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und die Richterin Mühlens

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 18. November 1997 verkündete Urteil

des 4. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeits-

senats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Klägerin

zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte

ist eingetragene

Inhaberin des deutschen Patents

34 20 863 (Streitpatents). Das Patent betrifft einen Befestiger zum Fixieren von

Dachbahnen auf weichem Isoliermaterial an einer festen Unterlage.

Die Klägerin hatte gegen die Erteilung des Patents Einspruch eingelegt.

Das Patentamt hatte daraufhin das Patent widerrufen. Auf die Beschwerde der

Patentinhaberin hob der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bun-

despatentgerichts den Widerrufsbeschluß auf und hielt das Patent beschränkt

mit Änderungen in den Ansprüchen 1 und 2 sowie der Beschreibung aufrecht.

Das Patent umfaßt danach neun Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet:

"1. Befestiger zum Fixieren von Dachbahnen auf weichem Iso-

liermaterial an einer festen Unterlage, bestehend aus einer

selbstbohrenden und gewindeschneidenden Schraube und

einer großflächigen metallischen Unterlegscheibe, wobei die

Schraube unmittelbar an den Schraubenkopf anschließend

einen gewindefreien Schaftabschnitt aufweist, dessen Durch-

messer gleich oder kleiner ist als der Durchmesser der Öff-

nung in der einzusetzenden Unterlegscheibe und wobei an

der Oberseite der Unterlegscheibe im Bereich von deren

Durchgangsöffnung eine Einbuchtung, Ansenkung oder dgl.

zum Versenken des Schraubenkopfes ausgebildet ist, wobei

mit Abstand vom Schraubenkopf im gewindefreien Schaftab-

schnitt (10) oder am Ende des gewindefreien Schaftabschnit-

tes (10) ein Anschlag (12) ausgebildet ist, über den die Un-

terlegscheibe bei einer einseitigen Belastung der Unterleg-

scheibe nicht nach unten führen kann, wobei die Unterleg-

scheibe an dem Anschlag (12) mit ihrem die Durchgangsöff-

nung (11) begrenzenden Bereich abgestützt und bei der ein-

seitigen Belastung gegenüber der Schraubenachse (14) auf

dem Anschlag kippbar ist, so daß der Schraubenkopf prak-

tisch immer in der gleichen versenkten Lage in der Unterleg-

scheibe bleibt und der Anschlag (12) vom Ende des auf den

gewindefreien Abschnitt (10) folgenden Gewindeabschnittes

(8) gebildet ist."

Wegen der Patentansprüche 2 bis 9 wird auf die Patentschrift in der

aufgrund des Beschlusses des 12. Senats des Bundespatentgerichts geän-

derten Fassung verwiesen.

Die Klägerin hat mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend gemacht, der Ge-

genstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei nicht patentfähig. Er sei

nicht neu gegenüber dem Stand der Technik, wie er den Unterlagen der nicht

vorveröffentlichten europäischen Patentanmeldung 0 129 404 mit der Priorität

der britischen Patentanmeldung 83 16 327 zu entnehmen sei. Die Unteran-

sprüche 2 bis 9 hätten keinen eigenen erfinderischen Gehalt.

Die Beklagte ist der Nichtigkeitsklage entgegengetreten.

Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet

sich die Berufung der Klägerin, die ihr erstinstanzliches Klageziel weiterver-

folgt. Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil.

Als vom Senat bestellter gerichtlicher Sachverständiger hat Prof.

Dr.-Ing. H. K. ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündli-

chen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Der Senat hat

nicht die Überzeugung gewinnen können, daß der allein noch geltend ge-

machte Nichtigkeitsgrund fehlender Neuheit des Gegenstandes des Patentan-

spruchs 1 des Streitpatents gegeben ist (§§ 20 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1, 3

PatG).

I. Die nach Patentanspruch 1 des Streitpatents geschützte Lehre betrifft

einen Befestiger zum Fixieren von Dachbahnen auf weichem Isoliermaterial an

einer festen Unterlage bestehend aus einer Schraube und einer großflächigen

Unterlegscheibe, wobei die Schraube unmittelbar an den Schraubenkopf an-

schließend einen gewindefreien Schaftabschnitt aufweist, dessen Durchmesser

gleich oder kleiner ist als der Durchmesser der Öffnung in der einzusetzenden

Unterlegscheibe und wobei an der Oberseite der Unterlegscheibe im Bereich

deren Durchgangsöffnung eine Einbuchtung oder dergleichen zum Versenken

des Schraubenkopfes ausgebildet ist . Solche Befestiger werden dazu benutzt,

Dachabdichtungen auf Industriedächern zu verankern. Bei solchen Dächern

werden - nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen - vor-

zugsweise

leichte Stahltrapezbleche als Auflagefläche

für die weiteren

Schichten des Daches benutzt, nämlich der Wärmedämmschicht und der

Dachabdichtung. Beide Schichten verformen sich leicht; bei Belastung mit von

oben her wirkenden Druckkräften reagiert die Dachoberfläche an der belaste-

ten Stelle mit einer muldenförmigen Einsenkung. Daraus entsteht dann ein

Problem, wenn die Druckbelastung auf die Unterlegscheibe trifft. Dies kann,

wie die Patentbeschreibung es schildert, geschehen, wenn Materialien auf ei-

nem Dach transportiert werden müssen und ein Arbeiter auf eine Unterleg-

scheibe oder in deren näheren Umgebung auftritt oder ein Fahrzeug oder

Werkzeuge über die Unterlegscheibe hinwegfahren (Sp. 1 Z. 25-29; die Zitier-

weise orientiert sich an der handschriftlich geänderten Fassung der Patent-

schrift). Erfolgt die Druckbelastung als zentrischer Druck auf die Unterleg-

scheibe, könnte die Schraube knicken und brechen oder durch die Unterleg-

scheibe hindurchgedrückt werden. Dies würde zu einer Perforation der die An-

kerstelle überdeckenden Dichtung führen. Erfolgt die Druckbelastung exzen-

trisch auf die Unterlegscheibe oder nicht weit neben ihr auf die nur durch wei-

chen Dämmstoff geschützte Dachabdichtung, könnten sich Schraube und Un-

terlegscheibe verbiegen, was zur Lockerung der Schraube im Stahltrapezblech

und zu starker Beanspruchung der Dachabdichtung an den Rändern der

Lastverteilungsplatte führen würde.

Dieses Problem ist nach der Beschreibung des Streitpatents bei allen

vorbekannten Befestigern nicht zufriedenstellend gelöst, dies soll auch für Be-

festiger nach der Lehre der besonders erwähnten deutschen Offenlegungs-

schrift DE-OS 31 37 836 gelten.

Zur Lösung schlägt das Streitpatent vor, vorbekannte Befestiger in der

Weise weiterzuentwickeln, daß mit Abstand vom Schraubenkopf in dem sich an

den Schraubenkopf anschließenden gewindelosen Abschnitt des Schrauben-

schaftes ein Anschlag ausgebildet oder angeordnet ist und daß die Unterleg-

scheibe an dem Anschlag mit ihrem die Durchgangsöffnung begrenzenden Be-

reich abgestützt und gegenüber der Schraubenachse kippbar ist. Dabei setzt

das Kippen - wie es auch das Bundespatentgericht gesehen hat - voraus, daß

eine gewisse Beweglichkeit der Scheibe entlang dem Schraubenschaft in

axialer Richtung und ein gewisser Abstand zwischen dem Lochrand der Schei-

be und dem Schraubenschaft in radialer Richtung gegeben sind. Das Streitpa-

tent schlägt nach seiner einleitenden Bemerkung eine gezielte über das regel-

mäßig vorhandene Spiel hinausgehende Verstärkung der Kippbarkeit durch

konstruktive Mittel vor. Dies hat der gerichtliche Sachverständige in der münd-

lichen Verhandlung erläutert und die dabei gebildeten Kippwinkel in einer Grö-

ßenordnung von bis zu 30 Grad angesiedelt. Dies zeigen auch die Figuren 3

und 4 der Streitpatentschrift. Insbesondere die Figur 4 verdeutlicht das Aus-

maß der Kippbarkeit der Unterlegscheibe gegenüber der Schraubenachse bei

einseitiger Belastung.

Dieses Kippen setzt eine ausreichende Verschwenkbarkeit durch kon-

struktive räumliche Gestaltung voraus und nicht erst durch plastische Verfor-

mung bei späterer einseitiger Belastung. Dies verlangt mehr als die Möglichkeit

einer Relativbewegung zwischen Scheibe und Schraubenschaft, die allein

deswegen besteht, weil diese nicht etwa durch Verschweißen einstückig ver-

bunden sind, und ebenso mehr als ein mit dem üblichen auf Fertigungstoleran-

zen beruhenden Spiel verbundenes Wackeln. Allerdings ist im Anspruch 1 da-

von die Rede, daß der Durchmesser des gewindefreien Schaftabschnittes

gleich groß oder kleiner gewählt sein kann als der Durchmesser der Öffnung in

der Unterlegscheibe. Damit ist jedoch nicht in Frage gestellt, daß die Abmes-

sungen so gewählt werden sollen, daß eine Kippbarkeit der Scheibe in dem

erörterten und in den Zeichnungen des Streitpatents gezeigten Umfang erreicht

werden kann. Verdeutlicht wird dies in der Beschreibung noch dadurch, daß im

Anschluß an die Erläuterung der Figuren 5 und 6 nochmals hervorgehoben

wird, daß durch die Konstruktion der Durchgangsöffnung und den gewindefrei-

en Abschnitt mit dem Anschlag die Unterlegscheibe gegenüber der Schraube-

nachse gekippt werden kann (Sp. 4 Z. 55-59).

II. Eine vollständige Vorwegnahme der Lehre des Streitpatents durch

den Offenbarungsgehalt der nachveröffentlichten Europäischen Patentanmel-

dung 01 29 404, soweit sich diese mit der Lehre der früheren britischen Vor-

anmeldung GB 83 16 327 deckt, konnte der Senat nicht feststellen.

Allerdings ist - was zwischen den Parteien unstreitig ist und der Sach-

verständige bestätigt hat - die Mehrzahl der Merkmale des Streitpatents bereits

einzeln und in Kombination miteinander neuheitsschädlich offenbart.

Dies gilt aber nicht für das Merkmal der Verschwenkbarkeit oder Kipp-

barkeit nach dem oben erörterten Verständnis des Streitpatents. Von Ver-

schwenkbarkeit ist in der britischen Patentanmeldung nicht die Rede, ebenso-

wenig ist sie allerdings ausgeschlossen. Der gerichtliche Sachverständige hat

insoweit sein schriftliches Gutachten in der mündlichen Verhandlung relativiert.

Soweit er in seinem schriftlichen Gutachten davon ausgegangen sei, daß dies

durch die nach der britischen Schrift angeordneten Vorsprünge an der Unter-

seite der Schraube ausgeschlossen werden solle, sei er hierzu durch die deut-

sche Übersetzung gelangt, die das englische Wort "angle" mit Vorsprung über-

setzt habe. Die konische Verformung allein hindere nicht die Kippbewegung.

Soweit er im schriftlichen Gutachten eine axiale Bewegung ausgeschlossen

habe, müsse er einräumen, daß fertigungstechnisch der Ausschluß einer

Axialbewegung entlang dem Schraubenschaft nicht möglich sei.

Der Sachverständige ist aber dabei geblieben, daß aus seiner Sicht der

fachkundige Leser der britischen Schrift nicht entnehmen könne, daß über das

praktisch unvermeidliche Maß hinaus ein Spiel vorhanden sein solle, das ein

Verschwenken oder Kippen ermögliche. Dem folgt der Senat. Mit den Abmes-

sungen der Öffnung befaßt sich die Schrift nicht näher. Beschreibung und Ab-

bildungen ist nur zu entnehmen, daß die Öffnung im Rahmen der Herstel-

lungstoleranzen auf den konischen Teil des Schraubenkopfes abgestimmt sein

soll.

Mit dem gerichtlichen Sachverständigen geht der Senat davon aus, daß

als Durchschnittsfachmann eine Person anzusehen ist, die eine Ausbildung als

Techniker oder Ingenieur mit der Ausbildung an einer Fachhochschule in erster

Linie auf dem Gebiet des Maschinenbaus hat und über Berufserfahrung ver-

fügt, sowohl in der Fertigung eines metallverarbeitenden Betriebes als auch in

der Erstellung von Industriebauten, jedenfalls in der Dachdeckerbranche.

Ein solcher Fachmann entnimmt der britischen Schrift, daß diese ten-

denziell darauf zielt, die relative Beweglichkeit zwischen Scheibe und Schaft

einzuschränken. Vor allem soll eine Verdrehung der Scheibe relativ zum Schaft

verhindert werden. Zumindest in bevorzugten Ausführungsbeispielen soll auch

die axiale Bewegung der Scheibe eingeschränkt werden, weil damit zugleich

eine verbesserte Verdrehsicherung erreicht werden kann. Tendenziell ist damit

ein weitgehender Ausschluß axialer Verschiebbarkeit zum Ausdruck gebracht.

Eine Verschwenkbarkeit im Sinne des Streitpatents kann daher nicht festge-

stellt werden.

Allerdings ist auch nach der Lehre der britischen Schrift eine gewisse

Schwenkbeweglichkeit vorhanden, wie sie sich aus üblichen Herstellungstole-

ranzen ergibt. Dies erkennt der Fachmann, wie der Sachverständige in der

mündlichen Verhandlung bestätigt hat. So ist insbesondere an keiner Stelle

davon die Rede, daß der radiale Abstand zwischen Schaft und Lochrand der

Scheibe über ein übliches Maß hinaus verringert werden soll. Der Abstand zwi-

schen der Unterseite des Schraubenkopfes und dem oberen Rand des Gewin-

des soll zwar der Dicke der Scheibe angepaßt sein, wie der Fachmann aus der

Gesamtoffenbarung der Schrift entnimmt. Es ist jedoch nichts dafür ersichtlich,

daß dabei der Schraubenkopf und die diesen aufnehmende Öffnung in der

Scheibe exakt aneinander angepaßt sein sollen. Die Entgegenhaltung geht

vielmehr von einem üblichen Herstellungsprozeß aus und nimmt dabei - wie

der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat - die üblichen Herstellungstole-

ranzen in Kauf. Hinzu kommt, daß die Unterseite des Schraubenkopfes zwar

konisch ausgeformt sein und in Einbaulage in eine entsprechende Ausneh-

mung der Scheibe eingreifen soll. Nach den überzeugenden Ausführungen des

gerichtlichen Sachverständigen, denen der Senat folgt, werden beide nicht da-

durch gegeneinander verspannt, daß beim Eindrehen der Schraube der Ab-

stand zwischen Schraubenkopf und oberem Gewinderand verkürzt würde, was

nicht möglich ist, sondern allein dadurch, daß der Schraubenkopf die Scheibe

gegen die in gewissem Umfang elastische und damit nachgiebige Dachisolie-

rung preßt. Von daher verbleibt auch bei der Vorrichtung nach der britischen

Schrift zwischen Schraube und Scheibe auch im fertigen Zustand ein gewisses

Spiel, innerhalb dessen die Scheibe um die von dem Schraubenschaft gebil-

dete Achse kippen kann. Demgegenüber verlangt die Lehre des Streitpatents

eine größere, über dieses Kippen hinausgehende Beweglichkeit. Wie bereits

ausgeführt, hat der gerichtliche Sachverständige diese in der Größenordnung

von Winkeln bis zu 30 Grad angesiedelt. Diese bietet eine hinreichende Ge-

währ dafür, daß bei der Ausübung eines Drucks auf einen Teil der Scheibe ein

Verbiegen oder Herausziehen der Schraube vermieden und damit der vom

Streitpatent angestrebte Erfolg erreicht wird. Daß auch Öffnungen in der

Scheibe die ein solches Spiel um den Schraubenschaft ermöglichen würden,

zum Offenbarungsgehalt der britischen Schrift gehörten, hat der Senat nicht

feststellen können. Damit ist insoweit eine vollständige Vorwegnahme der Leh-

re des Streitpatents durch die Entgegenhaltung nicht festzustellen.

III. Die mit der Nichtigkeitsklage ebenfalls angegriffenen weiteren Pa-

tentansprüche haben die weitere Ausgestaltung der Lehre des Patentan-

spruchs 1 zum Gegenstand, sind auf diesen rückbezogen und werden daher

durch dessen Patentfähigkeit ebenfalls getragen.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf dem nach der Übergangsrege-

lung in Art. 29 Abs. 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes

und anderer Gesetze (2. PatGÄndG) übergangsweise weiter anwendbaren

§ 110 Abs. 7 PatG a.F. i.V.m. §§ 91, 97 ZPO.

Rogge

Jestaedt

Melullis

Scharen

Mühlens