BGH Urteil vom 28.11.2000 – X ZR 104/98

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 104/98

in der Patentnichtigkeitssache

Verkündet am: 28. November 2000 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 28. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die

Richter Dr. Jestaedt, Scharen, die Richterin Mühlens und den Richter

Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 17. Februar 1998 ver-

kündete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespa-

tentgerichts abgeändert und die Klage abgewiesen.

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist Inhaberin zweier Patente, die jeweils ein "Verfahren zur

Herstellung einer Riemenscheibe" betreffen. Zum einen ist sie Inhaberin des

unter Inanspruchnahme der Prioritäten aus deutschen Patentanmeldungen

vom 27. Mai und 11. Juni 1988 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesre-

publik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 343 314, zum anderen

des unter

Inanspruchnahme der Priorität aus der Patentanmeldung

P 3 818 041.3 vom 27. Mai 1988 angemeldeten deutschen Patents 38 19 957.

Der einzige Patentanspruch des europäischen Patents 0 343 314 hat in

der in der Verfahrenssprache Deutsch erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Herstellung einer Riemenscheibe aus einer Metall-

ronde (1) mit einer Nabe (8) und einer sich koaxial, d.h. im wesent-

lichen senkrecht zur Nabenfläche erstreckenden zylindrischen

Auflagefläche (3), die eine größere Wandstärke als die Nabe auf-

weist und mit in Umfangsrichtung verlaufenden Nuten ausgerüstet

oder querverzahnt ausgebildet werden kann,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß die zwischen Futterbacken (4, 5) eingespannte Metallronde (1)

mittels Bordierrolle (6) in ihrem Umfangsbereich bordiert, d.h. kur-

venförmig im wesentlichen in Richtung der zu erzeugenden Aufla-

gefläche umgeformt wird und anschließend die so erzeugte Bordie-

rung (2) zur Bildung der verdickten Auflagefläche (3) zwischen den

Futterbacken (4, 5) und deren Konturen angepaßter Zudrückrolle

(7) flachgedrückt wird."

Der einzige Patentanspruch des deutschen Patents lautet in der einge-

schränkten Fassung, die es durch den im Einspruchsbeschwerdeverfahren er-

gangenen rechtskräftigen Beschluß des Bundespatentgerichts vom 4. August

1995 erhalten hat, wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung einer Riemenscheibe aus einer Metall-

ronde mit einer Nabe und einer sich koaxial, d.h. im wesentlichen

senkrecht zur Nabenfläche erstreckenden zylindrischen Auflage-

wand, die eine größere Wandstärke als die Nabe aufweist und mit

in Umfangsrichtung verlaufenden Nuten ausgerüstet oder querver-

zahnt ausgebildet werden kann, wobei entsprechend der Länge

und Richtung der zu verdickenden Auflagewand eine Kurvenform

gebildet wird, die dann in einer Werkzeugabgrenzung unter Ver-

dickung flachgedrückt wird,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß die Bildung der Kurvenform unmittelbar bzw. direkt durch Bor-

dieren des in der Ausgangsposition im wesentlichen senkrecht zur

Rondenachse verlaufenden Umfangs- bzw. Randbereichs der Me-

tallronde erfolgt."

Die Klägerin hat mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend gemacht, die Gegen-

stände beider Streitpatente nach den jeweils einzigen Patentansprüchen, die

sich im wesentlichen entsprächen, seien gegenüber den Anmeldeunterlagen

unzulässig erweitert.

Sie seien zudem nicht patentfähig, weil sie wegen einer offenkundigen

Vorbenutzung nicht mehr neu gegenüber dem Stand der Technik seien.

Schließlich beruhe die Lehre beider Streitpatente nicht auf erfinderischer

Tätigkeit, sie habe sich in naheliegender Weise auch aus dem druckschriftli-

chen Stand der Technik ergeben.

Die Beklagte ist der Nichtigkeitsklage entgegengetreten.

Das Bundespatentgericht hat der Klage stattgegeben. Hiergegen richtet

sich die Berufung der Beklagten, mit der sie weiterhin die Abweisung der Nich-

tigkeitsklage erstrebt. Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil.

Als vom Senat bestellter Sachverständiger hat Prof. Dr.-Ing. K. ein

schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläu-

tert und ergänzt hat.

Die zulässige Berufung hat Erfolg. Der Senat hat nicht die Überzeugung

gewinnen können, daß der Gegenstand des jeweils einzigen Patentanspruchs

der Streitpatente über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung

hinausgeht oder ihm die Patentfähigkeit nach Art. 52 bis 56 EPÜ, §§ 1 bis 5

PatG fehlt (Art. 138 Abs. 1 Buchst. a und c EPÜ; § 21 Abs. 1 und 4 PatG).

I. Die nach dem einzigen Patentanspruch des europäischen Patents

0 343 314 geschützte Lehre betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Rie-

menscheibe aus einer Metallronde mit einer Nabe und einer sich koaxial, d.h.

im wesentlichen senkrecht zur Nabenfläche erstreckenden zylindrischen Aufla-

gefläche, die eine größere Wandstärke als die Nabe aufweist und mit in Um-

fangsrichtung verlaufenden Nuten ausgerüstet oder querverzahnt ausgebildet

werden kann. Als gattungsbildendes Verfahren wird in dieser Streitpatentschrift

das in der US-Patentschrift 42 73 547 beschriebene Verfahren zur Herstellung

von Riemenscheiben oder Poly-V-Scheiben dargestellt (Sp. 1 Z. 5-34). Dieses

Verfahren benötigt nach der Streitpatentschrift fünf Bearbeitungsschritte: Im

ersten Verfahrensschritt wird eine Metallronde so tiefgepreßt, daß ein topfarti-

ges Preßteil erzielt wird. Nach der Streitpatentschrift ist es sodann in einem

weiteren Verfahrensschritt - dies wird in der US-Patentschrift nicht dargestellt -

erforderlich, den Randbereich der zylindrischen Flächen fein zu bearbeiten. In

einem dritten Verfahrensschritt wird sodann die zylindrische Randfläche durch

Verformung in ihrer Höhe reduziert (sog. "Kollapsen"); gleichzeitig wird dabei

der Bereich zwischen der Nabenfläche und der zylindrischen Fläche eingefal-

tet. Schließlich wird der kollapste Randbereich über eine Zudrückrolle umge-

formt und zusammengedrückt.

Die Streitpatentschrift bezeichnet es als Nachteil des so beschriebenen

gattungsbildenden Verfahrens, daß fünf aufeinanderfolgende, unbedingt erfor-

derliche wesentliche Verfahrensschritte notwendig seien. Die Lösung des Pro-

blems, dieses Verfahren zu vereinfachen, besteht nach dem Streitpatent darin,

daß die Metallronde in einem ersten Verfahrensschritt bordiert wird und sodann

die Bordierung zur Bildung der Auflagefläche flachgedrückt wird (Sp. 1

Z. 49-60). Damit ist für das Formen der Riemenscheibe eine Tiefziehpresse

nicht erforderlich, der gesamte Vorgang kann auf einer Drückmaschine durch-

geführt werden. Mit diesem Verfahren wird eine Riemenscheibe hergestellt, die

der Anforderung entspricht, daß die Umfangfläche (Auflagefläche) eine größere

Wandstärke als die eigentliche Nabenfläche (Boden) aufweist, welche ausrei-

chend ist, um in einem weiteren Verfahrensschritt in Umfangsrichtung verlau-

fende Nuten oder Querverzahnungen anbringen, d.h. in das Material ein-

schneiden zu können. Die Lehre des Streitpatents beschreibt damit einen Ver-

fahrensablauf, bei dem verglichen mit dem Verfahren nach der US-Patentschrift

42 73 547 Fertigungsschritte, nämlich die Bildung eines becherförmigen Roh-

lings und die anschließende Bearbeitung des gebildeten Randes als getrennte

Schritte vermieden werden (Sp. 1 Z. 54-60). Wie auch der gerichtliche Sach-

verständige dargestellt hat, wird nach der Lehre des Streitpatents von einer

Blechronde ausgehend auf einer Drückmaschine der äußere Rand zum Zwek-

ke der Materialanhäufung kontinuierlich umgeformt (bordiert), wobei dieser

Vorgang durch das Drückfutter und die verwendeten Bordierwerkzeuge kon-

trolliert wird. Dabei wird das Werkstück zwischen Futterbacken eingespannt,

die so konstruiert sind, daß das Werkstück bis zum Abschluß sämtlicher Ver-

fahrensschritte, einschließlich des abschließenden Flachdrückens, darin ver-

bleiben kann. Dadurch wird ein Umspannen vermieden.

Die Merkmale der europäischen Patentschrift lassen sich wie folgt auf-

gliedern:

1. Ausgangsmaterial: Metallronde (1)

2. Einspannen zwischen Futterbacken (4, 5)

3. Bordieren, d.h. kurvenförmig umformen

a) mittels Bordierrolle (6)

b)

im Umfangsbereich

c)

im wesentlichen in Richtung der zu erzeugenden Auflage-

fläche.

4. Flachdrückung der Bordierung (2)

a) zur Bildung einer verdickten Auflagefläche (3)

b) zwischen den Futterbacken (4, 5)

und einer Zudrückrolle (7),

die den Konturen der Futterbacken angepaßt ist

5. Verfahrensprodukt: Riemenscheibe

a) aus einer Metallronde (1),

b) mit einer Nabe (8) und einer

c) Auflagefläche (3), die

aa) zylindrisch ist,

bb) sich im wesentlichen senkrecht zur Nabenfläche er-

streckt,

cc) eine größere Wandstärke aufweist,

dd) mit Nuten in Umfangsrichtung oder querverzahnt ausge-

bildet werden kann.

Das Bordieren (Merkmal 3) dient dabei dem Zweck, Material zu gewin-

nen und zwar dadurch, daß der Umfang der Metallronde verkleinert und der

Rand nach oben gedrückt wird. Das Flachdrücken (Merkmal 4) geschieht in

einer geschlossenen Form zwischen zwei Futterbacken, die so ausgestaltet

sind, daß das Material rundum eingefaßt ist. Dies wird dadurch erreicht, daß

die Futterbacken eine stufenförmige Außenkontur besitzen; der durch das Bor-

dieren hochgestellte Rand wird dabei durch eine Walzrolle mit zylindrischem

Querschnitt gegen die zylindrische Oberfläche des stufenförmig ausgebildeten

Futterteils gedrückt. Hierbei soll die Zudrückrolle (7) den Konturen der Futter-

backen (4, 5) angepaßt sein.

II. Der Senat hat nicht feststellen können, daß der Patentanspruch ent-

gegen Art. 123 Abs. 2 EPÜ im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt un-

zulässig erweitert worden wäre.

Das Bundespatentgericht hat es offengelassen, ob der von der Klägerin

geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung gegenüber

den ursprünglichen Anmeldeunterlagen vorliege.

Die Klägerin beanstandet insoweit, daß der Anspruch des Streitpatents

eine Definition des Begriffs "Bordieren" enthalte, der der ursprünglichen An-

meldung nicht zu entnehmen gewesen sei. In der europäischen Patentschrift

sei dies dadurch geschehen, daß im kennzeichnenden Teil des Patentan-

spruchs hinter "bordiert" eingefügt worden sei "d.h. kurvenförmig im wesentli-

chen in Richtung zu der zu erzeugenden Auflagefläche geformt wird".

Als Durchschnittsfachmann ist nach den überzeugenden Ausführungen

des gerichtlichen Sachverständigen ein Fertigungsingenieur oder Fertigungs-

techniker mit langjähriger Praxiserfahrung auf dem Gebiet der metallischen

Umformtechnik anzusehen.

Zum Verständnis des Begriffs Bordieren durch einen solchen Fachmann

hat der Sachverständige ausgeführt, der Begriff Bordieren sei nicht durch Nor-

men definiert, es bestehe deshalb ein Interpretationsspielraum. Der Fachmann

verstehe darunter eine Bearbeitung des Randes von Blechteilen in einer dem

Zweck angemessenen Form, der hier allein darin bestehe, durch eine höhere

Längenausdehnung Material für die Verdickung der Auflagenwand zu gewin-

nen. Der Fachmann verstehe deshalb unter Bordieren nicht nur "im wesentli-

chen Einrollen", wie die Klägerin meint, sondern auch andere mittels einer Bor-

dierrolle herstellbare Formen, die beispielsweise viertel- oder auch halbkreis-

förmig, aber auch in beliebiger anderer Weise gebogen sein könnten. Dieses

Verständnis erläutern die in den Patentanspruch des Streitpatents eingefügten

Ergänzungen und gehen damit über den Inhalt der Anmeldung nicht hinaus. In

Übereinstimmung mit dem Europäischen Patentamt in der Entscheidung der

Technischen Beschwerdekammer 3.2.1. vom 23. Januar 1996 und mit dem ge-

richtlichen Sachverständigen ist der Senat zu der Überzeugung gelangt, daß

der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung gegenüber den Anmel-

dungsunterlagen des Streitpatents nicht festgestellt werden kann.

III. Das Bundespatentgericht hat es in der angefochtenen Entscheidung

weiter offengelassen, ob die in der Streitpatentschrift angegebene Lehre ge-

genüber dem von der Nichtigkeitsklägerin behaupteten vorbenutzten Verfahren

neu war.

Die Klägerin trägt hierzu vor, es habe vor dem 4. Mai 1988 ein Besuch

von Herrn U. F. bei der Firma K. stattgefunden. Bei dieser Gelegenheit

habe Herr F. das Verfahren gemäß der Streitpatentschrift mündlich und

anhand von Skizzen erläutert.

Der Senat hat nach Vernehmung der Zeugen L., S. und

F. nicht die Überzeugung gewinnen können, daß vor dem 4. Mai 1988 der

Zeuge F. das Verfahren der Streitpatentschrift Mitarbeitern der Firma K.

geschildert hat.

Der Zeuge F. hat dies in Abrede gestellt. Das erste Gespräch, das er

mit Mitarbeitern der Firma K. geführt habe, habe am 15. Juni 1988 stattge-

funden. Dabei sei es um eine ganz andere Maschine zur Herstellung von

Lichtmaschinenkeilriemenscheiben gegangen. Hierüber gebe es den vorge-

legten Besuchsbericht. Dies haben die Zeugen L. und S. anders

geschildert. Sie haben angegeben, daß bereits im Frühjahr 1988 und zwar vor

Abgabe des Angebots vom 4. Mai 1988 der Zeuge F. im Betrieb der Firma

K. die von ihm als "Krückstockverfahren" bezeichnete Umformtechnik im ein-

zelnen erläutert habe. Der Senat hält die Aussagen der Zeugen L. und

S. im Ergebnis nicht für überzeugend, was den Zeitpunkt der von ihnen

geschilderten Vorfälle angeht. Die Zeugen haben hierüber keine Aufzeichnun-

gen. Ihre zeitliche Einordnung machen sie allein an dem von ihnen erwähnten

Angebot fest. Auf Vorlage einer Kopie dieses Angebots haben beide Zeugen

bekundet, daß dies das von ihnen in ihren Aussagen erwähnte Angebot sein

könne. Dieses bezog sich aber - wie der Sachverständige bestätigt hat - auf

eine ganz andere Maschine mit anderen Werkzeugen. Von Bordieren ist in

dem Angebot nicht die Rede, angeboten wurde vielmehr ein Spaltstauchverfah-

ren. Der Sachverständige hat bestätigt, daß es dies eher unwahrscheinlich ma-

che, daß auf der angebotenen Maschine ein Bordiervorgang habe stattfinden

sollen.

Der Senat hat danach Bedenken, zur Frage der zeitlichen Einordnung

den Aussagen der Zeugen L. und S. zu folgen. Es mag sein, daß

sie zutreffend Vorgänge geschildert haben, die sie in Erinnerung haben. Ihre

Zeitangaben, insbesondere, daß die von ihnen geschilderten Gespräche vor

dem 4. Mai 1988 stattgefunden haben, erscheinen dem Senat aber aus den

dargestellten Gründen nicht hinreichend verläßlich.

IV. Der Senat hat nicht die Überzeugung gewinnen können, daß sich die

Lehre des Streitpatents für einen Fachmann aus der Gesamtheit aller Kennt-

nisse am Prioritätstag in naheliegender Weise ergab.

Der nächstliegende vorbekannte Stand der Technik ergibt sich nach der

übereinstimmenden Ansicht aller Beteiligten - wovon auch das Bundespatent-

gericht ausgegangen ist - aus der europäischen Offenlegungsschrift 0 156 178.

In dieser wird von einem becherförmigen durch Tiefziehen hergestellten Roh-

ling ausgegangen. Anderes wird dort jedenfalls nicht offenbart. Dieser Rohling

wird sodann in einem weiteren Verfahrensschritt von oben zusammengedrückt,

so daß die umfängliche Wand des becherförmigen Rohlings nach außen aus-

gebaucht wird. In einem weiteren Schritt wird der ausgebauchte Krümmungsteil

des becherförmigen Rohlings flachgepreßt.

Damit unterscheidet sich dieses Verfahren von dem Verfahren nach dem

Streitpatent in zwei der insgesamt drei Verfahrensstufen, nämlich in der Her-

stellung des becherförmigen Rohlings und dessen anschließender Stauchung.

Der Senat hat nicht die Überzeugung gewinnen können, daß hiervon

ausgehend der Durchschnittsfachmann aufgrund allgemeinen Fachwissens, zu

dem auch das ihm bekannte Bordieren gehörte, ohne erfinderische Tätigkeit

zum Gegenstand des Streitpatents gelangen konnte. Der gerichtliche Sachver-

ständige hat dazu in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, es sei dem

Fachmann aufgrund allgemeinen Fachwissens, nicht nur aus der

US-Patentschrift 20 86 488, bekannt gewesen, einen Tiefziehvorgang durch

einen Drückvorgang zu ersetzen. Das Bundespatentgericht ist in der ange-

fochtenen Entscheidung davon ausgegangen, daß die Besonderheit des Ver-

fahrens nach der Streitpatentschrift allein hierin liegt. Dies schöpft den Gehalt

der in der Streitpatentschrift enthaltenen technischen Lehre jedoch nicht aus.

Vielmehr lehrt das Streitpatent zusätzlich, daß eine erhebliche Verfahrensver-

einfachung dadurch erreicht werden kann, daß das Werkstück in ein beson-

ders geformtes Futter eingespannt wird, in dem sämtliche Verfahrensschritte,

das Bordieren und das Flachdrücken, ausgeführt werden. Dies wird dadurch

ermöglicht, daß die Zudrückrolle und die Futterbacken einander angepaßt sind.

Auf diese Weise wird es ermöglicht, eine Riemenscheibe mit den Merkma-

len 5a bis c auf einer Drückmaschine ohne Umspannen herzustellen.

Mit dem Europäischen Patentamt im Erteilungsverfahren, das die Erfin-

dung zeitnah beurteilt hat, und dem gerichtlichen Sachverständigen kann der

Senat deshalb nicht feststellen, daß dies nach dem Stand der Technik nahe-

gelegt war.

Gleiches gilt für das Verfahren nach der deutschen Offenlegungsschrift

30 42 312. Auch sie gibt dem Durchschnittsfachmann keinen weitergehenden

Impuls, das Verfahren nach dem Streitpatent aufzufinden.

Die übrigen Entgegenhaltungen US-Patentschrift 20 86 488 und deut-

sche Offenlegungsschrift 34 33 185 liegen weiter weg und konnten dem Fach-

mann die Lehre des Streitpatents weder für sich genommen noch in Verbin-

dung mit den zuvor erörterten Schriften nahelegen.

V. Für das deutsche Streitpatent gilt nichts anders als für das europäi-

sche. Es besteht zwischen den Parteien kein Streit darüber, daß zwischen dem

in der deutschen Patentschrift und dem in der europäischen Patentschrift an-

gegebenen Verfahren keine wesentlichen Unterschiede bestehen. Dies haben

auch das Bundespatentgericht und der gerichtliche Sachverständige so gese-

hen. Auch aus der Sicht des Senats bestehen hieran keine Zweifel.

VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 110 Abs. 3 PatG in der nach

Art. 29 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer

Gesetze (2. PatGÄndG) weiter anwendbaren Fassung der Bekanntmachung

vom 16. Dezember 1980 in Verbindung mit § 91 Abs. 1 ZPO.

Rogge

Jestaedt

Scharen

Mühlens

Meier-Beck