BGH Urteil vom 10.04.2001 – X ZR 157/98
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
in der Patentnichtigkeitssache
Verkündet am: 10. April 2001 Fritz Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 23. Januar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die
Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver
für Recht erkannt:
Die Berufung gegen das am 19. März 1998 verkündete Urteil des
3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf
Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Beklagte war bis zu dessen Zeitablauf Inhaberin des deutschen Pa-
tents 27 06 589 (Streitpatents), das auf einer Anmeldung vom 16. Februar
1977 beruht, für welche die Priorität einer amerikanischen Anmeldung vom
17. Februar 1976 in Anspruch genommen worden ist. Das Streitpatent, dessen
Erteilung am 28. Mai 1986 veröffentlicht worden ist, ist Gegenstand eines Ein-
spruchsverfahrens gewesen. Nachdem die Patentabteilung des Deutschen
Patentamts es mit Beschluß vom 6. Juni 1989 widerrufen hatte, hat das Bun-
despatentgericht durch Beschluß vom 11. Juli 1991 das Streitpatent mit den
erteilten Patentansprüchen 1 bis 6 und einer teilweise geänderten Beschrei-
bung aufrechterhalten. Patentanspruch 1 lautet wie folgt:
"Verfahren zum Herstellen von reflektierendem Bahnenmaterial, bei
dem eine Trägerschicht auf ihrer einen Seite zumindest teilweise
mit einer Schicht aus reflektierenden Elementen versehen und in
einem Abstand von dieser eine Deckschicht aus einem organi-
schen Polymeren angeordnet wird, wobei die Trägerschicht oder
die Deckschicht oder eine gegebenenfalls dazwischenliegende zu-
sätzliche Schicht thermisch erweichbar ist und eine vernetzbare
Verbindung enthält, und die Deckschicht, die Trägerschicht und
gegebenenfalls die dazwischenliegende Schicht durch Erwärmen in
Form von sich netzwerkartig überschneidenden Haftverbindungen
verschweißt werden,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß zur Erhöhung der Adhäsion der Trägerschicht die vernetzbare
Verbindung nach dem Verschweißen in situ ausgehärtet wird."
Wegen der weiteren mittelbar oder unmittelbar auf diesen Anspruch zu-
rückbezogenen Patentansprüche und wegen der Beschreibung nebst Zeich-
nungen wird auf die Streitpatentschrift 27 06 589 C 3 verwiesen.
Mit ihrer Nichtigkeitsklage hat die Klägerin geltend gemacht, der Gegen-
stand des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht neu; je-
denfalls fehle die erforderliche Erfindungshöhe. Die Beklagte ist dem entge-
gengetreten und hat außerdem gemeint, die Nichtigkeitsklage sei wegen einer
Nichtangriffsabrede, welche sich aus einem am 29. April 1992 von den Partei-
en geschlossenen Vertrag ergebe, zumindest aber wegen Verstoßes gegen
Treu und Glauben unzulässig.
Das Bundespatentgericht hat die Nichtigkeitsklage abgewiesen. Hierge-
gen wendet sich die Klägerin mit der Berufung, mit der sie ihr Begehren weiter-
verfolgt,
das Patent 27 06 589 für nichtig zu erklären.
Die Beklagte bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.
Der Senat hat als gerichtlichen Sachverständigen Dr. A. H. vom F.-
Institut (Bereich Klebtechnik und Polymere), B., hinzugezogen, der ein schriftli-
ches Gutachten erstellt hat, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert
und ergänzt hat.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Berufung hat keinen Erfolg, und zwar nicht wegen Unzu-
lässigkeit der erhobenen Nichtigkeitsklage, sondern deshalb, weil sich der
geltend gemachte Nichtigkeitsgrund nicht feststellen läßt.
I. Die Nichtigkeitsklage ist trotz des Zeitablaufs des Streitpatents zuläs-
sig. Nach ständiger Rechtsprechung (vgl. die Nachweise etwa bei Benkard,
Rdn. 49 ff.) besteht das nach Erlöschen eines Streitpatents erforderliche
Rechtsschutzinteresse jedenfalls dann, wenn der Kläger aufgrund des Streit-
patents wegen Handlungen vor seinem Erlöschen gerichtlich in Anspruch ge-
nommen worden und über den Patentverletzungsvorwurf noch nicht rechtskräf-
tig entschieden ist. Die nachträgliche Nichtigerklärung des Streitpatents bietet
dem Kläger in diesen Fällen einen rechtlichen Vorteil, weil sie von vornherein
die Verurteilung wegen Patentverletzung ausschließt. Es muß deshalb möglich
sein, auch nach Erlöschen des Streitpatents seine Rechtsbeständigkeit über-
prüfen zu lassen.
Ein solcher Sachverhalt ist auch hier zu beurteilen. Denn die Beklagte
hat gegenüber der Klägerin den Vorwurf erhoben, während seiner Laufzeit das
Streitpatent verletzt zu haben, und deshalb vor dem Oberlandesgericht Düs-
seldorf unter anderem im Wege der Feststellungswiderklage Herausgabe der
hierdurch erlangten ungerechtfertigten Bereicherung begehrt.
Bedenken gegen das Rechtsschutzinteresse der Klägerin ergeben sich
auch nicht aus dem Vertrag, den die Parteien am 29. April 1992 abgeschlossen
haben und der nach ihrer übereinstimmenden Angabe nach deutschem Recht
zu beurteilen ist. Dieser Vertrag beinhaltet insbesondere keine die Klägerin
verpflichtende Abrede, das Streitpatent nicht anzugreifen, und bietet auch kei-
ne Handhabe, die Erhebung der Nichtigkeitsklage als treuwidrig anzusehen.
Der Senat macht sich insoweit die unter Heranziehung von Wortlaut und Ent-
stehungsgeschichte des Vertrages vom 29. April 1992 gewonnene überzeu-
gende Begründung des Bundespatentgerichts in dem angefochtenen Urteil zu
eigen, zumal die Beklagte im Berufungsverfahren hierauf nicht mehr gesondert
eingegangen ist.
II. Die Nichtigkeitsklage ist sachlich nicht begründet. Da das Streitpatent
auf einer vor dem 1. Januar 1978 getätigten Anmeldung beruht, beurteilt sich
die Patentfähigkeit seiner Lehre zum technischen Handeln nach § 1 Abs. 1
PatG in der Fassung vom 2. Januar 1968 (Art. XI § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 5
IntPatÜG). Es kann nicht festgestellt werden, daß die danach für den geltend
gemachten Nichtigkeitsgrund erforderlichen Voraussetzungen gegeben seien.
1. Das Streitpatent betrifft die Herstellung mehrschichtiger reflektieren-
der Bahnen, die beispielsweise auf Verkehrsschilder aufgebracht werden kön-
nen. Das Herstellungsverfahren beginnt damit, daß eine Schicht mit Elementen
versehen wird, die für die nötige Reflektion sorgen. Zum Prioritätszeitpunkt war
es bekannt, zum einen Trägermaterial mit Glasmikrokügelchen, zum anderen
sogenanntes Würfeleck-Bahnenmaterial herzustellen. Bei beiden Varianten ist
wichtig, daß die Elemente eine Grenzfläche gegen Luft haben und diese
Grenzfläche gegen Luft beim Aufbringen des Materials beispielsweise auf ein
Verkehrsschild und im späteren Gebrauch unter extremen Temperaturzyklen,
Regen, Schnee, Eis und anderen Formen des Feuchtigkeitsniederschlags so-
wie bei Sonnenlicht erhalten bleibt. Dies erfordert einen dauerhaften hermeti-
schen Abschluß der Elemente gegen äußere Einflüsse durch eine Abstand von
der Oberfläche der Elemente haltende Deckschicht und ihre dauerhafte Bin-
dung an die Trägerschicht. Das Streitpatent gibt an, daß es bekannt gewesen
sei, die Schichten über ein Netzwerk von schmalen, sich überschneidenden
Haftverbindungen zusammenzufügen. Hierbei werden entweder an einer
Schicht bereits vorhandene Stege genutzt (vgl. Fig. 7 u. 8) oder es wird ein
Gitter von Stegen beim Zusammenfügen ausgeformt (vgl. Fig. 1-6). Der Füge-
vorgang geschieht - wie auf S. 3 Z. 19 ff. der Beschreibung angegeben - in der
Weise, daß die Schichten, von denen zu diesem Zweck eine thermisch er-
weichbar ist, an den für die Haftverbindungen vorgesehenen Bereichen mit
Wärme und gewöhnlich auch Druck beaufschlagt werden. Auf diese Weise
werden ein Fließen des thermisch erweichbaren Anteils (Bindemittels) des
Materials und ein guter Kontakt mit der anderen Schicht in den so behandelten
Bereichen bewirkt. Wie der gerichtliche Sachverständige auf Nachfrage im
Termin zur mündlichen Verhandlung bestätigt hat, ist der erforderliche Kontakt
gewährleistet, wenn durch die Erweichung die Materialien in allen Bereichen
des Netzwerks an den Grenzflächen dicht aneinandergebracht werden und
sich dort gleichsam mischen. Nach Entfernen von Wärme und Druck behält das
der Verbindung dienende Material die Form bei, die es angenommen hat; es
hat eine selbsttragende Form und der dichtende Kontakt zwischen den
Schichten ist hergestellt (S. 3 Z. 15). Dieser Fügevorgang, der in der Beschrei-
bung des Streitpatents als "Wärmebehandlung" (z.B. S. 3 Z. 26) oder als
"thermoplastische Verformung" (S. 3 Z. 12) bezeichnet ist, wird in Anspruch 1
des Streitpatents als Verschweißen durch Erwärmen gekennzeichnet. Hier-
durch entsteht ein mehrschichtiges Bahnenmaterial mit einer Vielzahl von Zel-
len oder Taschen, in denen die Elemente eine Grenzfläche gegen Luft haben.
Nach den Angaben der Patentschrift ist an diesem Stand der Technik,
von welchem das Streitpatent ausgeht, zu bemängeln, daß die Haftverbindun-
gen beim Aufbringen des reflektierenden Bahnenmaterials beispielsweise auf
ein Verkehrsschild leicht brechen und auch Witterungseinflüssen nicht hinrei-
chend standhalten. Dem Erfordernis eines dauerhaften hermetischen Ab-
schlusses der einzelnen Zellen oder Taschen mit den Elementen ist hiernach
also nicht genügt, wenn die Verbindung der Schichten sich auf die Wärmebe-
handlung beschränkt. Die Lehre des Streitpatents soll demgegenüber zu Bah-
nenmaterial führen, bei dem die Schichten nach Abschluß des Herstellungs-
verfahrens eine erhöhte Haftfestigkeit aufweisen (S. 3 Z. 7); die Deckschicht
und die Trägerschicht sollen - wie es im Zusammenhang mit der Erläuterung
der Vorteile der patentierten Lehre ausgedrückt ist (S. 3 Z. 62) - eine größere
Abziehfestigkeit besitzen.
2. Um die Haftfestigkeit oder Abziehfestigkeit, die durch die bekannte
bereichsweise thermoplastische Verformung thermisch erweichbaren Materials
erreichbar ist, zu erhöhen, schlägt das Streitpatent nach Anspruch 1 ein Ver-
fahren vor, das neben dem Versehen des Trägermaterials mit reflektierenden
Elementen nicht allein aus der Wärmebehandlung besteht (vgl. S. 3 Z. 44 f.).
Der Vorschlag ist vielmehr darauf gerichtet, zur dauerhaften Verbindung der
Schichten ein zweistufiges Verfahren (S. 3 Z. 11) einzusetzen. Er läßt sich wie
folgt gliedern:
1. Zur Durchführung des Verfahrens werden verwendet
a) eine Trägerschicht,
b) eine Deckschicht aus einem organischen Polymer,
c) gegebenenfalls eine zusätzliche Schicht.
2. (Mindestens) eine der verwendeten Schichten
a)
ist thermisch erweichbar und
b) enthält eine vernetzbare Verbindung.
3. a) Die Trägerschicht wird auf ihrer einen Seite zumindest teil-
weise mit einer Schicht aus reflektierenden Elementen ver-
sehen.
b) Die Trägerschicht wird im Abstand von der Deckschicht an-
geordnet.
c) Die fakultative zusätzliche Schicht wird dazwischen ange-
ordnet.
4. Alle verwendeten Schichten werden durch Erwärmen ver-
schweißt, und zwar so
a) daß sich netzwerkartig überschneidende Haftverbindungen
ergeben.
5. Die vernetzbare Verbindung wird ausgehärtet und zwar
a) nach dem Verschweißen in situ
b) zur Erhöhung der Adhäsion.
Die patentgemäße Lösung basiert also auf einer Aushärtung. Damit ist
nicht gemeint, dem, was sich bei Vorhandensein vernetzbarer Verbindungen
ergeben kann, gleichsam seinen Lauf zu lassen. Der Deutung, ein bloßes Ge-
währenlassen einer Materialhärtung infolge der Gegenwart vernetzbarer Ver-
bindungen reiche aus, steht entgegen, daß die Aushärtung als zweiter, den
Verbindungsvorgang abschließender Herstellungsschritt in den Patentan-
spruch aufgenommen ist. Bei Berücksichtigung der Problemstellung weist dies
auf eine auch nach der Wärmebehandlung noch zielgerichtete Führung des
Herstellungsverfahren hin, die eine aktive Maßnahme zur Erreichung eines
bestimmten Zustandes erfordert. Die Beschreibung bestätigt das. Laut S. 3
Z. 32 wird eine relative Unlöslichkeit und Unschmelzbarkeit des gehärteten
Materials bewirkt. Die Beispiele der Streitpatentschrift zeigen, daß zur Einlei-
tung der zweiten Stufe der Herstellung der gewünschten Verbindung eine Initi-
ierung, etwa durch Elektronenbestrahlung oder durch (erneutes) Erwärmen
erfolgt. Mit Merkmal 5 lehrt das Streitpatent danach, geeignete Maßnahmen
der Verfahrensführung zu ergreifen. Die Erörterung des Streitpatents mit dem
Sachverständigen hat ergeben, daß diese Auslegung der Sicht des Fachmanns
entspricht. Dr. H. hat in seinen erläuternden Ausführungen zusammenfassend
angegeben, daß Merkmal 5 als gezielte bis zu einem vorbestimmten Stadium
führende Maßnahme verstanden werde.
Die weitere Kennzeichnung, daß sie nach dem Verschweißen in situ zu
erfolgen habe, beinhaltet danach neben dem zeitlichen Nacheinander der bei-
den zur Verbindung vorgeschlagenen Verfahrensschritte die Anweisung, die
zweite Stufe so zu gestalten, daß die durch die Wärmebehandlung geschaffe-
nen, durch eine selbsttragende Form der Haftverbindungen gekennzeichneten
örtlichen Verhältnisse vor der Initiierung nicht wieder verlorengehen können.
Insoweit besteht vor allem dann Gefahr, wenn Materialien Verwendung finden,
die nach Wegfall der Wärme des ersten Verfahrensschrittes nicht hinreichend
dauerhaft formstabil bleiben. Die Maßnahme muß dann möglichst bald nach
dem Verschweißen eingeleitet werden.
Mit dem Begriff der "Adhäsion" greift das Streitpatent zur Kennzeichnung
seiner Lehre schließlich auf ein Phänomen zurück, das - wie der gerichtliche
Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten ausgeführt hat - bei natur-
wissenschaftlicher Sicht streng von den Wechselwirkungen unterschieden wird,
die sich innerhalb einer Phase ergeben und als Kohäsion bezeichnet werden.
Adhäsion ist demgegenüber die Summe der Wechselwirkungskräfte an der
Grenzfläche zwischen zwei Phasen, die zum Haften der beiden aneinander
führt. Das ist auch der Sinn dieser Kennzeichnung im Anspruch 1 des Streit-
patents.
Die Erörterung der Patentschrift mit dem gerichtlichen Sachverständigen
hat ergeben, daß auf S. 3 Z. 17 f. und 55 ff., wo die Erhöhung oder Verbesse-
rung der Haftung zwischen den durch die Wärmebehandlung geschaffenen
Verbindungen und der Schicht hervorgehoben ist, eindeutig das Phänomen
einer nachträglichen und zusätzlichen Beeinflussung gerade der Adhäsion im
eigentlichen naturwissenschaftlichen Sinne beschrieben ist. Dies hat auch kei-
ne der Parteien angezweifelt. Die Bedeutung des sich an die Wärmebehand-
lung anschließenden Verfahrensschrittes der Aushärtung wird in der Beschrei-
bung des Streitpatents außerdem dahin erläutert, es habe sich gezeigt, daß
sich eine Schicht von den Haftverbindungen manchmal sogar ersichtlich frei
von Bindermaterial habe abziehen lassen, bevor die Haftverbindungen ausge-
härtet worden seien; nach dem Aushärten sei dies nicht mehr möglich gewesen
(S. 3 Z. 49 ff.). Das spricht den sogenannten Adhäsionsbruch als besonders
nachteilig an. Hierauf bezieht sich deshalb auch die im Anschluß ausgespro-
chene Vermutung der Beschreibung, daß die anhand verschiedener Beispiele
dokumentierte Erhöhung derjenigen Haftung, die aufgrund der Wärmebehand-
lung zwischen den Verbindungen und der Schicht bestehe, an der die Verbin-
dungen erzeugt worden seien, dadurch entstehe, daß, nachdem bei Anwen-
dung von Wärme und Druck ein Teil des Bindermaterials der einen Schicht in
die andere gewandert sei, das eingedrungene Material beim anschließenden
Aushärten sich fester und dichter mit der Molekularstruktur dieser Schicht ver-
binde. Die Darstellung in der Beschreibung des Streitpatents legt deshalb na-
he, daß es bei der zweiten Stufe des der Verbindung der Schichten dienenden
Verfahrens vornehmlich auf die Gestaltung der Verhältnisse an den Grenzflä-
chen ankommt, mit denen die Schichten aufgrund der Wärmebehandlung an-
einanderhaften. Sie erläutert dem Fachmann den zur Kennzeichnung der Lehre
im Anspruch 1 verwendeten Begriff der Adhäsion so, daß er ihn tatsächlich in
der Bedeutung verstehen kann, die ihm im naturwissenschaftlichen Sinne zu-
kommt. Nach den überzeugenden Angaben des gerichtlichen Sachverständi-
gen ist als maßgeblicher Fachmann hier ein Ingenieur anzusehen, der entwe-
der an einer Fachhochschule oder einer technisch ausgerichteten Universität
ausgebildet worden, aufgrund entsprechender Berufspraxis mit Kunststoffen
und den Techniken ihrer Verarbeitung vertraut ist und bei der Materialauswahl
auch auf das Wissen von Polymerchemikern zurückgreifen kann. Ein Fach-
mann dieser Qualifikation kennt die in den Naturwissenschaften gebräuchli-
chen Definitionen und wird deshalb bei der Auslegung einer Lehre zum techni-
schen Handeln jedenfalls dann sich hieran orientieren, wenn der Erläuterung
dienende Beschreibungen eine entsprechende Bedeutung nahelegen.
Das kann beim Streitpatent nicht deshalb verneint werden, weil die
Textstelle auf S. 3 Z. 46 f. der Beschreibung erwähnt, vernetzbare Materialien
verbesserten die innere Festigkeit. Nach dem Vorgesagten kann dieser Hin-
weis nur dahin verstanden werden, daß Veränderungen der Kohäsion sich bei
einem patentgemäßen Vorgehen ebenfalls einstellen, so daß auch sogenann-
ten Kohäsionsbrüchen entgegengewirkt wird. Das sind aber ohnehin gegebene
Vorteile, die nur hingenommen werden und nicht die patentgemäße Verfah-
rensführung bestimmen sollen. Die Textstelle der Beschreibung verdeutlicht
dies nicht nur durch die Angabe, daß die Wirkungen gehärteter oder vernetzter
Materialien auf die innere Festigkeit bekannt seien, sondern vor allem durch
den Hinweis, daß der patentgemäße Vorschlag darüber hinausgehe und hier-
durch zu einer verbesserten Haftung der Haftverbindungen gegenüber einer
Schicht führe.
Die Angabe der Zielsetzung nach Merkmal 5 b prägt damit die Lehre
nach Anspruch 1 des Streitpatents. Dem Fachmann wird hierdurch bedeutet,
daß ein bei Vorhandensein vernetzbarer Verbindungen möglicher Vorgang in-
nerer Härtung des Materials nicht ausreicht. Die vernetzbare Verbindung muß
vielmehr als Mittel eingesetzt werden, um in einem zweiten Verbindungsschritt
die Verhältnisse entlang der im ersten Verbindungsschritt der Wärmebehand-
lung geschaffenen Grenzflächen weiter zu gestalten. Der Fachmann erhält da-
mit die Anweisung, vernetzbare Verbindungen so nach Eigenart, Zusammen-
setzung und Menge auszuwählen und durch geeignete Aktivierung so als ei-
genständiges, das Herstellungsverfahren gestaltendes und abschließendes
Mittel einzusetzen, daß in einer zweiten Verfahrensstufe die bereits in der er-
sten bewirkte Adhäsion der Schichten sich erhöhen kann.
Als Maßnahme der Aktivierung nennt die Streitpatentschrift verschiede-
ne Formen der Bestrahlung (S. 3 Z. 33, S. 4 Z. 50), von denen die Elektronen-
bestrahlung durch Anspruch 3 als bevorzugt hervorgehoben ist; Patentan-
spruch 2 weist aus, daß so nach weniger als fünf Sekunden die Aushärtung
erfolgen kann. Dies zeigt dem Fachmann, daß der bei patentgemäßer Vorge-
hensweise zielgerichtete Einsatz vernetzbarer Verbindungen in einem eigenen
Verfahrensschritt auch zeitbestimmt sein soll; daran ändert nichts, daß auf S. 4
Z. 50 der Beschreibung auch Wärme als geeignetes Mittel genannt ist und ein
Beispiel dahin geht, das geprägte Bahnenmaterial durch 16-stündiges Erwär-
men auf 65° C thermisch zu erhärten. In dem Gesamtzusammenhang, in dem
diese Möglichkeiten erörtert sind, erfordern nämlich auch sie einen zielorien-
tierten Einsatz in dem soeben dargelegten Sinn.
Die Richtigkeit dieser Auslegung des Streitpatents wird bestätigt durch
die Ausführungen, die der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen
Gutachten und bei seiner Anhörung gemacht hat. Auch er ist zu dem Ergebnis
gelangt, daß durch die patentgemäße Anweisung nach Merkmal 5, so wie sie
durch die Beschreibung des Streitpatents erläutert ist, dem Fachmann vorge-
gebenen wird, vermittels einer aktiven, in unmittelbarem zeitlichen Zusammen-
hang der Wärmebehandlung nachfolgenden, vorzugsweise möglichst kurze
Zeit beanspruchenden Maßnahme nicht nur die durch vernetzbare Bestandteile
mögliche Wechselwirkung
innerhalb einer Phase, die bei physikalisch-
chemischer Betrachtung als Kohäsion bezeichnet werden müsse, zu beeinflus-
sen, sondern vor allem die Wechselwirkung an der Grenzfläche zweier Phasen
zu gestalten, die nach der zum Prioritätszeitpunkt vorherrschenden Auffassung
von Adhäsion als zweidimensional angesehen worden sei.
3. Die Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents ist neu. Keine der in das
Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen offenbarte, alle erörterten Verfah-
rensschritte in Kombination zur Herstellung von reflektierendem Bahnenmateri-
al einzusetzen.
a) Das mit Kügelchen ausgestattete hochbrillante rückreflektierende
Bahnenmaterial nach der US-Patentschrift 3 190 178, das in der Streitpatent-
schrift wiederholt angesprochen ist und von dem ausgehend die Lehre des
Streitpatents formuliert ist, besteht nach der in den Figuren der aus dem Jahre
1965 stammenden Schrift dargestellten Lehre aus zwei oder drei Schichten der
Merkmale 1 a bis c und 2 a. Zur Herstellung wird so vorgegangen, wie in den
Merkmalen 3 und 4 (einschließlich a) beschrieben ist. Die US-Patentschrift
3 190 178 erwähnt als Möglichkeit außerdem, in einer (Binder-)Schicht wärme-
härtende Bestandteile zu verwenden (Sp. 6 Z. 21 f. der Beschreibung der
US-Patentschrift 3 190 178). Damit sind, wie der gerichtliche Sachverständige
angegeben hat und zwischen den Parteien nicht streitig ist, vernetzbare Ver-
bindungen gemeint. Vorbeschrieben war damit auch die Anweisung zu Merk-
mal 2 b.
Was die Merkmalsgruppe 5 anbelangt, kann dies dagegen nicht festge-
stellt werden. Allerdings kann davon ausgegangen werden, daß bei der Vorge-
hensweise, die in der US-Patentschrift 3 190 178 als Möglichkeit beschrieben
ist, die Wärmebehandlung auch einen sich in Folge ergebenden Härtungsvor-
gang (Nachhärtung) auslöst, wenn eine der verwendeten Schichten wärme-
härtende Bestandteile enthält, die nicht bereits vor der Wärmbehandlung akti-
viert worden sind und reagiert haben. Die genannte Textstelle in Sp. 6, Z. 21 ff.
der US-Patentschrift 3 190 178 nennt insoweit aber keinerlei Einzelheiten. So
ist insbesondere nicht beschrieben, die Härtung vorhandener vernetzbarer
Verbindungen mit einer wie auch immer gearteten Zielsetzung gerade in un-
mittelbarem Anschluß an die Wärmebehandlung und als eigenen und ab-
schließenden Schritt der Herstellung des Endprodukts einzusetzen. Der Fach-
mann erfährt nur, daß auch eine Härtung erfolgen kann, die - da ein bestimmter
Zeitpunkt oder Zeitraum nicht angesprochen ist - (auch) erst nach der Wärme-
behandlung einsetzen oder sich vollenden kann. Das kann - wie der gerichtli-
che Sachverständige bei seiner Anhörung erläutert hat - zwar der mechani-
schen Festigkeit oder Wärmestandsfestigkeit der etwa auf einem Verkehrs-
schild angebrachten Bahn, also der Qualität des Endprodukts dienen. Mangels
näherer Anweisungen ist damit dem Fachmann aber allenfalls die Erkenntnis
eröffnet, daß die Lehre nach der US-Patentschrift 3 190 178 die Möglichkeit
einschließt, die Kohäsion oder innere Festigkeit des Schichtenmaterials zu be-
einflussen. Nach allgemeinem Verständnis führt eine Vernetzung vernetzbaren
Materials nämlich zu einer Erhöhung seiner kohäsiven Festigkeit. Dies hat der
gerichtliche Sachverständige angegeben und wird auch durch das von der Klä-
gerin vorgelegte Privatgutachten des Prof. Dr. C. E. des Forschungsinstituts
e.V. vom 3. März 1998 bestätigt. Denn dieses Gutachten verweist auf Literatur,
wonach eine hohe Festigkeit und gute Dimensionsstabilität Kennzeichnen von
Klebestoffen mit einem dreidimensionalen Netzwerk sind (Patrick, Treatise on
adhesion and adhesives, 1969, S. 78), und wonach wärmehärtende Zusätze
insgesamt Produkte ergeben, die eine überlegene Festigkeit, Dimensionsstabi-
lität und Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturen, organische Lösungsmittel
und Wasser haben (Encyclopedia of polymer science and technology, 1964,
S. 487). Hierdurch erweist sich das als richtig, was auch die Streitpatentschrift
auf S. 3 Z. 46 f. zum Ausdruck bringt: Die allgemein bekannte Wirkung gehär-
teter oder vernetzter Materialien war ihre verbesserte innere Festigkeit. Die
Darstellung in dem von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten vom 3. März
1998 selbst, die durch Abbildung 3 verdeutlicht ist, geht schließlich dahin, daß
es sich bei der Entschlaufung von Polymerketten, die bei einem unvernetzten
System möglich sein soll, um kohäsives Versagen handelt und daß die Kohäsi-
on eines gehärteten Systems das adhäsive Versagen nicht beeinflußt. Da auch
die US-Patentschrift 31 190 178 etwas anderes nicht zum Ausdruck bringt,
vermochte sie deshalb einem Fachmann jedenfalls nicht zu offenbaren, die als
möglich beschriebene vernetzbare Verbindung mit anderer, auf die Gestaltung
der Grenzflächenverhältnisse zielender Richtung in der durch die Merkmals-
gruppe 5 umschriebenen Weise einzusetzen. Auch dies deckt sich mit den
Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, der in seinem schriftlichen
Gutachten ebenfalls die von der Klägerin behauptete Neuheitsschädlichkeit der
US-Patentschrift 3 190 178 verneint hat und hiervon auch bei seiner Befragung
in der mündlichen Verhandlung nicht abgerückt ist.
b) Das japanische Gebrauchsmuster 50-28 669 beschreibt ein rückre-
flektierendes mehrschichtiges Bahnenmaterial, dessen eine Schicht mit Glas-
kügelchen versehen ist. Da es sich um ein im Gebrauch wärmebeständiges
Endprodukt handeln soll, sollen die Schichten nicht aus thermoplastischem
Material bestehen müssen. Der gerichtliche Sachverständige hat deshalb von
einem komplett duromeren Aufbau gesprochen, weshalb sich der Offenba-
rungsgehalt des japanischen Gebrauchsmusters von der Lehre nach dem
Streitpatent schon hinsichtlich Merkmal 2 a unterscheidet. Zur Herstellung des
duromeren Endprodukts wird auf der Schicht mit den Glaskügelchen im Sieb-
druck in rasterförmiger Weise als Klebstoff eine vernetzbare Verbindung auf-
gebracht und hierdurch eine lineare wärmehärtende Schicht gebildet; als Ab-
deckung dient schließlich eine transparente Schicht. Die lineare Zwischen-
schicht verbindet Trägerschicht und Deckschicht und unterteilt die Bahn in eine
Vielzahl von Zellen. Wie sich die Verbindung vollzieht, ist in dem 1973 ange-
meldeten japanischen Gebrauchsmuster nicht näher beschrieben. Der Fach-
mann erfährt lediglich vom Einsatz von Wärme; ein weiterer Verfahrensschritt,
der über die innere Härtung der aus Klebermaterial bestehenden Zwischen-
schicht hinausgeht, wird nicht gelehrt. Auch das deckt sich mit den Ausführun-
gen des gerichtlichen Sachverständigen; danach ist es für den Fachmann, der
die Informationen zu erfassen sucht, die er durch das japanische Gebrauchs-
muster erhält, zwar selbstverständlich, eine Aushärtung der Kleberschicht in
unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Präparation der Verbindung
durchzuführen; eine Beschreibung eines zweistufigen Verbindungsverfahrens
unter Beeinflussung der Adhäsion in dem erörterten physikalischen Sinne
durch eine hierauf gerichtete Vernetzungsreaktion der Zwischenschicht fehle
jedoch.
c) Die US-Patentschrift 3 417 959, deren nähere Erörterung in der
mündlichen Verhandlung beide Parteien für entbehrlich gehalten haben und
die deshalb auch unterblieben ist, betrifft Form-(Preß-)Werkzeuge zur Herstel-
lung einer Materialschicht. Der Schicht werden auf einer Seite als rückreflektie-
rende Einheiten Würfeleckstrukturen und ferner Stege aufgeprägt, über deren
freie Kanten diese Schicht mit einer zweiten Schicht verbunden werden kann,
die aus dauerhaftem polymerem filmartigem Folienmaterial bestehen kann. Bei
der Verbindung entstehen eine Vielzahl von Zellen. Die Schrift des 1968 er-
teilten Patents zeigt mehrere Alternativen auf, wie die Verbindung erfolgen
kann. Sie nennt dabei einmal die Möglichkeit des Verschweißens unter Ver-
wendung eines Gitters an der Rückseite, das dem Muster der Stege entspricht.
Es dürften dann - was wegen der nachfolgend abgehandelten Unterschiede
näherer Aufklärung nicht bedarf - verwirklicht sein die Anweisungen zu 1 a und
b, 2 a, 3 a und b sowie 4 (einschließlich a); die Merkmale 2 b und 5 sind für
diese Alternative dagegen nicht vorbeschrieben. Eine weitere Alternative be-
steht in der Verwendung eines durch Hitze aktivierbaren Klebstoffes, der auf
die freien Kanten der Stege und/oder die entsprechenden Bereiche der Rück-
seite der zweiten Schicht aufgebracht wird und aus vernetzenden Substanzen
bestehen kann. Es sind dann zusätzlich verwirklicht die Merkmale 1 c, 2 b und
3 c. Merkmal 4 ist gegeben, weil - wie ausgeführt - patentgemäß hierunter Ver-
flüssigung und anschließendes Erstarren zu einer selbsttragenden Form zu
verstehen ist. Auch bei dieser Alternative nach der US-Patentschrift 3 417 959
fehlt jedoch eine Verwirklichung der Merkmalsgruppe 5. Ein über die Wärme-
behandlung hinausgehender, weiterer Verfahrensschritt
ist
in der
US-Patentschrift 3 417 959 nicht erwähnt. Die Wärmebehandlung dient allein
dazu, die Kleberschicht zu vernetzen, was - wie ausgeführt - nach allgemeinem
Verständnis bedeutet, sie der für erforderlich gehaltenen inneren, kohäsiven
Festigkeit zuzuführen.
4. Die Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents ist technisch fortschritt-
lich. Nach dem Vorgesagten nutzt sie anders als der Stand der Technik ver-
netzbare Verbindungen nicht nur zur Erhöhung der inneren Festigkeit der Ma-
terialien rückreflektierender Bahnen; die Möglichkeit, die Adhäsion zwischen
den Schichten zu verbessern, wird eröffnet, und zwar ausschließlich durch
Fortbildung des bereits bekannten Verfahrens nach der US-Patentschrift
3 190 178 und ohne die Notwendigkeit eines gesonderten Auftrags von Kleb-
stoffen oder der Vorbehandlung der zu verbindenden Oberflächen. Dies erlaubt
als weiteren technischen Vorteil die Weiterverwendung der technischen Ein-
richtungen, mit denen bereits das Verfahren nach der US-Patentschrift
3 190 178 erledigt werden konnte.
5. Es kann nicht festgestellt werden, daß Anspruch 1 des Streitpatents
durch den Stand der Technik zum Prioritätszeitpunkt nahegelegt gewesen ist
und dieser Lehre zum technischen Handeln deshalb die erforderliche Erfin-
dungshöhe fehlt.
Der Senat geht dabei davon aus, daß sich der Fachmann durch die po-
sitive Darstellung der Festigkeit der Verbindungen in der US-Patentschrift
3 190 178 nicht davon hat abhalten lassen, über Verbesserungen des hermeti-
schen Abschlusses der rückreflektierenden Elemente nachzudenken und
- wegen der in der Streitpatentschrift beschriebenen Nachteile des Bahnen-
materials nach der amerikanischen Patentschrift - insoweit nach Verbesse-
rungsmöglichkeiten zu suchen. Diese Nachteile, insbesondere wenn sie an-
hand von Abziehversuchen erkannt worden sind, wie sie in der Streitpatent-
schrift beschrieben sind, mögen in das Blickfeld des Fachmanns auch die Ver-
hältnisse an den durch die Wärmebehandlung geschaffenen Grenzflächen ge-
rückt haben. Zum Auffinden der patentierten Lehre war darüber hinaus aber
nicht nur die Erkenntnis gefordert, daß die Möglichkeit des Einsatzes vernetz-
barer Verbindungen insoweit überhaupt etwas bewirken könne; nötig war au-
ßerdem das Wissen, daß diese Möglichkeit bei der hier interessierenden Ver-
bindungstechnik, die - wie ausgeführt - ganz speziellen Anforderungen genü-
gen muß, zu einem spezifischen Erfolg, nämlich der Verbesserung eines an-
derweit, nämlich durch Wärmebehandlung geschaffenen Haftzustandes würde
führen können. Die Erkenntnis mußte dabei dahin gehen, daß der bekannter-
maßen zur Verbesserung der inneren Festigkeit führende Vernetzungszustand
- wie sich der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten
ausgedrückt hat - indirekt auch die Adhäsion beeinflussen könne. Den bereits
erörterten Schriften (US-Patentschrift 3 190 178, japanisches Gebrauchsmuster
50-28 669, US-Patentschrift 3 417 959) lassen sich insoweit Anhaltspunkte
nicht entnehmen. Diese Unterlagen lassen nicht erkennen, daß die vorbe-
schriebenen vernetzbaren Verbindungen zu etwas anderem als zur Beeinflus-
sung der inneren, kohäsiven Festigkeit der Schicht taugen könnten, in der sie
verwendet werden. Auch daß Lehrbücher oder andere Schriften, die zum Prio-
ritätszeitpunkt zur Information des Fachmanns zur Verfügung standen, brauch-
bare Hinweise gegeben hätten, eine nachträgliche Aushärtung vernetzbarer
Verbindungen im Zusammenhang mit und zur Ergänzung der durch die Wär-
mebehandlung bereits geschaffenen Adhäsion einzusetzen, kann nicht festge-
stellt werden.
Die Anlage 1 zu dem von der Klägerin vorgelegten Ergänzungsgutach-
ten des Prof. Dr. E. vom 6. Dezember 2000 (Lucke, Verklebung von organi-
schem Glas, Adhäsion, 1962) belegt lediglich die Überlegenheit von Polymeri-
sations-Klebstoffen gegenüber Lösungsmittel-Verklebungen und Klebelacken,
was deren Zugfestigkeitswerte bei Wässerung und Bewitterung anlangt. Die
am 3. April 1973 patentierte und in der mündlichen Verhandlung näher erör-
terte Lehre nach der US-Patentschrift 3 725 115 betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung druckempfindlicher Klebeartikel mit verbesserter Kriechbeständigkeit,
Festigkeit und Lösungsmittelbeständigkeit, Verfahren zur Verbindung von Ma-
terialien und entsprechend hergestellte Produkte. Wesentlicher Bestandteil der
Verfahren ist die Bestrahlung von Klebstoff. Die sich unter anderem über Ab-
ziehfestigkeit und Scherfestigkeit vor und nach der Bestrahlung verhaltenden
Tabellen weisen aus, daß die Klebstoffe vor der Bestrahlung zu einer meßba-
ren Abziehfestigkeit nicht führen. Die Lehre dieses Patents geht demnach da-
hin, eine Adhäsion allein durch den mittels Bestrahlung in Gang gesetzten
Härtevorgang zu erreichen; daß er als zusätzliche Maßnahme geeignet ist, ei-
ne bereits anderweitig geschaffene Adhäsion zu verbessern, kommt nicht zum
Ausdruck. Aus dieser Patentschrift läßt sich freilich ablesen, daß vernetzbare
Verbindungen und ihre Härtung sich auch im Hinblick auf die Adhäsion mehre-
rer Schichten nutzen lassen können. Die Anlage 3 zum ergänzenden Privat-
gutachten vom 6. Dezember 2000 (Zorll, Untersuchungen zur Verbesserung
des Verbundes an Grenzflächen, Adhäsion, 1974) geht hier noch weiter, weil
dieser Aufsatz für ein System mit Acrylatbeschichtung über Versuche mittels
nachträglicher Elektronenbestrahlung zuvor normal getrockneter Filme berich-
tet, der gerichtliche Sachverständige das als Beispiel für ein zweistufiges Ver-
fahren der Verbindung zweier Schichten angesehen hat und die Abhandlung
ausführt, daß eine Einbeziehung der Elektronenstrahlhärtung in Überlegungen
zur Verbesserung des Verbundes von Haftpartnern auf Polymerbasis durchaus
lohnend sein dürfte.
Es verbleiben jedoch durchgreifende Zweifel, daß das einen Fachmann
mit durchschnittlichen Kenntnissen befähigte, hieraus die ausgehend von der
US-Patentschrift 3 190 178 zum Auffinden der durch Anspruch 1 des Streitpa-
tents patentierten Lehre noch nötigen Erkenntnisse zu ziehen. Die Anlage 3
befaßt sich mit der Lackierung von Untergründen. Sie betrifft damit Verbünde
und Anwendungsfälle, die deutlich von denen abweichen, für welche das
Streitpatent eine Lehre zum technischen Handeln geben will. So ist insbeson-
dere die Trocknung des Lackfilmes, von welcher der Aufsatz ausgeht, keine
Wärmebehandlung im Sinne der US-Patentschrift 3 190 178 oder des Streit-
patents, deren Wirkung es nach dessen Lehre zu verbessern gilt. Schon das
erschwert es, die in der Anlage 3 abgehandelten Erkenntnisse zu diesem
Zweck heranzuziehen. Selbst für den Anwendungsbereich, den der Aufsatz
nach Anlage 3 behandelt, ist überdies ausdrücklich angegeben, ein Erfolg der
nachträglichen und zusätzlichen Elektronenstrahlhärtung lasse sich nicht von
vornherein voraussagen; die Empfehlung des Aufsatzes geht dann auch dahin,
einen anderen Weg einzuschlagen, nämlich an einen Wechsel des Beschich-
tungsmaterials, nach der Ausdrucksweise des Streitpatents also an einen
Wechsel des Materials der zwei oder drei verwendeten Schichten zu denken,
wenn bei einem vorgegebenen Material die Haftfestigkeit aus irgendeinem
Grunde nicht ausreiche; diese Änderung der Stoffkombination soll danach so-
gar in den meisten Fällen eine stärkere Wirkung haben. Das sind echte
Hemmnisse, um von der US-Patentschrift 3 190 178 und der in ihr genannten
Möglichkeit des Zusatzes vernetzbarer Verbindungen zu deren patentgemäßen
Einsatz zu gelangen, jedenfalls wenn man zusätzlich berücksichtigt, daß es
auch im allgemein bekannten Stand der Technik etwa für den Fall, daß ein
Materialaustausch nicht möglich ist, bereits eine Maßnahme gab, die Haftfe-
stigkeit, die zu erreichen ist, zu erhöhen. Wie der gerichtliche Sachverständige
ausgeführt hat, versuchte man dem - in der Streitpatentschrift näher beschrie-
benen - Versagen der Haftverbindungen im Stand der Technik durch Vorbe-
handeln der Oberfläche der zu verbindenden Kunststoffe zu begegnen. Die
Notwendigkeit zweckmäßiger Oberflächenbehandlung vor dem Zusammenfü-
gen zu verklebender Kunststoffe wird auch in dem dem Privatgutachten vom
3. März 1998 auszugsweise beigefügten Kunststoff-Handbuch, Band I, 1975
auf S. 1150 betont. Zum Prioritätszeitpunkt war daher die Praxis der Adhäsi-
onsverbesserung auf dem hier zu beurteilenden Gebiet durch einen vom Prin-
zip her ganz anders gestalteten Weg geprägt und eine in der Literatur erörter-
te, im Prinzip im Sinne des patentgemäßen Vorschlags nutzbare Alternative
war nur als unsichere und nachrangige Möglichkeit erkennbar. Daß es ein in
der Praxis tatsächlich gangbarer Weg ist, vernetzbares Verbindungsmaterial
gerade zur Erhöhung der Adhäsion der Schichten durch Wärmebehandlung
gefügter reflektierender Bahnen einzusetzen, kann deshalb mit dem gerichtli-
chen Sachverständigen als aus damaliger fachlicher Sicht unerwartet bezeich-
net werden. Das gilt gleichermaßen für den Fachmann, der nicht ausgehend
von der US-Patentschrift 3 190 178, sondern ausgehend von dem japanischen
Gebrauchsmuster 50-28 669 oder der US-Patentschrift 3 417 959 nach Ver-
besserungen suchte, weil deren Offenbarungsgehalt in Ansehung der Lehre
nach dem Streitpatent nicht weiter als derjenige der erstgenannten amerikani-
schen Patentschrift reicht. Dies verbietet die für den Erfolg der Nichtigkeitskla-
ge erforderliche Überzeugung, daß die Lehre nach Anspruch 1 des Streitpa-
tents vom Fachmann durchschnittlichen Könnens zum Prioritätszeitpunkt auf-
gefunden werden konnte.
6. Die Unteransprüche haben an der Leistung teil, die nach allem dem
Anspruch 1 des Streitpatents zugrunde liegt. Auch insoweit kommt deshalb ei-
ne Nichtigerklärung nicht in Betracht.
III. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 97 ZPO, 110 Abs. 3 PatG in der
Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980.
Rogge
Richter am Bundesgerichtshof Dr. Jestaedt ist erkrankt und verhindert, zu unterschreiben.
Rogge
Melullis
Scharen
Keukenschrijver