BGH Urteil vom 23.10.2001 – X ZR 197/98

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 197/98

in der Patentnichtigkeitssache

Verkündet am: 23. Oktober 2001 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 23. Oktober 2001 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und

die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen sowie Keukenschrijver

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 26. Mai 1998 verkündete Urteil des

4. Senats (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat)

des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Klägerin zurück-

gewiesen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents

0 420 799 (Streitpatent), das auf einer Anmeldung vom 13. September 1990

beruht, für die eine inländische Priorität vom 23. September 1989 in Anspruch

genommen worden ist. Das in deutscher Sprache am 10. November 1993 er-

teilte Streitpatent umfaßt vier Ansprüche. Die Patentansprüche 1 und 2 haben

folgenden Wortlaut:

1. Befestigungselement (1, 21) zum Befestigen von Isolations-

platten (7, 25) an Bauteilen (8, 26) mit einem großflächigen

Kopf (2, 22) und einem von diesem abragenden Hohlschaft (3,

23) mit Knautschzone sowie ein Widerlager (5, 24 b) für einen

Nagel (9, 27)

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß die Knautschzone zwischen Widerlager (5, 24 b) und

Hohlschaft (3, 23) angeordnet ist und als eine in den Hohl-

schaft (3, 23) hineinragende, freistehende, stauchbare Hülse

(4, 24) ausgebildet ist.

2. Befestigungselement nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß die Hülse (4) einstückig mit dem Hohlschaft (3) verbunden

ist.

Die Klägerin meint, die Patentansprüche 1 und 2 seien durch den Stand

der Technik nahegelegt; sie hat deshalb im Wege der Nichtigkeitsklage be-

gehrt, das Streitpatent im Umfang dieser Patentansprüche mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen. Die Klägerin ver-

folgt nunmehr mit der Berufung ihr Klageziel weiter, wobei sie auch die Neuheit

der Patentansprüche 1 und 2 in Zweifel zieht.

Die Beklagte ist dem Rechtsmittel entgegengetreten.

Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines Sachverständi-

gengutachtens. Dr.-Ing. G. E. V., S., hat das schriftliche Gutachten in der

mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Die zulässige Berufung der Klägerin bleibt ohne Erfolg.

I. Die Erfindung nach dem Streitpatent liegt auf dem Gebiet der Befesti-

gung von Isolationsplatten an Bauteilen. Betroffen ist der Bereich der Direkt-

montage. Hierbei werden die zumeist aus Material mit geringer Druckfestigkeit

bestehenden Isolationsplatten am Bauteil festgelegt, ohne daß in das Bauteil

zuvor Löcher und ggf. Dübel eingebracht werden müssen. Üblicherweise wird

ein Nagel verwendet, der mittels einer Setzmaschine direkt in das Bauteil ein-

getrieben wird. Auch das Streitpatent geht von einer solchen Direktmontage

mittels Setzmaschine aus. Denn die Streitpatentschrift enthält ausschließlich

Hinweise auf eine Montage mittels Maschinenkraft, die nach den Angaben im

schriftlichen Sachverständigengutachten bei Bauteilen aus Normalbeton wegen

der hier benötigten Eintreibkräfte auch unerläßlich ist. Mehrfach wird insbeson-

dere die Verwendung von pulverkraftbetriebenen Setzgeräten vorgeschlagen;

die Benutzung beispielsweise eines allein von Hand geschlagenen Hammers

als Eintreibmittel ist nicht erwähnt.

Auch bei der Direktmontage mittels Setzmaschine wird freilich neben

dem Nagel ein weiteres Befestigungsmittel für die zumeist aus Material mit ge-

ringer Druckfestigkeit bestehenden Isolationsplatten benutzt. Es handelt sich

um ein Element, das einen großflächigen Kopf und einen von diesem abragen-

den Hohlschaft hat, der ein Widerlager für den Nagel aufweist. Dieses Element

wird mit seinem Schaft in die zu befestigende Isolationsplatte gesteckt, bevor

der Nagel durch den Hohlraum des Schaftes in das Bauteil eingetrieben und

mit seinem Kopf zur Anlage an das Widerlager gebracht wird. Damit wird er-

reicht, daß die Isolationsplatte über den großflächigen Kopf des zusätzlichen

Befestigungselements an dem Bauteil festgelegt wird.

Die Streitpatentschrift gibt an, daß ein solches Befestigungselement aus

der europäischen Patentanmeldung 0 187 168 (Anl. E 4) bekannt gewesen sei

und beispielsweise mittels pulverkraftbetriebenen Setzgeräts zur Direktmonta-

ge genutzt wurde. Der Leser erfährt, daß bei ihm der Schaft abschnittsweise

als Knautschzone ausgebildet ist, um unterschiedlicher Eindringtiefe des Na-

gels im Bauteil Rechnung tragen zu können. Obwohl bei einer Setzmaschine

nach Maßgabe der ermittelten Beschaffenheit des Bauteils und der notwendi-

gen Eindringtiefe des Nagels für alle jeweils zu erledigenden Befestigungen

eine gleichbleibende Eintreibkraft vorgegeben werden kann, kann es zu einem

unterschiedlichen Eindringen kommen, weil das Bauteil an den verschiedenen

Befestigungspunkten geringere als die angenommene Festigkeit aufweisen

kann. Die Überenergie, die in Fällen geringeren Eintreibwiderstands vorhanden

ist, könnte bei starrer Gestaltung des Hohlschaftes die Zerstörung des Befesti-

gungselements zur Folge haben. Nach der Darstellung in der Streitpatentschrift

begegnet die Knautschzone bei dem vorbekannten Element nach der europäi-

schen Patentanmeldung 0 187 168 dieser Gefahr, weil sie eine Stauchung des

Schaftes erlaubt.

Die sich bei Stauchung des Schaftes ergebende Verkürzung des Befe-

stigungselements kann freilich dazu führen, daß der großflächige Kopf in die

zumeist aus Material mit geringer Druckfestigkeit bestehende Isolationsplatte

eindringt, dann nämlich, wenn deren Dicke der Länge des Schaftes in unge-

stauchtem Zustand entspricht. Bei Verwendung des vorbekannten Befesti-

gungselements kann dadurch - wie es in der Streitpatentschrift weiter heißt -

eine oberseitige Beschädigung der Isolationsplatte eintreten. Angesichts der

Möglichkeit unterschiedlich starker Stauchung des Hohlschaftes kann sich au-

ßerdem ein unterschiedlich tiefes Eintauchen des großflächigen Kopfes in die

Isolationsplatte ergeben, was zu einer ungleichmäßigen Kontur der Oberseite

der aus mehreren Platten bestehenden Isolationsschicht führt, die auch optisch

nachteilig sein kann.

Es soll deshalb ein Befestigungselement zum Befestigen von Isolations-

platten zur Verfügung gestellt werden, das - wie es in der Streitpatentschrift

ausgedrückt ist - auch bei unterschiedlicher Eintreibtiefe der Nägel eine Beibe-

haltung der Befestigungshöhe des Kopfes gewährleistet. Anders ausgedrückt

soll erreicht werden, daß bei der Direktmontage sich eine unterschiedliche

Eintreibtiefe der Nägel, die sich wegen der Beschaffenheit des Bauteils erge-

ben kann, für die Isolationsschicht nicht nachteilig auswirken kann, die Isolati-

onsplatten aber gleichwohl sicher befestigt sind.

II. Die nach Patentanspruch 1 vorgeschlagene Lösung besteht in fol-

gender Vorrichtung:

A. Sie dient zum Befestigen von Isolationsplatten an Bauteilen

und hat

B. einen großflächigen Kopf sowie

C. einen Hohlschaft, der

I. vom Kopf abragt und

II. ein Widerlager für einen Nagel sowie

III.eine Knautschzone enthält, die

1. zwischen Widerlager und Hohlschaft angeordnet und

2. als Hülse ausgebildet ist, die

a) in den Hohlschaft hineinragt,

b) (dort ) frei steht und

c) stauchbar ist.

Diese Merkmalskombination beinhaltet eine Verlagerung des zum Aus-

gleich von Überenergie beim Eintreibvorgang nötigen stauchbaren Bereichs

weg vom Hohlschaft hin zu einem lediglich am Schaft angreifenden Teil der

Gesamtvorrichtung. Das entnimmt der Fachmann der Anweisung, die

Knautschzone zwischen Widerlager und Hohlschaft anzuordnen. Der maßgeb-

liche Fachmann ist hier ein bei einem Hersteller von bauseits einzusetzenden

Befestigungsmitteln tätiger Fachhochschulingenieur, der, was die Anforde-

rungsprofile solcher Mittel anbelangt, über Kenntnisse eines Bauingenieurs

verfügt und die sich hiernach ergebenden Vorgaben auch umsetzen kann, weil

er entweder selbst das hierzu erforderliche Wissen aus den Bereichen Kunst-

stoffkunde, Metallurgie, Maschinenbau und Verfahrenstechnik etwa durch er-

gänzende Fortbildung im Rahmen seiner Ausbildung als Bauingenieur erwor-

ben hat oder auf Spezialisten aus diesen Bereichen zurückgreifen kann. Denn

nach den Erläuterungen im schriftlichen Sachverständigengutachten liegt die

Entwicklung eines neuen Befestigungssystems der hier interessierenden Art in

den Händen derartiger Fachleute, deren Wissen und Arbeitsweise - wie Dr. V.

in der mündlichen Verhandlung ergänzend angegeben hat - in erster Linie auf

die praktischen Anforderungen ausgerichtet ist. Jedenfalls bei Heranziehung

der Beschreibung und der Zeichnungen des Streitpatents als den patenteige-

nen Auslegungshilfen verbleiben für einen solchen Fachmann keinerlei Zweifel,

daß mit dem Merkmal C III 1 eine Anordnung gemeint ist, die dadurch gekenn-

zeichnet ist, daß ein (erster) Bereich des durch Merkmal C III 2 als Hülse näher

definierten Teiles der Vorrichtung das Widerlager für den Nagel bildet und ein

anderer (zweiter) Bereich der Hülse an dem Hohlschaft anliegt. Dazu kann

- wie es in den Figuren 1 und 2 der Streitpatentschrift gezeigt ist - die Hülse

bereichsweise auf einer Flanke des Hohlschaftes gleichsam aufsitzen; sie kann

aber auch - wie die Ausführungsform nach den Figuren 3 und 4 der Streitpa-

tentschrift verdeutlicht - bereichsweise in dem Hohlschaft klemmend ange-

bracht sein. Auch die sonstigen Merkmale bereiten dem fachmännischen Leser

der Streitpatentschrift keine Verständnisschwierigkeiten. Ausgehend von der

soeben erörterten Erkenntnis besagt das Merkmal C III 2 b, daß die Hülsen-

wand vor dem Eintreiben des Nagels mit ihrem danach nicht der Anlage an

dem Hohlschaft dienenden Bereichen entfernt von der Wand des Hohlschaftes

aufstehen soll, so daß sie sich in einen Freiraum hinein stauchen lassen kann.

Merkmal C III 2 a verdeutlicht schließlich, daß der das Widerlager für den N a-

gel bildende (erste) Bereich gleichsam als freies Ende der Hülse in den Hohl-

schaft weist.

Bei der Anwendung der geschützten Vorrichtung sollen die patentgemä-

ßen Merkmale dazu führen, daß der von außen eingeführte Nagel beim Ei n-

treiben mit seinem Kopf auf dem das Widerlager bildenden (ersten) Bereich der

Hülse auftrifft, die Hülse ggf. staucht und über die herbeigeführte Anlage des

Nagelkopfes an dem Widerlager mittels der Hülse das übrige Befestigungs-

element sowie über dieses (dessen Kopf) auch die Isolationsplatte an dem

Bauteil festlegt. Die Befestigung der Isolationsplatte durch den Nagel soll pa-

tentgemäß also gleichsam doppelt mittelbar sein, indem sie über eine stauch-

bare Hülse und das Element mit dem großflächigen Kopf erfolgt. Dabei führt

diese Befestigung jedenfalls dann zu keinerlei Druckbelastung der zumeist aus

Material mit geringer Druckfestigkeit bestehenden Isolationsplatten, wenn pa-

tentgemäße Vorrichtungen verwendet werden, deren Schaft in der Länge der

Dicke der zu befestigenden Isolationsplatte entspricht. Obwohl die Kennzeich-

nung der Erfindung in Patentanspruch 1 keine Vorgabe enthält, wie die Län-

genabmessung des Hohlschaftes im Vergleich zur Dicke der zu befestigenden

Isolationsplatte sein soll, bedeutet das für den Fachmann, den patentgemäßen

Vorschlag in erster Linie als Lehre für ein Befestigungselement verstehen, bei

dem die Länge des Hohlschaftes nach der Dicke der zu befestigenden Isolati-

onsplatte bemessen ist. Das ist auch die Ausführung, die in der Beschreibung

(auf S. 3) des Streitpatents näher erläutert und in sämtlichen Zeichnungen dar-

gestellt ist. Das freie Ende des Hohlschaftes stützt sich bei dieser Gestaltung

im Normalfall am Bauteil ab, wodurch die Stauchung der Hülse auch bei sehr

weichem Material der Isolationsplatte ohne deren Beschädigung möglich ist. Ist

am Befestigungspunkt wegen einer Unebenheit in der Oberfläche des Bauteils

eine Hohllage gegeben, kann die nötige Anlage des freien Endes des Befesti-

gungselements mit Hilfe der in den Figuren 3 und 4 gezeigten Ausführungsform

erreicht werden, die eine Hülse aufweist, die bereichsweise im Klemmsitz in-

nerhalb des Hohlschaftes angebracht ist. Denn bei dieser Ausführungsform

verschiebt der auf das Widerlager auftreffende Nagelkopf die Hülse zunächst

in Richtung Bauteil, bis sie sich an diesem abstützt.

III. Gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG kann ein europäisches Pa-

tent nur für nichtig erklärt werden, wenn sich ergibt, daß sein Gegenstand nicht

patentfähig ist. Daher kommt es für die Entscheidung des Senats nicht darauf

an, ob sich für die streitigen, aber erteilten Patentansprüche die von Gesetzes

wegen erforderliche Patentfähigkeit positiv feststellen läßt. Die Nichtigkeitskla-

ge kann vielmehr nur Erfolg haben, wenn die gegenteilige Überzeugung ge-

wonnen werden kann, daß den streitigen Patentansprüchen die Neuheit fehlt

oder ihr Gegenstand dem Fachmann in Anbetracht des Standes der Technik

nahegelegt war und ihm deshalb ohne erfinderische Tätigkeit zur Verfügung

stand. Zu dieser Überzeugung hat der Senat jedoch nicht gelangen können.

1. Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Streitpatents ist neu. Keine der

entgegengehaltenen Schriften offenbart sämtliche patentgemäßen Merkmale.

a) Die Klägerin hält die DE-OS 35 38 271 (Anl. E 3), die in der Beschrei-

bung des Streitpatents neben der europäischen Patentanmeldung 0 187 168

erwähnt ist, für den nächstkommenden Stand der Technik. Das dort bean-

spruchte und beschriebene Element ist ein Halter, mit dem mit Wärmedämm-

schicht und Kunststoffabdichtungsbahn versehene Flachdächer an einem

Bauwerk befestigt werden können. Da der Halter damit jedenfalls auch der

Befestigung einer Wärmedämmschicht dient und eine solche aus Isolations-

platten bestehen kann, ist deshalb Merkmal A verwirklicht. Der vorbekannte

Halter hat mindestens zwei Teile, nämlich einen Hohlschaft und einen Kopf,

der - was aus der Zweckbestimmung ohne weiteres folgt - durchaus großflächig

sein kann. Auch die Merkmale B und C sind damit gegeben. Der Hohlschaft

ragt vom Kopf ab und enthält ein Widerlager für das eigentliche Befestigungs-

mittel, das Schraube oder Nagel sein kann (Verwirklichung der Merkmale C I u.

II). Außerdem soll zwischen der Auflagefläche und dem Kopf von Schraube

oder Nagel eine Zwischenlage vorhanden sein, die vorzugsweise federnd aus-

gelegt sein soll.

Hierzu hat Dr. V. in der mündlichen Verhandlung unter Hinweis auf die

gebräuchliche Definition einer Hülse und die sie regelmäßig kennzeichnende

Eigensteifigkeit gegen radiale Kräfte ausgeführt, eine solche Zwischenlage

werde von dem Fachmann nicht als eine dem Merkmal C III 2 entsprechende

Gestaltung angesehen. Ob dem zu folgen ist, kann dahinstehen. Denn die Klä-

gerin macht jedenfalls vergeblich geltend, daß der aus der DE-OS 35 38 271

(Anl. E 3) ersichtliche Stand der Technik auch durch eine stauchbare

Knautschzone gekennzeichnet sei (Merkmal C III 2 c). Stauchen ist - wie Dr. V.

in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat - eine Behandlung, bei welcher

der bearbeitete Körper einer Änderung seiner Form unterzogen wird, die auch

nach Abschluß der Behandlung jedenfalls weitgehend erhalten bleibt. Die Be-

schreibung des Streitpatents bestätigt dem Fachmann, daß die Wortwahl in

Anspruch 1 nichts anderes ausdrücken soll. Die Möglichkeit oder Notwendig-

keit, daß sich die gestauchte Form, die durch die über den Kopf des Nagels

eingeleitete Kraft erhalten wird, nachträglich wieder ändert, ist in der Streitpa-

tentschrift nicht angesprochen. Auf S. 2 Z. 42 f. der Beschreibung wird vielmehr

ausdrücklich darauf hingewiesen, die patentgemäße Gestaltung sorge dafür,

daß als Folge des Eintreibvorgangs eine definierte Verformung der

Knautschzone erreicht werde. Das ist bei der Vorrichtung nach der DE-OS

35 38 271 gerade nicht bezweckt und wird dort auch nicht verwirklicht. Fehlt

der Zwischenlage die vorzugsweise zu wählende federnde Auslegung, gleicht

sie ohnehin lediglich einer Unterlegscheibe, wie sie bei der Verwendung von

Schrauben ein bekanntes Mittel für den Befestigungsvorgang ist. Besteht die

Zwischenlage hingegen aus hoch elastischem Kunststoff oder einer Stahlfeder,

wie es in Sp. 5 Z. 14 der Entgegenhaltung vorgeschlagen ist, fehlt ihr die Be-

ständigkeit der Form, die sie beim Eintreiben des eigentlichen Befestigungs-

mittels (Schraube oder Nagel) erhalten hat. Gerade das ist auch gewollt. Die

Zwischenlage soll sich nämlich nachträglich zum Bauteil hin ausdehnen und

dadurch den Hohlschaft und dessen Kopf in dieselbe Richtung mitnehmen

können, damit bei altersbedingter Verringerung der Dicke der Wärmedämm-

schicht der Kopf des Halters nicht über die Dachhaut vorsteht (Sp. 2 Z. 58 ff.

der Entgegenhaltung).

b) Der übrige Stand der Technik zeichnet sich - wie auch die Klägerin

nicht in Abrede stellt - dadurch aus, daß er jeweils lediglich einzelne Merk-

malsgruppen des Anspruchs 1 des Streitpatents offenbart. Auch dieser Stand

der Technik vermag deshalb die Neuheit der Lehre nach Anspruch 1 des

Streitpatents nicht in Frage zu stellen.

2. Wie schon das Bundespatentgericht hat auch der Senat nicht die

Überzeugung gewinnen können, daß der Gegenstand von Anspruch 1 des

Streitpatents vom Fachmann ohne erfinderische Tätigkeit auffindbar war.

a) Entgegen der Meinung der Klägerin bestehen durchgreifende Zweifel,

daß die DE-OS 35 38 271 für die Entwicklung der patentgemäßen Vorrichtung

überhaupt ein geeigneter Ausgangsstand der Technik war. Neben dem bei der

Neuheitsprüfung bereits genannten Vorteil erlaubt der in dieser Schrift vorge-

schlagene Halter durch die bei Verwendung einer federnden Zwischenlage ge-

gebene Möglichkeit der Dosierung des Anpreßdrucks, eine - wie es in der

Streitpatentschrift auch dargestellt ist - unzulässig hohe Vorbelastung des mit

Wärmedämmschicht und Kunststoffabdichtungsbahn versehenen Flachdaches

im Bereich der Köpfe der Halter zu vermeiden. Hierzu wird der Halter zunächst

in die zu befestigende Schicht geschoben, bis der Halterkopf auf der Abdich-

tungsbahn aufliegt. Nachdem sodann der Kopf der Schraube oder des Nagels,

zur Anlage an der Zwischenlage gebracht worden ist, muß er jeweils um einen

bestimmten Weg weitergetrieben werden, damit sich immer ein für eine defi-

nierte Vorspannung stehender Abstand zwischen der Oberfläche der Abdich-

tungsbahn bzw. dem Halterkopf und dem Kopf von Schraube oder Nagel ein-

stellt. Die Eindringtiefe dieser Befestigungsmittel in das Bauteil ist danach kein

Kriterium, das für die in der DE-OS 35 38 271 vorgeschlagene Befestigung von

Bedeutung wäre. Die jeweilige Eindringtiefe stellt sich in Abhängigkeit von der

Länge des Befestigungsmittels und von der Dicke der zu befestigenden Schicht

einfach ein. Das legt die Annahme nahe, daß der Halter nach der DE-OS

35 38 271 vom Fachmann nicht als Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung

angesehen wurde, bei der es - wie bei dem Gegenstand des Streitpatents -

darum geht, Gefahren für einen Halter zu vermeiden, die sich gerade daraus

ergeben, daß das bei der Befestigung eingesetzte eigentliche Befestigungs-

mittel (Nagel) unvorhersagbar tief in das Bauteil eindringen kann. Der Senat

verkennt dabei nicht, daß es sich bei dem aus der DE-OS 35 38 271 vorbe-

kannten Halter durchaus um einen Stand der Technik handelt, der den hier

maßgeblichen Fachmann interessiert. Eine Befassung mit diesem Halter führt

den Konstrukteur aber zu der Erkenntnis, daß sich dieser bei planmäßigem

Einsatz nicht mit seinem bauteilseitigen Ende am Bauteil abstützt. Bereits die

erwähnte Lageveränderung des Halters zum Bauteil hin, die bei Ausnützung

der Rückstellkraft der Zwischenlage möglich sein soll, läßt eine andere Deu-

tung nicht zu. Die bildliche Darstellung (Figur 1 der DE-OS 35 38 271) des

bauteilseitigen Endes des Halters als kegelförmiges Gebilde, das eine echte

definierte Abstützfläche nicht hat, und der Vorschlag in Spalte 3 Zeilen 20 ff.

der Beschreibung, für verschiedene Dachdicken einheitliche Halter und ledig-

lich unterschiedlich starke Zwischenlagen zu verwenden, bestätigen außer-

dem, daß der Halter nach der DE-OS 35 38 271 dazu ausgelegt ist, ohne

Kontakt mit dem Bauteil gleichsam in der zumeist aus Material mit geringer

Druckfestigkeit bestehenden Isolationsschicht zu “hängen”. Wenn die Montage

von Hand, beispielsweise mittels eines Schraubers erfolgen soll, ist ohne wei-

teres einleuchtend, daß dies hingenommen werden kann. Geht es dagegen

- wie bei der Entwicklung, die zu dem Streitpatent geführt hat - darum, die Hal-

terung mit einer Setzmaschine anzubringen, deren Kraft nicht den individuellen

Verhältnissen am jeweiligen Anbringungsort (bei Beton etwa unterschiedliche

Härte je nach Auftreffen auf einem Kieselstein oder auf einen Zwischenraum)

angepaßt ist, geht die nächstliegende Einsicht in eine ganz andere Richtung.

Dann steht die Befürchtung im Vordergrund, daß die im Hinblick auf die in je-

dem Fall erforderliche Eindringtiefe des Nagels in das Bauteil vorgegebenen

Schläge der Setzmaschine Isolationsmaterial geringer Druckfestigkeit im Be-

reich des Anbringungsorts des Halters geradezu zerstören müssen. Das läßt

eher erwarten, daß der Fachmann die DE-OS 35 38 271 nicht als taugliches

gestalterisches Vorbild für eine Lösung des dem Streitpatent zu Grunde lie-

genden Problems ansieht. Deshalb kann auch nicht festgestellt werden, daß in

Anbetracht des allgemeinen Fachwissens und -könnens des Fachmanns die

DE-OS 35 38 271 Anregung oder gar nur einen richtungweisenden Denkan-

stoß gab, die federnde Zwischenlage durch ein stauchbares Gebilde zu erset-

zen, das nach Art der beispielsweise aus der DE-PS 1 500 868 (Anl. E 1) be-

kannten Führungshülse für Schießbolzen gestaltetet ist.

Die vorstehende Bewertung wird durch das Sachverständigengutachten

getragen. Dr. V. hat in der mündlichen Verhandlung bestätigt, daß die in der

DE-OS 35 38 271 vorgeschlagene Vorrichtung - für den Fachmann ohne weite-

res erkennbar - nicht für die Montage mittels einer Setzmaschine konzipiert ist.

Ferner hat auch er als nicht sicher angesehen, daß der Fachmann gleichwohl

dazu habe gelangen können, sich von dieser Gestaltung zur Bewältigung des

Problems beeinflussen zu lassen, das durch den Gegenstand des Streitpatents

gelöst ist. Das schriftliche Gutachten weist nicht nur aus, daß zwischen dem

Vorschlag nach der DE-OS 35 38 271 und der Lösung des Streitpatents gravie-

rende Unterschiede bestehen; es stuft den Halter nach der DE-OS 35 38 271

überdies als ohnehin für den hauptsächlichen Anwendungsbereich der Erfin-

dung, nämlich den der Befestigung von Isolationsplatten an Bauteilen aus

Normalbeton, untauglich ein. Zusammengefaßt ergeben sich so durchgreifende

Zweifel, daß der vorbekannte Halter für Flachdächer zum Prioritätszeitpunkt

vom Fachmann als ein solcher Stand der Technik angesehen wurde, der es

wert sein könnte, bei der durch die Problemstellung des Streitpatents veran-

laßten Entwicklung eines Befestigungsmittels für Isolationsplatten herangezo-

gen zu werden.

b) Auch der übrige entgegengehaltene Stand der Technik war nicht an-

getan, dem Fachmann einen ohne weiteres gangbaren Weg zum Gegenstand

der Erfindung zu weisen. Wie die DE-PS 1 500 868 (Anl. E 1) und die europäi-

sche Patentanmeldung 0 321 396 (Anl. E 2) belegen, war dem Fachmann zwar

geläufig, flächige Teile, die an einem Bauteil befestigt werden müssen, unter

Zuhilfenahme einer stauchbaren Hülse mit verbreitertem Rand festzulegen,

ohne daß besonderes Augenmerk darauf gerichtet werden muß, wieweit das

eigentliche Befestigungsmittel (Nagel) angesichts der aufgewandten Kraft und

des Eindringwiderstandes am Befestigungspunkt in das Bauteil eindringt. Diese

Lösung bestand aber ausschließlich in einer unmittelbaren direkten Festlegung

des zu befestigenden Teiles am Bauteil. Insoweit gilt auch für das in der Streit-

patentschrift als Ausgangsstand der Technik näher behandelte Befestigungs-

element nach der europäischen Patentanmeldung 0 187 168 (Anl. E 4) nichts

anderes. Auch nach diesem Vorschlag erfolgt die Befestigung der Isolations-

platten im Gegensatz zu der Lehre des Streitpatents direkt über das stauchba-

re Teil der Vorrichtung. Um aus diesem Stand der Technik den Gegenstand

des Anspruchs 1 des Streitpatents zu entwickeln, bedurfte es deshalb zum ei-

nen der Erkenntnis, daß ein stauchbares Element sich auch lediglich mittelbar

zur Befestigung nutzen lasse, indem es selbst nur den Halter festlegt, der sei-

nerseits für die Festlegung der Platte sorgt. Zum anderen mußte noch erkannt

werden, daß sich eine stauchbare Hülse auch innerhalb des Hohlschaftes un-

terbringen lasse. Beides erfordert streng abstrahierende, funktionsbezogene

Überlegungen. Das muß als Anzeichen für eine erfinderische Tätigkeit gewer-

tet werden. Denn daß derartige Überlegungen die tägliche Arbeit eines Inge-

nieurs auf dem hier interessierenden Gebiet prägen, kann nicht angenommen

werden; wie bereits ausgeführt, ist diese Arbeit nämlich eher durch praktisches

Gedankengut gekennzeichnet, das lediglich schrittweise Weiterentwicklungen

nahelegt. Das kommt auch in der Einschätzung des Bundespatentgerichts zum

Ausdruck, daß ein durchschnittlicher Fachmann eine aus der DE-PS 1 500 868

oder der europäischen Patentanmeldung 0 321 396 bekannte Gestaltung im

Kopfbereich eines nach dem Vorbild der europäischen Patentanmeldung

0 187 168 beschaffenen Befestigungselementes angebracht hätte. Da das ge-

richtliche Sachverständigengutachten keine Aussage enthält, die dem entge-

genstünde, sondern seinerseits angibt, bei Kenntnis der in den Anlagen E 1

und E 2 beschriebenen Lösungen wäre es für den Fachmann eher naheliegend

gewesen die erforderliche Knautschzone durch eine auf dem Bolzenschaft an-

geordnete Hülse zu verwirklichen, kann mithin nicht ausgeschlossen werden,

daß der Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents auch in Ansehung des

aus den Anlagen E 1, E 2 und E 4 ersichtlichen Standes der Technik erst auf-

grund erfinderischer Tätigkeit als taugliche Lösung für das Problem aufgefun-

den werden konnte, das sich daraus ergibt, daß bei der Direktmontage die Nä-

gel jeweils auch tiefer als erwartet in das Bauteil eindringen können.

3. Unteranspruch 2 des Streitpatents hat aus den genannten Gründen

ebenfalls Bestand.

IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 110 Abs. 3 Satz 2 PatG in der

Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 in Verbindung mit § 97

Abs. 1 ZPO.

Rogge

Melullis

Jestaedt

Scharen

Keukenschrijver