BGH Urteil vom 25.10.2001 – I ZR 51/99

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 51/99

in dem Rechtsstreit

Verkündet am: 25. Oktober 2001 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 21. Juni 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann

und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird unter Zurückweisung des

Rechtsmittels im übrigen das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammer-

gerichts vom 18. Dezember 1998 im Kostenpunkt und insoweit auf-

gehoben, als das Berufungsgericht hinsichtlich der Anträge 1 (Lö-

schung) und 2 (Unterlassung) zum Nachteil der Beklagten erkannt

hat.

Im Umfang der Aufhebung wird auf die Berufung der Beklagten das

Urteil der Zivilkammer 16 des Landgerichts Berlin

vom

9. November 1993 abgeändert. Die Klage wird insoweit abgewie-

sen.

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Von Rechts wegen

Die Parteien, jeweils Rechtsnachfolger volkseigener Betriebe, streiten

um die Berechtigung an der Bezeichnung "Nitrangin" für Arzneimittel.

Die Klägerin ist Inhaberin des von einer Rechtsvorgängerin am 12. No-

vember 1948 angemeldeten und in der damaligen DDR am 9. November 1954

für "chemisch-pharmazeutische Erzeugnisse" als Nr. 600 932 W 666 eingetra-

genen Warenzeichens "Nitrangin Isis" (Klagezeichen).

Die ursprüngliche Inhaberin des Klagezeichens stellte Arzneimittel zur

Behandlung koronarer Herzerkrankungen her, u.a. drei verschreibungspflichti-

ge "Nitrangin"-Präparate, die unter den Bezeichnungen "Nitrangin Kapseln",

"Nitrangin compositum" und "Nitrangin liquidum" vertrieben wurden.

Im Rahmen sogenannter strukturpolitischer Maßnahmen der damaligen

DDR übertrug der VEB ISIS, Rechtsnachfolger der ursprünglichen Inhaberin

des Klagezeichens, mit Vertrag vom 20./24. September 1973 die Produktion

von "Nitrangin compositum" auf den VEB Pharmazeutisches Werk Meuselbach

(VEB Meuselbach). Dieser wurde in der Folgezeit Teil des Kombinats VEB

Arzneimittelwerk Dresden (VEB AWD). Mit Vertrag vom 6./12. Mai 1975 über-

trug der VEB ISIS dem VEB Meuselbach aus denselben Gründen auch die

Produktion des "Nitrangin liquidum".

Im Juni 1977 schlossen der VEB ISIS und der VEB AWD - dieser han-

delnd für den VEB Meuselbach - einen Vertrag, in dem der VEB ISIS dem VEB

Meuselbach gestattete, das Warenzeichen "Nitrangin" für das von diesem her-

gestellte Arzneimittel "Nitrangin compositum" mitzubenutzen. Eine Vereinba-

rung über die Benutzung des Warenzeichens "Nitrangin liquidum" ist nicht ge-

schlossen worden.

Die Beklagte ist im Wege der Rechtsnachfolge u.a. nach dem VEB An-

kerwerk Rudolstadt Inhaberin des am 24. März 1988 in der damaligen DDR für

"Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege"

eingetragenen Wortzeichens Nr. 646 001 W 56 685 "Nitrangin" geworden. An-

meldung und Eintragung dieser Marke sind mit Zustimmung des VEB AWD er-

folgt, der damals Inhaber der Marke "Nitrangin Isis" war. In dem Zustimmungs-

schreiben vom 19. Januar 1988 heißt es: "Wir, der VEB Arzneimittelwerk Dres-

den, als Inhaber des Warenzeichens Nitrangin-Isis DDR Nr. 600 932 W 666

stimmen der Registrierung des Warenzeichens Nitrangin in der DDR für den

VEB Ankerwerk Rudolstadt zu."

Seit Mitte des Jahres 1992 stellt die Klägerin neben den "Nitrangin Kap-

seln" (zunächst durch eine Lizenznehmerin) weitere "Nitrangin"-Präparate her,

die sie unter den Bezeichnungen "Nitrangin compositum" und "Nitrangin liqui-

dum" vertreibt. Daneben vertreibt die Klägerin sonstige Arzneimittel, deren Be-

zeichnungen sie jeweils ihren Firmenbestandteil "ISIS" beifügt.

Ende des Jahres 1992 mahnte die Beklagte zunächst die frühere Her-

stellerin der Präparate der Klägerin, danach diese selbst wegen der Benutzung

des Warenzeichens "Nitrangin" ab. Mit Schreiben vom 4. Februar 1993 sprach

die Klägerin hinsichtlich der Zustimmungserklärung des VEB AWD bezüglich

der Eintragung des Warenzeichens "Nitrangin" die fristlose Kündigung, hilfs-

weise die Kündigung zum 31. Juli 1993 aus. Außerdem forderte sie die Be-

klagte zur Löschung des Zeichens "Nitrangin" auf. Die Beklagte lehnte dies ab

und erhob aus ihrem Warenzeichen "Nitrangin" Unterlassungsklage beim

Landgericht Frankfurt/Main gegen die Klägerin.

Die Klägerin hat im vorliegenden Verfahren geltend gemacht, die Be-

klagte verwendete mit ihrem Zeichen "Nitrangin" ein mit dem prioritätsälteren

Warenzeichen "Nitrangin Isis" verwechselbares Kennzeichen. Die von ihrem

Rechtsvorgänger, dem VEB AWD, erklärte Zustimmung zur Zeicheneintragung

sei eine Lizenzvereinbarung; hieraus könne die Beklagte keine Rechte herlei-

ten, weil sie, die Klägerin, keine Zustimmung zum Eintritt der Beklagten in die

Vereinbarung erteilt habe. Der Vertrag könne auch keine Wirkungen mehr

entfalten, weil er durch die ausgesprochene Kündigung beendet worden sei.

Nach den Abmahnungen durch die Beklagte sei ihr ein Festhalten an der Ver-

einbarung nicht mehr zuzumuten gewesen. Jedenfalls sei durch die Verände-

rung der wirtschaftlichen Situation infolge der Wiedervereinigung die Ge-

schäftsgrundlage für die Vereinbarung entfallen.

Die Klägerin hat die Beklagte auf Einwilligung in die Löschung ihres Wa-

renzeichens "Nitrangin" und auf Unterlassung der Verwendung der Bezeich-

nung "Nitrangin" für Arzneimittel ab 1. August 1993 in Anspruch genommen.

Einen Feststellungsantrag, daß die Beklagte nicht berechtigt sei, der Klägerin

zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Arzneimittel mit der Bezeichnung

"Nitrangin liquidum" und/oder "Nitrangin compositum" in den Verkehr zu brin-

gen und/oder zu bewerben, hat sie nach Zustellung der von der Beklagten er-

hobenen parallelen Unterlassungsklage vor dem Landgericht Frankfurt/Main in

der Hauptsache für erledigt erklärt und eine dahingehende Feststellung be-

gehrt.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Verwechslungsge-

fahr zwischen dem Klagezeichen und ihrer Bezeichnung "Nitrangin" in Abrede

gestellt und gemeint, der ältere Zeitrang des Klagezeichens sei wegen der Zu-

stimmungserklärung des VEB AWD zur Eintragung ihres Warenzeichens be-

deutungslos. Die Klägerin habe durch die Verwendung der Bezeichnung

"Nitrangin" in Alleinstellung für sich keinen Schutz daran erworben. Der Fest-

stellungsantrag sei nicht in der Hauptsache erledigt, sondern von Anfang an

unzulässig gewesen.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt und hinsicht-

lich des Feststellungsantrags die Erledigung der Hauptsache festgestellt.

Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen.

Auf die hiergegen eingelegte Revision der Klägerin hat der Bundesge-

richtshof das Urteil des Berufungsgerichts aufgehoben und die Sache zur er-

neuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwie-

sen (Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815 = WRP 1998, 755 - Ni-

trangin).

Im erneuten Berufungsverfahren ist die Berufung der Beklagten gegen

das landgerichtliche Urteil ohne Erfolg geblieben.

Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Kla-

geabweisungsantrag weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, die Revision zu-

rückzuweisen.

I. Das Berufungsgericht hat entsprechend dem ersten Revisionsurteil

zugrunde gelegt, daß zugunsten der Klägerin die Löschungsvoraussetzungen

des § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG und des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und die Voraus-

setzungen des Unterlassungsbegehrens (§§ 24, 31 WZG und § 14 Abs. 2 Nr. 2

und Abs. 5 MarkenG) vorliegen. Es hat angenommen, daß sich die Beklagte

demgegenüber nicht mit Erfolg auf die Zustimmungserklärung des VEB AWD

vom 19. Januar 1988 berufen könne. Dazu hat es ausgeführt:

Die Erklärung sei grundsätzlich nach dem Recht der vormaligen DDR zu

beurteilen und auszulegen. Es habe sich nicht um einen Lizenzvertrag im Sin-

ne der Vorschriften über den internationalen Handel gehandelt, weil diese nur

Fälle mit "Auslandsberührung" betroffen hätten. § 469 ZGB, der sich mit Einwil-

ligung und Genehmigung befasse, weiche inhaltlich nicht von § 182 BGB ab.

Im bundesdeutschen Recht sei anerkannt gewesen, daß an einem Warenzei-

chen nur eine schuldrechtliche Lizenz hätte eingeräumt werden können. Ihre

Bedeutung habe sich in dem Einwand gegenüber dem Zeicheninhaber er-

schöpft, daß er die Benutzung des Zeichens dulden müsse. Im Streitfall könne

es nur um eine derartige Zustimmung gehen, die eine Willenserklärung, näm-

lich den Verzicht auf das Verbietungsrecht, darstelle und von der rein fakti-

schen Duldung mit Verwirkungsfolgen zu unterscheiden sei. Eine derartige oh-

ne zeitliche Begrenzung erteilte Genehmigung sei nur aus wichtigem Grund

kündbar. Einen Sukzessionsschutz gegenüber einem Rechtsnachfolger gebe

es bezüglich dieser Gestattung nicht, so daß im Falle einer Rechtsnachfolge

der Rechtsnachfolger des Markeninhabers an die Genehmigung nicht gebun-

den sei. Demgemäß sei die Zustimmung "in Wegfall geraten".

Die Klage erweise sich aber auch dann als erfolgreich, wenn davon

ausgegangen werde, daß zwischen den Parteien noch eine Vereinbarung be-

standen habe, der zufolge die Klägerin auf das Verbietungsrecht verzichtet ha-

be. Denn eine derartige Vereinbarung habe die Klägerin wirksam gekündigt.

Der hierfür erforderliche wichtige Grund liege darin, daß die Beklagte zunächst

eine Lizenznehmerin der Klägerin und dann diese selbst - wie sich gezeigt ha-

be zu Unrecht - abgemahnt und aufgefordert habe, es zu unterlassen, die Be-

zeichnungen "Nitrangin compositum" bzw. "Nitrangin liquidum" zu verwenden.

Hinzu komme noch, daß die Beklagte der Klägerin unlauteres Wettbewerbs-

verhalten vorgeworfen und sich eines Schadensersatzanspruches berühmt ha-

be.

Der Löschungs- und der Unterlassungsanspruch seien auch mangels

eines hinreichenden Zeitablaufs nicht verwirkt.

Bezüglich der negativen Feststellung sei der Rechtsstreit in der Haupt-

sache erledigt.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben

überwiegend Erfolg. Sie führen hinsichtlich der auf Löschung und Unterlassung

gerichteten Anträge zur Klageabweisung.

1. Im Ausgangspunkt zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausge-

gangen, daß die rechtliche Bedeutung der Zustimmungserklärung des VEB

AWD vom 19. Januar 1988 nach dem Recht der vormaligen DDR zu beurteilen

ist (Art. 232 § 1 EGBGB). Es hat diese Beurteilung jedoch nicht rechtsfehlerfrei

vorgenommen.

2. Bei der Zustimmungserklärung zur Eintragung der Marke der Beklag-

ten durch den VEB AWD handelte es sich nicht um eine schuldrechtliche Ge-

stattung oder eine sonstige Zustimmung zur Verwendung der Marke, sondern,

wie die Revision zutreffend geltend macht, um die in § 12 Abs. 3 des Gesetzes

über die Warenkennzeichen vom 30. November 1984 (WKG) der vormaligen

DDR (abgedruckt bei Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., S. 2245) vorgesehene Zu-

stimmung des Inhabers einer älteren Marke zur Eintragung einer jüngeren Mar-

ke, der an sich nach § 12 Abs. 1 Nr. 7 WKG das Eintragungshindernis einer

notorischen Marke entgegensteht.

Nach der Struktur des DDR-Arzneimittelmarktes spricht vieles dafür, daß

es sich bei "Nitrangin" ebenso wie bei "Germed" (vgl. BGH, Urt. v. 8.2.1996

- I ZR 57/94, GRUR 1997, 224 - Germed) und "Analgin" (vgl. BGH, Urt. v.

9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412 = WRP 1998, 373 - Analgin) um no-

torische Marken gehandelt hat. Es fehlt allerdings an Feststellungen des Be-

rufungsgerichts zum Charakter der Klagemarke als notorische Marke, so daß

nicht ohne weiteres vom Vorliegen der Voraussetzungen der genannten Vor-

schriften ausgegangen werden kann.

Eine Zustimmung im Sinne von § 12 Abs. 3 WKG wurde jedoch auch

dann in entsprechender Anwendung dieser Vorschrift als rechtserheblich an-

gesehen, wenn es sich bei der älteren Marke nicht um eine notorische Marke

handelte (vgl. Berg, Das Warenkennzeichengesetz der Deutschen Demokrati-

schen Republik, GRUR Int. 1988, 621, 625). In derartigen Fällen wurde mit der

in Rede stehenden Zustimmungserklärung ebenfalls ein Eintragungshindernis

beseitigt, denn gemäß § 13 WKG fand eine Amtsprüfung hinsichtlich älterer

Rechte statt. Es wurde demnach mit der Zustimmungserklärung zur Eintragung

der jüngeren Marke durch den VEB AWD als dem Inhaber der älteren Marke

die Wirkung herbeigeführt, daß aus der älteren Marke der Löschungsgrund des

§ 18 Abs. 1 Nr. 2 WKG nicht hergeleitet werden konnte. Eine Übertragung der

Marke durch den VEB AWD oder eine Lizenzierung i.S. von § 17 WKG stand

nach dem Inhalt der Erklärung nicht in Rede. Dahingehende Feststellungen hat

das Berufungsgericht - anders als es die Revisionserwiderung sieht - nicht ge-

troffen. Es hat vielmehr nur in einem Vergleich der Regelung nach dem Wa-

renzeichengesetz angenommen, daß ein Unterschied des Rechts nach dem

Warenkennzeichengesetz nicht gegeben gewesen sei. Bei dieser Würdigung

hat es allerdings rechtsfehlerhaft die zuvor angeführte in § 12 Abs. 3 WKG

enthaltene Regelung der Zustimmungserklärung unberücksichtigt gelassen.

Diese Zustimmungserklärung führte zum Ausschluß eines Eintragungshinder-

nisses. Mit der Eintragung ist gemäß § 14 WKG (originär) ein ausschließliches

Recht des Rechtsvorgängers der Beklagten entstanden.

Der status quo im Zeitpunkt der Wiedervereinigung bestand in der Ko-

existenz der beiden Marken. Das Erstreckungsgesetz enthält keine Regelun-

gen, die das zugunsten des Rechtsvorgängers der Beklagten entstandene

Ausschließlichkeitsrecht einschränken.

Auf die vom Berufungsgericht erörterte Frage eines Sukzessionsschut-

zes kommt es nicht an. Für die Annahme des Berufungsgerichts, die Zustim-

mungserklärung sei "in Wegfall geraten", fehlt jeder Anhalt, weil die erklärte

Zustimmung zu einer bestimmten Registerlage geführt hat, die sich im Fall ei-

ner Rechtsnachfolge nicht ohne weiteres verändert. Vielmehr ist - mangels

Feststellung einer Veränderung der gegebenen Lage etwa durch einen wirk-

samen Widerruf der Zustimmungserklärung durch den VEB AWD oder eines

Eingriffs aufgrund strukturpolitischer Maßnahmen von hoher Hand - das Ver-

hältnis der beiden Marken zueinander und das Rechtsverhältnis der Rechts-

vorgänger der Parteien unbeschadet der noch zu erörternden Wirkung der

Kündigungserklärung durch die Klägerin in dem Rechtszustand verblieben, wie

er zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Einigungsvertrages bestanden hat.

3. Die Zustimmungserklärung konnte nach Inkrafttreten des Einigungs-

vertrages nicht wirksam gekündigt werden. Es kann nicht davon ausgegangen

werden, daß aufgrund der Anfrage des Rechtsvorgängers der Beklagten und

der abschließend erteilten Zustimmung des Rechtsvorgängers der Klägerin ein

Dauerschuldverhältnis begründet worden ist, das regelmäßig durch wiederkeh-

rende Rechte und Pflichten bestimmt wird. Auch das Berufungsgericht hat dazu

keine durchgreifenden Argumente angeführt, denn seine Annahme einer Li-

zenz ist, wie vorerörtert, nicht zutreffend. Es ist vielmehr davon auszugehen,

daß die Zustimmung, die eine andauernde Registerlage herbeigeführt hat, ein

für allemal ausgesprochen worden ist und nicht durch eine Kündigung, sondern

allenfalls aufgrund strukturpolitischer Maßnahmen von hoher Hand hätte geän-

dert werden können.

Fehlt es demnach an Anhaltspunkten für das Bestehen eines zivilrechtli-

chen Vertragsverhältnisses zwischen dem VEB AWD und dem VEB Ankerwerk

Rudolstadt, kann die Klägerin sich für die Wirksamkeit ihrer Kündigung auch

nicht mit Erfolg auf eine Veränderung der Geschäftsgrundlage eines Vertrages

zwischen dem VEB AWD und dem VEB Ankerwerk Rudolstadt stützen.

Auch wenn die ausgesprochene Kündigung als Widerruf oder Rücknah-

me der Zustimmungserklärung zu verstehen wäre, ist hierfür - abgesehen von

tatsächlich nicht getroffenen strukturpolitischen Maßnahmen von hoher Hand -

keine rechtliche Grundlage ersichtlich, die die Annahme rechtfertigen könnte,

daß durch nachträgliche Rücknahme der Zustimmung, die den Charakter einer

ein Schutzhindernis beseitigenden Erklärung hat, die Registerlage wieder ge-

ändert werden könnte.

4. Demnach ist weiterhin von der Rechtswirksamkeit der Zustimmungs-

erklärung im Sinne des § 12 Abs. 3 WKG auszugehen, so daß die Klägerin

weder mit dem Löschungsantrag noch mit ihrem Unterlassungsbegehren Erfolg

haben kann.

5. Bezüglich des ursprünglichen Klageantrags 3 (negatives Feststel-

lungsbegehren) hat die Revision keinen Erfolg. Insoweit hat bereits das Land-

gericht zutreffend entsprechend dem Antrag der Klägerin die Erledigung in der

Hauptsache festgestellt. Die Klage war zunächst zulässig und begründet, weil

nach den vorstehenden Ausführungen von einer Koexistenz der sich gegen-

überstehenden Marken auszugehen ist. Das ursprünglich gegebene Feststel-

lungsinteresse der Klägerin ist durch die von der Beklagten erhobene gegen-

läufige Unterlassungsklage entfallen, weil diese ein Sachurteil erlaubt und von

der (hiesigen) Beklagten nicht mehr einseitig zurückgenommen werden kann

(vgl. BGHZ 99, 340, 343 - Parallelverfahren).

III. Danach war das angefochtene Urteil teilweise aufzuheben und auf

die Berufung der Beklagten das Urteil des Landgerichts, soweit die Beklagte

zur Einwilligung in die Löschung und zur Unterlassung verurteilt worden ist,

abzuändern und die Klage insoweit abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 ZPO; soweit die Be-

klagte unterliegt (Feststellung der Erledigung), werden hierdurch angesichts

der Geringfügigkeit des Teilstreitwerts keine besonderen Kosten verursacht.

Erdmann

Starck

Bornkamm

Büscher

Schaffert