BGH Beschluss vom 14.03.2002 – I ZB 13/99

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 13/99

Verkündet am: 14. März 2002 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung Nr. 395 14 981.9

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 14. März 2002 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg,

Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des

26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts

vom 5. Mai 1999 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung

an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €

festgesetzt.

I. Mit ihrer am 6. April 1995 eingereichten Anmeldung hat die Anmelderin

die Eintragung des Zeichens

"B-3 alloy"

(zunächst) für eine Fülle von Waren der Klassen 6, 7 und 9, unter ihnen "un-

edle Metalle und deren Legierungen", begehrt.

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Eintra-

gung versagt, weil die angemeldete Buchstaben-Zahlen-Kombination für die

beanspruchten Waren eine unmittelbar beschreibende, freihaltungsbedürftige

und nicht unterscheidungskräftige Sachangabe sei.

Die hiergegen erhobene Beschwerde ist erfolglos geblieben.

Mit ihrer (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr

Eintragungsbegehren unter Änderung des Warenverzeichnisses in "Nickelle-

gierungen, roh oder teilweise bearbeitet, insbesondere in Form von Pulvern,

Stangen, Drähten (nicht für elektrische Zwecke), Blechen, Platten und Rohren",

weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat sich in vollem Umfang auf die am selben

Tag ergangene Entscheidung in der Sache 26 W (pat) 1/99 betreffend das Zei-

chen "B-2 alloy" der Anmelderin bezogen. Dort hat es dem angemeldeten Zei-

chen jede Unterscheidungskraft abgesprochen und deshalb die Eintragung

gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt. Dazu hat es ausgeführt:

Die erforderliche Unterscheidungskraft fehle einer angemeldeten Be-

zeichnung insbesondere, wenn ihr für den Verkehr allgemein verständlicher

Sinngehalt ihre Eignung zur betrieblichen Herkunftsfunktion ausschließe. Maß-

gebliche Bedeutung komme dabei den Bezeichnungsgewohnheiten auf dem

jeweiligen Warengebiet zu. Auf dem vorliegend zugrunde zu legenden Waren-

gebiet der unterschiedlichsten Metalle und Metallegierungen sowie daraus

hergestellter Maschinenteile, Werkzeugmaschinen usw. sei eine Bezeichnung

von bestimmten Eigenschaften mittels einer Aufeinanderfolge von Buchstaben

und Zahlen üblich, wobei den einzelnen Komponenten genau festgelegte und

definierte Eigenschaften zukämen.

Danach werde die Buchstaben-Zahlen-Kombination "B-2" auf dem vor-

liegenden Warengebiet lediglich als beschreibender Sachhinweis verstanden,

nicht jedoch als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen. Vielmehr sei der

angesprochene Verkehrskreis auf diesem speziellen Warengebiet so sehr dar-

an gewöhnt, daß solche Buchstaben-Zahlen-Zusammenstellungen eine be-

schreibende Aussagekraft hätten, daß er angesichts der Üblichkeit und Häufig-

keit solcher Hinweise auch einer ihm im Einzelfall möglicherweise unbekannten

Buchstaben-Zahlen-Kombination keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unter-

nehmen, sondern eine ihm nicht sofort geläufige beschreibende Aussage ent-

nehmen werde.

Auch die Hinzufügung des englischsprachigen Begriffs "alloy" vermöge

die Schutzfähigkeit der gesamten Bezeichnung nicht zu begründen. Das engli-

sche Wort "alloy" bedeute im Deutschen soviel wie "Legierung". In dieser Be-

deutung stelle es ebenfalls lediglich einen warenbeschreibenden Sachhinweis

dar, da die so bezeichneten, mit der Anmeldung beanspruchten Waren Legie-

rungen aus den unterschiedlichsten Metallen sein könnten, die dem jeweiligen

Bedarf angepaßt würden und dementsprechend auch die unterschiedlichsten

Eigenschaften aufwiesen. In dieser Bedeutung werde "alloy" auch von den hier

angesprochenen Fachverkehrskreisen ohne weiteres verstanden, da die engli-

sche Sprache zum einen eine bedeutende Welthandelssprache und zum ande-

ren der internationale Handel auf dem vorliegenden Warengebiet bedeutsam

sei. Durch die Anfügung des ohne weiteres erkennbar beschreibenden Wortes

"alloy" an die Buchstaben-Zahlen-Kombination "B-2" entstehe bei dem ange-

sprochenen Verkehrskreis wegen der Üblichkeit solcher beschreibender Be-

zeichnungen auf dem vorliegenden Warensektor der Eindruck, daß der Zei-

chenbestandteil "B-2" das Wort "alloy" näher beschreibe, die Ware also aus

einer bestimmten Legierung bestehe.

Werde der angemeldeten Bezeichnung damit von dem angesprochenen

Verkehr ohne weiteres ein beschreibender Inhalt unterstellt, der zwar mögli-

cherweise nicht in seinen Einzelheiten erfaßt, aber dennoch angesichts der

Übung auf dem vorliegenden Warengebiet vermutet werde, dann sei das Zei-

chen nicht geeignet, auf ein bestimmtes Unternehmen herkunftskennzeichnend

hinzuweisen. Dies gelte selbst unter Berücksichtigung des Fachwissens der

beteiligten Verkehrskreise.

III. Die Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.

1. Der angefochtene Beschluß ist - entgegen der Ansicht der Rechtsbe-

schwerde - nicht bereits deshalb aufzuheben, weil die Anmelderin nach der

Entscheidung des Bundespatentgerichts das in der Anmeldung enthaltene Ver-

zeichnis der Waren und Dienstleistungen eingeschränkt hat.

Eine solche - nach § 39 Abs. 1 MarkenG "jederzeit" zulässige - Ände-

rung des Warenverzeichnisses ist als Änderung der Verfahrensgrundlage in

jeder Lage des Eintragungsverfahrens, auch noch in Rechtsmittelverfahren

(vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 39 Rdn. 3), zu beachten.

Insoweit gilt nichts anderes als bei einer Teillöschung einer Marke, die nach

Abschluß der Tatsacheninstanz aufgrund einer Einschränkung des Warenver-

zeichnisses vorgenommen wird (BGH, Beschl. v. 13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR

1997, 634 - Turbo II). In derartigen Fällen muß die angefochtene Entscheidung

allerdings grundsätzlich aufgehoben und die Sache ohne weitere Sachprüfung

an das Bundespatentgericht zurückverwiesen werden (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Dies hat seinen Grund darin, daß die Marke in ihrem nach der Schutzbe-

schränkung geltenden Umfang nicht Gegenstand der Feststellungen des Bun-

despatentgerichts gewesen ist (§ 89 Abs. 2 MarkenG). Etwas anderes gilt je-

doch dann, wenn die Erwägungen des Bundespatentgerichts die Marke auch in

dem Umfang erfassen, wie er sich durch die Einschränkung des Warenver-

zeichnisses ergeben hat, und wenn die Verfahrensbeteiligten bereits hinrei-

chend Gelegenheit hatten, die ihnen maßgeblich erscheinenden tatsächlichen

und rechtlichen Gesichtspunkte vorzutragen. In einem solchen Fall kommt

auch eine - gegebenenfalls sogar abschließende - Sachentscheidung des

Rechtsbeschwerdegerichts in Betracht (BGH GRUR 1997, 634 - Turbo II).

Im Streitfall ist dem Senat eine Sachprüfung möglich. Die Änderung des

Warenverzeichnisses bestand unzweifelhaft in einer bloßen Beschränkung der

in Anspruch genommenen Waren. Der Warenoberbegriff "Unedle Metalle und

deren Legierungen" wurde durch den Begriff "Nickellegierungen", der unter den

ursprünglichen Oberbegriff fällt, ersetzt; zahlreiche Waren des Warenverzeich-

nisses wurden ersatzlos gestrichen. Zudem beruht die Begründung, mit der das

Bundespatentgericht die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen hat, auf

Feststellungen zu den Bezeichnungsgewohnheiten auf dem gesamten von dem

ursprünglichen Warenverzeichnis erfaßten Warengebiet und bezieht sich dem-

nach auch auf die Waren des nunmehr geltenden Warenverzeichnisses.

2. Das Bundespatentgericht hat - im Wege der Verweisung - angenom-

men, der angemeldeten Marke fehle die Unterscheidungskraft i.S. von § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer

Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-

mittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen

anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Hierbei ist grundsätzlich von ei-

nem großzügigen Maßstab auszugehen, das heißt jede auch noch so geringe

Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (st.

Rspr.; vgl. BGH, Beschl. v. 5.7.2001 - I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP

2002, 91 - AC). Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist gegeben, wenn einer

Marke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender

Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein

Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom

Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Wer-

bung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden

wird (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschl. v. 22.9.1999 - I ZB 19/97, GRUR 2000, 231,

232 = WRP 2000, 95 - FÜNFER; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, GRUR

2001, 735, 736 = WRP 2001, 692 - Test it.; GRUR 2002, 261, 262 - AC, jeweils

m.w.N.; vgl. auch EuGH GRUR 2001, 1145 Tz. 40, 42 = WRP 2001, 1276

- Baby-dry). Diese (konkrete) Unterscheidungskraft kann der angemeldeten

Marke für die in Betracht zu ziehenden Waren mit der angeführten Begründung

nicht abgesprochen werden.

b) Einen im vorgenannten Sinn beschreibenden Begriffsinhalt der ange-

meldeten Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren hat das Bundespa-

tentgericht nicht festgestellt. Es hat lediglich Ausführungen dazu gemacht, daß

der Großbuchstabe "B" nach bestimmten DIN-Normen für "Behandeln auf ver-

besserte Bearbeitbarkeit" bzw. "beste Bearbeitbarkeit" und die Ziffer "2" für

"Streckgrenze" und "Falt-, Stauchversuch" stehe. Diese Vorgehensweise be-

gegnet bereits methodischen Bedenken, denn Gegenstand der Beurteilung

muß grundsätzlich allein die Marke in ihrer - vollständigen - angemeldeten

Form sein (BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409

- PROTECH; vgl. auch EuGH GRUR 2001, 1145, 1147 Tz. 39 - Baby-dry).

Die Erwägung des Bundespatentgerichts, dem angemeldeten Zeichen

werde von dem angesprochenen Verkehr ohne weiteres ein beschreibender

Inhalt unterstellt, der zwar nicht in seinen Einzelheiten erfaßt, aber dennoch

angesichts der Übung auf dem in Frage stehenden Warengebiet vermutet wer-

de, trägt die Verneinung der Unterscheidungskraft nicht. Das Bundespatentge-

richt ist allerdings rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daß sich die in An-

spruch genommenen Waren an Fachkreise wenden, nämlich an Personen, die

mit diesen Waren im Einkauf oder in der Produktion in irgendeiner Weise in

Berührung kommen. Es mag im Einzelfall auch sein, daß selbst solche Fach-

kreise einer ihnen nicht geläufigen Bezeichnung einen beschreibenden Inhalt

unterstellen, der ihnen lediglich (noch) unbekannt sei. Eine solche Annahme

muß jedoch durch besondere tatsächliche Umstände begründet werden, etwa

damit, daß die dem Verkehr konkret nicht bekannte Bezeichnung in einer Wei-

se gebildet ist, die den Bezeichnungsgewohnheiten auf dem betreffenden Wa-

rengebiet entspricht. Feststellungen dieser Art hat das Bundespatentgericht,

wie die Rechtsbeschwerde mit Erfolg rügt, nicht getroffen. Es hat insbesondere

nicht geprüft, ob die angemeldete Buchstaben-Zahlen-Kombination irgendwel-

che Ähnlichkeiten oder strukturelle Gemeinsamkeiten mit den aus den DIN-

Normen für Legierungen entnehmbaren Bezeichnungssystemen für Metallegie-

rungen aufweist. Die hierzu von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren vor-

gelegten Materialien, die sich insbesondere auch auf Nickellegierungen bezie-

hen, lassen derartige Gemeinsamkeiten nicht erkennen, so daß die Annahme

des Bundespatentgerichts, die Fachverkehrskreise unterstellten der angemel-

deten Bezeichnung einen beschreibenden Inhalt, mit der allgemeinen Lebens-

erfahrung nicht im Einklang steht. Bei Fachkreisen ist nämlich - wenn schon

nicht von der genauen Kenntnis der einschlägigen Fachbegriffe - so doch von

der Kenntnis derjenigen Umstände und Tatsachen, etwa bestimmten Bezeich-

nungsgewohnheiten, auszugehen, die für die Bildung von Fachbegriffen Be-

deutung haben.

Feststellungen dazu, daß die angesprochenen Fachkreise der angemel-

deten Bezeichnung sonst irgendeinen begrifflichen Inhalt entnehmen könnten,

hat das Bundespatentgericht nicht getroffen.

IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache

zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht

zurückzuverweisen.

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Büscher

Schaffert