BGH Urteil vom 12.11.2002 – X ZR 118/99

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 118/99

in der Patentnichtigkeitssache

Verkündet am: 12. November 2002 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 12. November 2002 durch den Vorsitzenden Richter

Dr. Melullis, die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, die Richterin Mühlens

und den Richter Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird das am 12. Januar 1999 ver-

kündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenat) des Bundespa-

tentgerichts abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Von Rechts wegen

Der Beklagte

ist eingetragener

Inhaber des deutschen Patents

40 26 777 (Streitpatents I), das am 24. August 1990 angemeldet worden ist. Es

betrifft einen Satz zylindrischer Körper für Osteosynthesearbeiten und umfaßt

acht Patentansprüche. Der Beklagte ist weiter eingetragener Inhaber des unter

anderem für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents

0 472 017 (Streitpatents II), das auf einer Anmeldung vom 31. Juli 1991 beruht,

mit der die Priorität der vorgenannten deutschen Patentanmeldung in Anspruch

genommen worden ist und das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter

Nr. 591 03 027 geführt wird. Dieses betrifft einen Satz zylindrischer Körper mit

an der Außenfläche angeformtem Gewinde und umfaßt zwölf Patentansprüche.

Die Klägerin greift mit ihrer Teilnichtigkeitsklage jeweils die Patentan-

sprüche 1, 2, 5 und 7 der Streitpatente an. Die angegriffenen Ansprüche des

Streitpatents I lauten wie folgt:

"1. Satz zylindrischer Körper für Osteosynthesearbeiten, von de-

nen jeder ein in Form einer Schraubenlinie in der Außenflä-

che ausgeformtes Gewinde aufweist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Gewinde

auch bei unterschiedlichen Außendurchmessern (d) der zylin-

drischen Körper gleiche Steigung (h) besitzt.

2. Satz zylindrischer Körper nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Gewinde

auch bei unterschiedlichen Kerndurchmessern (dk) der zylin-

drischen Körper gleiche Steigung (h) besitzt.

5. Satz zylindrischer Körper nach einem der vorhergehenden

Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Durchmes-

ser der ersten Gewindegänge dem der Gewindegänge der

nächstkleineren zylindrischen Körper angenähert ist und sich

dann vergrößert.

7. Satz zylindrischer Körper nach einem der vorhergehenden

Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die zylindri-

schen Körper als Knochenschrauben und/oder Gewindeboh-

rer ausgebildet sind."

Die angegriffenen Ansprüche des Streitpatents II haben in der Verfah-

renssprache Deutsch folgenden Wortlaut:

"1. Satz zylindrischer Schrauben mit unterschiedlichen Außen-

durchmessern, wobei die Schrauben ein in Form einer

Schraubenlinie in der Außenfläche ausgeformtes Gewinde

aufweisen,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß trotz unter-

schiedlicher Außendurchmesser (d) der Schraube das Ge-

winde jeder Schraube gleiche Steigung (h) besitzt, wobei sich

die Außendurchmesser der Schrauben durch derart kleine

Beträge unterscheiden, daß bei Anwenden aufeinanderfol-

gender Schrauben ein Verletzen der vorher vorhandenen

Gewindegänge nicht eintritt.

2. Satz zylindrischer Schrauben nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Gewinde

auch bei unterschiedlichen Kerndurchmessern (dk) gleiche

Steigung (h) besitzt.

5. Satz zylindrischer Schrauben nach einem der vorhergehen-

den Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Durchmes-

ser der ersten Gewindegänge dem der Gewindegänge der

nächstkleineren Schrauben angenähert ist und sich dann ver-

größert.

7. Satz zylindrischer Schrauben nach einem der vorhergehen-

den Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die zylindri-

schen Körper als Knochenschrauben für Osteosynthesear-

beiten ausgebildet sind."

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand der von ihr angegriffenen

Patentansprüche der Streitpatente sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht

auf erfinderischer Tätigkeit. Die Schrauben, für die in diesen Patentansprüchen

Schutz beansprucht werde, seien aus der DIN-Norm für Knochenschrauben

bekannt. Die Zusammenfassung zu einem Satz sei nicht geeignet, eine Ab-

grenzung zum Stand der Technik herbeizuführen. Der Kern der unter Schutz

gestellten Lehre liege nicht in einem Satz an sich bekannter Schrauben, son-

dern in der spezifischen chirurgischen Operationstechnik, die aber als solche

nicht schutzfähig sei.

Die Klägerin hat beantragt,

im Umfang ihrer Teilnichtigkeitsklage die Streitpatente - das Streit-

patent II für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland -

für nichtig zu erklären.

Der Beklagte ist dem entgegengetreten und hat die Streitpatente hilfs-

weise in anderer Fassung verteidigt.

Das Bundespatentgericht hat der Teilnichtigkeitsklage in vollem Umfang

stattgegeben.

Hiergegen wendet sich der Beklagte mit der Berufung und dem Antrag,

unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage insgesamt

abzuweisen.

Die Klägerin ist dem Rechtsmittel entgegengetreten.

Prof. Dr. med. habil. Dr.-Ing. W. P.

hat

als

gerichtlicher

Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen

Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Die Berufung hat Erfolg. Die Nichtigkeitsklage ist zulässig, in der Sache

aber nicht begründet, weil sich nicht feststellen läßt, daß der Gegenstand der

Patentansprüche 1 der Streitpatente nicht patentfähig ist.

I. 1. Die vom Bundespatentgericht für begründet erachtete Teilnichtig-

keitsklage ist zulässig. Eine auf den Mangel der Patentfähigkeit gestützte Kla-

ge auf Nichtigerklärung eines in Kraft stehenden Patents erfordert nicht den

Nachweis eines rechtlichen Interesses (Sen.Urt. v. 13.01.1998 - X ZR 82/94,

GRUR 1998, 904 - Bürstenstromabnehmer). Die förmliche Nichtigerklärung ei-

nes Patents, dem keine Schutzwürdigkeit zukommt, liegt für sich schon im öf-

fentlichen Interesse und macht damit die Nichtigkeitsklage statthaft (Sen.Urt. v.

15.05.1990 - X ZR 119/88, GRUR 1990, 667 - Einbettungsmasse). Eine Gren-

ze findet die Zulässigkeit allerdings in Fällen, in denen die Durchführung des

Nichtigkeitsverfahrens gegen Treu und Glauben verstößt

(Sen.Urt. v.

02.06.1987 - X ZR 97/86, GRUR 1987, 900, 901 - Entwässerungsanlage). Be-

steht aber für den Nichtigkeitskläger die Möglichkeit einer Beeinträchtigung,

wenn das Patent bestehenbleibt, hat er ein Rechtsschutzinteresse an dessen

Beseitigung (Sen.Urt. v. 15.05.1990, aaO - Einbettungsmasse). Im vorliegen-

den Fall ist das Streitpatent I zwar durch die Erteilung des Streitpatents II ge-

mäß Art. II § 8 IntPatÜG wirkungslos geworden. Die Klägerin wird jedoch von

dem Beklagten in einem parallelen Verletzungsverfahren aus beiden Streitpa-

tenten in Anspruch genommen. Es besteht deshalb auch ein Rechtsschutzbe-

dürfnis, soweit die Klägerin die teilweise Vernichtung des Streitpatents I an-

strebt.

2. Beide Streitpatente befassen sich mit einem Satz zylindrischer

Schrauben und dazugehörigen Gewindebohrern.

Beide Streitpatentschriften erläutern die den Gegenstand ihrer Patent-

ansprüche 1 bildende Lehre am Beispiel eines Knochenschrauben- oder Ge-

windebohrersatzes. Wie in beiden Beschreibungen eingangs ausgeführt, wer-

den Knochenschrauben meist in Kombination mit Platten- und Stabsystemen

angewendet, um Knochen und Knochenteile in einer bestimmten Stellung und

Ausrichtung zueinander zu fixieren. Die Streitpatentschriften beschreiben zu-

nächst die herkömmliche, z.B. aus der US-Patentschrift 4 943 292 bekannte

Osteosynthese an Röhrenknochen, bei der eine mit Löchern versehene Platte

mittels Knochenschrauben, die durch diese Löcher hindurchgreifen, am Kno-

chen fixiert wird. Die Ruhigstellung der Knochen oder Knochenteile erfolgt

durch Anpressen an die Platte mittels der Schrauben. Die Knochenschrauben

werden verankert in Bohrkanälen, in die mit Gewindebohrern ein Gewinde ein-

geschnitten worden ist. Die Schraubenköpfe der Knochenschrauben finden auf

der dem Knochen gegenüberliegenden Seite in den angeschrägten Schrau-

benlöchern ein Widerlager. Den größten Teil des Halts finden die Knochen-

schrauben dabei in der kortikalen Knochenrinde, während in der Spongiosa

und in der Markhöhle kein wesentlicher Widerhalt zu erreichen ist. Die im Kno-

chen verankerten Knochenschrauben werden in ihrem Verlauf im Knochen

praktisch nur auf Zug beansprucht. Findet die verwendete Schraube nicht rich-

tig Halt, so werden - wie die Streitpatentschriften ausführen - herkömmlicher-

weise Schraubmuttern an der platten abseitigen Knochenseite auf eine längere

Schraube aufgedreht, um so eine gewisse Stabilität zu gewährleisten.

Gegenüber dieser herkömmlichen Osteosynthese an Röhrenknochen

bezeichnen die Streitpatentschriften das Verplattungsverfahren an der Wirbel-

säule als problematischer. Anders als bei normalen Röhrenknochen lassen die

anatomischen Verhältnisse hier die Fixierung eines Knochens an einer Kno-

chenplatte in der Regel nur durch eine einzige Knochenschraube zu. Die für

eine knöcherne Konsolidierung erforderliche Ruhigstellung ist dadurch er-

schwert, daß nahezu das ganze Körpergewicht auf dieser fixierenden Schrau-

be lastet. Während bei Röhrenknochen die Schraube immer in zwei Knochen-

rinden verankert wird, werden bei der Wirbelsäulenfixation die Schrauben

durch die engen Knochenverbindungen zwischen dem vorn liegenden Wirbel-

körper und dem hinten liegenden Wirbelbogen eingedreht. Diese Knochen-

brücken-Bogenwurzeln - Pedikel - haben im sagittalen Schnitt die Form einer

Zwirnspule, wobei nur im mittleren, d.h. dem engen Abschnitt eine gute direkte

Kraftübertragung auf die zentral verlaufende und nur hier mit der Knochenrinde

tangentialen Kontakt aufnehmende Schraube erfolgen kann. Nach den Streit-

patentschriften ist die Dimension der zu wählenden Gewindebohrer und Kno-

chenschrauben in jedem Fall unbekannt. Eine stabile Verankerung einer Kno-

chenschraube setzt aber eine auf den gegebenen Durchmesser des Knochen-

kanals abgestimmte Dimensionierung des Gewindebohrers und vor allem des

Gewindepins voraus. Unterdimensionierungen beinhalten die Gefahr der Insta-

bilität der Knochenschraubenverbindung und des Implantatabbruchs. Überdi-

mensionierungen der Implantate können leicht neurologische Komplikationen

bis zu Querschnittslähmungen nach sich ziehen, da unmittelbar neben den Pe-

dikeln die Nervenwurzeln und das Rückenmark liegen.

Die so beschriebene Problematik soll gemäß Streitpatent I (Sp. 2

Z. 36-40) dadurch gelöst werden, daß ein Schrauben- bzw. Gewindebohrersatz

geschaffen wird, mit dem es möglich ist, den Querdurchmesser eines Kno-

chenkanals zu bestimmen und trotz mehrmaliger Anwendung das Gewinde

nicht zu zerstören. Das Streitpatent I schlägt dazu in seinem Patentanspruch 1

einen Satz zylindrischer Körper für Osteosynthesearbeiten vor, wobei sich die

Merkmale des Anspruchs - der Merkmalsgliederung des Bundespatentgerichts

entsprechend - wie folgt gliedern lassen:

1.

Jeder zylindrische Körper eines Satzes

1.1

weist in der Außenfläche

1.2

ein Gewinde auf, das

1.2.1 in Form einer Schraubenlinie ausgeformt ist.

2.

Das Gewinde besitzt

2.1

auch bei unterschiedlichen Außendurchmessern (d) der zy-

lindrischen Körper

2.2

die gleiche Steigung (h).

Die Streitpatentschrift II beschränkt sich nicht auf Schrauben und Ge-

windebohrer, die für Osteosynthesearbeiten verwendet werden, sondern bean-

sprucht allgemein einen Satz Schrauben und führt dazu in der Beschreibung

aus, daß diese bei Osteosynthesearbeiten und in Holz, Kunststoff oder wei-

chen Metallen einsetzbar sind (Streitpatentschrift II Sp. 3 Z. 21-23). Die Streit-

patentschrift II schildert es als Problem, eine Schraubenkonstruktion zu schaf-

fen, die bei ausgelockertem Gewinde bei gleicher Gewindecharakteristik einen

neuen Festsitz schafft und einen Gewindebohrer, der ein neues Gewinde

nachschneidet bei optimaler Verankerung der einzusetzenden Schraube (Sp.3

Z.13-18). Sie schlägt dazu einen Satz zylindrischer Schrauben vor, die folgen-

de Merkmale aufweisen:

1.

Die zylindrischen Schrauben eines Satzes verfügen über

unterschiedliche Außendurchmesser.

1.1

Jede Schraube

1.1.1 weist in der Außenfläche

1.1.2 ein Gewinde auf, das

1.1.3 in Form einer Schraubenlinie ausgeformt ist.

2.

Das Gewinde jeder Schraube besitzt

2.1

trotz unterschiedlicher Außendurchmesser (d)

2.2

gleiche Steigung (h).

3.

Die Außendurchmesser der Schrauben unterscheiden sich

durch derart kleine Beträge,

3.1

daß ein Verletzen vorher vorhandener Gewindegänge nicht

eintritt,

3.2

wenn aufeinanderfolgende Schrauben verwendet werden.

Nach Patentanspruch 1 der Streitpatentschrift I soll damit ein Satz von

Gewindebohrer und dazu passenden Knochenschrauben geschaffen werden,

wobei unabhängig von ihrem Außendurchmesser diese so gestaltet sind, daß

sie die gleiche Steigung aufweisen. Dies soll verhindern, daß bei Anwendung

des nächstgrößeren Gewindebohrers eine Beschädigung des durch den vorher

eingesetzten Gewindebohrer geschnittenen Gewindes erfolgt. Dadurch soll es

möglich sein, bei Handhabung des Gewindebohrers den Widerstand abzuta-

sten, der sich dem Gewindebohrer stellt, so daß ermittelt werden kann, wann

sich die äußeren Gewindegänge in der kortikalen Knochenrinde befinden.

Beim Auslockern einer Schraube soll dagegen mit dem Gewindebohrersatz

ermöglicht werden, ein neues, einen festen Halt verschaffendes Gewinde

nachzuschneiden und eine im Durchmesser größere Schraube einzusetzen.

Als entscheidend bezeichnet es die Streitpatentschrift I, daß durch das mehr-

malige Anwenden von Gewindebohrern das Gewinde nicht geschädigt wird

(Streitpatentschrift I Sp. 2 Z. 68 - Sp. 3 Z. 2).

Das Streitpatent II entspricht dem, soweit es um den Anwendungsbe-

reich der Osteosynthese geht, wortgleich (Sp. 3 Z. 40-57), nennt aber als wei-

tere Einsatzmöglichkeit die Herstellung von Schraubverbindungen in Holz,

Kunststoff und weichen Metallen (Sp. 3, Z. 21-23).

II. 1. Der Senat ist nicht davon überzeugt, daß der Gegenstand der An-

sprüche 1, 2, 5 und 7 der Streitpatente im angegriffenen Umfang nicht neu ist

und auch nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Es kann deshalb nicht fest-

gestellt werden, daß Nichtigkeitsgründe nach § 22 Abs. 2 in Verbindung mit

§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG (bezogen auf das Streitpatent I) und Art. II § 6 Abs. 1

Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ in Verbindung mit Art. 54 Abs. 1,

2 und Art. 56 EPÜ (bezogen auf das Streitpatent II) vorliegen.

Für die Beurteilung der Frage, ob die Lehre der Streitpatente neu ist, ist

darauf abzustellen, wie der Fachmann durchschnittlichen Könnens im Priori-

tätszeitpunkt diese Lehre verstanden hat.

2. Als einen solchen Fachmann sieht der Senat in Übereinstimmung mit

dem Bundespatentgericht und dem gerichtlichen Sachverständigen einen In-

genieur mit Fachhochschulabschluß an, der sich mit der Entwicklung und Fer-

tigung von Schrauben befaßt, außerdem jedenfalls einfache medizinische

Grundkenntnisse erworben hat und bezüglich der spezifischen medizinischen

Probleme mit einem Chirurgen, Unfallchirurgen oder Orthopäden in engem

Kontakt steht.

3. Dieser Fachmann versteht, wie der gerichtliche Sachverständige in

der mündlichen Verhandlung zur Überzeugung des Senats ausgeführt hat, un-

ter "Satz" nicht eine Mehrheit von Einzelgegenständen, die in beliebiger Weise

zu einem Gebinde zusammengestellt sind. Vielmehr entnimmt der Fachmann

dem Begriff "Satz", daß es sich um eine Zusammenfassung unter technischen

Gesichtspunkten handelt, bei der gleichartige Gegenstände unterschiedlichen,

aufeinander abgestimmten Ausmaßes zu einem Zweck funktionsbestimmt zu-

sammengefügt werden. Dabei sieht er in der funktionalen Abstimmung das ent-

scheidende Kriterium. Etwa im Handel angebotene Einzelteile versteht er da-

gegen, auch wenn es sich um eine Mehrzahl handelt, ohne eine solche Ab-

stimmung ebensowenig als "Satz" wie ein Sortiment, das nach anderen als

funktionalen Gesichtspunkten, etwa solchen eines vermuteten Bedarfs des

Kunden oder anderen verkaufsorientierten Gesichtspunkten, im Handel zu-

sammengestellt wird. Dabei gehören nach dem Verständnis des Fachmanns zu

einem "Satz" mindestens drei Einzelteile, ein Paar von zwei Einzelteilen ist da-

nach noch kein "Satz".

4. Bei diesem Verständnis des Begriffs "Satz" kann schon mangelnde

Neuheit des Gegenstands der Patentansprüche 1 der Streitpatente nicht fest-

gestellt werden.

Die DIN-Normen, namentlich die DIN 20410 Teil 1 für Sägegewinde

(Anl. K 15), geben in diesem Sinne keinen "Satz" von Schrauben oder Kno-

chenschrauben an, sondern beschreiben eine genormte Reihe gleichartiger

Schrauben oder Knochenschrauben unterschiedlicher Größe, die jedoch nicht

funktional aufeinander abgestimmt sind, um einen bestimmten Zweck zu errei-

chen.

Auch der Auszug aus C.-D. "Instrumentation in Spine Surgery" (Anl. K 5)

nimmt die Lehre der Streitpatente danach nicht neuheitsschädlich vorweg.

Zwar läßt sich dem Abschnitt "Vertebralschrauben", wie der gerichtliche Sach-

verständige dies in der mündlichen Verhandlung dargelegt hat, entnehmen,

daß von drei Schrauben zwei geringe Größenunterschiede und gleiche Gewin-

desteigung aufweisen. Bei diesen handelt es sich aber nach dem Verständnis

des Begriffs "Satz" noch nicht um einen solchen, sondern um ein Paar. Zudem

lassen sich dieser Schrift, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend

ausgeführt hat, keine Maßnahmen entnehmen, aufgrund derer sich mit der

Verwendung eines solchen Paars eine Verbesserung der Primärstabilität er-

zielen ließe, da es den Autoren dieser Schrift vielmehr um die Verbesserung

der mechanischen Festigkeit durch Erhöhung des Kerndurchmessers geht;

Hinweise auf die Bedeutung der Abstimmung der Gewindesteigung in einem

"Satz" finden sich hier nicht.

Über zwei Schrauben hinausgehende Zusammenstellungen im Sinne ei-

nes "Satzes" sind auch in keiner der übrigen Entgegenhaltungen beschrieben.

5. Der Senat hat ebenfalls nicht feststellen können, daß die Lehre der

Patentansprüche 1 der Streitpatente sich für den Durchschnittsfachmann am

Prioritätstag in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab.

Ein solcher Fachmann konnte ein Bedürfnis für die unter Schutz ge-

stellte Lehre von sich aus nicht erkennen. Wie der gerichtliche Sachverständi-

ge überzeugend ausgeführt hat, wird auch der Chirurg oder Orthopäde, mit

dem der Durchschnittsfachmann in engem Kontakt steht, die Problematik, ei-

nen festen Sitz der Knochenschraube zu erreichen, in erster Linie dadurch zu

lösen versuchen, daß er, aufgrund seiner Erfahrung als Operateur, die Pedikel-

oder Knochenschraube so auswählt, daß diese im entsprechenden Knochen-

abschnitt die notwendige Stabilität gewährleistet. Ein ungelöstes Bedürfnis er-

gab sich danach nur für den Fall, daß mit der zunächst gewählten Schraube

kein fester Sitz erreicht wurde und deshalb eine Schraube mit größerem

Durchmesser einzusetzen war.

Der gerichtliche Sachverständige hat zur Überzeugung des Senats dar-

gelegt, daß schon fraglich ist, ob der Durchschnittsfachmann überhaupt das

Problem erkannte, daß beim Einsatz einer Knochenschraube mit größerem

Durchmesser nur dann eine stabilere Verbindung entstehen konnte, wenn die-

se Knochenschraube ein Gewinde mit gleicher Steigung besaß und daß bei

Verwendung einer Schraube mit abweichender Gewindesteigung das vorhan-

dene vorgeschnittene Gewinde zerstört wurde. Dafür hatte er insbesondere

keine Anhaltspunkte aus dem allgemeinen Stand der Schraubenverbindungs-

technik, wo ein entsprechendes Problem nicht auftritt. Im technischen Bereich

stellt sich vielmehr, wie der gerichtliche Sachverständige auf Nachfrage in der

mündlichen Verhandlung bestätigt hat, das Problem nicht ausreichender Stabi-

lität einer Schraubenverbindung nicht, weil zum einen die vorgegebenen

Werkstoffeigenschaften von Holz, Kunststoff oder Metall es ermöglichen, von

vornherein zu bestimmen, welche Schraube zur Erzielung einer festen Verbin-

dung nötig ist, und zum anderen, weil im Fall von Fehlversuchen der Techniker

bei diesen Materialien andere Abhilfemöglichkeiten ergreift als diejenige, die

die Streitpatente lehren. Beim Einbringen von Schrauben in Holz werden ent-

weder selbstschneidende Schrauben verwendet, die in jedem Fall im Holz ei-

nen festen Halt finden, oder Schrauben, die eine Vorbohrung definierten

Durchmessers erfordern und dann stabil eingebracht werden können. Sollte

ausnahmsweise, beispielsweise aufgrund eines zu großen Vorbohrungsdurch-

messers, kein stabiler Halt zu erzielen sein, so wird entweder eine Schraube

nächstgrößeren Durchmessers benutzt oder ein neuer in der Nähe gelegener

Einbringungsort gewählt. Die Einbringung in das bereits benutzte Schrauben-

loch bereitet dabei keine Schwierigkeiten und setzt auch keine Schraube mit

gleicher Steigung voraus, weil Holz ein kompakter Werkstoff ist, der ohne

Rücksicht auf die Steigung des Gewindes die Schraube größeren Durchmes-

sers aufnimmt. Bei Schraubverbindungen mit metallischen Werkstoffen muß

regelmäßig ein Innengewinde vorgeschnitten werden, mit der Folge, daß nur

eine Schraube eingebracht werden kann, die ein mit dem Gewindeloch identi-

sches Gewinde hat. Stabilität ist dann zwangsläufig gegeben. Die Verwendung

unterschiedlicher Gewinde ist bei Metallschraubverbindungen grundsätzlich

nicht möglich, da die Werkstoffeigenschaften nahezu keine Verformung tolerie-

ren. Eine Ausnahme bilden lediglich die sogenannten Interferenzschraubensy-

steme, bei denen bewußt zwei unterschiedliche Gewinde bestimmter vordefi-

nierter Ausgestaltung kombiniert werden, damit diese sich nach bestimmter

Einschraubtiefe gegeneinander verklemmen und dann keiner weiteren Siche-

rung mehr bedürfen.

Der Senat hat danach Zweifel, ob der Durchschnittsfachmann das Pro-

blem überhaupt erkannt und nach einer Lösung im Sinne der Lehre der Streit-

patente gesucht hat. Diese Zweifel verstärken sich dadurch, daß der gerichtli-

che Sachverständige sich selbst nicht sicher war, ob er derartige Überlegun-

gen angestellt oder zur Lösung der Streitpatente gefunden hätte.

Bei diesem Beweisergebnis konnte der Senat nicht die Überzeugung

gewinnen, daß der Gegenstand der Streitpatente, soweit es sich um die An-

wendung auf dem Gebiet der Osteosynthese handelt, für den Durchschnitts-

fachmann nahegelegen hätte. Für die Anwendung auf anderen Gebieten, die

nach dem Streitpatent II von dessen Patentanspruch 1 umfaßt sind, gilt dies

ebenso, da, wie bereits dargestellt, auf diesen Gebieten der Fachmann in er-

ster Linie an andere Lösungen denkt, wenn er Schraubverbindungen im Sinne

eines festeren Halts verbessern will.

Die mit der Teilnichtigkeitsklage ebenfalls angegriffenen Unteransprü-

che 2, 5 und 7 der Streitpatente haben weitere Ausgestaltungen der Lehre der

Patentansprüche 1 der Streitpatente zum Gegenstand, sind auf diese rückbe-

zogen und werden daher durch deren Patentfähigkeit ebenfalls getragen.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung

mit § 91 ZPO.

Melullis

Jestaedt

Scharen

Mühlens

Asendorf