BGH Beschluss vom 13.03.2003 – X ZB 4/02

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

vom

13. März 2003

in der Rechtsbeschwerdesache

X ZB 4/02

Nachschlagewerk: BGHZ: nein

ja

PatG § 59 Abs. 1 Sätze 2 und 4

Automatisches Fahrzeuggetriebe

Die Zulässigkeit eines Einspruchs, mit dem der Widerruf eines mehrere Nebenan-

sprüche umfassenden Patents begehrt wird, erfordert nicht, daß der Einsprechende

Widerrufsgründe gegen sämtliche Nebenansprüche vorträgt. Vielmehr kann der Ein-

sprechende bei mehreren Nebenansprüchen die Patentfähigkeit nur eines Nebenan-

spruchs angreifen.

BGH, Beschl. v. 13. März 2003 - X ZB 4/02 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den Vorsitzenden

Richter Dr. Melullis, die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, die Richterin Müh-

lens und den Richter Dr. Meier-Beck

am 13. März 2003

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden wird der Beschluß

des 8. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundes-

patentgerichts vom 27. November 2001 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundes-

patentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

(cid:0)(cid:2)(cid:1)(cid:4)(cid:3)(cid:6)(cid:5)(cid:8)(cid:7)(cid:9)(cid:1)(cid:4)(cid:3)(cid:10)(cid:1)(cid:11)(cid:5)(cid:13)(cid:12)(cid:14)(cid:5)(cid:16)(cid:15)

50.000,--

Gründe:

I. Das Verfahren betrifft das deutsche Patent 34 36 190 mit der Bezeich-

nung "Einrichtung zur elektronischen Steuerung eines automatischen Fahr-

zeuggetriebes" mit elf Patentansprüchen, darunter vier Nebenansprüche. Ge-

gen das Patent, dessen Erteilung am 22. Juni 1995 veröffentlicht wurde, hat die

Einsprechende mit am 22. September 1995 eingegangenem Schriftsatz Ein-

spruch erhoben und beantragt, das Patent wegen mangelnder Neuheit oder je-

denfalls mangelnder erfinderischer Tätigkeit nach § 21 PatG zu widerrufen. In

der Begründung hat sie angegeben, aus der Druckschrift "D1" sei eine Ein-

richtung mit den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1 des Streitpatents

bekannt. Aus ihr seien darüber hinaus für den Fachmann zumindest auch An-

regungen zum Auffinden der Lösung nach dem Anspruch 1 entnehmbar, so

daß der Gegenstand von Anspruch 1 des strittigen Patents auf jeden Fall kei-

nerlei erfinderischer Tätigkeit bedurft habe. Auch die übrigen Ansprüche, ins-

besondere die Ansprüche 2 und 3, seien im Hinblick auf die Offenbarung der

Druckschrift "D1" nicht neu und ließen keinen erfinderischen Gehalt erkennen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Einspruch als zulässig,

aber nicht begründet angesehen und das Patent mit Beschluß vom 26. Februar

1999 aufrechterhalten. Das Bundespatentgericht hat den Beschluß aufgehoben

und unter Zurückweisung der Beschwerde den Einspruch als unzulässig ver-

worfen. Das Einspruchsvorbringen enthalte keine hinreichend substantiierten

Angaben zu dem Nebenanspruch 4 des angegriffenen Patents, so daß der Ein-

spruch insgesamt unzulässig sei. Dagegen richtet sich die - zugelassene -

Rechtsbeschwerde der Einsprechenden, mit der sie ihren Einspruch weiter-

verfolgt.

II. Das aufgrund der Zulassung der Rechtsbeschwerde durch das Bun-

despatentgericht statthafte, zulässig eingelegte Rechtsmittel führt zur Aufhe-

bung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an

das Beschwerdegericht.

1. Mit Recht hat das Bundespatentgericht die vom Deutschen Patent-

und Markenamt bejahte Zulässigkeit des Einspruchs eigener Prüfung unterzo-

gen. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist von Amts wegen in jedem Stadium des

Verfahrens und damit auch im Beschwerdeverfahren zu prüfen. Hält das Be-

schwerdegericht den Einspruch für unzulässig, darf eine sachliche Entschei-

dung nicht ergehen; vielmehr muß der Beschluß zum Ausdruck bringen, daß

der Einspruch wegen Unzulässigkeit keinen Erfolg hat (Sen.Beschl. v.

29.4.1997 - X ZB 13/96, GRUR 1997, 740 - Tabakdose, m.w.N.). Diesen An-

forderungen genügt die angefochtene Entscheidung.

2. Ohne Rechtsfehler ist das Bundespatentgericht ferner davon ausge-

gangen, daß die zwischen den Beteiligten streitige Frage, welche Anforderun-

gen an die Darlegung von Einspruchsgründen bei einem Einspruch gegen

mehrere Ansprüche eines Patents zu stellen sind, zunächst die Zulässigkeit

des Einspruchs betrifft. Nach § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG gehört das Erfordernis,

die Tatsachen im einzelnen anzugeben, die den Einspruch rechtfertigen, zu

den förmlichen Voraussetzungen eines Einspruchs (BGHZ 93, 171, 174

- Sicherheitsvorrichtung).

3. Mit ihrem Rechtsmittel rügt die Einsprechende, das Bundes-

patentgericht habe zu Unrecht angenommen, der Einspruch sei hinsichtlich

Patentanspruch 4 - selbst bei nur isolierter Betrachtung - nicht ausreichend be-

gründet worden. Alles das, was die Einsprechende gegen die Neuheit und eine

ausreichende erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 vor-

gebracht habe, gelte unmittelbar auch für den Gegenstand des Anspruchs 4,

der im kennzeichnenden Teil nur geringfügig von Anspruch 1 abweiche. Hier-

von abgesehen, sei der Einspruch auch dann zulässig, wenn mit der Begrün-

dung nur die Ansprüche 1 bis 3 hinreichend substantiiert angegriffen seien.

Die Rüge hat Erfolg.

a) Eine Einspruchsbegründung genügt der formalen gesetzlichen Anfor-

derung, wenn sie die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe

maßgeblichen Umstände im einzelnen so darlegt, daß der Patentinhaber und

insbesondere das Deutsche Patent- und Markenamt daraus abschließende

Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes

ziehen können (Sen.Beschl. v. 30.3.1993 - X ZB 13/90, GRUR 1993, 651, 653

- Tetraploide Kamille, m.w.N.). Der Vortrag des Einsprechenden muß erkennen

lassen, daß ein bestimmter Tatbestand behauptet werden soll, der auf seine

Richtigkeit nachgeprüft werden kann. Da der Einspruch nur auf die Behauptung

gestützt werden kann, einer oder mehrere der in § 21 PatG genannten Wider-

rufsgründe liege vor (§ 59 Abs. 1 Satz 3 PatG), muß die überprüfbare Tatsa-

chenangabe sich außerdem auf den geltend gemachten Widerrufsgrund bezie-

hen

(BGHZ 100, 243, 246

- Streichgarn; Sen.Beschl. v. 29.4.1997

- X ZB 13/96, GRUR 1997, 740 - Tabakdose). Beruft sich der Einsprechende

auf fehlende Patentfähigkeit des patentierten Gegenstandes infolge fehlender

Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit, sind Angaben zum Stand der Technik

und dazu erforderlich, ob und gegebenenfalls inwieweit dieser den patentge-

mäßen Gegenstand vorwegnimmt oder nahelegt, damit die Voraussetzungen

der §§ 3 Abs. 1 und 4 PatG überprüft werden können.

b) Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts folgt hieraus je-

doch nicht, daß der Einsprechende bei mehreren angefochtenen Ansprüchen

zu jedem einzelnen Widerrufsgründe substantiiert vortragen muß, die nach sei-

ner Einschätzung geeignet sind, die Schutzfähigkeit des jeweiligen Anspruchs

in Zweifel zu ziehen. Nach § 59 Abs. 1 Satz 3 und 4 PatG setzt die Zulässigkeit

eines Einspruchs lediglich die Behauptung voraus, daß einer der in § 21 PatG

genannten Widerrufsgründe vorliegt und daß entsprechende Tatsachen vorge-

tragen werden. Nach dem Wortlaut der Vorschrift ist nicht Voraussetzung der

Zulässigkeit, daß der Einsprechende Widerrufsgründe gegen sämtliche Haupt-

und Nebenansprüche eines Patents geltend macht. Bereits die substantiierte

Darlegung von Umständen, die einen Widerrufsgrund für einen Teil des erteil-

ten Patents stützen, rechtfertigt den (Teil-)Widerruf nach § 21 Abs. 1 Nr. 2

PatG. Dem Einsprechenden bleibt es deshalb unbenommen, von mehreren

Widerrufsgründen nur einen geltend zu machen oder bei mehreren Nebenan-

sprüchen die Patentfähigkeit nur eines Anspruchs anzugreifen. Durch diese

Beschränkung des Einsprechenden wird das Patentamt nicht gebunden (§ 61

Abs. 1 Satz 1 PatG). Das durch den fristgerechten Einspruch eröffnete Verfah-

ren ist ein einheitliches Verfahren, in dem unter Berücksichtigung sämtlicher

Einsprüche und sämtlicher Widerrufsgründe einheitlich über die Aufrechterhal-

tung des Patents zu entscheiden ist. Ebenso wie das Verfahren nicht auf das

rechtzeitige Einspruchsvorbringen des einzelnen Einsprechenden beschränkt

werden kann, ist der Einsprechende auch nicht gezwungen, alle Hauptansprü-

che gleichermaßen anzugreifen, auch wenn er sich hiervon keinen Erfolg ver-

spricht. Das Patentamt ist nicht an Anträge des Einsprechenden gebunden (vgl.

Sen.Beschl. v. 14.2.1989 - X ZB 8/87, GRUR 1989, 494 - Schrägliegeeinrich-

tung).

c) Auch die weiteren Überlegungen des Bundespatentgerichts, bei ei-

nem substantiierten Tatsachenvortrag hinsichtlich nur einiger, aber nicht aller

Ansprüche fehle dem Einspruch die erforderliche umfassende Auseinanderset-

zung mit dem erteilten Patent, verfangen nicht. Mit den Teilen des Patents, bei

denen nach Meinung des Einsprechenden oder tatsächlich keine einspruchs-

begründenden Tatsachen vorliegen, braucht sich der Einspruch, soweit sie

nicht für die angegriffenen Teile von Bedeutung sind, nicht zu befassen. Das

Gebot, daß das Vorbringen des Einsprechenden sich mit dem Patent, wie es

erteilt ist, auseinanderzusetzen hat (BGHZ 102, 53 - Alkyldiarylphosphin), wird

dadurch nicht in Frage gestellt. Nicht anders ist auch die Entscheidung des Se-

nats vom 10. Februar 1987 (X ZR 28/86, GRUR 1988, 346, 366 - Epoxidations-

Verfahren) zu verstehen. Vor allem kann ihr nicht entnommen werden, daß die

Einspruchsbegründung sich auch gegen solche (selbständigen) Teile des Pa-

tents wenden muß, hinsichtlich derer substantiierte Einwendungen nicht vorge-

bracht werden können oder sollen (vgl. EPA ABl. 1997, S. 447 ff.; EPA Son-

derausgabe zum ABl. 1998, S. 100 f.).

d) Nach diesen Grundsätzen ist der Einspruch vom 21. September 1995,

mit dem die Einsprechende beantragt hat, das angegriffene Patent nach § 21

PatG zu widerrufen, zulässig, und zwar unabhängig davon, ob sich die gel-

tendgemachten Widerrufsgründe nur auf die Ansprüche 1 bis 3 oder auch auf

Anspruch 4 beziehen. Es kann dahinstehen, ob entsprechend der Auffassung

der Einsprechenden der Gesamtzusammenhang der Einspruchsschrift erken-

nen läßt, daß sich die gegen die Neuheit und erfinderische Tätigkeit der An-

sprüche 1 bis 3 vorgetragenen Gründe in gleicher Weise auch gegen An-

spruch 4 richten. Der vom Bundespatentgericht festgestellte Vortrag der Ein-

sprechenden ermöglicht Patentamt und Patentinhaberin die Überprüfung der

geltend gemachten Widerrufsgründe. Die Einsprechende hat sich zur Begrün-

dung ihres Einspruchs insbesondere auf die Druckschrift "D1" gestützt. Auf

Seite 2 der Einspruchsschrift ist jeweils unter Verweisung auf den Inhalt dieser

Druckschrift im einzelnen ausgeführt, warum der Gegenstand von Anspruch 1

nicht neu sei und es jedenfalls keiner erfinderischen Tätigkeit bedurft habe, um

von der Druckschrift D1 zu ihm zu gelangen. Nach weiteren Ausführungen zu

den "Unteransprüchen" 2 und 3 heißt es abschließend auf Seite 3 der Ein-

spruchsschrift: "Schließlich sind auch die Merkmale der weiteren Unteransprü-

che ganz überwiegend schon aus der Druckschrift D1 bekannt."

4. Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat gemäß § 107

Abs. 1 PatG abgesehen.

Melullis

Jestaedt

Scharen

Mühlens

Meier-Beck