BGH Urteil vom 25.03.2003 – X ZR 48/99

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 48/99

Verkündet am: 25. März 2003 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 25. März 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den

Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-Beck

und Asendorf für Recht erkannt:

Unter Zurückweisung der Berufung der Beklagten wird auf die Be-

rufung der Klägerin das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats)

des Bundespatentgerichts vom 1. Dezember 1998 abgeändert:

Das deutsche Patent 43 32 497 wird in vollem Umfang für nichtig

erklärt.

Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Die Beklagten sind Inhaber des deutschen Patents 43 32 497 (Streitpa-

tent), das am 24. September 1993 angemeldet worden ist und ein chirurgisches

Instrument betrifft. Patentanspruch 1 lautet:

"Chirurgisches Instrument mit zwei ineinander verschiebbaren Ele-

menten (6, 7), wobei mit einem verschiebbaren Element (7) zumin-

dest ein Maulteil (10, 11) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,

daß beide Elemente (6, 7) über eine Rasteinrichtung (19, 20) lösbar

miteinander verbunden sind und ein Abstand zwischen dem Ende

des einen verschiebbaren Elements (7) und dem Maulteil (10, 11)

veränderbar, jedoch durch ein Festlegen des zumindest einen

Maulteils (10, 11) unveränderbar ist."

Wegen der Patentansprüche 2 bis 11 wird auf die Patentschrift Bezug

genommen.

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand der Patentansprüche

1 bis 8 sei durch die am 10. März 1993 angemeldete und am 15. September

1994 veröffentlichte ältere deutsche Patentanmeldung (Offenlegungsschrift

43 07 539) vorweggenommen. Sie hat weiter behauptet, die als Anlage M 6 zu

den Akten gereichte Zange der G. nehme den Gegenstand der

Patentansprüche 1 bis 9 vorweg und habe die Merkmale der Patentansprüche

10 und 11 nahegelegt. Derartige chirurgische

Instrumente seien

ihr

- der Klägerin - vor dem Prioritätstag des Streitpatents geliefert und von ihr En-

de 1992 an die A. E. (B... ) weiterverkauft worden. Ferner habe sie

diese Instrumente vom 15. bis 18. Juni 1993 auf der Messe "I. " in H.

ausgestellt. In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hat

die Klägerin eine weitere offenkundige Vorbenutzung (S... ) geltend ge-

macht und dazu Fotokopien aus dem Firmenprospekt "P. UND

F. " vorgelegt.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent im Umfang der Patentan-

sprüche 1 bis 9 für nichtig erklärt. Patentanspruch 10 hat es für nichtig erklärt,

soweit dieser nicht sämtliche Merkmale aus den Patentansprüchen 1 bis 9 ent-

hält. Patentanspruch 11 hat es für nichtig erklärt, soweit er nicht auf den so be-

schränkten Patentanspruch 10 zurückbezogen ist. Im übrigen hat das Bundes-

patentgericht die Klage abgewiesen.

Dagegen wenden sich die Klägerin und die Beklagten mit ihren Berufun-

gen.

Die Klägerin möchte mit ihrer Berufung die vollständige Nichtigerklärung

des Streitpatents erreichen und beruft sich ergänzend zu ihrem bisherigen

Sachvortrag auf ein zerlegbares chirurgisches Instrument, das die M. eG

... in T. zusammen mit der T. M. GmbH in

W. bereits Ende 1992 entwickelt, am 5. März 1993 an die W. in S.

vertrieben

und

mit

dem

Katalog

p 8... " mit dem Druckdatum 1993 noch im Mai 1993 so-

wie auf der Messe "I. " im Juni 1993 angeboten haben soll. Die Beklag-

ten erstreben mit ihrer Berufung die Abweisung der Nichtigkeitsklage und ver-

teidigen das Streitpatent hilfsweise in folgender Fassung seines Patentan-

spruchs 1:

"Chirurgisches Instrument mit einem verschiebbaren Zug- bzw.

Druckelement (7) in einem Rohr (6), wobei mit einem Zug- bzw.

Druckelement (7) zumindest ein Maulteil (10, 11) verbunden ist und

beide Elemente (6, 7) über eine Rasteinrichtung (19, 20) lösbar

miteinander verbunden sind und ein Abstand zwischen dem Ende

des Zug- und Druckelements (7) und dem Maulteil (10, 11) verän-

derbar, jedoch durch ein Festlegen des zumindest einen Maulteils

(10, 11) unveränderbar ist, wobei das Rohr (6) mit einem Zangen-

griff (1) und das Zug- bzw. Druckelement (7) lösbar über eine Halte-

rung (22) mit einem weiteren Zangengriff (2) und beide Zangen-

griffe (1, 2) wiederum über ein Gelenk (3) miteinander verbunden

sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Rasteinrichtung (19, 20)

durch ein Halten des zumindest einen Maulteils in Schließlage und

ein Bewegen der Zangengriffe 1, 2 lösbar ist."

Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Prof. Dr.-Ing. U. B. ,

, eingeholt, das der ge-

richtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung erläutert und er-

gänzt hat. Außerdem hat der Senat durch Vernehmung der Zeugen G. und

H. über die von der Klägerin behauptete offenkundige Vorbenutzung des als

Anlage M 6 zu den Akten gereichten chirurgischen Instruments auf der Messe

"I. " 1993 Beweis erhoben.

Die Berufung der Beklagten ist unbegründet. Dagegen hat die Berufung

der Klägerin Erfolg und führt zur Nichtigerklärung des Streitpatents, da dieses

nicht patentfähig ist (§ 22 Abs. 1, § 21 Abs. 1 Nr. 1, §§ 3, 4 PatG).

I. Patentanspruch 1 des Streitpatents betrifft ein chirurgisches Instru-

ment mit zwei ineinander verschiebbaren Elementen, von denen eines mit min-

destens einem Maulteil verbunden ist. Bei den Maulteilen kann es sich um

Schneiden, Zangen, Klemmen, Pinzetten und dergleichen handeln (Beschrei-

bung Spalte 1, Zeilen 11 - 13). Derartige chirurgische Instrumente werden, wie

der gerichtliche Sachverständige in seinem Gutachten (S. 3 bis 7) dargelegt

hat, im Bereich der minimal-invasiven Chirurgie wie laparoskopischen und tho-

rakoskopischen Operationen eingesetzt, bei denen die chirurgischen Instru-

mente durch Trokarhülsen geführt und zum Einsatz gebracht werden.

Instrumente dieser Art werden entweder als Einmaltrokare oder als wie-

derverwendbare Metalltrokare hergestellt und angeboten, wobei wiederver-

wendbare Trokare nach der Operation gereinigt und sterilisiert werden müssen.

Bei einem Teil derartiger Instrumente ist es erforderlich, bereits während der

Operation Maßnahmen wie das Spülen von Kanälen mit steriler Lösung, Ent-

fernen von Geweberesten und unmittelbar nach dem Eingriff das Zerlegen und

Reinigen des Instruments durchzuführen. Wie sich aus der Beschreibung

(Spalte 1, Zeilen 14 - 21) des Streitpatents ergibt, bezieht sich sein Gegenstand

auf wiederverwendbare Instrumente, die diesem Erfordernis entsprechend auf

einfache Art und Weise in Einzelteile zerlegt und gereinigt werden können.

1. Der Beschreibung des Streitpatents zufolge war am Prioritätstag das

zerlegbare Instrument nach der europäischen Patentanmeldung 0 513 471 be-

kannt, bei dem zumindest ein Maulteil mit dem Zugelement verbunden und im

Zusammenwirken mit einem umfangenden Rohr bewegt wird. An diesem In-

strument wird bemängelt, daß das Maulteil mit dem Zugelement aus dem Rohr

entfernt werden kann (Beschreibung Spalte 1, Zeilen 22 - 27). Bei dem aus der

US-Patentschrift 5 147 357 bekannten Instrument werden der Beschreibung

des Streitpatents zufolge zwei ineinander verschiebbare Elemente über ein

Zwischenstück und einen Verbindungsstift miteinander verbunden; bei diesem

chirurgischen Instrument sieht es die Beschreibung als nachteilig an, daß das

Zwischenstück dem Außenrohr durch eine Schraubverbindung aufgesetzt ist,

so daß ein Lösen des Zwischenstücks von dem Außenrohr zeitaufwendig ist

(Spalte 1, Zeilen 28 - 35). Dies gilt der Beschreibung zufolge auch für das aus

dem deutschen Gebrauchsmuster 92 02 132 bekannte Instrument, bei dem die

beiden Instrumententeile durch eine zwei Teilhülsen verbindende Überwurf-

oder Bajonettverbindung und eine Schraubverbindung lösbar verbunden wer-

den (Spalte 1, Zeilen 36 - 41). An den aus der GB-Patentschrift 2 140 735 und

aus den US-Patentschriften 4 813 407 und 2 113 246 bekannten Instrumenten

bemängelt die Beschreibung des Streitpatents, daß die dort vorgeschlagenen

lösbaren Verbindungen aufwendig zu handhaben und jeweils gesonderte Me-

chanismen

für

das

Festlegen

vorgesehen

sind

(Spalte 1,

Zeilen 42 - 47).

2. Den genannten Mängeln und Nachteilen will das Streitpatent abhelfen

und ein chirurgisches Instrument schaffen, bei dem ein Lösen der Maulteile zu-

sammen mit dem mit ihnen verbundenen Element von dem anderen der beiden

ineinander verschiebbaren Elemente leicht möglich ist. Außerdem soll das Öff-

nen bzw. Schließen des Instruments nicht mehr von dem anderen Element ab-

hängen (Spalte 1, Zeilen 48 - 53).

Dieses Problem wird nach Patentanspruch 1 des Streitpatents gelöst,

indem das chirurgische Instrument wie folgt gestaltet wird:

1. Das Instrument weist zwei ineinander verschiebbare Elemente (6, 7)

auf.

2. Mit dem einen Element (7)

a) ist mindestens ein Maulteil (10, 11) verbunden;

b) zwischen dem Ende des Elements (7) und dem Maulteil besteht

ein Abstand;

c) der Abstand ist veränderbar,

d) jedoch durch Festlegen des zumindest einen Maulteils (10, 11)

unveränderbar.

3. Die Elemente (6, 7) werden durch eine Rasteinrichtung lösbar mit-

einander verbunden.

Wie der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten

und in der mündlichen Verhandlung überzeugend dargelegt hat, ist Fachmann

auf dem hier einschlägigen Gebiet ein Fachhochschulabsolvent mit einem

Schwerpunkt der Ausbildung auf dem Gebiet der Medizin-Mechanik und mit

Kenntnissen in den Fächern Konstruktionslehre und Fertigungstechnik, der

mehrjährig Erfahrung im Entwicklungsbereich gesammelt hat und mit der medi-

zinischen Anwendung von Instrumenten der minimal-invasiven Chirurgie ver-

traut ist (Gutachten S. 12).

Über den Aufbau und die Funktionsweise eines mit den Merkmalen des

Patentanspruchs 1 ausgebildeten chirurgischen Instruments entnimmt der

Fachmann der Beschreibung des Streitpatents zunächst, daß es sich bei den

ineinander verschiebbaren Elementen (Merkmal 1) um ein Zug-/Druckelement

(7) und ein dieses umgreifendes Rohr (6) handeln kann (Beschreibung Spal-

te 2, Zeilen 32 - 34; Spalte 4, Zeilen 47 - 49).

Die Beschreibung des Streitpatents weist den Fachmann ferner darauf

hin, daß die Verbindung des Zug-/Druckelements (7) mit zumindest einem

Maulteil (10, 11; Merkmal 2) bevorzugt durch einen als Kniehebelmechanismus

(Scherenanordnung) ausgebildeten Öffnungs-/Schließmechanismus erfolgen

kann, der einerseits durch ein Gelenk an dem Zug-/Druckelement befestigt

(Spalte 2, Zeilen 12 - 18; Spalte 3, Zeilen 47 - 52) und andererseits mit einer

Drehachse (13) in einem Maulhalter (12) gelagert wird, so daß sich eine auf

das Zug-/Druckelement ausgeübte Kraft in eine Bewegung dieses Elements

umsetzt, die die Scherenanordnung zusammendrückt oder auseinanderzieht,

und auf diese Weise das zumindest eine Maulteil um die Drehachse (13) im

Maulhalter (12) verschwenkt (Beschreibung Spalte 3, Zeilen 56 - 65). Wie der

gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten dargelegt und in

der mündlichen Verhandlung näher erläutert hat, sieht der Fachmann daraus,

daß es sich bei der Drehachse (13) um eine im Maulhalter ortsfest gelagerte

Drehachse handeln muß, da eine in der Schubrichtung des Zug-/Druck-

elements verschiebbare Drehachse (13) nicht in der Lage wäre, die von der

Stange ausgehende Bewegung in eine Schwenkbewegung des Maulteils um-

zusetzen (Gutachten S. 14). Eine solche Ausbildung der Verbindung zwischen

Zug-/Druckstange und Maulteil wird nach der Beschreibung des Streitpatents

zwar bevorzugt, das Streitpatent soll hierauf aber nicht beschränkt sein (Spal-

te 2, Zeilen 15 - 18).

Durch die Verbindung des Endes des Zug-/Druckelements mit dem

Maulteil durch einen zwischen ihnen gelagerten Kniehebelmechanismus

(Merkmal 2 a) weisen diese beiden Teile einen den Bewegungen des Zug-/

Druckelements folgenden und mithin sich ändernden Abstand auf (Merk-

mal 2 b, c). Wird der Kniehebelmechanismus gesperrt, indem das Maulteil

- z.B. von Hand - festgehalten wird, ist nicht nur das Maulteil festgelegt (nicht

mehr verschwenkbar), sondern auch der Abstand festgelegt (unveränderbar;

Merkmal 2 d).

Zur Ausbildung der Rasteinrichtung (Merkmal 3) zieht der Fachmann

nach den Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen grundsätzlich meh-

rere Möglichkeiten in Betracht. Dazu gehören Renkeinrichtungen, die - wie et-

wa Bajonettverschlüsse - durch eine axiale und eine Schwenkbewegung eine

form- und/oder kraftschlüssige Verbindung zwischen den zu verbindenden

Elementen herzustellen in der Lage sind; dazu gehören aber auch Sperrvor-

richtungen, die die zu verbindenden Elemente nur in axialer Richtung form-

und/oder kraftschlüssig lösbar miteinander verbinden. Allerdings weist die Be-

schreibung des Streitpatents den Fachmann an, die Anordnung so zu wählen,

daß einerseits bei einem ungestörten Bewegen des Maulteils das Zug-/Druck-

element in Raststellung verbleibt und andererseits dann, wenn ein Maulteil

festgehalten (festgelegt) und damit auch der Abstand zwischen dem Maulteil

und dem Ende des Zug-/Druckelements festgelegt (unveränderbar) wird, das

Zug-/Druckelement und das andere Element aus ihrer Rastlage gelangen

(Spalte 2, Zeilen 4 - 11). Dies kann nach der Beschreibung in bevorzugter Wei-

se durch die Verwendung des bereits genannten Kniehebelverschlusses als

Öffnungs-/Schließmechanismus geschehen. Für den Fall der Verwendung an-

derer Öffnungs-/Schließmechanismen ist nach der Beschreibung allein wesent-

lich, daß in Gebrauchslage des Instruments der Abstand zwischen dem Ge-

lenk, mit dem die Scherenanordnung an der Zugstange befestigt ist, und der

Drehachse, mit der die Scherenanordnung am Maulhalter festgelegt ist, verän-

derbar ist, daß jedoch bei einem Festlegen des Maulteils dieser Abstand

ebenfalls festgelegt wird und damit bei einer Kraftausübung auf das eine ver-

schiebbare Element dieses aus seiner Raststellung gelangt (Spalte 2, Zeilen 18

- 23).

Nach den überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverstän-

digen in seinem schriftlichen Gutachten und in der mündlichen Verhandlung er-

kennt der Fachmann aus diesen Angaben, daß das Lösen der Elemente des

chirurgischen Instruments auf einfache Weise dadurch erreicht wird, daß durch

das Festlegen eines Maulteils ein auf das Zug-/Druckelement wirkender Druck

auf die Rasteinrichtung gelenkt wird und diese löst, wenn der Druck die Halte-

kraft der Rasteinrichtung überschreitet (Gutachten S. 15). Das deckt sich mit

den Angaben der Beschreibung zur Funktionsweise des Instruments. Danach

befindet sich das Instrument mit geschlossener Rasteinrichtung in Gebrauchs-

lage; das Zug-/Druckelement betätigt die Maulteile über den Öffnungs-/

Schließmechanismus. Soll das Instrument auseinandergenommen werden,

werden die Maulteile in Schließlage gehalten. Dadurch wird der Öffnungs-/

Schließmechanismus festgelegt und die Kniehebelanordnung gesperrt. Werden

jetzt die Zangengriffe bewegt und dadurch ein Druck (Zug) auf die Zugstange

ausgeübt, wirkt dieser auf die Drehachse (13). Da die Drehachse im Maulteil

festgelegt ist, überträgt sich dieser Druck auf das Maulteil und über dieses auf

die mit dem Maulteil verbundene Rasteinrichtung. Diese wird mithin durch die

von der Betätigungsvorrichtung ausgehende Kraft gelöst. Der Fachmann ent-

nimmt diesen Wirkungsangaben, daß die Rasteinrichtung so auszubilden ist,

daß sie durch axiale Bewegungen ein- und ausrastet.

II. Der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 7 des Streitpatents ist

nicht patentfähig, da das Streitpatent in diesem Umfang durch das offenkundig

vorbenutzte und als Anlage M 6 zu den Akten gereichte chirurgische Instrument

der G. vorweggenommen ist (§ 3 Abs. 1 PatG).

1. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des

Senats fest, daß die G. das als M 6 zu den Akten gereichte chirur-

gische Instrument Ende 1992 entwickelt und Anfang 1993 an die Klägerin aus-

geliefert hat, die ihrerseits im Juni 1993 entsprechende Instrumente auf der

Messe "I. " angeboten hat. Dies ist nach dem Ergebnis der Beweisauf-

nahme in einer Weise geschehen, die es erlaubt hat, daß beliebige Dritte und

damit auch die Fachkreise von der technischen Ausbildung dieser Instrumente

Kenntnis nehmen konnten.

Der Zeuge G. hat glaubhaft bekundet, daß er als Inhaber der

G. die Klägerin seit 1990 mit chirurgischen Instrumenten beliefert

hat und von der Klägerin 1992 auf die Entwicklung zerlegbarer chirurgischer In-

strumente für minimal-invasive Chirurgie angesprochen worden ist. Der Zeuge

hat dargelegt, daß er auf die Anregung durch die Klägerin 1992 mit der Ent-

wicklung entsprechender Instrumente begonnen hat und Anfang 1993 mit die-

ser Entwicklung soweit vorangeschritten war, daß die ersten Prototypen des

fertig entwickelten Instruments gefertigt und einem Professor für klinische Tests

übergeben werden konnten. Der Zeuge hat die technische Ausbildung dieses

Instruments dem Senat zeichnerisch dargestellt, wobei der Vergleich mit dem

als Anlage M 6 vorgelegten Instrument zur Überzeugung des Senats ergeben

hat, daß es sich bei der vom Zeugen zeichnerisch dargestellten Entwicklung

und dem Instrument nach der Anlage M 6 um ein und dasselbe chirurgische In-

strument handelt. Die Anlage M 6 wurde dem Zeugen nach der zeichnerischen

Darstellung seiner Entwicklung vorgelegt und von diesem als von ihm auf der

Grundlage der Entwicklungsarbeiten 1992 gefertigtes und der Klägerin gelie-

fertes Instrument identifiziert.

Der Zeuge hat weiter glaubhaft bekundet, daß die Klägerin dieses von

ihm entwickelte Instrument auf der Messe "I. " im Juni 1993 ausstellen

wollte und ihn deshalb gedrängt hat, einen Satz derartiger Instrumente recht-

zeitig herzustellen und an sie auszuliefern, obwohl der Zeuge das Instrument

als Gebrauchsmuster anmelden wollte und dies bis zur Messe nicht mehr mög-

lich war. Der Zeuge hat in diesem Zusammenhang eindringlich geschildert, daß

er von der Klägerin bedrängt wurde, ein komplettes Sortiment entsprechender

Instrumente für den Messebesuch der Klägerin anzufertigen und auszuliefern,

was er schließlich auch getan hat, weil die Klägerin ein guter Kunde war. Der

Zeuge hat schließlich auch bekundet, daß nach der Messe im Spätsommer

1993 in erheblichem Umfang Aufträge der Klägerin eingingen, so daß er, um

die Aufträge ausführen zu können, Material - wie sich der Zeuge ausgedrückt

hat - "im Eilgang" bestellen mußte.

Diese in sich schlüssigen und glaubhaften Bekundungen des Zeugen

G. sind durch den Zeugen H. bestätigt worden.

Der Zeuge H. konnte sich zwar an technische Einzelheiten der auf der

Messe "I. " 1993 in H. von der Klägerin ausgestellten chirurgischen

Instrumente nicht mehr erinnern; die von ihm bei seiner Vernehmung im Se-

natstermin angefertigte Skizze stellte allenfalls in Teilen ein chirurgisches In-

strument von der Art des als Anlage M 6 zu den Akten gereichten Instruments

dar. Der Zeuge konnte sich aber deutlich und in glaubhafter Weise daran erin-

nern, daß die Klägerin auseinandernehmbare chirurgische Instrumente für die

minimal-invasive Chirurgie zur Messe "I. " 1993 durch die G.

hatte entwickeln und anfertigen lassen, daß diese Instrumente rechtzeitig zur

Messe geliefert, auf der Messe ausgestellt und Kunden auf der Theke des

Messestandes gezeigt worden sind. Der Zeuge konnte sich insbesondere in

zeitlicher Hinsicht daran erinnern, daß die Instrumente auf der "I. " 1993

gezeigt wurden, denn nach seiner Erinnerung waren chirurgische Instrumente

für endoskopische und laparoskopische Verfahren auf dieser Messe ein aktu-

elles Thema, so daß die von der Klägerin angebotenen Instrumente Aufsehen

erregten, was sich dem Zeugen eingeprägt hat. Die zeitlich genaue Einordnung

dieser Messe hat der Zeuge auch dadurch vorgenommen, daß er im Vorfeld

seiner Vernehmung in die Firmenunterlagen Einblick genommen hat. Insbe-

sondere konnte er sich daran erinnern, daß es wegen der für die Messe zu

druckenden Kataloge wegen der Abbildungen der Instrumente zeitliche Schwie-

rigkeiten gegeben hatte.

Die Aussagen der Zeugen G. und H. stimmen in ihrem Kern über-

ein und sind in sich stimmig. Der Zeuge G. , der inzwischen sein einzel-

kaufmännisches Unternehmen G. aufgegeben hat und anderweit

beschäftigt ist, hat kein eigenes wirtschaftliches Interesse am Ausgang des

Rechtsstreits. Anhaltspunkte, die zu Zweifeln an seiner Glaubwürdigkeit Anlaß

geben könnten, sind bei seiner Vernehmung nicht hervorgetreten. Zwar ist ein

wirtschaftliches Interesse des Zeugen H. am Ausgang des Rechtsstreits nicht

von der Hand zu weisen, da er Gesellschafter der Klägerin ist. Darüber hinaus

sind aber keine Anhaltspunkte, die Bedenken gegen seine Glaubwürdigkeit be-

gründen könnten, in seiner Vernehmung hervorgetreten; solche sind von den

Beklagten auch nicht geltend gemacht worden. Der Senat hat daher keine Be-

denken, den Aussagen der Zeugen G. und H. zu folgen. Deshalb ist nach

dem Ergebnis der Beweisaufnahme erwiesen, daß die chirurgischen Instru-

mente nach der zu den Akten gereichten Anlage M 6 jedenfalls infolge des Zei-

gens auf der Messe "I. " am Prioritätstag offenkundig vorbenutzt waren

und daher zum Stand der Technik zählten (§ 3 Abs. 1 PatG).

2. Der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 7 des Streitpatents ist

durch das chirurgische Instrument nach Anlage M 6 vorweggenommen.

a) Das mit M 6 bezeichnete Instrument offenbart dem Fachmann zwei

gegeneinander verschiebbare Elemente in Form eines Rohres und einer

Zug-/Druckstange (Patentanspruch 1, Merkmal 1).

Am Ende der gesondert als M 4 vorgelegten Zug-/Druckstange des In-

struments M 6 erkennt der Fachmann zwei Maulteile, die mit der Zug-/Druck-

stange über einen scherenförmigen Öffnungs-/Schließmechanismus verbunden

sind. Daraus folgt, daß sich zwischen dem Ende der Zug-/Druckstange und den

Maulteilen ein Abstand befindet, der infolge der Verwendung eines Scheren-

elements beim Öffnen und Schließen der Maulteile verändert und durch Festle-

gen der Maulteile ebenfalls festgelegt (= unveränderbar) wird (Patentan-

spruch 1, Merkmal 2).

Mit dem Maulhalter dieses Instruments und den Abstand zwischen

Maulhalter und Zug-/Druckstange teilweise übergreifend ist ein geschlitzter

rohrförmiger und mit einer Bohrung versehener Fortsatz des Maulhalters ange-

ordnet, der in einen Kegelstumpf mit einem gegenüber dem Durchmesser der

Zug-/Druckstange etwas größeren Durchmesser übergeht. Dieses Bauteil steht

mit dem Rohr des Instruments in Eingriff, wenn sich das Instrument in zusam-

mengebautem Zustand befindet. Setzt man das Instrument zusammen, rastet

das Bauteil mit seinem kegelstumpfförmigen Ansatz am Rohr ein. Wird das

Maulteil geöffnet und in diesem Zustand festgelegt, verändert sich infolge der

im Maulteil angeordneten Scherenanordnung der Abstand zwischen dem Ende

der Zug-/Druckstange und dem Maulteil. Dabei wird der durch die Schlitze fe-

dernd ausgebildete kegelstumpfförmige Fortsatz am Maulteil in eine korre-

spondierende Ausnehmung am Ende der Zug-/Druckstange gedrückt. Dies hat

zur Folge, daß sich der Umfang des kegelstumpfförmigen Endes des Maulhal-

terfortsatzes verringert, wodurch das bei geschlossenem Instrument bestehen-

de Hintergreifen des kegelstumpfförmigen Endes des Maulhalters hinter eine

Verdickung im umgebenden Rohr freigegeben wird und das Mauteil mit der

Zug-/Druckstange aus dem Rohr entnommen werden kann. Beim Freigeben

der Festlegung öffnet sich das kegelstumpfförmige Ende infolge der Federwir-

kung im Rohr und greift in seiner von der Spitze abgewandten Seite hinter die-

se Verdickung. Damit tritt eine Rastwirkung ein.

Das Instrument verfügt damit über eine Rasteinrichtung, durch die die

gegeneinander verschiebbaren Elemente des chirurgischen Instruments linear

über eine Rasteinrichtung lösbar miteinander verbunden sind (Patentanspruch

1, Merkmal 3). Wie der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Se-

nats dargelegt hat, ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpa-

tents demzufolge durch die offenkundige Vorbenutzung des chirurgischen In-

struments der G. vorweggenommen.

b) Dieses Instrument verfügt, wie ein Blick in den Öffnungs- und

Schließmechanismus zeigt, über eine Kniehebelanordnung zwischen den

Maulteilen und dem Ende des Zug-/Druckelements, der die Maulteile öffnet und

schließt (Patentanspruch 2). An der als M 4 vorgelegten Zugstange sind ein

Gelenk und eine Drehachse zu erkennen, wobei das Zug-/Druckelement mittels

eines Gelenks mit dem Schließmechanismus verbunden ist und die Maulteile

durch eine Drehachse, um die sie schwenken, im Maulhalter festgelegt sind

(Patentansprüche 3 und 4). Die als M 4 vorgelegte Druckstange befindet sich

im Gebrauchszustand des Instruments zudem in seinem Rohr (Patentan-

spruch 5).

Das Instrument weist insbesondere eine Zange auf, deren einer Zan-

gengriff mit dem Rohr und deren anderer Zangengriff lösbar mit der Zug-/

Druckstange verbunden sind; beide Zangengriffe sind durch ein Gelenk ver-

bunden (Patentanspruch 6).

Wie bereits ausgeführt, ist die das Rohr und das Zug-/Druckelement

verbindende Rasteinrichtung an dem den Schließmechanismus umgreifenden

Bauteil ausgebildet und geht mit dem Rohr eine lösbare Rastverbindung ein

(Patentanspruch 7).

Danach ist der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 7 des Streitpa-

tents durch die von der G. entwickelten und von der Klägerin auf

der Messe "I. " Juni 1993 ausgestellten chirurgischen Instrumente nach

Anlage M 6 vorweggenommen.

III. Das Streitpatent ist auch im übrigen für nichtig zu erklären.

Zwar unterscheidet sich der Gegenstand des Streitpatents dadurch von

dem chirurgischen Instrument nach Anlage M 6, daß die am Maulhalter ange-

ordneten Rastmittel nach Patentanspruch 8 des Streitpatents aus Zapfen be-

stehen, die in am Rohr ausgebildete Rastmulden eingreifen sollen. Demgegen-

über ist das am Maulhalter angeordnete Rastmittel bei dem Instrument M 6 ein

auf das Rohr gerichteter, geschlitzter Kegelstumpf, der demzufolge nicht in

Mulden, sondern in eine ringförmige Ausnehmung am Ende des Rohres ein-

greift. Das chirurgische Instrument nach dem Streitpatent ist daher neu, soweit

eine Rasteinrichtung in der Form des Patentanspruchs 8 am Maulhalter bean-

sprucht ist.

Der Gegenstand nach Patentanspruch 8 des Streitpatents beruht jedoch

nicht auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG). Wie der gerichtliche Sachverstän-

dige in der mündlichen Verhandlung auf Nachfrage bestätigt hat, ist die Ausbil-

dung einer Rastverbindung mittels Rastzapfen, die in Rastmulden eingreifen,

eine dem Fachmann naheliegende handwerkliche Maßnahme, wenn er eine

Rasteinrichtung ausbilden will, die sich auf eine linear wirkende Kraft hin öffnen

oder schließen soll.

Nichts anderes gilt für den Gegenstand nach den Patentansprüchen 9

bis 11 des Streitpatents.

Die Patentansprüche 9 und 10 betreffen die Halterung des proximalen

Endes des Zug-/Druckelements in dem beweglichen Teil der Greifzange mittels

eines längenveränderbaren Lochs, in das eine Kugel eingreift, die am Ende der

Stange angeordnet ist (Teil 27 in Fig. 4 des Streitpatents), das auf eine unter

ihm angeordnete Feder abgesenkt werden kann, wobei diese Vorrichtungen im

Handgriff des Zangenteils anzuordnen sind. Die Anordnung von Kugeln am

proximalen Ende des Zug-/Druckelements, die in einen Schlitz eingreifen, um

das Zug-/Druckelement mit einem Zangengriff zu halten, ist beispielsweise aus

der US-Patentschrift 5 147 357 (Fig. 13), der GB-Patentschrift 2 140 735

(Fig. 1) aber auch von dem offenkundig vorbenutzten chirurgischen Instrument

der Anlage M 6 bekannt. Das Bauteil, in das die Kugel eingreift, verschiebbar

anzuordnen und die Verschiebung durch einen federbeaufschlagten (Patentan-

spruch 11) Druckknopf zu ermöglichen, stellt, wie der gerichtliche Sachverstän-

dige in seinem Ergänzungsgutachten dargelegt und in der mündlichen Ver-

handlung zur Überzeugung des Senats näher erläutert hat, eine dem Fach-

mann naheliegende Maßnahme dar, die einen eigenen erfinderischen Gehalt

nicht erkennen läßt.

IV. Die Beklagten verteidigen das Streitpatent auch in der Fassung des

Hilfsantrags ohne Erfolg. Dabei kann dahinstehen, ob der Gegenstand des

Streitpatents in der Fassung des Hilfsantrags bereits in den ursprünglichen

Unterlagen des Streitpatents als zur Erfindung gehörend offenbart ist, denn er

beruht jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG).

Der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung des Hilfsantrags ist

zwar neu, denn bei dem offenkundig vorbenutzten chirurgischen Instrument der

Anlage M 6 wird der Abstand zwischen dem Ende des Zug-/Druckelements und

den Maulteilen durch Verschwenken der Maulteile in geöffneten Zustand fest-

gelegt und sodann die Rasteinrichtung gelöst, während die Festlegung des Ab-

stands beim Gegenstand des Streitpatents nach dem Hilfsantrag bei geschlos-

senem Maulteil erfolgen soll. Die Umkehrung der Bewegungsrichtung der

Maulteile beim Festlegen des Abstands ist jedoch eine naheliegende Maßnah-

me, sobald erkannt ist, daß durch das Festlegen des Abstands ein auf das

Zug-/Druckelement ausgeübter Druck die Rasteinrichtung löst, denn eine im

Maulhalter vorgesehene Scherenanordnung ist auch dann festgelegt, wenn die

Maulteile in geschlossener Stellung festgehalten werden, so daß ein auf das

Zug-/Druckelement ausgeübter Druck auf die Rasteinrichtung wirkt. Besondere

Mittel, die das Lösen der Rasteinrichtung bei geschlossenen Maulteilen bewir-

ken und deren Ausbildung auf erfinderischer Tätigkeit beruhen könnte, werden

in Patentanspruch 1 des Streitpatents in der mit dem Hilfsantrag verteidigten

Fassung nicht beansprucht. Das Rohr des chirurgischen Instruments mit dem

einen Zangengriff und das Zug-/Druckelement mit dem anderen Zangengriff

lösbar zu verbinden und die Zangengriffe um ein Gelenk schwenkbar zu ver-

binden, ist aus dem Stand der Technik bekannt und läßt auch in Kombination

mit den sonstigen Merkmalen des Patentanspruchs 1 in der mit dem Hilfsantrag

verteidigten Fassung keine erfinderische Tätigkeit erkennen.

V. Die Berufung der Beklagten ist demzufolge zurückzuweisen und das

Streitpatent auf die Berufung der Klägerin in vollem Umfang für nichtig zu erklä-

ren.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG, §§ 91, 97 ZPO.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf