BGH Urteil vom 13.05.2003 – X ZR 226/00
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
in dem Rechtsstreit
Verkündet am: 13. Mai 2003 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
Nachschlagewerk: BGHZ: BGHR: ja
ja
ja
Momentanpol
GebrMG (1986) § 5 Abs. 1
Daß die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung über die ursprüngli-
che Patentanmeldung hinausgeht, steht der Wirksamkeit der Abzwei-
gung als solcher nicht entgegen. Aus Änderungen, die gegenüber der
Patentanmeldung eine Erweiterung bedeuten, können jedoch auch hier
Rechte nicht hergeleitet werden.
GebrMG (1986) § 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 1
Ein Rechtssatz des Inhalts, daß der Gebrauchsmusterinhaber im Ver-
letzungsstreit nur dann einen eingeschränkten Schutz geltend machen
kann, wenn eingeschränkte Schutzansprüche beim Patentamt einge-
reicht worden sind, besteht nicht.
BGH, Urt. v. 13. Mai 2003 - X ZR 226/00 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 13. Mai 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die
Richter Scharen, Keukenschrijver, Dr. Meier-Beck und Asendorf
für Recht erkannt:
Auf die Revision des Klägers wird das am 25. Oktober 2000 ver-
kündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe
aufgehoben.
Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung,
auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungs-
gericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Der Kläger war Inhaber eines in der Zwischenzeit widerrufenen, eine
"landwirtschaftliche Mäh- und Heumaschine" betreffenden europäischen
Patents sowie des im Jahr 1997 durch Zeitablauf erloschenen, aus der
europäischen Patentanmeldung abgezweigten deutschen Gebrauchsmusters
89 ... (Klagegebrauchsmusters). Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmu-
sters lautet:
"Mäh- oder Heumaschine mit mindestens einem rotieren[d] antreib-
baren Mäh- oder Rechwerk (12, 22), das mit als Mähmesser oder
als Rechzinken ausgebildeten, eine Arbeitsebene definierenden
Werkzeugen versehen und mittels einer Ausgleichsvorrichtung (A1,
A2, A3, A4) an einem mit einem Schlepper verbindbaren Tragge-
stell abgestützt und um mindestens eine quer zur Fahrtrichtung
verlaufende Schwenkachse schwenkbar ist, wobei die Schwenk-
achse des Mäh- oder Rechwerks (12, 22) durch einen unterhalb der
Arbeitsebene angeordneten Momentanpol (M) verläuft, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Anordnung des Momentanpols (M) derart
erfolgt, daß in Betriebsstellung die Vorderseite (12‘) des Mäh- oder
Rechwerks (12, 22) bei Vorwärtsfahrt beim Auftreffen auf ein Hin-
dernis gewichtsentlastet hochschwenkt und der Momentanpol (M)
in Fahrtrichtung nicht vor der Vorderseite (12‘) des Mäh- oder
Rechwerks (12, 22) liegt."
Die Klägerin stellt eine Mähmaschine her und vertreibt diese unter der
Bezeichnung "... heuer". Der Kläger hat hierin eine Verletzung seiner
Schutzrechte gesehen und die Beklagte deshalb auf Unterlassung, Auskunft
und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Das
Landgericht hat der Klage stattgegeben, soweit sie auf das europäische Patent
gestützt war; soweit sie auf das Klagegebrauchsmuster gestützt war, hat es sie
abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die
Klage in vollem Umfang abgewiesen. Der Senat hat die hiergegen gerichtete
Revision des Klägers insoweit angenommen, als diese sich gegen die
Bestätigung der Abweisung der Klage aus dem Klagegebrauchsmuster richtete.
In diesem Umfang hat er den Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen (Sen.Urt. v. 23.9.1999
- X ZR 57/97, auszugsweise veröffentlicht in der Schulte-Kartei PatG 139.42 Nr.
22). Der Kläger hat sein Schadensersatzfeststellungs- und Auskunftsbegehren
weiterverfolgt. Die Beklagte hat die Zurückweisung der Berufung begehrt und
sich im wesentlichen darauf gestützt, daß das Klagegebrauchsmuster nicht
schutzfähig und nicht durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt sei.
Daraufhin hat der Kläger das Gebrauchsmuster hilfsweise mit eingeschränkten
Schutzansprüchen geltend gemacht, die er als durch die ursprüngliche
Offenbarung gedeckt, schutzfähig und durch die Mähmaschine der Beklagten
verletzt angesehen hat. Das Berufungsgericht hat die Berufung zurückgewie-
sen. Mit der Revision begehrt der Kläger die Aufhebung des angefochtenen
Urteils und die Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Die
Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils
und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, dem auch die
Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen ist.
I. Das Berufungsgericht hat einen Schutz durch das Klagegebrauchsmu-
ster als nicht begründet angesehen, soweit sich der Kläger auf dessen
Schutzansprüche in der der Eintragung zugrunde liegenden Fassung gestützt
hat. Es hat - im Anschluß an eine entsprechende Feststellung der Technischen
Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts im Einspruchsverfahren
gegen das europäische Patent - festgestellt, daß die Merkmale des kennzeich-
nenden Teils des Schutzanspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters durch die
ursprüngliche Offenbarung nicht gedeckt seien. Diese
tatrichterliche
Feststellung wird von der Revision nicht angegriffen. Damit können aber, wie
das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, die vom Kläger weiterhin
verfolgten Klageansprüche nicht auf das Gebrauchsmuster
in seiner
eingetragenen Fassung gestützt werden.
II. 1. Das Berufungsgericht hat weiter ausgeführt, auch die vom Kläger im
Verfahren hilfsweise geltend gemachten Schutzansprüche könnten an der
Klageabweisung nichts ändern, weil deren Einreichung nicht zu einer
Veränderung der Schutzrechtslage führe. Der Gegenstand des Gebrauchsmu-
sters werde durch die Schutzansprüche in der eingetragenen Fassung
gekennzeichnet. Die "Hilfsansprüche" seien nicht zu den Gebrauchsmusterun-
terlagen gelangt und der eingetragenen Fassung des Klagegebrauchsmusters
nicht zu entnehmen. Ein Gebrauchsmusterschutz könne aus ihnen nicht
hergeleitet werden.
2. Diese rechtliche Beurteilung greift die Revision mit Erfolg als von
Rechtsfehlern beeinflußt an.
a) Dabei ist für das Revisionsverfahren mangels abweichender Feststel-
lungen im Berufungsurteil davon auszugehen, daß der Gebrauchsmusterschutz
so, wie er durch den Kläger im vorliegenden Rechtsstreit hilfsweise geltend
gemacht wird, durch die ursprüngliche Offenbarung in den Anmeldeunterlagen
des europäischen Patents gedeckt ist und daß sich der Kläger deshalb zur
Beseitigung der Erweiterung grundsätzlich auf diese Schutzansprüche
zurückziehen konnte. Weiter ist davon auszugehen, daß sich der nunmehr
geltend gemachte Schutzumfang innerhalb des Schutzbereichs hält, wie er sich
nach § 12a GebrMG aus den der Eintragung zugrunde liegenden Schutzan-
sprüchen im Fall ihrer Schutzfähigkeit hätte ergeben können.
b) Es steht der Wirksamkeit der Abzweigung und der auf dieser beru-
henden Gebrauchsmustereintragung auch nicht entgegen, daß die abgezweigte
Gebrauchsmusteranmeldung
über
die
europäische Patentanmeldung
hinausging. Der Auffassung, daß ein solches Hinausgehen die Abzweigung
insgesamt unwirksam mache (so BPatGE 34, 14 = GRUR 1993, 963; Mes PatG
§ 5 GebrMG Rdn. 5; Loth § 5 GebrMG Rdn. 11), vermag der Senat nicht
beizutreten (so im Ergebnis auch Kraßer GRUR 1993, 223, 230 und diesem
folgend Benkard PatG GebrMG 9. Aufl. § 5 GebrMG Rdn. 4; Busse PatG 5.
Aufl. § 5 GebrMG Rdn. 11; jetzt wohl auch Bühring GebrMG 6. Aufl. § 5 Rdn.
31). Aus der gesetzlichen Regelung in § 5 Abs. 1 Satz 1 GebrMG folgt eine
solche Unwirksamkeit nicht; für eine so weitreichende dem Gebrauchsmuster-
anmelder nachteilige Rechtsfolge besteht auch keine sachliche Notwendigkeit.
§ 4 Abs. 6 Satz 2 GebrMG 1986 (jetzt § 4 Abs. 5 Satz 2 GebrMG) bestimmt,
daß aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, Rechte
nicht hergeleitet werden können. Auch wenn sich diese Bestimmung
unmittelbar nur auf das Verhältnis von Änderungen gegenüber der ursprüngli-
chen Gebrauchsmusteranmeldung bezieht, stellt sie doch für den Fall von
Änderungen der abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung gegenüber der
ursprünglichen Patentanmeldung die sachlich angemessene Regelung dar; sie
zieht aus anläßlich der Abzweigung unterlaufenen Fehlern die erforderlichen,
aber auch im Interesse der Öffentlichkeit ausreichenden Folgerungen und
vermeidet es insbesondere, sie mit übermäßigen, in der Sache nicht gebotenen
Konsequenzen zu belasten. Das Berufungsgericht hat dies im rechtlichen
Ausgangspunkt ersichtlich nicht anders gesehen.
c) Dem Berufungsgericht kann jedoch nicht in seiner Auffassung beige-
treten werden, daß der Gebrauchsmusterschutz so, wie er durch den Kläger im
vorliegenden Rechtsstreit hilfsweise geltend gemacht wird, deshalb nicht zur
Grundlage der Klageanträge gemacht werden könne, weil entsprechende
Schutzansprüche nicht zu den Unterlagen des Gebrauchsmusters eingereicht
worden seien. Ein Rechtssatz des Inhalts, daß der Gebrauchsmusterinhaber im
Verletzungsstreit nur dann einen eingeschränkten Schutz geltend machen
könne, wenn eingeschränkte Schutzansprüche beim Patentamt eingereicht
worden sind, besteht nämlich nicht.
Wer wegen Verletzung eines Gebrauchsmusters in Anspruch genommen
wird, kann - anders als beim Patent - nicht nur in einem gesonderten
behördlichen Verfahren (§§ 16 f. GebrMG 1986), sondern auch im Verletzungs-
streit geltend machen, daß Gebrauchsmusterschutz nach § 11 GebrMG durch
die Eintragung nach § 13 Abs. 1 GebrMG nicht begründet worden ist (vgl.
Busse, PatG 5. Aufl. vor § 15 GebrMG Rdn. 11). Dabei dient das weitgehend an
das Patentnichtigkeitsverfahren angelehnte Gebrauchsmusterlöschungsverfah-
ren ähnlich wie jenes der allgemeinverbindlichen Klärung der Rechtsbeständig-
keit des Gebrauchsmusters. Mit der Berufung auf die fehlende Begründung von
Gebrauchsmusterschutz nach § 13 Abs. 1 GebrMG im Verletzungsstreit ist dem
aus dem Gebrauchsmuster in Anspruch Genommenen demgegenüber ein
einfaches Mittel an die Hand gegeben, sich im Prozeß unmittelbar auf einen
Sachverhalt zu berufen, den er an sich auf aufwendigere Weise auch im
Löschungsverfahren geltend machen könnte. Diese Möglichkeit dient damit
allein der Verteidigung im Verletzungsrechtsstreit, anders als das Löschungs-
verfahren aber nicht einer - im Umfang der Löschung - allgemeinverbindlichen
Klärung der Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Gebrauchsmu-
sterschutz besteht. Deshalb besteht kein Anlaß und keine Notwendigkeit, die
Prüfung der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters im Verletzungsstreit
über das für die Sachentscheidung Erforderliche hinaus auszudehnen. Es
genügt deshalb zu prüfen, ob sich der Gebrauchsmusterinhaber auf eine durch
die maßgebliche ursprüngliche Offenbarung gestützte und im Rahmen der der
Gebrauchsmustereintragung zugrunde liegenden Schutzansprüche liegende
Fassung des Schutzbegehrens zurückgezogen hat, die die angegriffene, Dritten
nach § 11 Abs. 1 Satz 2 GebrMG verbotene Handlung erfaßt. Dagegen besteht
für die Entscheidung des Verletzungsstreits keine Notwendigkeit, den
Gebrauchsmusterinhaber in Form einer wie auch immer gearteten, gegenüber
der Allgemeinheit verbindlichen Erklärung darauf festzulegen, wieweit er das
Gebrauchsmuster verteidigen will. Will der als Verletzer
in Anspruch
Genommene - etwa aus Gründen einer über den Einzelfall hinausgehenden
Rechtssicherheit - das erreichen, so steht es ihm frei, von sich aus das
Gebrauchsmusterlöschungsverfahren zu betreiben;
ist andererseits der
Gebrauchsmusterinhaber daran interessiert, gegenüber der Allgemeinheit von
sich aus zu erklären, wieweit er das Gebrauchsmuster verteidigen will, so kann
er sich hierfür der von der Praxis entwickelten Instrumente bedienen. Maßstäbe
dafür, welche Verhaltensweisen dem Gebrauchsmusterinhaber auf die
Geltendmachung mangelnder Rechtsbeständigkeit im Verletzungsprozeß zur
Verfügung stehen, lassen sich hieraus nicht ableiten. Da das Verhalten der
Parteien im Verletzungsprozeß keine Auswirkungen für die Allgemeinheit
entfaltet, stellt sich das von der Beklagten angesprochene Rechtssicherheits-
problem von vornherein nicht.
Den sich hiernach für die Geltendmachung eingeschränkten Schutzes
ergebenden Anforderungen hat der Kläger dadurch genügt, daß er hilfsweise
Anspruchsfassungen formuliert hat, deren Schutzfähigkeit er behauptet hat und
unter die nach seinem Vortrag die angegriffene Mähmaschine der Beklagten
fällt.
III. Das Berufungsurteil kann demnach keinen Bestand haben. Das
Berufungsgericht wird bei seiner erneuten Befassung mit der Sache zu prüfen
haben, ob der geltend gemachte Schutz eine durch die ursprüngliche
Offenbarung gedeckte Beschränkung darstellt und sich im Rahmen der der
Eintragung zugrunde liegenden Schutzansprüche des Klagegebrauchsmusters
hält. Soweit dies zu bejahen ist, wird es - solange nicht eine nach § 19 Satz 3
GebrMG bindende Entscheidung vorliegt - zu prüfen haben, ob das
Gebrauchsmuster in diesem Umfang schutzfähig war.
Melullis
Scharen
Keukenschrijver
Meier-Beck
Asendorf