BGH Urteil vom 30.09.2003 – X ZR 114/00

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 114/00

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: BGHZ: nein

ja

Verkündet am: 30. September 2003 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

ZPO § 286 G

Blasenfreie Gummibahn II

Nach den Grundsätzen von Treu und Glauben kann sich eine Verpflichtung der beweisbelasteten Partei ergeben, dem Gegner gewisse Informationen zur Er- leichterung seiner Beweisführung zu bieten, wozu namentlich die Spezifizierung von Tatsachen gehören kann, wenn und soweit diese der mit der Beweisfüh- rung belasteten Partei nicht oder nur unter unverhältnismäßigen Erschwerun- gen zugänglich sind, während ihre Offenlegung für den Gegner sowohl ohne weiteres möglich als auch zumutbar erscheint. Dieser Grundsatz findet auch im Patentverletzungsprozeß Anwendung.

BGH, Urt. v. 30. September 2003 - X ZR 114/00 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 30. September 2003 durch den Richter Prof. Dr. Jestaedt als

Vorsitzenden, die Richter Scharen und Keukenschrijver, die Richterin Mühlens

und den Richter Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das am 11. Mai 2000 verkün-

dete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf

aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu anderweiter Verhandlung und Entschei-

dung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Be-

rufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin ist Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an dem am

13. September 1990 angemeldeten, u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patents 0 433 563 (Klagepatent). Das Kla-

gepatent betrifft ein "Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien, kalandrierten

Gummibahn". Es umfaßt drei Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautete in der

erteilten Fassung:

"Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien, kalandrierten

Gummibahn, in dem man der noch ungehärteten Gummimasse,

vor der Vulkanisation, eine Fraktion vulkanisierten, zerkleinerten

Materials mit unregelmäßiger Grundstruktur in räumlich gleich-

mäßiger Verteilung beimischt, wobei man eine durch Siebanaly-

se ermittelbare Partikelgröße des Materials von 0,7 mm ±

0,1 mm wählt bei einer Dosierung von 1-4 Gew. %, bezogen auf

das Gesamtmischungsgewicht, und wobei man anschließend

das Gemisch ausvulkanisiert."

Die Beklagte hat das Klagepatent mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen.

In diesem Verfahren hat der erkennende Senat durch Urteil vom 24. September

2003 das Klagepatent dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß sein Patentan-

spruch 1 die folgende Fassung erhalten hat, auf die sich die Patentansprüche 2

und 3 zurückbeziehen:

"1. Verfahren zur Herstellung einer Gummibahn mit folgenden

Verfahrensschritten:

- der noch ungehärteten Gummimasse wird vor der Vulkani-

sation eine Fraktion vulkanisierten, zerkleinerten Materials

mit unregelmäßiger Grundstruktur in räumlich gleichmäßi-

ger Verteilung beigemischt, die eine durch Siebanalyse er-

mittelbare Partikelgröße des Materials von 0,7 mm ±

0,1 mm in einer Menge von 1-4 Gew. %, bezogen auf das

Gesamtmischungsgewicht aufweist,

- das so erhaltene Gemisch wird kalandriert

- und anschließend ausvulkanisiert,

- so daß die so hergestellte Gummibahn blasenfrei ist."

Die Beklagten bringen unter der Bezeichnung "M. -P. " Bodenbelä-

ge in verschiedenen Ausführungsvarianten in den Verkehr, u.a. unter der Be-

zeichnung "M. -Pu. ". Die Klägerin behauptet, daß dieser Bodenbelag

nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt worden sei. Bei dem Bo-

denbelag der Beklagten sei eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgröße

des Materials von 0,7 mm ± 0,1 mm gewählt worden und eine Dosierung von

1-4 Gew. % bezogen auf das Gesamtmischungsverhältnis. Sie trägt außerdem

vor, ihre Analysen des angegriffenen Bodenbelages hätten ergeben, daß (nur)

mindestens 65 Gew. % des Einstreukorns eine Partikelgröße von 0,6 mm bis

0,8 mm habe und höchstens 35 Gew. % außerhalb dieses Bereichs liege, wo-

bei die Größe dieser Partikel im Bereich bis zu 1,8 mm und unterhalb von

0,6 mm betrage, und die mindestens 65 Gew. % von Partikeln mit einer Größe

von 0,7 mm ± 0,1 mm einen Mengenanteil von mindestens 1,2 Gew. % und

höchstens 2 Gew. % bezogen auf das Gesamtgewicht und die beigemischten

Partikel insgesamt nicht über 4 Gew. % bezogen auf das Gesamtgewicht aus-

machten.

Die Beklagten haben demgegenüber geltend gemacht, daß die von ihnen

als Ausgangsstoff eingesetzte "noch ungehärtete" Gummimasse aufgrund ihrer

Mischung und ihres Herstellungsvorganges nicht zur Blasenbildung neige. Dem

hier in Rede stehenden Produkt "M. -Pu. " würden vulkanisierte, zer-

kleinerte Kautschukpartikel lediglich aus optischen Gründen zur Erzeugung ei-

nes bestimmten Erscheinungsbildes des fertigen Belages beigefügt.

Das Landgericht hat die Klage, mit der die Klägerin von den Beklagten

Unterlassung und Rechnungslegung sowie die Feststellung der Schadenser-

satzpflicht der Beklagten verlangt, abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist

ohne Erfolg geblieben.

Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie weiterhin ihr

Klageziel verfolgt. Die Beklagten treten dem Rechtsmittel entgegen.

Die zulässige Revision hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung

des angefochtenen Urteils und Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Be-

rufungsgericht.

I. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer blasenfrei-

en kalandrierten Gummibahn. Das Klagepatent bezeichnet es als üblich, zur

Herstellung von Elastomer-Bahnenwerkstoffen und von bahnenförmigen Dich-

tungsmaterialien im Kalandrierverfahren einen Rohling entsprechender Dicke

herzustellen und diesen sodann einem kontinuierlichen Vulkanisationsprozeß

zu unterziehen. Dabei entstehe jedoch kein blasenfreier Rohling, weil sich im

Kalandrierverfahren vorgebildete Blasen in der Rohlingsbahn im Fertigerzeug-

nis nachteilig bemerkbar machten; insbesondere träten Ausschuß und Fehler-

stellen auf, die bei Flachdichtungen die Funktionsfähigkeit gefährdeten. Durch

das Klagepatent soll demgegenüber ein Verfahren zur Verfügung gestellt wer-

den, mit dem ohne sonstige Qualitätsverluste blasenfreie kalandrierte Gummi-

bahnen hergestellt werden können (Beschreibung S. 2 Z. 24-27).

Der im Nichtigkeitsverfahren neugefaßte Patentanspruch 1 läßt sich wie

folgt gliedern:

(1) Der noch ungehärtete Gummimasse wird beigemischt

(1.1) eine Fraktion vulkanisierten Materials

(1.2) in räumlich gleichmäßiger Verteilung

(1.3) in einer Dosierung von 1-4 Gew.% , bezogen auf das Gesamt-

mischungsgewicht.

(2) Das beigemischte vulkanisierte Material

(2.1) ist zerkleinert,

(2.1.1) weist eine Partikelgröße von 0,7 mm ± 0,1 mm auf und

(2.2) hat eine unregelmäßige Grundstruktur.

(3) Das so erhaltene Gemisch

(3.1) wird kalandriert

(3.2) und anschließend ausvulkanisiert,

(3.3) so daß die hergestellte Gummibahn blasenfrei ist.

II. Das Berufungsgericht hat bei der Auslegung des Klagepatents auf das

Beispiel 1 und den in Patentanspruch 1 gegebenen Hinweis abgestellt, daß die

hergestellte Gummibahn blasenfrei sein solle; in Verbindung mit den Ausfüh-

rungen in der Klagepatentschrift S. 2 Z. 12-16, wonach die Anzahl und Größe

der störenden Blasen verknüpft sei mit Art und Mischungszusammensetzung

sowie Viskosität der herzustellenden Bahnen, wobei dem Hersteller durch ent-

sprechende Anforderungen Grenzen gesetzt seien, die technischer, optischer

oder auch wirtschaftlicher Natur sein könnten, führe dies den Fachmann zu

dem Verständnis, daß es sich bei der in Merkmal 1 genannten noch ungehär-

teten Gummimasse als Ausgangsmaterial des erfindungsgemäßen Verfahrens

zwingend um eine solche Gummimasse handeln müsse, die aufgrund ihrer Art

und Mischungszusammensetzung an sich, d.h. ohne weitere Maßnahmen zur

Blasenbildung neige.

Die Fassung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents durch den erken-

nenden Senat unterscheidet sich von derjenigen des erteilten Patents dadurch,

daß sie weitere Angaben zu Merkmalen der anspruchsgemäßen Problemlösung

macht. Sie enthält den weiteren Verfahrensschritt des Kalandrierens des Ge-

mischs vor dem Ausvulkanisieren sowie eine Festlegung dahin, daß das Ver-

fahrenserzeugnis, die Gummibahn, infolge der Durchführung des Verfahrens

blasenfrei ist. Mit der Formulierung "so daß" im Zusammenhang mit der Be-

schreibung des durch das patentgemäße Verfahren zu erhaltenden Erzeugnis-

ses wird danach zum Ausdruck gebracht, daß das Erzeugnis maßgeblich zu-

mindest auch auf diesen Maßnahmen beruhen muß, d.h. daß die weiteren

Maßnahmen jedenfalls im Sinne nicht hinweg zu denkender Bedingungen für

die Blasenfreiheit mitursächlich sein müssen.

Diese neue Fassung ist für die Bestimmung des Schutzbereichs maß-

geblich. Sowohl für die Prüfung der Patentfähigkeit als auch als Grundlage für

die Schutzbereichsbestimmung ist der Patentanspruch so zu deuten, wie ihn

der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter

Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung versteht (Sen.Urt. v.

7.11.2000 - X ZR 145/98, GRUR 2001, 232, 233 - Brieflocher m.w.N.). Maß-

geblich ist danach, welchen Begriffsinhalt das Patent bei unbefangener Erfas-

sung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln einem

vorgeschlagenen Merkmal zuweist (Sen.Urt. v. 4.11.1997 - X ZR 18/95 - Säma-

schine; Bausch, Nichtigkeitssprechung in Patentsachen I S. 424, 428).

Nach diesen Grundsätzen ist die Auslegung von Patentanspruch 1, die

das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, im Ergebnis,

gemessen an der Fassung, die der Patentanspruch 1 im Urteil des Senats vom

24. September 2003 gefunden hat, jedenfalls insoweit revisionsrechtlich nicht

zu beanstanden, als Patentanspruch 1 voraussetzt, daß das Verfahrenserzeug-

nis, die Gummibahn, zumindest auch infolge der Durchführung des vorgeschla-

genen Verfahrens blasenfrei ist und daß die in Patentanspruch 1 vorgesehenen

Maßnahmen zumindest (mit)ursächlich für das Ergebnis, die blasenfreie, kalan-

drierte Gummibahn sein müssen. Daraus folgt umgekehrt, daß Verfahrenser-

zeugnisse, die ohne Anwendung dieser Maßnahmen blasenfrei sind, nicht in

den Gegenstand von Patentanspruch 1 des Klagepatents fallen.

III. Das Berufungsgericht hat ferner angenommen, dem Vorbringen der

Klägerin sei nicht zu entnehmen, daß der von den Beklagten unter der Be-

zeichnung "M. -Pu. " vertriebene Bodenbelag nach dem erfindungs-

gemäßen Verfahren hergestellt worden sei. Es fehle an einer substantiierten

Darlegung der Klägerin, daß der angegriffene Bodenbelag als Ausgangsmateri-

al eine noch ungehärtete Gummimasse im Sinne der Erfindung beinhalte, die

nach ihrer Art und Zusammensetzung beim anschließenden Kalandrieren und

Vulkanisieren zur Blasenbildung neige. Die Klägerin habe dies zwar pauschal

unter Sachverständigenbeweis behauptet, es fehle jedoch jeglicher konkrete

Sachvortrag der Klägerin dazu, wie denn die bei dem angegriffenen Bodenbe-

lag als Ausgangsmaterial eingesetzte ungehärtete Gummimasse im einzelnen

zusammengesetzt und wie sie hergestellt worden sei. Der Umstand, daß bei

der Herstellung des angegriffenen Produkts der ungehärteten Gummimasse

noch eine Fraktion vulkanisierten zerkleinerten Materials beigemischt worden

sei, zwinge nicht zu der Annahme, daß dies nur deshalb erfolgt sein könne, um

"Blasenfreiheit" zu erreichen. Dieses Ergebnis könne auch auf andere Weise

erreicht werden und es gebe auch andere sinnvolle Gründe der Beimischung

einer solchen Fraktion, beispielsweise könne eine solche Beimischung erfolgen,

weil aus optischen Gründen ein bestimmtes Erscheinungsbild erzeugt werden

solle.

Dies hält revisionsrechtlicher Prüfung nicht stand. Die Revision rügt zu

Recht, daß das Berufungsgericht die Darlegungs- und Beweislast verkannt hat.

Die Klägerin hat vorgetragen, der Bodenbelag der Beklagten, der un-

streitig aus kalandriertem Synthesekautschuk besteht und bei dem vor dem

Kalandrieren der ungehärteten Gummimasse vulkanisiertes, zerkleinertes Mate-

rial in gleichmäßiger Verteilung beigemischt worden ist und der nach dem Ka-

landrieren ausvulkanisiert worden ist, sei in einem Verfahren hergestellt wor-

den, bei dem von allen Merkmalen des Klagepatents Gebrauch gemacht wor-

den sei. Damit ist der Tatbestand einer Patentverletzung schlüssig dargelegt

worden. Wenn die Beklagten demgegenüber geltend machen wollten, zwar

werde das Verfahrenserzeugnis "blasenfreie Gummibahn" erreicht, es würden

auch die in Patentanspruch 1 vorgesehenen Maßnahmen durchgeführt, diese

seien aber für die Blasenfreiheit, die aufgrund anderer Gegebenheiten erzielt

werde, nicht (mit)ursächlich, sondern dienten anderen Zwecken, so war es ihre

Sache, hierzu näher vorzutragen.

Zwar hat im Verletzungsprozeß - außerhalb des Anwendungsbereichs

des § 139 Abs. 3 PatG, dessen Voraussetzungen hier nicht festgestellt sind -

der Kläger die Darlegungs- und Beweislast für alle anspruchsbegründenden

Tatsachen. Die Klägerin hatte jedoch unter Beweisantritt ausdrücklich vorgetra-

gen, daß das von den Beklagten verwendete Ausgangsmaterial eine ungehär-

tete Gummimasse im Sinne des Anspruchs 1 des Klagepatents darstellt, d.h.

daß dieses zur Blasenbildung neige. Weiterer Vortrag dazu war jedenfalls nach

den auch im Prozeßrecht zu beachtenden Grundsätzen von Treu und Glauben

von der Klägerin als der grundsätzlich beweisbelasteten Partei nicht zu verlan-

gen. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, daß sich

unter bestimmten Voraussetzungen bei Beachtung dieser Grundsätze eine

Verpflichtung der nicht beweisbelasteten Partei ergeben kann, dem Gegner

gewisse Informationen zur Erleichterung seiner Beweisführung zu bieten, wozu

namentlich die Spezifierung von Tatsachen gehören kann, wenn und soweit

diese der mit der Beweisführung belasteten Partei nicht oder nur unter unver-

hältnismäßigen Erschwerungen zugänglich sind, während ihre Offenlegung für

den Gegner sowohl ohne weiteres möglich als auch zumutbar erscheint (vgl.

Urt. v. 27.1.1994 - I ZR 326/91, GRUR 1995, 693, 697 - Indizienkette m.w.N.

auf die st. Rspr.). Diese Grundsätze finden auch im Patentverletzungsverfahren

Anwendung.

Jedenfalls danach ist es der Klägerin nicht zuzumuten, den Vortrag der

Beklagten, das von ihnen eingesetzte Ausgangsmaterial entspreche schon

nicht demjenigen des Klagepatents, zu widerlegen. Den Beklagten als Herstel-

lern des Produkts war es ohne weiteres möglich anzugeben, wodurch sich von

ihnen eingesetztes Ausgangsmaterial von demjenigen des Klagepatents unter-

scheide. Die Klägerin konnte Angaben dazu nur aufgrund aufwendiger Materi-

alanalysen machen. Das Berufungsgericht durfte danach den Vortrag der Klä-

gerin, daß das von den Beklagten verwendete Ausgangsmaterial eine unge-

härtete Gummimasse im Sinne des Merkmals 2 des Anspruchs 1 des Klage-

patents darstelle, nicht als unsubstantiiert zurückweisen und die Benutzung die-

ses Merkmals nicht von vornherein verneinen.

Das Berufungsgericht wird dies nunmehr zu prüfen und weiter Feststel-

lungen dazu zu treffen haben, ob eine Benutzung der übrigen Merkmale des

neuen Patentanspruchs 1 des Klagepatents zu bejahen ist.

Jestaedt

Scharen

Keukenschrijver

Mühlens

Asendorf