BGH Urteil vom 10.02.2004 – X ZR 55/00

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 55/00

in der Patentnichtigkeitssache

Verkündet am: 10. Februar 2004 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 10. Februar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis

und die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 23. November 1999 verkündete Urteil

des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird

auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des unter anderem mit Wirkung

für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 667 931,

das auf einer Anmeldung vom 29. April 1993 beruht, mit der eine

US-amerikanische Priorität vom 10. November 1992 in Anspruch genommen

worden ist. Patentanspruch 1 des in der Verfahrenssprache Deutsch erteilten

und am 25. September 1996 veröffentlichten Streitpatents lautet (ohne Bezugs-

zeichen):

"Verfahren zur Herstellung einer Kolben-Zylinder-Einheit, mit min-

destens einer Zylinderinnenfläche und mindestens einem in der Zy-

linderinnenfläche gleitend geführten Kolben, wobei an mindestens

einer zylindrischen Oberfläche ein Dichtring angelegt wird und

Dichtring und Oberfläche relativ zueinander verschiebbar angeord-

net werden und wobei die Enden jeder Zylinderinnenfläche mit me-

chanischen Mitteln abgedichtet werden, wobei mindestens die zy-

lindrischen Oberflächen, gegen die ein Dichtring angelegt wird,

nach einer groben Vorbearbeitung mit Kunststoff beschichtet wer-

den, der durch Erwärmung vernetzt wird,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß als Kunststoff ein

dreidimensional vernetzender Duroplaststaub oder -pulver in einer

(cid:0)(cid:2)(cid:1)(cid:4)(cid:3)(cid:6)(cid:5)(cid:4)(cid:7)(cid:9)(cid:8)(cid:11)(cid:10)(cid:13)(cid:12)(cid:15)(cid:14)(cid:17)(cid:16)(cid:19)(cid:18)(cid:21)(cid:20)

(cid:14)(cid:22)(cid:18)(cid:24)(cid:23)(cid:26)(cid:25)(cid:11)(cid:27)

(cid:0)(cid:2)(cid:1)(cid:28)(cid:18)(cid:4)(cid:29)(cid:31)(cid:30)! (cid:13)"(cid:4)#

(cid:30)$(cid:18)(cid:4)(cid:29)(cid:11)%

Schichtdicke von bis zu 500

weitere Komponenten, von denen mindestens eine als mitvernet-

zende oder nicht mitvernetzende Komponente zur Verbesserung

der Trockenschmiereigenschaften beigegeben ist, aufgetragen und

mindestens das Duroplast anschließend durch Erwärmung vernetzt

wird."

Die Patentansprüche 2 bis 7 beinhalten unmittelbar oder mittelbar auf

Patentanspruch 1 zurückbezogene Unteransprüche. Die Ansprüche 8 und 9

betreffen eine Kolben-Zylinder-Einheit. Mit den Patentansprüchen 10 und 11 ist

schließlich Schutz für einen als Kolben-Zylinder-Einheit ausgebildeten Gruben-

stempel erteilt.

Die Klägerin ist der Auffassung, das Streitpatent sei durch die deutsche

Offenlegungsschrift 40 15 084 (Offenlegungstag 14. November 1991) vorweg-

genommen, sein Gegenstand sei jedenfalls aber durch den Stand der Technik

nahegelegt. Das Bundespatentgericht hat der deshalb erhobenen Nichtigkeits-

klage stattgegeben und das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Hiergegen wendet sich der Beklagte mit der Berufung. Er verteidigt das

Streitpatent nur noch im Umfang folgender Patentansprüche und hilfsweise

nach Maßgabe einer Fassung, die aus den im folgenden kursiv wiedergegebe-

nen Angaben ersichtlich ist:

"1. Verfahren zur Herstellung einer Kolben-Zylinder-Einheit, mit

mindestens einer Zylinderinnenfläche und mindestens einem in

der Zylinderinnenfläche gleitend geführten Kolben, wobei an

mindestens einer zylindrischen Oberfläche ein Dichtring ange-

legt wird und Dichtring und Oberfläche relativ zueinander ver-

schiebbar angeordnet werden und wobei die Enden jeder Zylin-

derinnenfläche mit mechanischen Mitteln abgedichtet werden,

wobei mindestens die zylindrischen Oberflächen, gegen die ein

Dichtring angelegt wird, nach einer groben Vorbearbeitung mit

Kunststoff beschichtet werden, der durch Erwärmung vernetzt

wird, wobei als Kunststoff ein Duroplaststaub oder -pulver bei-

gegeben (hilfsweise: verwendet) wird, der weitere Komponen-

ten enthält und dabei mindestens eine zur Verbesserung der

Trockenschmiereigenschaft mitvernetzende oder nicht mitver-

netzende Komponente,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß als Kunststoff ein

dreidimensional vernetzender Duroplaststaub oder ein entspre-

chend vernetzendes -pulver in einer Schichtdicke von 250 bis

"(cid:4)(cid:10)(cid:22)&!(cid:12)(cid:15)(cid:18)(cid:11)(cid:30)’(cid:7)(")(cid:12)(cid:15)(cid:18)(cid:4)(cid:29)*(cid:10)(cid:15)(cid:29)(cid:13)%+%(cid:11)"

ß das Duroplast durch induktive

Erwärmung der beschichteten Teile dann von innen nach au-

ßen vernetzt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die zylindrische

Oberfläche der beschichteten (hilfsweise: zu beschichtenden)

Teile induktiv erwärmt, dann mit dreidimensional vernetzendem

Duroplaststaub oder -pulver beschichtet und induktiv erwärmt

(hilfsweise: weiter erwärmt) wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die beschichteten

Teile induktiv auf 250 bis 300 ° erwärmt werden.

4. Grubenstempel in Form einer Kolben-Zylinder-Einheit mit min-

destens einem äußeren und einem darin verschieblich geführ-

ten inneren Zylinderrohr, wobei an der Innenfläche des äußeren

Zylinderrohres (5) Kolbendichtungen (3, 4) eines mit dem inne-

ren Ende des inneren Zylinderrohres (6) verbundenen Kolbens

(7) gleitend geführt sind, während an der Außenfläche des inne-

ren verschieblichen Zylinderrohres (6) mindestens eine Dich-

tung (4) anliegt, die über einen Bundring (8) mit dem oberen

Ende des äußeren Zylinderrohres (5) verbunden ist und wobei

(cid:0)

mindestens die innere zylindrische Oberfläche (1) des äußeren

Zylinderrohres (5) und die äußere zylindrische Oberfläche (2)

des inneren Zylinderrohres (6) von einem durch Erwärmung

vernetzten Duroplaststaub oder -pulver gebildet sind (hilfsweise

zusätzlich: wobei der Staub oder das Pulver weitere Kompo-

nenten enthält, von denen mindestens eine als mitvernetzende

oder nicht mitvernetzende Komponente zur Verbesserung der

Trockenschmiereigenschaften beigegeben ist),

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Schicht aus

Duroplaststaub oder -pulver eine Dicke von 250 bis 500

aufweist, von dreidimensional vernetzendem Duroplaststaub

oder -pulver gebildet ist und durch gezielte Erwärmung der

Oberfläche der beschichteten Teile von innen nach außen

durch induktive Erwärmung des Metalls vernetzt ist."

Der Beklagte beantragt, in diesem Umfang das angefochtene Urteil ab-

zuändern und die Nichtigkeitsklage insoweit abzuweisen.

Die Klägerin tritt diesem Begehren entgegen. Sie hält das Streitpatent

auch in der verteidigten Fassung für nicht patentfähig. Außerdem sei das Streit-

patent in dieser Fassung gegenüber der ursprünglichen in verschiedener Hin-

sicht unzulässig erweitert und auch nicht ausführbar.

Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gut-

achtens

des

Inhabers

des

Lehrstuhls

...

Prof. Dr. H. , das der Sachverständige in der mündlichen

Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

(cid:0)

Die zulässige Berufung des Beklagten hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Die Erfindung betrifft die Herstellung einer Kolben-Zylinder-Einheit, die

höher belastet und deshalb als hydraulisch betätigter Grubenstempel eingesetzt

werden kann. Solche Vorrichtungen haben mindestens einen zylindrischen Kol-

ben, der in mindestens einer zylindrischen Innenfläche (Rohr) gleitend geführt

wird, deren Enden mit mechanischen Mittel abgedichtet sind. Vorhanden ist

ferner ein Dichtring, der an mindestens einer zylindrischen Oberfläche anliegt;

Dichtring und Oberfläche sind dabei relativ zueinander verschiebbar angeord-

net. Hierdurch ergeben sich Probleme hinsichtlich des Reibwiderstands; gege-

benenfalls ist sogar ein Abrieb möglich.

Der Beklagte gibt an, daß es bei Grubenstempeln üblich gewesen sei,

die Oberflächen der zylindrischen Rohre mittels Chrombeschichtung zu schüt-

zen. Aus der Literatur waren aber auch schon Kunststoffbeschichtungen für

Kolben-Zylinder-Einheiten bekannt. Die Streitpatentschrift verweist auf ver-

schiedene vorveröffentlichte Schriften, die vorschlagen, die innere Zylinderflä-

che und die äußere zylindrische Oberfläche des verschiebbaren Kolbens mit

einer Kunststoffbeschichtung zu versehen. Hierzu können sowohl Thermoplaste

als auch Duroplaste verwendet werden. Die Beschichtung mit thermoplasti-

schem Kunststoff wird als in vielerlei Hinsicht nachteilig dargestellt und als für

den vorgesehenen Einsatzzweck unbrauchbar abgelehnt. Über die Beschich-

tung mit Duroplast wird angegeben, daß den bekannten Vorschlägen ein Auf-

trag in flüssiger Form, also unter Benutzung eines Lösungsmittels, zu entneh-

men sei. Bei den im Stand der Technik vorgeschlagenen Schichten von einer

Stärke von bis zu 4 oder sogar 5 mm sei die Aufbringung des zunächst noch

gelösten Kunststoffs jedoch außerordentlich schwierig, so daß eine solche Vor-

gehensweise völlig unrentabel sei, zumal bei derart dicker Kunststoffschicht zur

Herstellung der erforderlichen Maßgenauigkeit der ineinander gleitenden Teile

noch eine nachträgliche Kalibrierung vorgenommen werden müsse. Die not-

wendige Vernetzung des Kunststoffs erfordere bei Auftrag in flüssiger Form au-

ßerdem eine vollständige Verdampfung des Lösungsmittels, die bis zu mehrere

Monate in Anspruch nehmen könne. Bei einer solch langwierigen Vernetzung

sei ferner der die Haft- und Festigkeitseigenschaften der Beschichtung bestim-

mende Grad so niedrig, daß die Vorrichtung beim Einsatz als hydraulischer

Grubenstempel nicht befriedige. Würde man den flüssig aufgetragenen Du-

roplast hingegen durch Wärmezufuhr vernetzen, müßten in kurzer Zeit große

Ströme an Lösungsmittelgasen umweltverträglich bewältigt werden. Um die

Gleiteigenschaften der Kunststoffoberfläche zu verbessern, sei es zwar schon

bekannt gewesen, entsprechend wirkende Komponenten zuzusetzen; da diese

nach der in der Streitpatentschrift insoweit behandelten britischen Patentanmel-

dung 893 050 selbst nicht gelöst seien, sei aber auch hierdurch der störungs-

freie Auftrag behindert.

Die Streitpatentschrift leitet hieraus die Forderung ab, eine druckfeste

Kunststoffbeschichtung von Zylinderflächen zu erreichen, die den starken Rei-

bungsverschleiß der auf der Kunststoffbeschichtung gleitenden nicht metalli-

schen Dichtelemente vermeidet und die einen Betrieb mit Wasser ohne

Schmierzusätze als Hydraulikflüssigkeit erlaubt. Außerdem soll eine kalibrie-

rende Nachbearbeitung zur Fertigstellung ebenso wie eine erhöhte Umweltbe-

lastung bzw. ein erhöhter Aufwand bei der Vermeidung erhöhter Umweltbela-

stungen entfallen.

2. Der hierzu nach Patentanspruch 1 in der hauptsächlich verteidigten

Fassung gemachte Vorschlag für ein Verfahren zur Herstellung einer Kolben-

Zylinder-Einheit läßt sich wie folgt gliedern:

A. Die herzustellende Einheit hat

1. mindestens eine Zylinderinnenfläche,

a) wobei die Enden der Zylinderinnenflächen mit mechani-

schen Mitteln abgedichtet werden,

2. mindestens einen Kolben,

a) der in den Zylinderinnenflächen gleitend geführt ist,

3. einen Dichtring,

a) der an mindestens einer zylindrischen Oberfläche angelegt

und

b) zu der Oberfläche relativ verschiebbar angeordnet wird.

B. Die Herstellungsschritte sind:

1. Mindestens die zylindrischen Oberflächen, gegen die ein

Dichtring angelegt wird, werden grob vorbearbeitet.

2. Danach werden diese Oberflächen mit kunststoffhaltigem Pul-

ver beschichtet,

a) dem als Kunststoff ein Duroplaststaub oder -pulver beige-

geben wird,

der/das dreidimensional vernetzt,

b) und das weitere Komponenten enthält,

von denen eine eine mitvernetzende oder nicht mitver-

netzende Komponente zur Verbesserung der Trocken-

schmiereigenschaften ist.

c) Die Beschichtung mit Kunststoff geschieht, indem der drei-

dimensional vernetzende Duroplaststaub oder ein entspre-

chend vernetzendes -pulver in einer Schichtdicke von 250

(cid:0)-"(cid:4)(cid:10)(cid:22)&!(cid:12)(cid:15)(cid:18)(cid:11)(cid:30)’(cid:7)!"(cid:15)(cid:12)(cid:15)(cid:18))(cid:29)(cid:19)(cid:16).(cid:20)/(cid:7)!%10

bis 500

3. Der Kunststoff wird durch Erwärmung vernetzt, indem

a) die beschichteten Teile induktiv erwärmt werden

, ,

b) und das Duroplast nach dem Auftrag von innen nach außen

vernetzt wird.

Man mag angesichts der unklaren Zuordnung des Relativsatzes "der wei-

tere Komponenten enthält" darüber streiten, ob Patentanspruch 1 in der vertei-

digten Fassung ausdrücklich besagt, daß zur Beschichtung ausschließlich Ma-

terial in Pulver- oder Staubform verwendet wird. Im Gesamtzusammenhang der

Beschreibung des Streitpatents kann dieser Sinngehalt jedoch nicht zweifelhaft

sein, da der Vorschlag aus den bereits erwähnten Gründen Naßlack oder ande-

re Schichten ablehnt, die in gelöster Form aufgetragen werden, und in Sp. 5

Z. 20 ff. der Beschreibung des Streitpatents über die Vorteile der Erfindung an-

gegeben ist, daß patentgemäß die Verwendung von Lösungsmitteln für die Lö-

sung des Duroplasts vollständig vermieden sei. Bei der Pulverbeschichtung

kann hingegen - worauf die Beschreibung in Sp. 4 Z. 26 f. und Sp. 5 Z. 34 f.

weiter hinweist - Duroplast z.B. als Staub in geeigneter Mischung mit Zusätzen

unterschiedlicher Art, vor allen solchen, mit denen die Gleiteigenschaften der

Oberfläche der Kunststoffbeschichtung verbessert werden (Sp. 5 Z. 44 f.), leicht

aufgetragen sowie leicht und sehr weitgehend vernetzt werden. Als Folge der

induktiven Erwärmung legt sich nicht etwa eine Kunststoffschicht über die Rau-

higkeitsspitzen der zu beschichtenden metallischen Oberfläche nach Art einer

Decke; es werden vielmehr sämtliche durch die Rauhigkeit bedingten Hohlräu-

me (Rauhigkeitstäler) ausgefüllt; die Vernetzung erfolgt dementsprechend

räumlich strukturiert (Sp. 5 Z. 40 f.), weil die dreidimensionale Vernetzung, wel-

che die Verwendung von Duroplast gewährleistet, dafür sorgt, daß der Kunst-

stoff auch in den Rauhigkeitstälern verbleibt (Sp. 4 Z. 39 f.). Es entsteht so eine

innige, dauerhaft feste Verbindung, die Ablösungserscheinungen entgegen-

wirkt, die sonst infolge von Walkarbeit und Wandern von Gas unter die Kunst-

stoffschicht drohen (Sp. 4 Z. 43 ff.). Obwohl der Auftrag dünn gehalten wird,

damit die - wie es in Sp. 5 Z. 55 heißt - Elastizität der Beschichtung senkrecht

zur Oberfläche nicht zu groß wird, also die Beschichtung die erforderliche

Druckfestigkeit oder - wie es der gerichtliche Sachverständige genannt hat -

geringe Verformbarkeit hat, sorgt das dreifach vernetzte Duroplast außerdem

dafür, daß ein schädliches Diffundieren von Wasserdampf oder Sauerstoff

durch die Schicht unterbleibt (Sp. 4 Z. 58 ff.). Das macht beispielsweise eine

galvanische Behandlung der verwendeten Rohre, also etwa ein Verchromen

entbehrlich, wodurch es auch möglich ist, kalt gezogene Rohre aus hochfestem

Stahl ohne weitere Vorbehandlung zu beschichten (Sp. 6 Z. 33 ff.). Wird der

Duroplast in einer Dicke bis zu maximal 500

n, können Verlet-

(cid:0)2"(cid:4)(cid:10)(cid:22)&!(cid:12)(cid:15)(cid:18)(cid:11)(cid:30)’(cid:7)!"(cid:15)(cid:12)(cid:15)(cid:18)

zungen der Oberfläche beispielsweise durch Riefenbildung problemlos repariert

werden, weil die zylindrische Duroplastschicht sehr schnell und kostengünstig

ausgeschliffen werden kann (Sp. 5 Z. 49 ff.).

3. Es kann dahinstehen, ob Patentanspruch 1 in der hauptsächlich ver-

teidigten Fassung zulässig und gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der

Technik neu ist. Im Umfang des verteidigten Patentanspruchs 1 hat die Nichtig-

keitsklage Erfolg, weil diesem Patentanspruch jedenfalls eine erfinderische Tä-

tigkeit nicht zugrunde liegt. Sein Gegenstand war dem Fachmann durch die

deutsche Offenlegungsschrift 40 15 084 nahegelegt.

a) Maßgeblicher Fachmann ist hier ein diplomierter Ingenieur, der an ei-

ner Fachhochschule oder Universität (Hochschule) Maschinenbau oder auf ei-

nem verwandten Gebiet studiert hat und der in Konstruktion, Fertigung und/oder

Betrieb druckbeaufschlagter Kolben-Zylinder-Einheiten über eine mehrjährige

berufliche Praxis verfügt. Auf Grund seiner in der Ausbildung und der berufli-

chen Praxis erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten ist er sowohl zu einer

sachgerechten Problemanalyse befähigt als auch in der Lage, sich hieraus er-

gebende Fragen des Werkstoffs, insbesondere im Zusammenhang mit den Ei-

genschaften von Kunststoffen und ihrem Einsatz, der Hydraulik, der Reibungs-

lehre und der Elektrotechnik zu bewältigen. Soweit er hierzu nicht ohnehin auf

eigenes Wissen zurückgreifen kann, weiß er, sich die einschlägige Literatur zu

erschließen oder über einschlägig tätige Fachleute kundig zu machen. Dies

entnimmt der Senat den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen.

Hiernach besorgen Personen dieser Qualifikation üblicherweise die Entwicklung

von Neuerungen auf dem im Streitfall interessierenden Gebiet der Technik. Das

deckt sich mit den Feststellungen des sachkundig besetzten Bundespatentge-

richts.

b) Diesem Fachmann war zum Prioritätszeitpunkt durch die deutsche

Offenlegungsschrift 40 15 084 bekannt, eine Kolben-Zylinder-Einheit herzustel-

len, wie sie sich aus den Merkmalen der Merkmalsgruppe A und dem Merk-

mal B 1 ergibt. Die Vorrichtung nach der deutschen Offenlegungsschrift soll fer-

ner nach einer der vorgeschlagenen Alternativen mit einer als Pulverlack be-

zeichneten Schicht versehen werden. Darunter versteht der Fachmann, wie der

gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, eine

Schicht aus lösungsmittelfreiem (trockenem) kunststoffhaltigen Pulver, das

durch Erwärmung vernetzt wird. Auch die Merkmale B 2 und B 3 kennzeichne-

ten mithin jeweils ihrem Obersatz nach das aus der deutschen Offenlegungs-

schrift bekannte Vorbild. Dies leugnet der Beklagte vergeblich unter Hinweis auf

die britische Patentschrift 893 050. Nach deren Lehre mag das als Kunststoff

vorgeschlagene Epoxydharz nur in gelöster Form aufgetragen werden. Eine

Beschränkung auf eine solche Beschichtung auch im Falle der durch die deut-

sche Offenlegungsschrift 40 15 084 offenbarten Vorgehensweise anzunehmen,

gibt diese Entgegenhaltung dem Fachmann jedoch keinen Anlaß. Da in dieser

deutschen Offenlegungsschrift als zweite Alternative ausdrücklich der Naßlack

auf Basis von Epoxydharz, also der Auftrag dieses Kunststoffs in gelöster Form,

genannt ist, bedeutet es vielmehr ein aus fachlicher Sicht geradezu vorgegebe-

nes Verständnis dieser Schrift, daß mit der als andere Alternative beanspruch-

ten Pulverlackbeschichtung eine lösungsmittelfreie Beschichtung vorgeschla-

gen wird, die als Kunststoff Epoxydharz in Pulver- oder Staubform enthält.

c) Das führt ferner zu der Feststellung, daß auch die Merkmale B 2 a und

b zum Prioritätszeitpunkt nichts Neues darstellten. Das nach der deutschen

Offenlegungsschrift als Kunststoff vorgeschlagene Epoxydharz ist ein Du-

roplast, das bei Härtung eine dreidimensionale Struktur erhält. Das hat der ge-

richtliche Sachverständige unter Hinweis auf bereits zum Prioritätszeitpunkt all-

gemein zugängliche Literatur unwidersprochen und überzeugend angegeben.

In der mündlichen Verhandlung hat er zwar einschränkend gemeint, sich vor-

stellen zu können, daß ein Duroplast wie Epoxydharz auch zu einer Vernetzung

in anderer Weise gebracht werden könne. Eine solche Möglichkeit nutzt der

Vorschlag nach der deutschen Offenlegungsschrift jedoch nicht. Dort geht es

wie beim Streitpatent um eine hochwertige Beschichtung, für die man - wie der

gerichtliche Sachverständige sich ausgedrückt hat - gerne zu Epoxydharz greift,

das dreidimensional vernetzt. Dementsprechend ist auch der Beklagte in sei-

nem der Nichtigkeitsklage widersprechenden Schriftsatz davon ausgegangen,

daß Epoxydharz dreidimensional vernetzt. Die Anweisung der deutschen Of-

fenlegungsschrift, für die Pulverbeschichtung Epoxydharz zu nehmen, bedeutet

deshalb, daß zur Herstellung einer Vorrichtung mit den bereits erörterten

Merkmalen vorbekannt war, eine Mischung, die ein dreidimensional vernetzen-

des Pulver oder einen solchen Staub jedenfalls aus einem der Gruppe der Du-

roplaste zuzurechnenden Harz in ausreichender Menge enthält, als Schicht

aufzutragen. Wie die das Merkmal B 2 a betreffende Erörterung mit dem ge-

richtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung ergeben hat, ent-

spricht diese Beimengung eines solchen Materials dem Verständnis, das der

Fachmann trotz der vielleicht fachsprachlich etwas ungewöhnlichen Aus-

drucksweise ("beigeben") vom Patentanspruch hat. Das Vorhandensein weite-

rer Komponenten, wobei diese auch für die Verbesserung der Trocken-

schmiereigenschaften sorgen sollen (Merkmal B 2 b), ist schließlich - wie auch

der Beklagte nicht in Zweifel zieht - in der deutschen Offenlegungsschrift

mehrfach sogar ausdrücklich als zu diesem Lösungsvorschlag gehörend er-

wähnt.

d) Um den mit dem hauptsächlich verteidigten Patentanspruch 1 bean-

spruchten Gegenstand der Fachwelt zur Verfügung zu stellen, benötigte es mit-

hin noch der Erkenntnis der Schichtdicke gemäß Merkmal B 2 c und zum ande-

ren der speziellen Erwärmung nach Merkmal B 3 a, wobei die Erwärmung der

zylindrischen Teile zur Vernetzung des Kunststoffs der Beschichtung in Sp. 2

Z. 29 f. der deutschen Offenlegungsschrift ebenfalls bereits vorbeschrieben

war.

Die hierzu nötigen Schritte waren jedenfalls nahegelegt.

(1) Die deutsche Offenlegungsschrift belehrt den Fachmann im Hinblick

auf Merkmal B 2 c, den in Form von Epoxydharz vorgeschlagenen Duroplast in

ausreichender Dicke aufzutragen (z.B. Sp. 1 Z. 66 f.). In der Schrift ist auch an-

gegeben, worauf bei der Festlegung der Schichtdicke zu achten ist. Nach Sp. 1

Z. 46 und 55 ff. muß die Möglichkeit preisgünstiger Herstellung, die Elastizität

bzw. geringe Verformbarkeit, der Schutz gegen Korrosion und die Reparaturfä-

higkeit der beschichteten Teile berücksichtigt werden. Dieser Katalog bedeutete

dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt, daß er Versuche anstellen müsse, wel-

che Schichtdicke bzw. welcher Schichtdickenbereich im Einzelfall zu wählen

sei. Die Erörterung mit dem gerichtlichen Sachverständigen hat dies bestätigt.

Danach erkannte der Fachmann, daß er auf Experimente angewiesen ist, um

sowohl die Materialauswahl

innerhalb der vorgeschlagenen Klasse der

Epoxydharze als auch das Maß der Stärke der Beschichtung anforderungsge-

mäß zu treffen. Eine Einschränkung der daher insoweit nahegelegten Versu-

che, die selbst im Fachkönnen des Fachmanns lagen und deshalb auch von

daher keine erfinderische Tätigkeit voraussetzten, ergab sich aus der deut-

schen Offenlegungsschrift nicht. In Sp. 3 Z. 15 ist zwar nur ein Bereich von 200

(cid:0)3(cid:12)(cid:15)(cid:18)(cid:4)(cid:29)(cid:11)"(cid:4)(cid:29)(cid:15)(cid:29)(cid:6)(cid:30)40657"(cid:15)(cid:14)8 (cid:15)(cid:20)9(cid:29)(cid:6)%(cid:15)(cid:18)(cid:4)(cid:7)(cid:9)(cid:30)$(cid:18)(cid:24)%(cid:15)(cid:18)(cid:4)(cid:29);:(cid:26)")<(cid:31) (cid:15)(cid:0)="(cid:4)(cid:29)(cid:15)(cid:29)?>$(cid:18)(cid:15)%(cid:15)(cid:5)(cid:15)<(cid:31) (cid:24)(cid:29)(cid:26)(cid:20)@<(cid:31) (cid:6)(cid:30)!(cid:1)(cid:28)%(cid:4)(cid:10))(cid:7)(<A ;(cid:18)(cid:4)(cid:29)(cid:6)(cid:30)(cid:9)(cid:14)(cid:31)B(cid:11)(cid:7)

bis 250

e-

chende Versuche sich auch den im verteidigten Patentanspruch 1 bean-

spruchten anschließenden Bereich von 250 bis 500

ösung der be-

(cid:0)3"(cid:4)#

(cid:14)C(cid:8)(cid:11)(cid:10)(cid:13)(cid:7)ED

stehenden Probleme geeigneten zu erschließen. Zum einen ist schon die Be-

reichsangabe in Sp. 3 Z. 15 der deutschen Offenlegungsschrift nur beispielhaft

genannt. Zum anderen betont die deutsche Offenlegungsschrift wiederholt ge-

rade den Gesichtspunkt der Reparaturfähigkeit (vgl. Sp. 4 Z. 44 f., Sp. 6 Z. 6 f.).

Da die Riefenbildung, die auch in Sp. 2 Z. 13 erwähnt ist, wiederholt auftreten

kann, ließ dies es angezeigt sein, sich nicht mit einer Schicht zufriedenzugeben,

die zur Beseitigung entstandener Riefen nur einmal oder ganz wenige Male ab-

gedreht werden kann. Das forderte geradezu Versuche mit Schichtdicken über

(cid:0)F(cid:10)(cid:15)(cid:29)(cid:13)%G(cid:14)(cid:22)(cid:5)(cid:15)(cid:12))"(cid:4)(cid:7)=(cid:0)(cid:2)(cid:20)

(cid:30)H(cid:14)(cid:22)(cid:5)(cid:26)#@<(cid:31) (cid:13)(cid:18)I(cid:29)G A(cid:18)I(cid:7)("I(cid:10)(cid:13)(cid:14)(cid:6)(cid:1)J%(cid:4)(cid:20)

(cid:18)G%)(cid:18)(cid:15)(cid:10)(cid:31)(cid:30)!#/(cid:20)@<(cid:31)

(cid:0)K(cid:3)(cid:6)(cid:5)I(cid:7)((cid:12))(cid:18)(cid:15)(cid:14)(cid:22)<(cid:31) (cid:26)#@"(cid:11)(cid:12)(cid:15)(cid:18)(cid:4)(cid:29)L(cid:8)(cid:11)(cid:10)M (cid:11)"(cid:4)N(cid:13)(cid:18)(cid:4)(cid:29)(cid:15)(cid:1)POQ"(cid:4)(cid:29)(cid:15)(cid:29)M%(cid:15)(cid:18)(cid:15)(cid:14)(cid:31) (cid:13)"(cid:4)#9N

über diesem Maß liegen.

Eine Schichtdicke von 250 bis 500

nicht als Ausdruck einer erfinderischen Tätigkeit angesehen werden. Dieser

Vorschlag war, was das Maß 250

e-

"(cid:4)(cid:29))N(cid:13)(cid:18)1#@")(cid:29)(cid:13)(cid:12)(cid:11)(cid:30)4(cid:1).(cid:20)/(cid:29)-%(cid:15)(cid:18)(cid:4)(cid:7)R%(cid:11)(cid:18)(cid:4)(cid:10)(cid:6)(cid:30)(cid:9)(cid:14)(cid:22)<(cid:31) (cid:13)(cid:18))(cid:29)*SE&T&!(cid:18)(cid:4)(cid:29)(cid:15)#

gungsschrift ohnehin bereits enthalten, im übrigen aus den genannten Gründen

durch diese Schrift jedenfalls nahegelegt.

Diese Feststellung entspricht der Sicht des gerichtlichen Sachverständi-

gen. Auch er hat es angesichts der Hinweise in der deutschen Offenlegungs-

schrift, daß die Schichtdicke ausreichend groß sein müsse, um Reparaturen

nach Riefenbildung durchführen zu können, als für den Fachmann nicht allzu

schwierig angesehen, auf die mit der verteidigten Fassung des Patentan-

spruchs 1 beanspruchten Schichtdicken zu kommen. Ergänzend hat der ge-

richtliche Sachverständige darauf verwiesen, daß in der beruflichen Praxis, mit

der sich der Fachmann täglich konfrontiert sieht, ohnehin Erfahrungen mit

Schichtdicken vorliegen dürften, die Anlaß zu Überlegungen über die optimale

Schichtdicke boten.

(2) Was das Merkmal B 3 a betrifft, erwähnt die deutsche Offenlegungs-

schrift 40 15 084 zwar nicht, daß die Erwärmung der zylindrischen Teile induktiv

erfolgen solle. Die Schrift enthält aber auch keine Festlegung hinsichtlich der

Art der zu wählenden Erwärmung, insbesondere ist die nach Darstellung des

Beklagten damals übliche Erwärmung in einem Ofen nicht, schon gar nicht als

vorzugswürdig genannt. Nach dem Vorschlag der deutschen Offenlegungs-

schrift hatte der Fachmann also auf Grund eigener Auswahl für eine geeignete

Erwärmungsmethode zu sorgen. Da die induktive Erwärmung zum Prioritäts-

zeitpunkt ein bereits in vielen Bereichen der Technik eingesetztes Mittel war,

kann zwanglos angenommen werden, daß der nach Vorstehendem ohnehin zu

Versuchen angeregte Fachmann hierbei auch diese Möglichkeit in Betracht zog

und in seine Experimente mit einbezog. Die gegenteilige Argumentation des

(cid:0)

Beklagten, die - wie gesagt - davon ausgeht, daß die sogenannte Ofenerwär-

mung üblich gewesen sei, übersieht sowohl die Fähigkeit des maßgeblichen

Fachmanns, sich auch für andere in Betracht kommende Methoden zu interes-

sieren, als auch, daß diese einschließt, sich über solche anderen Methoden

Informationen zu beschaffen. Damit ist aber auch die Überzeugung gerechtfer-

tigt, daß der hier maßgebliche Fachmann bei der nach der deutschen Offenle-

gungsschrift notwendigen Auswahl gerade die Tauglichkeit der induktiven Er-

wärmung zu erkennen und nutzen wußte. Wie der gerichtliche Sachverständige

unter Hinweis auf allgemein zugängliche Literatur angegeben hat und ange-

sichts seiner Ausbildung und Berufserfahrung von dem Fachmann - wenn es

nicht ohnehin zu seinem präsenten Fachwissen gehörte - ohne weiteres jeden-

falls ermittelbar war, führt das induktive Verfahren nämlich zu einer selektiven

Erwärmung. Diese ist - wie auch aus der deutschen Offenlegungsschrift

1 675 571 hervorging (dort S. 6 oben) - auf die Oberfläche des betreffenden

Rohres beschränkt und läßt sich zudem gut aufrechterhalten. Nur die Oberflä-

che des Zylinders bildet damit den Ausgangspunkt für einen zudem dauernden

Wärmeeintrag in eine dort aufgebrachte oder aufzubringende Schicht. Handelt

es sich hierbei um verflüssigbares Material, wird es zuerst in dem oberflächen-

nahen Bereich der Schicht erweicht. So ist gewährleistet, daß Unebenheiten

(nach der Ausdrucksweise des Streitpatents: Rauhigkeitstäler) auf einer nur

grob vorbearbeiteten zylindrischen Oberfläche vollständig mit dem Material

ausgefüllt sind. Dies wiederum befördert die Verbindung mit der Oberfläche und

die spätere Haftfähigkeit der Schicht. Hieraus erklärt sich auch die Angabe des

gerichtlichen Sachverständigen in seinem schriftlichen Gutachten, der Fach-

mann habe zum Prioritätszeitpunkt die induktive Erwärmung für den hier inter-

essierenden Einsatzfall als geradezu ideal erkannt. Die gerade insoweit in der

mündlichen Verhandlung geführte Diskussion hat durchgreifende Zweifel an der

Richtigkeit dieser Sicht des gerichtlichen Sachverständigen nicht ergeben. Die

Erwärmung in einem Ofen kann deshalb nicht als gleichsam vorgegebenes

Mittel der Wahl angesehen werden. Jedenfalls bei Einbringung eines bereits

beschichteten Rohres in den Ofen ergreift die Wärme die Schicht allseits, mit

der Folge, daß keine gezielte Beeinflussung der für die Hafteigenschaft verant-

wortlichen Erweichung gewährleistet ist. Gerade Versuche mit Ofenerwärmung

konnten so Ergebnisse haben, die nicht befriedigten und deshalb veranlaßten,

sich der induktiven Erwärmung als einer derjenigen Methoden, die nach der

insoweit unbezweifelten Darstellung des gerichtlichen Sachverständigen seit

vielen Jahren in die Technik eingeführt waren, zuzuwenden, deren Vorteile im

vorliegenden Fall zu erkennen und dann auch zu nutzen.

(3) Wegen der Benennung, wie die Vernetzung des Duroplastes erfolgen

soll, kann unter den hier gegebenen Umständen schließlich ebenfalls keine er-

finderische Tätigkeit angenommen werden, weil sich das betreffende Merk-

mal B 3 b von selbst ergibt, wenn die induktive Erwärmung nach Merkmal B 3 a

sachgerecht erfolgt. Es ist aus fachlicher Sicht eine Selbstverständlichkeit, daß

bei gattungsgemäßen Vorrichtungen die Kunststoffschicht vollständig erhärtet

sein muß. Jede zur Vernetzung gewählte Art der Erwärmung muß dies deshalb

garantieren. Dies berechtigt zu der Annahme, daß der Fachmann auch bei Nut-

zung der nahegelegten induktiven Erwärmung diese so gestaltete, daß der Du-

roplast über die gesamte Schichtdicke aushärtet. Dann aber ergibt sich zwangs-

läufig, daß der Duroplast von innen nach außen vernetzt. Dies entnimmt der

Senat den entsprechenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen,

die der Senat für überzeugend hält, obwohl der Sachverständige nicht auf eige-

ne Untersuchungen oder ihm sonstwie bekannte Untersuchungen verweisen

konnte. Denn wenn die induktive Erwärmung über die Oberfläche des Zylinders

zunächst das dieser benachbarte Material erweicht, leuchtet auch ohne ent-

sprechende Belege ein, daß - wie der gerichtliche Sachverständige ausgeführt

hat - auch dort die Vernetzung beginnt. Weiter außen befindliches Material der

Beschichtung wird erst später erweicht und vernetzt. Der Hinweis des gerichtli-

chen Sachverständigen, daß als Folge des Vernetzungsvorgangs innerhalb der

Kunststoffschicht zusätzliche Wärme erzeugt wird, ändert nichts daran, daß

damit Merkmal B 3 b neben Merkmal B 3 a keine eigene Bedeutung hat. Diese

eigene Wärmedynamik der Beschichtung läßt allenfalls daran zweifeln, ob die

Schichten jeweils nacheinander im Sinne einer strikten Trennung aushärten.

Das aber ist im hier interessierenden Zusammenhang bedeutungslos. Denn

weder der Formulierung des Merkmals B 3 b in dem verteidigten Patentan-

spruch 1 noch den Angaben in der Beschreibung des Streitpatents kann ent-

nommen werden, daß der Anweisung, den Duroplast von innen nach außen zu

vernetzen, nur genügt ist, wenn die Vernetzung gleichsam streng schrittweise

von innen nach außen verläuft. Sie muß deshalb lediglich innen beginnen und

irgendwie auch die äußeren Bereiche erreichen. Das ist aber bereits bei sach-

gerechter induktiver Erwärmung der beschichteten Teile gewährleistet. Auch

der gerichtliche Sachverständige hat

im Ergebnis

in dem Verfahrens-

schritt B 3 b eine eigenständige Relevanz neben der durch Merkmal B 3 a aus-

gedrückten Vorgehensweise nicht zu erkennen vermocht.

4. Im Umfang der mit der hauptsächlich verteidigten Fassung bean-

spruchten Patentansprüche 2 und 3 kann das Rechtsmittel ebenfalls keinen

Erfolg haben. Auch insoweit fehlt jedenfalls die erforderliche erfinderische Tä-

tigkeit. Auf eine über die bisherigen Darlegungen hinausgehende Begründung

hierfür verzichtet der Senat, weil der Beklagte auf entsprechende Frage des

Senats erklärt hat, hiermit beanspruche er lediglich zweckmäßige Ausführungen

der Erfindung nach Patentanspruch 1.

5. Mit dem als Patentanspruch 4 hauptsächlich verteidigten Nebenan-

spruch ist eine verfahrensgemäß hergestellte Vorrichtung beansprucht. Deren

Merkmale lassen sich wie folgt gliedern:

1. Grubenstempel

2. in Form einer Kolben-Zylinder-Einheit

mit

3. mindestens einem äußeren Zylinderrohr,

4. einem inneren Zylinderrohr,

a) das in dem äußeren verschieblich geführt ist,

5. einem Kolben,

a) der mit dem inneren Ende des inneren Zylinderrohrs verbun-

den ist und

b) Dichtungen hat,

die an der Innenfläche des äußeren Zylinderrohrs gleitend

geführt sind,

6. mindestens einer Dichtung,

a) die an der Außenfläche des inneren Zylinderrohrs anliegt und

b) über einen Bundring mit dem oberen Ende des äußeren Zylin-

derrohrs verbunden ist.

7. Mindestens

a) die innere Zylinderfläche des äußeren Zylinderrohrs und

b) die äußere Zylinderoberfläche des inneren Zylinderrohrs

werden von einem Duroplaststaub oder -pulver gebildet,

c) der/das dreidimensional vernetzt,

d) durch Erwärmung vernetzt ist,

e) wobei die Vernetzung durch gezielte Erwärmung der Oberflä-

che der beschichteten Teile mittels induktiver Erwärmung des

Metalls von innen nach außen erfolgt ist,

und

,

f) als Schicht eine Dicke von 250 bis 500

(cid:0)U"(cid:4)(cid:10)A&V(cid:16)(cid:19)(cid:18)1(cid:20)@(cid:14)W(cid:30)40

Diese Merkmalskombination weist gegenüber der durch den hauptsäch-

lich verteidigten Patentanspruch 1 beanspruchten keine Eigenheiten auf, die es

rechtfertigten, die Auffindbarkeit anders als beim erteilten Patentanspruch 1 zu

beurteilen. Die zu dessen Lehre gemachten Ausführungen gelten vielmehr auch

für die mit Nebenanspruch 4 in der hauptsächlich verteidigten Fassung bean-

spruchte Vorrichtung. Das Streitpatent kann deshalb auch im Umfang des ver-

teidigten Patentanspruchs 4 jedenfalls mangels einer erfinderischen Tätigkeit

keinen Bestand haben.

6. Die vorstehenden Ausführungen verbieten auch, dem Begehren des

Beklagten nach Maßgabe des hilfsweise verteidigten Patentanspruchsatzes

stattzugeben. Die hilfsweise verteidigte Fassung beschränkt sich in einer Kon-

kretisierung ohne eigenständigen Wert; mit ihr ist keine Gestaltung bean-

sprucht, die eine andere als die dargelegte Sicht hinsichtlich der Patentfähigkeit

rechtfertigte.

7. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 97 Abs. 1 ZPO, 121 Abs. 2 PatG.

Melullis

Jestaedt

Scharen

Keukenschrijver

Asendorf