BGH Urteil vom 21.12.2005 – X ZR 167/03

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 167/03

in dem Rechtsstreit

Verkündet am: 21. Dezember 2005 Weschenfelder Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 21. Dezember 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,

den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof.

Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Das Versäumnisurteil des Senats vom 5. Juli 2005 wird aufrecht-

erhalten.

Von Rechts wegen

Der Kläger war Inhaber des am 1. Dezember 1983 angemeldeten und

mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten

europäischen Patents 0 116 701 (Klagepatent), das eine elektronische Dieb-

stahlsicherung betrifft und inzwischen durch Zeitablauf erloschen ist. Er hat das

Klagepatent auf der Grundlage des Lizenzvertrages mit der O. Alarmsysteme

GmbH (nachfolgend O. GmbH) verwertet. Die Beklagten betreiben als Gesell-

schafter bürgerlichen Rechts gemeinsam eine Patentanwaltskanzlei und wer-

den vom Kläger mit der Begründung auf Schadensersatz in Anspruch genom-

men, der Beklagte zu 1 habe dem Kläger zu einem ungünstigen Vergleichsab-

schluss in einem das Klagepatent betreffenden Verletzungsprozess und Pa-

tentnichtigkeitsverfahren geraten.

Das Landgericht hat dem Zahlungsbegehren des Klägers in Höhe von

127.145,-- DM nebst Zinsen stattgegeben, festgestellt, dass die Beklagten als

Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Kläger den Schaden zu ersetzen, der

ihm ab dem 1. Januar 1995 dadurch entstanden ist und künftig entstehen wird,

dass die Beklagten den Kläger und die O. GmbH dazu bewogen haben, mit

der S. AG (nachfolgend S. ), der Beklagten des Patentverletzungsprozes-

ses (und Nichtigkeitsklägerin), den Vergleich vom 29. Juli 1992 abzuschließen,

und die Klage im Übrigen abgewiesen. Gegen dieses Urteil haben beide Partei-

en Berufung eingelegt. Mit dem ersten Berufungsurteil hat das Berufungsgericht

die Berufung des Klägers zurückgewiesen und die Klage auf die Berufung der

Beklagten abgewiesen. Auf die erste Revision des Klägers hat der Senat das

Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückver-

wiesen

(Sen.Urt. v. 30.11.1999

- X ZR 129/96, GRUR 2000, 396 ff.

- Vergleichsempfehlung I). Mit dem zweiten Berufungsurteil hat das Berufungs-

gericht erneut die Berufung des Klägers zurückgewiesen und auf die Berufung

der Beklagten die Klage abgewiesen. Mit Versäumnisurteil vom 5. Juli 2005, auf

das Bezug genommen wird, hat der Senat das Berufungsurteil aufgehoben und

die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung auch über die Kosten der

Revision an das Berufungsgericht zurückverwiesen (Sen.Urt. v. 05.07.2005

- X ZR 167/03, GRUR 2005, 935 ff. - Vergleichsempfehlung II).

Gegen dieses den Beklagten am 25. August 2005 zugestellte Urteil ha-

ben die Beklagten am 8. September 2005 Einspruch eingelegt, diesen in der

Einspruchsschrift begründet und beantragt, das Versäumnisurteil aufzuheben

und die Revision zurückzuweisen. Der Kläger beantragt, das Versäumnisurteil

vom 5. Juli 2005 aufrechtzuhalten.

I. Der Einspruch ist form- und fristgerecht eingelegt und in der Ein-

spruchsschrift begründet worden. Da das Vorbringen der Beklagten jedoch kei-

ne abweichende Entscheidung rechtfertigt, ist das Versäumnisurteil des Senats

aufrechtzuerhalten (§§ 555, 343 ZPO).

II. 1. Die Beklagten haben mit der Einspruchsschrift geltend gemacht,

nach Abschluss des Vergleichs mit S. sei es dieser gestattet gewesen, das

gesamte Klagepatent zu benutzen, so dass S. die Möglichkeit gehabt habe,

das ursprünglich von ihr hergestellte Gerät zu modifizieren. Nach Feststellung

des Landgerichts Düsseldorf im Verletzungsprozess, der dem Vergleich vo-

rausgegangen ist, habe das von S. hergestellte Gerät, das Gegenstand des

Verletzungsprozesses gewesen sei, von Patentanspruch 1 in der erteilten Fas-

sung Gebrauch gemacht. Das Landgericht Düsseldorf habe nicht geprüft, ob es

auch von Unteransprüchen oder von einem entsprechend dem Urteil des Se-

nats im Patentnichtigkeitsverfahren X ZR 22/99 weiter eingeschränkten Patent-

anspruch 1 Gebrauch gemacht habe. Habe S. vor dem Vergleichsabschluss

ein Gerät hergestellt, welches zwar von Patentanspruch 1 des Patents des Klä-

gers in seiner erteilten Fassung Gebraucht gemacht habe, nicht aber von weite-

ren Merkmalen und insbesondere nicht von Anspruch 1 des Klagepatents in

seiner beschränkten Fassung, so hätte S. ohne den Vergleich mit dem Kläger

dieses Gerät weiterbauen können und nach aller Lebenserfahrung auch weiter

gebaut. S. hätte damit letztlich das Klagepatent nicht verletzt, da dieses spä-

ter mit Rückwirkung eingeschränkt worden sei. Auch ohne den Vergleich hätte

der Kläger also keine Ansprüche gegen S. geltend machen können, solange

S. bei der vor dem Vergleichsabschluss hergestellten Form des Geräts ge-

blieben wäre. Die mögliche Feststellung, dass ein von S. nach Abschluss des

Vergleichs hergestelltes Gerät auch unter die beschränkte Fassung des Klage-

patents falle, könne somit nicht zu dem Ergebnis führen, dass dem Kläger

durch den Vergleich ein Schaden entstanden sei.

2. Dieses Vorbringen der Beklagten rechtfertigt keine anderweite Ent-

scheidung.

Entgegen der von den Beklagten in der Einspruchsschrift vorgetragenen

Auffassung lässt sich im Revisionsverfahren eine Feststellung, dass dem Klä-

ger durch den Vergleichsabschluss kein Schaden entstanden sein kann, nicht

treffen.

Der Kläger hat behauptet, dass S. jedenfalls mit dem Gerät "D 60 IR"

vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Klagepatents in der Fassung des

Senatsurteils vom 9. Oktober 2002 (X ZR 22/99) Gebrauch gemacht habe; die

Beklagte habe dies bestritten. Feststellungen zu der Frage, ob die umstrittenen

Geräte vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Senatsur-

teils vom 9. Oktober 2002 Gebrauch gemacht haben, hat das Berufungsgericht

nicht getroffen. Diese Feststellungen waren entgegen der Auffassung der Be-

klagten nicht deshalb entbehrlich, weil im Verletzungsprozess vor dem Landge-

richt Düsseldorf festgestellt worden ist, dass die dort angegriffenen Gegenstän-

de vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Klagepatents in der erteilten

Fassung Gebrauch gemacht haben. Dem Verletzungsprozess vor dem Landge-

richt Düsseldorf hat der Patentanspruch 1 des Klagepatents in der erteilten

Fassung zu Grunde gelegen, nicht dagegen in der beschränkten Fassung des

Senatsurteils vom 9. Oktober 2002. Aus dem Umstand, das ein angegriffener

Gegenstand Gebrauch von der Lehre eines weiter gefassten Patentanspruchs

macht, ergibt sich nicht notwendig, dass er nicht in den Schutzbereich des Pa-

tents in einer beschränkten Fassung dieses Patentanspruchs fällt. Deshalb

lässt sich aus dem Urteil des Landgerichts Düsseldorf im Verletzungsprozess

nicht herleiten, es sei ausgeschlossen, dass die angegriffene Ausführungsform

in den Schutzbereich des Klagepatents in der durch das Senatsurteil vom

9. Oktober 2002 beschränkter Fassung des Patentanspruchs 1 fallen könne.

Dies kann der Fall sein, bedarf aber der Prüfung. Ob dies der Fall ist, wird im

erneuten Berufungsverfahren zu klären sein, wobei es aus den im Versäumnis-

urteil des Senats ausgeführten Gründen nicht darauf ankommt, ob die angegrif-

fene Ausführungsform schon vor oder erst nach dem Vergleichsabschluss her-

gestellt worden ist, worauf das Berufungsurteil abgestellt hat. Selbst wenn sich

nach Sachaufklärung nicht ausschließen ließe, dass S. erst nach Vergleichs-

schluss dazu übergegangen ist, vom Patentanspruch 1 des Klagepatents in der

Fassung Gebrauch zu machen, die er durch das Senatsurteil vom 9. Oktober

2002 erhalten hat, wäre hierdurch ein Schaden des Klägers nicht ausgeschlos-

sen. Denn ein solcher Gegenstand hätte ohne den Vergleich nur vom Kläger

oder mit seiner Zustimmung von der O. GmbH hergestellt und vertrieben wer-

den dürfen. Der Verlust dieses Ausschlussrechts gegenüber S. stellt einen

Schaden dar. Welchen wirtschaftlichen Wert sein Fortbestand gehabt hätte, ist

eine Frage der Schadenshöhe.

3. Eine anderweite Entscheidung ist auch nicht deshalb geboten, weil,

wie die Beklagten in der mündlichen Verhandlung über den Einspruch geltend

gemacht haben, ein Schaden des Klägers schon deshalb ausgeschlossen ist,

weil S. - unterstellt, die erste Nichtigkeitsklage gegen das Patent des Klägers

wäre abgewiesen und der Vergleich nicht geschlossen worden - andere Geräte

entwickelt hätte, die vom Gegenstand des Patents des Klägers weder in der

erteilten Fassung noch in der Fassung des Senatsurteils vom 9. Oktober 2002

(X ZR 22/99) Gebrauch gemacht hätten und dem Kläger unter dieser Voraus-

setzung infolge der Marktstärke von S. der geltend gemachte Schaden eben-

falls entstanden wäre, der geltend gemachte Schaden somit nicht kausal auf die

behauptete fehlerhafte Beratung und den darauf beruhenden Abschluss des

Vergleichs zurückzuführen ist.

Mit diesen Erwägungen wenden die Beklagten einen hypothetischen

Sachverhalt ein. Aus den zu 2. genannten Gründen schließt auch er einen

Schaden des Klägers nicht dem Grunde nach aus. Er betrifft wiederum die

Schadenshöhe, nämlich die Frage, welcher Gewinn von dem Kläger - das

schädigende Ereignis hinweggedacht - nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge

oder nach den besonderen Umständen des Falles mit Wahrscheinlichkeit er-

wartet werden konnte (§ 252 BGB). Diese Frage zu beantworten, ist Sache des

Tatrichters.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf

Vorinstanzen:

LG Mannheim, Entscheidung vom 15.09.1995 - 7 O 17/94 -

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 12.11.2003 - 6 U 165/02 -