BGH Urteil vom 04.07.2006 – X ZR 74/03

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 74/03

in der Patentnichtigkeitssache

Verkündet am: 4. Juli 2006 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 4. Juli 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter

Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und

Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 13. März 2003 verkündete Urteil des

3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf

Kosten der Beklagten, die auch die weiteren Kosten der Streithelfe-

rin trägt, zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 3. Juni 1988 unter Inan-

spruchnahme einer italienischen Patentanmeldung vom 27. Juli 1987 angemel-

deten und unter anderem mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patents 0 301 203 (Streitpatents). Das

Streitpatent umfasst vier Patentansprüche. Patentansprüche 1 bis 3 lauten in

der Verfahrenssprache Englisch:

"1. Pocket tester for paper and fabrics consisting of a pen or felt-

pen containing an ink consisting of a solution in alcohol or in an

water/alcohol mixture of a reacting substance (reagent) for evi-

dentiating a substance (searched substance) which is possibly

present in the paper or in the fabrics depending on the type of

the raw material used or on particular operations of the manu-

facturing process, said searched substance being selected from

the group consisting of aluminium ions, starch, chemical pulp,

mechanical pulp, bleaching agents.

2. Pocket tester as claimed in claim 1, characterised by the fact

that said reagent is selected from the group consisting of a mix-

ture of iodine and potassium iodide, a 25 % solution of fluoro-

glucine in concentrated hydrochloric acid, blue of panduran,

Cartarex 2 L.

3. Pocket tester as claimed in claim 1, characterised by the fact

that the alcohol used in said solution is selected from the group

consisting of aliphatic alcohols having from 2 to 6 carbon atoms;

mono- or di-ethyleneglycols, mono- or di-propyleneglycols, hav-

ing one or more hydroxyl groups etherified with aliphatic alco-

hols having from 1 to 3 carbon atoms; or mixtures thereof, or

their mixtures with from 20 % to 80 % of water."

In der Fassung der Streitpatentschrift lautet Patentanspruch 1 in deut-

scher Übersetzung:

"Taschenprüfgerät für Papier und Gewebe mit einem Schreibstift

oder Faserschreiber, der eine Tinte enthält, die aus einer Lösung in

Alkohol oder in einer Mischung Wasser/Alkohol einer Reaktions-

substanz (gesuchte Substanz) besteht, die möglicherweise in dem

Papier oder Gewebe enthalten ist, abhängig von dem verwendeten

Ausgangsstoff oder von besonderen Verfahren bei der Herstellung,

wobei die gesuchte Substanz in der Gruppe Aluminiumionen, Stär-

ke, chemische Pulpe, mechanische Pulpe und Bleichmittel enthal-

ten ist."

Die Klägerin und ihre Streithelferin greifen Patentansprüche 1 bis 3 des

Streitpatents an und machen geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei

gegenüber den Anmeldeunterlagen unzulässig erweitert. Der Gegenstand der

Patentansprüche 1 bis 3 sei zudem nicht patentfähig, er sei nicht neu und beru-

he jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Die Klägerin und die Streithelferin haben beantragt, das Streitpatent im

Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 3 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären. Die Beklagte hat in erster

Linie Klageabweisung beantragt und im Übrigen das Streitpatent in der Fassung

von vier Hilfsanträgen verteidigt.

Das Bundespatentgericht hat dem Klageantrag entsprochen.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der diese weiter-

hin in erster Linie die vollständige Abweisung der Klage erstrebt. Sie verteidigt

das Streitpatent hilfsweise in der Fassung der erteilten Patentansprüche 2 und

3, weiter hilfsweise in der Fassung des erteilten Patentanspruchs 3 und weiter

hilfsweise in der Fassung des in der mündlichen Verhandlung überreichten

Hilfsantrags. Danach soll Patentanspruch 1 wie folgt lauten:

"1. Pocket tester for paper and fabrics consisting of a pen or felt-

pen containing an ink consisting of a solution in alcohol or in an

water/alkohol mixture of a reacting substance (reagent) for evi-

dentiating a substance (searched substance) which is possibly

present in the paper or in the fabrics depending on the type of

the raw material used or on particular operations of the manu-

facturing process, said searched substance being selected from

the group consisting of aluminium ions, starch, chemical pulp,

mechanical pulp, bleaching agents,

said reagent being selected from the group consisting of a mix-

ture of iodine and potassium iodide, a 25% solution of fluoroglu-

cine in concentrated hydrochloric acid, blue of panduran, Car-

tarex 2L,

the alcohol used in said solution being selected from the group

consisting of aliphatic alcohols having from 2 to 6 carbon atoms;

mono- or di-ethyleneglycols, mono or di-propyleneglycols, hav-

ing one or more hydroxyl groups etherified with aliphatic alco-

hols having from 1 to 3 carbon atoms; or mixtures thereof, or

their mixtures with from 20% to 80% of water."

Die Klägerin und die Streithelferin treten dem entgegen.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr.-Ing. L. G.

ein schriftliches Gutachten erstattet, das er

in der

mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Die Berufung ist zulässig, jedoch nicht begründet. Der Gegenstand der

Patentansprüche 1 bis 3 des Streitpatents beruht jedenfalls nicht auf erfinderi-

scher Tätigkeit. Das Streitpatent ist deshalb zu Recht im Umfang der Patentan-

sprüche 1 bis 3 für nichtig erklärt worden (Art. II § 6 b Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138

Abs. 1 Buchst. a, 52, 56 EPÜ).

I. Das Streitpatent betrifft einen "Pocket tester for paper and fabrics".

Dieses Prüfgerät besteht aus einem herkömmlichen Schreibstift oder Faser-

schreiber, der eine Tinte enthält, die wenigstens ein Lösungsmittel und wenigs-

tens ein Reagenz aufweist. Dieses Reagenz ändert seine Farbe, wenn es in

Kontakt mit einem bestimmten, im Papier oder im Gewebe gesuchten Bestand-

teil kommt (Sp. 1 Z. 5-10). Das Prüfgerät soll es dem Benutzer - gemäß Sp. 1

Z. 24 einem Käufer - ermöglichen, rasch und genau zu ermitteln, ob die Qualität

des erworbenen Papiers oder Gewebes mit der gewünschten Qualität überein-

stimmt. Der üblicherweise in Schreibstiften oder Filzschreibern verwendeten

Tinte wird eine Lösung hinzugefügt, die aus einem geeigneten Reagenz be-

steht, um eine Substanz erkennbar zu machen, die möglicherweise in dem Pa-

pier oder Gewebe enthalten ist, oder die Tinte wird durch eine solche Lösung

ersetzt (Sp. 1 Z. 44-49). Die Streitpatentschrift bezeichnet die Identifizierung

bestimmter Substanzen, die dem Papier bei dessen Herstellung bewusst bei-

gegeben werden, in sogenannten Sicherheitspapieren als bekannt. Bisher sei

es jedoch noch von keiner Seite beschrieben oder angeregt worden, die Pa-

pierqualität dadurch zu testen, dass der Herstellungsprozess mit einem einfa-

chen Taschenprüfgerät identifiziert werde (Sp. 2 Z. 10-16).

Das in Patentanspruch 1 vorgeschlagene Prüfgerät weist folgende

Merkmale auf:

Taschenprüfgerät für Papier und Gewebe

1. mit einem Schreibstift oder Faserschreiber.

2. Der Stift

a) enthält eine Tinte,

b) bestehend aus

aa) einer Lösung aus Alkohol

bb) oder einer Mischung aus Alkohol und Wasser

c) und einem Reagenz.

3. Mit dem Reagenz kann

a) eine gesuchte Substanz erkennbar gemacht werden,

b) soweit sie in dem untersuchten Papier oder Gewebe enthal-

ten ist (eine möglicherweise in dem Papier oder Gewebe

enthaltene Substanz).

4. Die gesuchte Substanz ist abhängig von dem verwendeten Aus-

gangsstoff oder von besonderen Verfahren bei der Herstellung in

dem Papier oder Gewebe enthalten.

5. Die gesuchte Substanz ist aus einer Gruppe ausgewählt, welche

besteht aus:

a) Aluminiumionen,

b) Stärke,

c) Holzfaser (mechanische Pulpe),

d) Zellstoff (chemische Pulpe)

und

e) "Bleichmittel".

fen.

Patentanspruch 2 schlägt weitere Merkmale vor, die das Reagenz betref-

Das Reagenz (Merkmal 2 c) ist ausgewählt aus einer Gruppe, die

2.1

2.2

eine Mischung von Jod und Kaliumjodid,

eine 25 %ige Lösung von Phloroglucin in konzentrierter

Salzsäure,

2.3

Pandurablau

und/oder

2.4

Cartarex 2 L ist.

Patentanspruch 3 betrifft den in der Lösung enthaltenen Alkohol. Er gibt

an, dass der in der Lösung enthaltene Alkohol (Merkmal 2 b) aus der Gruppe

ausgewählt ist, die

3.1.1 aliphatische Alkohole mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen;

3.1.2 Mono- oder Di-Ethylenglykole, Mono- oder Di-Propylen-

glykole mit einer oder mehreren, mit aliphatischen Alkoho-

len mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen verätherten Hydro-

xylgruppen;

oder

3.1.3 deren Mischungen

oder

3.1.4 deren Mischungen mit 20 % bis 80 % Wasser enthält.

Die Streitpatentschrift führt dazu aus, dass der Holzfaserindikator zum

Anzeigen des Anteils von Holzstoff (mechanical pulp) verwendet wird. Das

Testgerät erzeuge auf dem Papier oder auf Paneelen aus Zellulosefasern

(chemical pulp) eine gelbe Farbe, während eine rote Farbe erzeugt werde,

wenn das Papier aus Holzstoff bestehe (Sp. 3 Z. 21-27). Mit dem unter 4 e an-

gesprochenen Bleichmittel bezeichnet die Streitpatentschrift optische Aufheller,

die dem Papier zugefügt werden, um einen höheren Weißgrad zu erreichen.

Dies zeigt sich auch daran, dass zu dem Auffinden der "Bleichmittel" Carta-

rex 2 L als Reagenz eingesetzt werden soll. Dabei handelt es sich nach dem

Chemielexikon von Römp, 9. Aufl., um einen Löscher für optische Aufheller.

II. Es kann offen bleiben, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1

über die Offenbarung in den Anmeldeunterlagen hinausgeht und neu ist. Er be-

ruht jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Nach den Erläuterungen des gerichtlichen Sachverständigen in der

mündlichen Verhandlung befassten sich im Prioritätszeitpunkt mit der Entwick-

lung von Prüfgeräten für Papier entweder Entwicklungsabteilungen der Herstel-

ler von Reagenzien, die eine für den Verwender von Testgeräten einfache

Handhabung der hergestellten Produkte anstrebten oder auf dem Gebiet der

Labormitteltechnik tätige Techniker, die derartige Testgeräte zur Anwendung

ihnen vorgegebener chemischer Reagenzien zur Verfügung stellen wollten. Von

ihnen wurde, soweit es sich nicht ohnehin um Angehörige dieser Berufsgruppe

handelte, für die Entwicklung jedenfalls chemischer Sachverstand hinzugezo-

gen.

Ein solcher Fachmann entnahm der französischen Patentanmeldung

25 39 533 ein Verfahren zur Identifikation von Substanzen, die dem Papier im

Herstellungsverfahren gezielt beigegeben werden.

Auch die Beklagte zieht nicht in Zweifel, dass - wie das Bundespatentge-

richt entschieden hat - die Merkmale 1, 2 und 3.1 der Merkmalsgliederung be-

reits in der französischen Patentanmeldung 25 39 533 beschrieben sind. Es

wird dort ein Schreibstift als Taschenprüfgerät für Papier vorgeschlagen. Dieser

weist einen Vorratsbehälter auf, der ein z.B. in Alkohol gelöstes Reagenz ent-

hält, mit dem bei der Papierherstellung eingebrachte Substanzen nachgewiesen

werden können.

Der Unterschied zu der französischen Patentanmeldung liegt damit darin,

dass beim Streitpatent das Papier oder Gewebe auf Substanzen untersucht

wird, die bei der Herstellung des Papiers normalerweise verwendet werden, und

nicht nur auf solche Substanzen, die im Herstellungsprozess zu Sicherheits-

zwecken beigefügt werden. Hiervon geht auch die Streitpatentschrift aus, indem

dort ausgeführt und als entscheidende Neuerung herausgestellt wird, dass bis-

her von keiner Seite die Möglichkeit beschrieben oder angeregt worden sei, die

Papierqualität dadurch zu testen, dass der Herstellungsprozess mit einem ein-

fachen Taschenprüfgerät identifiziert werde.

Schon aufgrund der Bezeichnung der französischen Patentanmeldung,

die ein Verfahren zur Identifizierung eines Sicherheitspapiers sowie ein Instru-

ment zur Durchführung dieses Verfahrens betrifft, hatte der Fachmann Veran-

lassung, diese Schrift in Betracht zu ziehen, wenn er ein einfaches Prüfgerät für

bestimmte im Papier vorhandene Substanzen zur Verfügung stellen wollte. Das

bis dahin bekannte Verfahren, die Reagenzien durch Tüpfeltests mittels einer

Pipette auf das Papier aufzubringen, machte das Hantieren mit Glasstiften oder

Pipetten erforderlich, was aufwendig und umständlich ist. In der französischen

Patentanmeldung wird dagegen hervorgehoben, dass bei dem Testgerät eine

kontrollierte Abgabe des Reagenz erreicht wird, die es erlaubt, dieses auf einen

begrenzten Bereich des zu identifizierenden Papiers zu verteilen (S. 3 Z. 1-8).

Dies legte den Einsatz des Testgeräts anstelle des Tüpfeltests auch zum Auf-

finden der Faktoren, die für die Papierqualität entscheidend sind, für den Fach-

mann nahe.

Eine erfinderische Leistung ergibt sich auch nicht aus der Erweiterung

dieser Lehre auf die mit dem Patent beanspruchten Mittel zur Bestimmung der

jeweiligen Substanz. Fachleute der hier zugrunde zu legenden Qualifikationen

kannten die Reagenzien zur Ermittlung der in Patentanspruch 1 angegebenen

Substanzen. Wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat und sich aus

dem von der Klägerin überreichten Papiermachertaschenbuch 1982 ergibt, war

der Nachweis von Stärke mittels einer Jod-/Kaliumjodidlösung und der Nach-

weis von Holzstoff mit Hilfe einer alkoholischen Phloroglucin-Lösung Stand der

Technik auch im Bereich der Papiermacher. Bei Cartarex 2 L handelt es sich,

wie die Streitpatentschrift angibt, um ein zum Zeitpunkt der Anmeldung des

Streitpatents bereits von S. vertriebenes Produkt. Wie das ein Jahr nach

dem Prioritätszeitpunkt erschienene Chemielexikon von Römp, 9. Aufl., angibt,

handelt es sich um einen Löscher für optische Aufheller. Eine andere Wirkung

wird dort nicht erwähnt; die Beklagte behauptet auch nichts anderes. Pandu-

rablau wurde, wie der gerichtliche Sachverständige dargelegt hat, im Prioritäts-

zeitpunkt bereits seit langem eingesetzt, um Aluminiumionen sichtbar zu ma-

chen, wobei der Sachverständige allerdings die Aussagekraft einer Untersu-

chung des Papiers auf Aluminiumionen bezweifelt hat. Wollte der Fachmann

jedoch diesen Test durchführen, weil er ihn für seine Zwecke, z.B. für eine erste

Einschätzung, für ausreichend hielt, so war es ihm bekannt, dass dazu Pandu-

rablau geeignet war.

Dabei spricht es nicht gegen das Naheliegen, dass der Sachverständige

die Sinnhaftigkeit eines Tests unter Einsatz von Cartarex 2 L und Pandurablau

im Hinblick auf weiterführende, eine sachgerechte und zweckbezogene Beurtei-

lung bezogene Gewinnung von Erkenntnissen bezweifelt hat. Ein solcher zu

erwartender Misserfolg einer Maßnahme steht dem Heranziehen gerade dieser

Maßnahme zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit entgegen (BGHZ 147,

137, 143 - Trigonelin). Um in dieser Maßnahme eine erfinderische Tätigkeit zu

sehen, müssten dann andere Gesichtspunkte hinzutreten, die hier weder er-

sichtlich sind noch von der Beklagten behauptet werden. Sie hat insbesondere

nicht geltend gemacht, dass die Untersuchung über die auch vom Sachver-

ständigen zugrunde gelegten hinausgehende weitere Erkenntnisse vermitteln

oder diese entgegen der von dem Sachverständigen geäußerten Annahme wei-

tere Beurteilungsmöglichkeiten eröffnen. Die Beklagte kann daher keinen Erfolg

haben, soweit sie geltend macht, gerade dass der Sachverständige die Maß-

nahmen für ungeeignet zum Test von Papier halte, zeige, dass diese nicht na-

hegelegen hätten.

III. Auch in der Fassung der Hilfsanträge ist der Gegenstand des Streit-

patents nicht patentfähig.

In Patentanspruch 2 werden die Reagenzien zum Auffinden der gesuch-

ten Substanzen bezeichnet. Wie bereits ausgeführt waren diese dem Fach-

mann als solche und mit ihrer Eignung für die Überprüfung auf das Vorhanden-

sein der im Patent genannten Substanzen bekannt.

In Patentanspruch 3 wird der in der Lösung enthaltene Alkohol näher be-

schrieben. Er soll aus der Gruppe ausgewählt sein, die aliphatische Alkohole

mit 2 bis 6 C-Atomen, Mono- oder Di-Ethylenglykole mit einer oder mehreren

mit aliphatischen Alkoholen mit 1 bis 3 C-Atomen verätherten Hydroxylgruppen

oder deren Mischung mit 20 bis 80 % Wasser enthält. Der Sachverständige hat

hierzu überzeugend ausgeführt, für den Fachmann sei die Auswahl eines Lö-

sungsmittels, das für das jeweilige Reagenz geeignet sei, das Ergebnis eines

routinehaften Optimierens. Im Fall von Phloroglucin als Reagenz sei Alkohol

ohnehin seit Jahrzehnten Stand der Technik. Außerdem werde sich der Fach-

mann auch an den Lösungsmitteln orientieren, die in der Tinte von Schreib- und

Filzstiften enthalten seien. Die Verwendung von Wasser als Komponente eines

organischen Lösungsmittels sei außerdem keine Neuheit, da mit Wasserzugabe

zu einem Lösungsmittel die Verdunstung eines Strichs auf der Papierprobe be-

einflusst bzw. gebremst werden könne.

Hilfsantrag 3 fasst die bisherigen Patentansprüche 1 - 3 zu einem An-

spruch zusammen. Darüber hinausgehende Merkmale, die eine erfinderische

Tätigkeit begründen könnten, enthält er nicht.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung

mit § 97 ZPO.

Melullis

Scharen

Mühlens

Meier-Beck

Kirchhoff

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.03.2003 - 3 Ni 63/01 (EU) -