BGH Urteil vom 17.10.2006 – X ZR 59/04

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 59/04

in der Patentnichtigkeitssache

Verkündet am: 17. Oktober 2006 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 17. Oktober 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den

Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-

Beck und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 3. Senats (Nich-

tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 3. Februar 2004 teil-

weise abgeändert. Die Klage wird insgesamt abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist Inhaberin des am 26. Juli 1989 unter Inanspruchnahme

der Priorität einer Voranmeldung vom 17. August 1988 in den Vereinigten Staa-

ten von Amerika angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patents 356 013 (Streitpatents).

Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 2 und 11 lauten:

"1. A self-sealing valve (10) comprising: a first flexible plastic valve

sheet (46) having a first inlet end (54) and a first outlet end (56)

and a second flexible plastic valve sheet (48) having a second

inlet end (58) and a second outlet end (60), the flexible plastic

valve sheets (46, 48) being bonded together and providing a

valve inlet (64) and a valve outlet (66); characterized in that:

-

the flexible plastic valve sheets (46, 48) are arranged so as

to provide a positioning tab (62),

-

the self-sealing valve includes barrier means (76) to provide

a bonding barrier between the flexible plastic valve sheets

(46, 48) at the valve inlet (64), and

-

the barrier means (76) extends on the first or second flexible

plastic valve sheet (46 or 48) at least inwardly from the valve

inlet (64).

2. A self-sealing valve (10) for a non-latex balloon (12), the non-

latex balloon (12) having a balloon body (14) and a balloon

stem (16) formed by sealing a first balloon sheet (18) to a sec-

ond balloon sheet (20), the self-sealing valve (10) comprising a

first flexible plastic valve sheet (46) having a first inlet end (54)

and a first outlet end (56) and a second flexible plastic valve

sheet (48) having a second inlet end (58) and a second outlet

end (60), the flexible plastic valve sheets (46, 48) being bonded

together and providing a valve inlet (64) and a valve outlet (66);

characterized in that:

-

the flexible plastic valve sheets (46, 48) are arranged so as

to provide a positioning tab (62) receivable entirely within the

balloon stem (16),

-

the self-sealing valve (10) includes barrier means (76) to

provide a bonding barrier between the flexible plastic valve

sheets (46, 48) at the valve inlet (64),

-

the barrier means (76) extends on the first or second flexible

plastic valve sheet (46 or 48) at least inwardly from the valve

inlet (64); and

-

the self-sealing valve (10) is adapted to be preliminary heat

bonded to the first or second balloon sheet (18 or 20) at the

balloon stem (16) prior to sealing formation of the non-latex

balloon (12), balloon body (14) and balloon stem (16) and to

thereafter include a first floating portion (80) defining the

valve outlet (66) within the balloon body (14) and a second

portion (82) defining the valve inlet (64) within the balloon

stem (16).

11. A method of producing a self-sealing, non-latex balloon (12),

having a balloon body (14) and a balloon stem (16) defined by a

first balloon sheet (18) bonded to a second balloon sheet (20),

comprising the steps of:

bonding a first flexible plastic valve sheet (46) to a second flexi-

ble plastic valve sheet (48) so as to provide a self-sealing valve

(10) having a valve inlet (64), a valve outlet (66) and a position-

ing tab (62);

treating the first or second flexible plastic valve sheet (46, 48) to

provide barrier means (76) for providing a bonding barrier

between the first and second flexible plastic valve sheets (46,

48) at the valve inlet (64);

bonding the positioning tab (62) to the first balloon sheet (18) to

a predetermined position such that the self-sealing valve (10)

has a predetermined orientation with respect to the first balloon

sheet (18);

registered the second balloon sheet (20) with respect to the first

balloon sheet (18); and

bonding the first and second balloon sheets (18, 20) together

and to the self-sealing valve (10) such that the self-sealing

valve (10) includes a first floating portion (80) within the balloon

body (14) and a second portion (82) bonded to the balloon stem

(16), the second portion (82) including the positioning tab (62)

and the valve inlet (64)."

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 3 bis 10 und 12 bis 14 wird

auf die Patentschrift Bezug genommen.

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei

nicht patentfähig.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der wei-

tergehenden Klage mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik

Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche ei-

ne einem Hilfsantrag der Beklagten entsprechende Fassung erhalten haben,

wegen der auf das Urteil des Bundespatentgerichts verwiesen wird.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie den Antrag

auf vollständige Abweisung der Klage weiterverfolgt.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Professor Dr.-Ing. J. F. ,

, ein schriftliches Gutachten erstattet, das er

in der mündli-

chen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Die Klägerin ist nach Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens

über ihr Vermögen mangels Masse in der mündlichen Verhandlung nicht vertre-

ten gewesen.

Die zulässige Berufung, über die trotz der Säumnis der Klägerin durch

streitiges Urteil zu entscheiden ist (Sen.Urt. v. 30.4.1996 - X ZR 114/92, GRUR

1996, 757 - Tracheotomiegerät; Sen.Urt. v. 18.11.2003 - X ZR 128/03, Mitt.

2004, 171 - Leuchter), hat Erfolg. Die Würdigung des Standes der Technik er-

gibt nicht, dass der Gegenstand des Streitpatents für den Fachmann nach sei-

nem Fachwissen und -können nahegelegen hätte.

I.

Das Streitpatent betrifft ein selbstdichtendes Ventil insbesondere

für einen nicht aus Latex bestehenden Ballon sowie ein Verfahren zur Herstel-

lung eines solchen Ballons mit erfindungsgemäßem Ventil.

In der Beschreibung wird erläutert, dass Ballons aus zwei flexiblen - ge-

gebenenfalls metallisierten - Kunststofffolien, die durch Heißsiegelung in unter-

schiedlichen Formen miteinander verbunden seien, seit einigen Jahren

erhebliche Verbreitung gefunden hätten. Wegen der sehr geringen Durchlässig-

keit der Folien könne ein solcher Ballon das Füllmedium (insbesondere Helium)

über Wochen halten, sofern der Ballonhals entsprechend abgedichtet sei. We-

gen der Nachteile einer Abbindung des Ballonhalses, der Verwendung von

Klammern oder einer Heißversiegelung seien in jüngerer Zeit selbstdichtende

Ballons und Ventileinrichtungen entwickelt worden; die Streitpatentschrift ver-

weist in diesem Zusammenhang insbesondere auf die US-Patentschrift 4 674

532 (Anl. K 3 = E 1). Diese selbstdichtenden Ballons wiesen jedoch hohe Aus-

fallraten auf und seien insbesondere wegen der Integration des Ventileinbaus in

den Prozess der Ballonherstellung kostenaufwendig. Ferner sieht das Streitpa-

tent es aus mehreren Gründen als nachteilig an, dass die meisten bekannten

selbstdichtenden Ventile nach außen über den Ballonhals hinausreichten.

Hieraus ergibt sich das technische Problem, ein zuverlässig arbeitendes

selbstdichtendes Ventil bereitzustellen, das einfach und kostengünstig herstell-

bar ist, in einen automatisierten Ballonherstellungsprozess integriert werden

kann und innerhalb des Ballonhalses positionierbar ist.

Dieses Problem soll nach Patentanspruch 1 des Streitpatents durch fol-

gende Merkmalskombination gelöst werden:

1.

Das selbstdichtende Ventil (10) weist auf:

1.1

eine erste flexible Kunststofffolie (46) mit einem (ers-

ten) Einlassende (54) und einem (ersten) Auslassende

(56),

1.2

eine zweite flexible Kunststofffolie (48) mit einem

(zweiten) Einlassende (58) und einem (zweiten) Aus-

lassende (60).

2.

Die Folien (46, 48)

2.1

sind miteinander verbunden,

2.2

bilden einen Ventileinlass (64) und einen Ventilauslass

(66) und

2.3

sind so angeordnet, dass sie eine Positionierlasche

(positioning tab, 62) bilden.

3.

Das Ventil umfasst ein Sperrmittel (barrier means, 76),

3.1

das eine Verbindungssperre (bonding barrier) zwi-

schen den Folien (46, 48) am Ventileinlass (64) be-

reitstellt und

3.2

sich auf der ersten oder zweiten Folie (46 oder 48)

vom Ventileinlass (64) zumindest einwärts erstreckt.

Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 und 3 der Streitpatent-

schrift zeigen ein Ausführungsbeispiel, bei dem die Positionierlasche dadurch

gebildet ist, dass der zweite Folienstreifen (48) länger als der erste ausgebildet

ist.

Die Positionierlasche soll die Automatisierung der Ballonherstellung er-

leichtern, indem sie es ermöglicht, das selbstdichtende Ventil im Herstellungs-

prozess zuverlässig an einer bestimmten vorgegebenen Stelle des Ballonhalses

auf einer der beiden vorzugsweise aus Polyäthylen bestehenden Ballonfolien zu

positionieren und sodann mit der Ballonfolie zu verschweißen (Sp. 3 Z. 14-17;

Sp. 5 Z. 24-27; Sp. 8 Z. 17-23). Zugleich soll die Verbindungssperre, im Ausfüh-

rungsbeispiel ein Überzug (78) aus hitzebeständiger Nitrozellulose, sicherstel-

len, dass bei der Verbindung der Ballonfolien miteinander und mit dem selbst-

dichtenden Ventil der Ventileinlass nicht verschlossen wird (Sp. 3 Z. 28-33;

Sp. 7 Z. 19-24; Sp. 8 Z. 23-32). Zwar ist der Ballon nicht Gegenstand des Pa-

tentanspruchs 1. Mit Positionierlasche und Verbindungssperre ist das erfin-

dungsgemäße Ventil jedoch so ausgerüstet, dass es vorteilhaft bei einem au-

tomatisierten Ballonherstellungsprozess verwendet werden kann.

II.

Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 kann die Patentfähigkeit

nicht abgesprochen werden.

1.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu. Er wird weder

durch die US-Patentschrift 4 684 532 (Anl. K 3 = E 1), noch durch die Unterla-

gen des spanischen Gebrauchsmusters 20 35 94 (Anl. K 11 = E 2) oder die US-

Patentschrift 3 332 415 (Anl. K 13 = E 3) vorweggenommen.

Das selbstdichtende Ventil nach der E 1 weist weder eine Positionierla-

sche noch eine Verbindungssperre auf.

Entsprechend verhält es sich bei dem Gegenstand des spanischen

Gebrauchsmusters. Soweit die Klägerin erstinstanzlich eine Verbindungssperre

in unterschiedlich langen Seitenwänden der schlauchförmigen Zunge aus bieg-

samem Material (lengueta tubular de naturaleza flexible) hat sehen wollen,

kann dem nicht gefolgt werden. Zwar mögen die Zeichnungen für sich den Ein-

druck ungleich langer Wände erwecken, der textliche Hinweis auf eine

Schlauchform schließt ein solches Verständnis jedoch aus.

Bei dem selbstdichtenden Druckventil nach der US-Patentschrift

3 332 415 (E 3) fehlt es jedenfalls an einem Sperrmittel im Sinne des Streitpa-

tents. Der Gefahr eines unbeabsichtigten Verschließens des Ventileinlasses

kann nach der E 3 dadurch entgegengewirkt werden, dass während der Anbrin-

gung des Ventils an dem zu befüllenden Körper durch Heißsiegelung ein dün-

nes Blatt (thin layer) eines hochschmelzenden Materials wie Polytetrafluoräthy-

len eingesetzt wird (E 3, Sp. 3 Z. 39-44).

2.

Der Stand der Technik hat dem Fachmann die erfindungsgemäße

Ventilausgestaltung auch nicht nahegelegt.

Das Bundespatentgericht hat in dem äußeren, gegenüber dem inneren

verbreiterten Ventilabschnitt des in Figur 1 der E 3 gezeigten Ventils eine Posi-

tionierlasche im Sinne des Merkmals 2.3 gesehen und angenommen, es habe

im "Griffbereich" des Fachmanns gelegen, das nur während der thermischen

Befestigung des Ventils im aufblasbaren Körper vorgesehene Sperrmittel per-

manent im Ventil zu belassen. Dem vermag der Senat im Ergebnis nicht zu fol-

gen.

Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass sich in der Praxis mit der

Entwicklung von Ventilen der in Rede stehenden Art typischerweise ein mit der

Kunststoffverarbeitung vertrauter Maschinenbauingenieur befasst. Die Befra-

gung des gerichtlichen Sachverständigen hat nichts ergeben, was eine Abwei-

chung von dieser auch von der Berufung nicht angegriffenen Feststellung gebö-

te. Soweit der gerichtliche Sachverständige zu den in Betracht kommenden

Fachleuten auch erfahrene Techniker gezählt hat, ergäben sich aus der Einbe-

ziehung dieses Personenkreises keine entscheidungserheblichen zusätzlichen

Kenntnisse oder Erfahrungen.

Die Funktion des verbreiterten äußeren Teils des Ventils nach Figur 1

der E 3 wird in der Entgegenhaltung nicht erläutert. Beschrieben wird, dass in

der "besonderen Ausführungsform" nach Figur 1 eine dünne Metallplatte oder

dicke Folie (die ein Aufrollen dieses Ventilteils als zusätzliche Dichtung ermögli-

chen soll, vgl. Fig. 7) in einen erweiterten Teil 19 des Ventils eingesetzt werden

könne (E 3, Sp. 3 Z. 9-14). Das deutet zunächst darauf hin, dass die Erweite-

rung nur der Aufnahme eines Verstärkungselements dienen soll. Andererseits

ist in Figur 2 ein Ventil 22, "similar to valve 10 of Figure 1 but without the metal-

lic foil insert" gezeigt. Dieser Darstellung kann der Fachmann jedenfalls ent-

nehmen, dass die Verbreiterung es erleichtert, wenn nicht erzwingt, das Ventil,

wie in Figur 2 gezeigt, so zu positionieren, dass der breitere Teil außerhalb des

zu befüllenden Körpers zu liegen kommt.

Die Beweisaufnahme hat jedoch keine tatsächlichen Anhaltspunkte dafür

erbracht, dass diese vorbekannte Ausgestaltung eines Ventils dem Fachmann

unter Berücksichtigung seines Fachwissens und -könnens eine Weiterentwick-

lung zu der erfindungsgemäßen Ausgestaltung nahegelegt hätte.

Zwar ist, wie der gerichtliche Sachverständige ausgeführt hat, die Indizie-

rung zweier Bauteile, d.h. die Verwendung körperlicher oder unkörperlicher

Hilfsmittel zur gegenseitigen Sicherung der Position, ein im Maschinenbau gän-

giges Verfahren. Die Verbreiterung des äußeren Ventilteils in der E 3 gab dem

Fachmann jedoch keine Anregung, die Ventilfolien entsprechend Merkmal 2.3

so anzuordnen, dass sie eine Positionierlasche bilden, die - im Zusammenwir-

ken mit einer entsprechenden Indizierung einer Ballonfolie - die gegenseitige

Positionssicherung bei einem automatisierten Herstellungsprozess erlaubt und

es zugleich ermöglicht, die Ventilfolie mittels der Positionierlasche einfach und

zuverlässig mit der Ballonfolie zu verbinden, ohne dabei Vorkehrungen gegen

einen Verschluss des Ventileinlasses durch den Heißsiegelungsvorgang treffen

zu müssen.

Ebenso wenig konnte die Schrift den Fachmann dazu anregen, entspre-

chend Merkmal 3 das Ventil selbst mit einem Sperrmittel zu versehen. Das

Sperrmittel hat eine Funktion nur während des Heißsiegelungsvorgangs und

wird demgemäß im Stand der Technik bei der Ventilherstellung als "Werkzeug"

eingesetzt. Die Erwägung des Bundespatentgerichts, ein solcher Einsatz eines

Sperrmittels wie die Verwendung von Ventilfolien mit Sperrmittel lägen glei-

chermaßen im "Griffbereich" des Fachmanns, der die Auswahl unter Abwägung

der technischen und/oder wirtschaftlichen Vor- und Nachteile jeder Maßnahme

im Rahmen seines routinemäßigen Könnens treffen werde, vernachlässigt,

dass vor einer solchen Auswahl das Sperrmittel mit Blick auf die Vorteile, die

sich hieraus ergeben könnten, zunächst als (möglicher) Bestandteil des aus

Kunststofffolie bestehenden Ventils selbst gedacht werden muss. Eine solche

Sichtweise kann nicht als selbstverständlich angesehen werden; Anhaltspunkte

dafür, dass sie der Fachmann gleichwohl in Betracht gezogen hätte, sind in der

Beweisaufnahme und insbesondere bei der hierauf gerichteten Befragung des

gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung nicht hervorge-

treten. Vielmehr hat der gerichtliche Sachverständige erläutert, dass im Priori-

tätszeitpunkt gerade bei der Kunststoffverarbeitung wegen der Vielzahl der

Verbindungstechniken und ihrer jeweiligen spezifischen Risiken typischerweise

eine starke Bindung an die "Unternehmenstechnologie", d.h. an die jeweils er-

probten und entsprechend sicher und fehlerfrei beherrschten Prozesse, bestan-

den habe, auf deren Weiterentwicklung sich das Bemühen um Verbesserung

und Vereinfachung konzentriert habe. Hiernach kann es nicht als am Prioritäts-

tag naheliegend angesehen werden, die bekannte Ventilfolie mit einem erfin-

dungsgemäßen Sperrmittel auszustatten, das zwar nicht notwendigerweise, wie

im Ausführungsbeispiel des Streitpatents beschrieben, aus einem Überzug be-

stehen muss, aber jedenfalls die Verwendung eines weiteren gegenüber der

Ventilfolie zu fixierenden (Kunststoff-)Materials mit gegenüber der Ventilfolie

erhöhtem Schmelzpunkt erfordert und damit ohne entsprechendes Vorbild im

Stand der Technik eine (teilweise) Änderung des für die Ventilherstellung ver-

wendeten Kunststoffs bedeutete.

III.

Der formal nicht auf Patentanspruch 1 rückbezogene, sondern ne-

bengeordnete Patentanspruch 2 betrifft ein selbstabdichtendes Ventil für einen

nicht aus Latex bestehenden Ballon. Er umfasst sämtliche Merkmale des Pa-

tentanspruchs 1 und ist daher aus den dargestellten Gründen gleichfalls patent-

fähig. Nichts anderes gilt für Patentanspruch 11, der ein Verfahren zur Herstel-

lung eines selbstdichtenden Nicht-Latex-Ballons betrifft und die Merkmale des

Patentanspruchs 1 in Gestalt von Anweisungen für die Herstellung eines Bal-

lons mit einem Patentanspruch 1 entsprechenden Ventil aufgreift. Die Unteran-

sprüche werden von der Patentfähigkeit der Gegenstände der Patentansprüche

1, 2 und 11 mitgetragen.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Kirchhoff

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 03.02.2004 - 3 Ni 28/02 (EU) -