BGH Urteil vom 18.11.2003 – X ZR 128/03

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

SCHLUSSURTEIL

X ZR 128/03

Verkündet am: 18. November 2003 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 18. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die

Richter Prof. Dr. Jestaedt und Scharen, die Richterin Mühlens und den Richter

Asendorf

für Recht erkannt:

Die Berufung der Klägerin zu 1 gegen das am 19. September 2000

verkündete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenat) des Bundes-

patentgerichts wird zurückgewiesen.

Die Klägerin zu 1 hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tra-

gen, soweit diese nicht durch Beschluß vom 19. August 2002 der

Klägerin zu 2 auferlegt worden sind.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des u.a. mit Wirkung für die Bun-

desrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 675 320 (Streitpa-

tent), das auf einer Anmeldung vom 1. Oktober 1994 beruht, mit der die Priorität

einer deutschen Anmeldung vom 29. März 1994 in Anspruch genommen wor-

den ist. Anspruch 1 des in der Verfahrenssprache Deutsch erteilten Streitpa-

tents lautet - ohne Bezugszeichen - wie folgt:

Leuchter mit einer Mehrzahl von separat voneinander angeordne-

ten Lichten, die jeweils einen napfförmigen Behälter mit Docht und

Wachs od. dgl. aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichte

im wesentlichen vertikal untereinander in einem solchen Abstand

zueinander angeordnet sind, daß das jeweils untere Licht das dar-

über angeordnete Licht thermisch so weit beeinflußt, daß dessen

Wachs od. dgl. erschmolzen wird.

Wegen des Wortlauts des Patentanspruchs 2 wird auf die Streitpatent-

schrift Bezug genommen.

Die Kläger haben geltend gemacht, die Lehre des Streitpatents sei weder

ausführbar, noch neu, noch beruhe sie auf einer erfinderischen Tätigkeit. Das

Bundespatentgericht hat die hierauf gestützte Nichtigkeitsklage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil haben lediglich die Klägerin zu 1 und die Klägerin

zu 2 Berufung eingelegt. Die Klägerin zu 2 hat ihr Rechtsmittel zurückgenom-

men. Mit Beschluß vom 19. August 2002 hat der Senat ihr deshalb ihre eigenen

Kosten des Rechtsmittels voll sowie die Hälfte der bis zur Zurücknahme der

Berufung entstandenen Gerichtskosten des Berufungsverfahrens und der bis

dahin entstandenen Kosten des Beklagten in diesem Verfahren auferlegt.

Über das Vermögen der Klägerin zu 1 ist durch Beschluß des Amtsge-

richts Essen vom 1. Mai 2002 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Der zum

Insolvenzverwalter bestellte Rechtsanwalt R. O. N. hat mit am

23. September 2003 eingegangenem Schriftsatz mitgeteilt, daß er den unter-

brochenen Rechtsstreit nicht aufnehme.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung ist für die Klägerin zu 1 niemand

erschienen.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung der Klägerin zu 1 zurückzuweisen.

Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gut-

achtens des Dr.-Ing. R. S. aus ... .

Entscheidungsgründe:

Durch die Erklärung des Insolvenzverwalters, das Streitverfahren nicht

aufzunehmen, hat die Klägerin zu 1 das Verfügungsrecht über den Streitge-

genstand der Nichtigkeitsklage wiedererlangt (vgl. BGHZ 36, 258, 259). Das

Nichtigkeitsverfahren ist mithin zwischen der Klägerin zu 1 als Berufungskläge-

rin und dem Beklagten fortzusetzen. Daß für die ordnungsgemäß geladene

Klägerin zu 1 im deshalb anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung

niemand erschienen ist, hindert wegen des das Patentnichtigkeitsverfahren be-

herrschenden Untersuchungsgrundsatzes nicht, durch streitiges Endurteil zu

entscheiden (§§ 118, 82 PatG; Sen.Urt. v. 30.4.1996 - X ZR 114/92, GRUR

1996, 757 - Tracheotomiegerät). Diese Entscheidung ergeht dahin, daß die zu-

lässige Berufung der Klägerin zu 1 zurückgewiesen wird, weil keiner der geltend

gemachten Nichtigkeitsgründe gegeben ist.

1. Das Streitpatent betrifft einen Leuchter, bei dem durch Verbrennen

von Wachs oder dergleichen Helligkeit erzeugt wird. Geräte dieser Art gehören

seit alters her dem handwerklichen Bereich an. Maßgeblicher Fachmann ist

deshalb ein Handwerker, der vertiefte Kenntnisse und Berufserfahrung auf dem

Gebiet der Entwicklung und Herstellung von Leuchten der genannten Art hat.

Das wird durch die Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen in dem

schriftlichen Gutachten bestätigt. Danach hat der Fachmann, der Leuchter der

hier interessierenden Art konstruiert, eine handwerkliche Lehre mit Erfolg abge-

schlossen und sich im Selbststudium oder in einer Werkkunstschule (Werkaka-

demie) weitere fachspezifische und physikalische Erkenntnisse erworben und

seit mehreren Jahren erfolgreich in der Praxis umgesetzt.

Das Streitpatent will einem Problem abhelfen, das nach der Beschrei-

bung gegeben ist, wenn Leuchter eine spezielle Art von Mitteln aufweisen, die

mittels Verbrennens von Wachs oder dergleichen Helligkeit erzeugen. Es han-

delt sich um sogenannte Lichte, die einen napfförmigen Behälter mit Docht und

Wachs oder dergleichen aufweisen. Sie sind beispielsweise als Teelichte be-

kannt und für diesen Anwendungszweck auch in genormten Abmessungen er-

hältlich, wie der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten

ausgeführt hat. Da Anspruch 1 des Streitpatents diese Abmessungen nicht vor-

gibt, wird allerdings deutlich, daß das Streitpatent insoweit keine Beschränkung

enthält. Das führt den Fachmann zu dem Verständnis, daß die patentgemäß für

Helligkeit sorgenden Mittel in Form und Größe durchaus verschieden sein kön-

nen. Der Fachmann versteht unter Lichte, die einen napfförmigen Behälter mit

Docht und Wachs oder dergleichen aufweisen, jedoch nicht Kerzen, weil bei

ihnen das Wachs oder dergleichen, aus dem sie bestehen, zwar um den Docht

herum flüssig wird, im übrigen aber seine feste Gestalt behalten soll. Lichte ha-

ben hingegen ihren napfförmigen Behälter, damit in ihm das den Docht umge-

bende Wachs oder dergleichen möglichst vollständig verflüssigt werden kann.

Der Fachmann entnimmt der einleitenden Beschreibung des Streitpa-

tents, daß bei solchen Lichten nicht sichergestellt ist, daß das Wachs oder der-

gleichen im napfartigen Behälter vollkommen abbrennt. Es bleibt also beim Ver-

löschen der Flamme am Docht ein Brennmasserückstand übrig. Auch das hat

der gerichtliche Sachverständige bestätigt. Seinen Ausführungen im schriftli-

chen Gutachten zufolge ist dieses Phänomen sogar Gegenstand von allgemei-

nen Güte- und Prüfbedingungen für Kerzen einer Gütegemeinschaft Kerzen.

Das Streitpatent will dem abhelfen; es soll ein Leuchter mit Lichten, die jeweils

einen napfförmigen Behälter mit Docht und Wachs oder dergleichen aufweisen,

zur Verfügung gestellt werden, der ein vollständiges Abbrennen der jeweiligen

Brennmasse erlaubt.

2. Anspruch 1 des Streitpatents schlägt hierzu eine Vorrichtung vor, die

sich merkmalsmäßig wie folgt gliedern läßt:

1. Leuchter

2. mit einer Mehrzahl von Lichten,

3. wobei die Lichte

a) jeweils einen napfförmigen Behälter mit Docht und Wachs o-

der dergleichen aufweisen,

b) separat voneinander angeordnet sind,

und zwar

c) im wesentlichen vertikal untereinander

und

d) in einem solchen Abstand,

e) daß das jeweils untere Licht das darüber angeordnete Licht

thermisch so weit beeinflußt, daß dessen Wachs oder derglei-

chen erschmolzen wird.

Die Lösung nach Anspruch 1 des Streitpatents besteht hiernach in einer

bestimmten räumlichen Nähe von mehreren Lichten eines Leuchters, die es

ermöglicht, dem Wachs oder dergleichen eines Lichtes über die von der Flam-

me am eigenen Docht erzeugte Wärme hinaus zusätzliche Wärme zuzuführen,

so daß das gesamte Wachs erschmolzen wird und als Brennstoff zur Verfügung

steht. Durch Anordnung untereinander und hierauf abgestimmten Abstand

zweier Lichte zueinander erwärmt auch die jeweils untere Flamme die darüber-

liegende Brennstelle derart, daß sich dort das Wachs in dem napfförmigen Be-

hälter verflüssigt und dadurch ein vollständiges Abbrennen erreicht wird (Sp. 1

Z. 26 ff.). Das Merkmal 3 e ("solchen, daß") macht dabei deutlich, daß zur

Schaffung einer patentgemäßen Vorrichtung eine zielgerichtete Abstimmung

erforderlich ist. Für den Fachmann heißt das zugleich, daß den bei der Ausfüh-

rungsform jeweils vorgesehenen übrigen Parametern Rechnung zu tragen ist.

Da der zum Erschmelzen erforderliche Wärmebedarf beispielsweise - wie je-

dem Fachmann ohne weiteres einsichtig ist - von der Form des jeweils oberen

verwendeten napfartigen Behälters sowie der Menge und der Schmelzfähigkeit

des darin enthaltenen Wachses oder dergleichen abhängt, kann die Festle-

gung des Abstands nicht ohne Berücksichtigung dieser Umstände erfolgen; es

darf aber auch die Wärmeleistung des jeweils unteren Lichtes nicht unberück-

sichtigt bleiben. Der in der Beschreibung des Streitpatents (Sp. 2 Z. 6 ff.) als

beispielhaft bezeichnete Abstandbereich von 5 bis 30 cm bildet deshalb allen-

falls einen Anhaltspunkt für eine taugliche Gestaltung. Da dieser Abstandsbe-

reich nicht in Anspruch 1 aufgenommen ist, verwirklicht ein Leuchter der Merk-

male 1, 2, 3 a bis c, der einen Abstand zwischen zwei Brennstellen aufweist,

der zwischen 5 und 30 cm liegt, jedoch nicht allein deshalb zugleich auch die

Merkmale 3 d und e.

3. Die Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents ist so deutlich und voll-

ständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann, so daß der von der

Klägerin zu 1 geltend gemachte Nichtigkeitsgrund des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2

IntPatÜG nicht gegeben ist. Das richtige Maß der zusätzlichen Wärmezufuhr

und damit der nach den Merkmalen 3 d und e erforderliche Abstand kann durch

einfache Versuche herausgefunden werden, weil mit dem Erschmelzen des

Wachses oder dergleichen ein leicht feststellbares Ergebnis im Patentanspruch

als das maßgebliche Kriterium benannt ist. Hierdurch ist der Fachmann auch in

die Lage versetzt, für einen Leuchter der patentgemäßen Art ein vollständiges

Abbrennen des Brennstoffes des jeweils oberen Lichtes sicherzustellen. Daß

dieses Ergebnis bei klägerseits veranlaßtem probeweisen Brennen von Lichten

verschiedener Ständer nicht gelungen ist, besagt nichts Gegenteiliges, weil

hierbei ausschließlich Ständer aus der Produktion der Klägerin zu 2 geprüft

wurden und man es sich nicht hat angelegen sein lassen, durch Variation der

Abstände zwischen den Lichten den patentgemäßen Erfolg zu erreichen. Sol-

che Versuche liegen jedoch im Fachkönnen des maßgeblichen Fachmanns.

Hiervon geht ersichtlich auch der gerichtliche Sachverständige aus. Denn auch

er hat Anspruch 1 des Streitpatents eine Anweisung entnommen, die einem

Fachmann offenbart, wie ein Leuchter konstruiert werden muß, damit der vom

Streitpatent angestrebte Erfolg verwirklicht werden kann.

4. Anspruch 1 des Streitpatents ist neu. Keine Entgegenhaltung offenbart

alle Merkmale dieses Anspruchs in der mit ihm beanspruchten Kombination.

Dies trifft auch auf die Abbildung eines Kerzenhalters in der Musterregisterein-

tragung M 92 07 297 vom 25. Juni 1993 zu, die von seiten der Klägerin zu 1

allein dem Streitpatent als neuheitsschädlich entgegengehalten worden ist. Das

Bundespatentgericht hat angenommen, daß die Abbildung der Musterregister-

eintragung der als Blatt 43 NiA überreichten farblichen Darstellung entspricht.

Anhaltspunkte, daß diese Annahme nicht zutreffen könnte, hat auch der Senat

nicht. Dann aber verwirklicht diese Entgegenhaltung nicht die Merkmale 2

und 3. Denn die Abbildung Blatt 43 NiA zeigt - wie auch in der Musterregister-

eintragung angegeben - einen Kerzenhalter. Er weist zylindrische Kerzen gerin-

ger Höhe auf, die vertikal untereinander angeordnet sind, nicht aber Lichte, wie

sie anspruchsgemäß vorausgesetzt sind.

5. Wie schon das Bundespatentgericht hat auch der Senat nicht die mit-

hin für den geltend gemachten Nichtigkeitsgrund des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 Int-

PatÜG erforderliche Überzeugung gewinnen können, daß die Lehre nach An-

spruch 1 des Streitpatents dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt nahegelegt

war.

Der Kerzenhalter der Musterregistereintragung M 92 07 297 offenbart

zwar die Anordnung mehrerer Wachs oder dergleichen verbrennender Mittel in

vertikaler Anordnung untereinander. Das erschloß dem Fachmann jedoch nicht

den Zugang zu der zweckgerichteten Abstimmung des Abstands zwischen zwei

Brennstellen und entsprechender Herrichtung des Leuchters, wie sie den

Merkmalen 3 d und e zugrunde liegt. Eine sinnvolle Nutzung von mehrflammi-

gen Leuchtern ist nur möglich, wenn verwendete Kerzen ihre äußere feste Ges-

talt behalten. Bei Verwendung von Kerzen verbietet es sich deshalb, der durch

die Merkmale 3 d und e zum Ausdruck kommenden Anweisung Folge zu leis-

ten. Dementsprechend hat der gerichtliche Sachverständige angegeben, daß

man bei mehrflammigen Kerzenleuchtern seit jeher bemüht gewesen sei, eine

gegenseitige thermische Beeinflussung der Kerzen weitgehend zu vermeiden.

Das erlaubt zugleich die Feststellung, daß auch der Kerzenhalter der Musterre-

gistereintragung M 92 07 297 im Verständnis des Fachmanns ein Beispiel hier-

für bietet, es sich hier also um einen Leuchter handelt, bei dem zwischen den

einzelnen Brennstellen ein Abstand eingehalten ist, der es gerade nicht zu ei-

nem gegenseitigen Erschmelzen kommen läßt und der deshalb - unabhängig

von der Frage des Vorhandenseins anderer Merkmale des Anspruchs 1 des

Streitpatents und der Einhaltung des in der Beschreibung genannten Bereichs

von 5 bis 30 cm - nicht die Merkmale 3 d und e verwirklicht.

Allerdings eignet sich der Kerzenhalter der Musterregistereintragung

M 92 07 297 ohne weiteres auch zur Bestückung mit Lichten der Merkmale 2

und 3 a bis c. Es kann deshalb angenommen werden, daß eine solche Abände-

rung im Rahmen der Überlegungen eines Fachmanns lag, der sich zum Priori-

tätszeitpunkt mit dem Kerzenhalter der Musterregistereintragung M 92 07 297

beschäftigte. Als ohne weiteres in Betracht kommende Variante kann freilich

allein eine Ersetzung der kurzen Kerzen durch Lichte des Merkmals 3 a ange-

sehen werden, die eine vergleichbare Größe und ein vergleichbares Erschei-

nungsbild wie die im Original verwendeten Kerzen haben. Schon zu einer Ver-

änderung des Abstands der tellerartigen Untersätze für die Leuchtmittel zuein-

ander oder zu einer ebenfalls eine Abstandsveränderung bewirkenden Vergrö-

ßerung der Leuchtmittel bot der Kerzenhalter der Musterregistereintragung

M 92 07 297 eigentlich keinen Anlaß. Dafür, hier zusätzlich zu einem Austausch

von Kerzen gegen im Erscheinungsbild etwa gleiche Lichte im Hinblick auf das

Anliegen des Streitpatents beim Abstand anzusetzen, gab der Kerzenhalter

dieser Musterregistereintragung jedenfalls nichts her. Bei Bestückung dieses

Halters mit Lichten war zwar die bei Kerzen erfahrungsgemäß erforderliche

Vorsicht gegenüber gegenseitiger Erwärmung nicht geboten, so daß objektiv

gesehen der Abstand zwischen den Brennstellen weitgehend im Belieben des

Fachmanns stand. Das besagt jedoch nichts im Hinblick auf die Frage, ob der

maßgebliche Fachmann die Freiheit genutzt hätte, einen Halter mit einem Ab-

stand zu wählen, der die Merkmale 3 d und e verwirklicht. Hierzu wären bei-

spielsweise Überlegungen hinsichtlich des Verbrennungsverhaltens bei Lichten,

insbesondere des Wärmebedarfs der hiermit bestückten einzelnen Brennstellen

nötig gewesen. Sich hierüber Gedanken zu machen, gab der Kerzenhalter der

Musterregistereintragung M 92 07 297 jedoch keinerlei Anregung. Ein Fach-

mann konnte deshalb allenfalls zufällig zu einem Leuchter der Merkmale 1, 2,

3 a bis c gelangen, der auch die Merkmale 3 d und e aufwies; die Überzeugung,

daß ihm eine solche Gestaltung nahegelegt war, wenn er sich des Kerzenhaltes

der Musterregistereintragung M 92 07 297 als Vorbild bediente, ist aber nicht

gerechtfertigt.

Der Senat hat auch durchgreifende Zweifel, daß der Fachmann die er-

forderliche Anregung durch das deutsche Gebrauchsmuster 69 15 556 erlangte.

Diese Entgegenhaltung betrifft ein Wachsrestelicht-Gerät. Es besteht aus einem

Behälter zur Aufnahme von Wachsresten, wie sie an Fest-, Feier- und Partyta-

gen entstehen können, und einem darunter angeordneten Wachslicht mit

Docht. Wenn sich infolge der vom Wachslicht abgegebenen Wärme das Wachs

im Behälter verflüssigt hat, kann es über ein Röhrchen dem brennenden

Wachslicht zugeführt werden. Aus dieser Zuführung von flüssigem Wachs

konnte der Fachmann dieser Entgegenhaltung entnehmen, daß das Wachslicht

mit Docht sich seinerseits in einem Behälter befindet, und zwar in einem oben

offenen, so daß die Vorrichtung nach dem deutschen Gebrauchsmuster

69 15 556 ein (einziges) Licht im Sinne des Merkmals 3 a aufweist. Mit der im

Hinblick auf die Lösung nach dem Streitpatent interessierenden vollständigen

Verbrennung des - sei es ursprünglich vorhandenen oder nachträglich zuge-

führten - Wachses oder dergleichen dieses Lichtes, befaßt sich die Entgegen-

haltung jedoch nicht. Es geht bei ihr ferner auch nicht um eine zusätzliche

Wärmezufuhr zu einem ohnehin der Wärme einer Flamme ausgesetzten

Wachsvorrat, wie es bei dem Streitpatent der Fall ist. Erst bei einer von den

Einzelheiten abstrahierenden Erfassung des durch das deutsche Gebrauchs-

muster 69 15 556 Offenbarten, kam deshalb in Betracht, die Tauglichkeit des

dort verwirklichten Prinzips des Verflüssigens von Wachs oder dergleichen für

den patentgemäßen Zweck zu erkennen. Davon, daß der Fachmann zu einer

solchen Betrachtung und ferner zu der dann noch notwendigen zielgerichteten

Umsetzung dieses Prinzips üblicherweise befähigt gewesen wäre, kann der

Senat jedoch angesichts der Ausbildung und der hierdurch bedingten Arbeits-

weise des hier maßgeblichen Fachmanns nicht überzeugt sein, weil diese durch

ein sich an tatsächlichen Gegebenheiten orientierendes Vorgehen Schritt für

Schritt gekennzeichnet ist. Daß insoweit durchgreifende Zweifel bestehen, gilt

um so mehr, als auch der gerichtliche Sachverständige darauf abgestellt hat,

daß das deutsche Gebrauchsmuster 69 15 556 lediglich zeige, daß mit einem

einzelnen Teelicht Wachsreste in einem Behälter erschmolzen werden können,

und daß der Fachmann eine Anregung, diese Wärmequelle in mehrflammigen

Leuchtern zielgerichtet zur Vermeidung von Wachsresten einzusetzen, nicht er-

halte.

An der Bewertung, daß ein Naheliegen nicht festgestellt werden kann,

ändert sich auch nichts, wenn man als möglichen Ausgangsstand der Technik

für eine Entwicklung eines patentgemäßen Leuchters auf die französische Pa-

tentanmeldung 25 66 644 abstellt. Dort ist ein Leuchter der Merkmale 1, 2, 3 a

und b vorbeschrieben, wobei jeweils unter einer Platte die Lichte auf um einen

Stab angeordneten Tragplatten stehen. Die in den Figuren gezeigte Anordnung

der Lichte gibt nicht diejenige des Merkmals 3 c wieder. Der Querschnitt des

gezeigten Stabs und die Gestalt der Platten läßt es jedoch zu, mehrere Lichte

und Platten untereinander anzuordnen. Die Abdeckung eines jeden Lichtes mit

einer Platte soll verhindern, daß Regen die Lichte des für den Außenbereich

gedachten Leuchters erlöschen läßt. Wie ein Fachmann selbstverständlich er-

kennt, hindern die oberen Platten aber auch die vom jeweiligen Licht erzeugte

Wärme an einem entscheidenden Einfluß auf die Verhältnisse an der darüber

angeordneten Brennstelle. Über den Abstand der Lichte zueinander besagt die

französische Anmeldung nichts. Hierauf kommt es nach diesem Vorschlag er-

sichtlich auch nicht an, weil die jeweils über einem Lichte angebrachte Platte

dessen Abschirmung dient. Der Offenbarungsgehalt der französischen Patent-

anmeldung 25 66 644 reicht deshalb keinesfalls weiter als derjenige der Muster-

registereintragung M 92 07 297, wenn man - wie oben geschehen - die Geeig-

netheit dieses Kerzenhalters mit berücksichtigt, statt Kerzen auch Lichte zu tra-

gen.

Das dem Streitpatent schließlich noch entgegengehaltene deutsche

Gebrauchsmuster 83 21 689 liegt weiter ab; deshalb kann diese Entgegenhal-

tung weder für sich gesehen den Bestand des Anspruchs 1 des Streitpatents in

Frage stellen noch kann ihretwegen die bisher getroffene Bewertung anders

ausfallen.

6. Als auf Anspruch 1 zurückbezogener Unteranspruch hat Patentan-

spruch 2 mit diesem Bestand.

7. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 97 Abs. 1, 100 Abs. 1 ZPO i.V.

mit § 121 Abs. 2 PatG.

Melullis

Jestaedt

Scharen

Mühlens

Asendorf