BGH Urteil vom 07.11.2006 – X ZR 213/02

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 213/02

in der Patentnichtigkeitssache

Verkündet am: 7. November 2006 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 7. November 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den

Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Asendorf und

Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 16. Juli 2002 verkündete Urteil des

3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf

Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist Inhaberin des am 22. Mai 1996 angemeldeten deut-

schen Patents 196 20 640 (Streitpatents), für das Priorität der deutschen Pa-

tentanmeldung 29 05 695.2 vom 24. März 1996 in Anspruch genommen worden

ist. Das Streitpatent betrifft ein Surfsegel mit Trimmfalten im Achterliekbereich.

Es umfasst acht Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet:

"Surfsegel, das mit zunehmender Vorliekspannung und verstärkter

Mastkrümmung im Achterliekbereich zunehmend Falten wirft, wo-

durch sich in dem Achterliekbereich jeweils 'schlabberige' Segelflä-

chenbereiche ausbilden, die an zugehörigen Grenzlinien an die ge-

spannte Segelfläche anschließen,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Segelfläche we-

nigstens eine Trimmmarkierung (9, 10, 11) aufweist, die auf der zu-

gehörigen Grenzlinie (16) liegt."

Die Klägerin vertritt die Auffassung, das Streitpatent sei nicht patentfähig,

weil sein Gegenstand keinen technischen Charakter besitze, nicht neu sei und

nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Die Lehre des Streitpatents sei zudem

nicht so ausreichend offenbart, dass ein Fachmann sie nacharbeiten könne.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten.

Die Beklagte verteidigt in der Berufungsinstanz Patentanspruch 1 nur

noch in folgender Fassung, auf den sich die Unteransprüche 2, 3, 4, 5, 6 und 8

zurück beziehen sollen:

"Surfsegel, das mit zunehmender Vorliekspannung und verstärkter

Mastkrümmung im Achterliekbereich zunehmend Falten wirft, wo-

durch sich in dem Achterliekbereich jeweils 'schlabberige' Segelflä-

chenbereiche ausbilden, die an zugehörigen Grenzlinien an die ge-

spannte Segelfläche anschließen,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Segelfläche mehre-

re Trimmmarkierungen (9, 10, 11) aufweist, die auf der zugehörigen

Grenzlinie (16) liegen, bis zu der sich bei optimalem Trimm der lose

Achterliekbereich in Richtung des Mastes fortsetzt, wobei die

Trimmmarkierungen (9, 10, 11) im Abstand voneinander auf einer

Linie (8) angeordnet sind, die etwa parallel zu den Lattentaschen

(7) des Segels (1) verläuft."

Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr.-Ing. H. B. ,

,

ein

schriftliches

Gutachten

erstat-

tet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg. Der Gegenstand des Streitpa-

tents in seiner zulässigerweise allein verteidigten Fassung beruht jedenfalls

nicht auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG).

I. Das Streitpatent betrifft ein Surfsegel mit Trimmfalten im Achterliekbe-

reich. Surfsegel werden durch Spannen eines Vorliektampens, der durch eine

Öse am Hals des Segels führt, und mittels eines Achterliektampens getrimmt,

der vom Schothorn zum Gabelbaumende gespannt wird (Beschr. Sp. 1 Z. 5-8).

Während bis zum Anfang der 90er Jahre bei Hochleistungssegeln ein möglichst

faltenfreies Profil des Segels angestrebt wurde, wurden seit diesem Zeitpunkt

"loose-leech"-Segel angeboten. Bei diesen ist das Achterliek mit einer geringe-

ren Spannung beaufschlagt, die Trimmung erfolgt zu 80 % über den Vorliek-

tampen, was zu einer verstärkten Biegung des Mastes führt (Sp. 1 Z. 8-14).

Dies hat zur Folge, dass sich "schlabberige" Segelflächenbereiche bilden. Die

Streitpatentschrift gibt an, dass aufgrund der verstärkten Biegung des Mastes

zunächst in der Nähe des Segelkopfes ein solcher "schlabberiger" Achterliekbe-

reich entsteht, der sich bei zunehmender Vorliekspannung und Mastbiegung in

die unteren Segellattenfelder sowie in Richtung des Mastes ausdehnt (Sp. 1

Z. 16-25).

Weiter wird dort ausgeführt, dass die bisher bekannten Segel vom Surfer

nach Gefühl und Erfahrung getrimmt worden seien, wobei ein optimaler Trimm,

insbesondere wenn es sich um einen ungeübten Surfer handele, nur zufällig

erzielt werde.

Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift als Aufgabe

der Erfindung, ein Surfsegel anzugeben, das genauer den jeweiligen Windver-

hältnissen entsprechend trimmbar sei, wobei dies auch für weniger erfahrene

Surfer und für Anfänger ermöglicht werden solle (Sp. 1 Z. 55-59).

Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung beschreibt dazu ein Surf-

segel mit folgenden Merkmalen:

1. Das Segel wirft mit zunehmender Vorliekspannung und verstärk-

ter Mastkrümmung im Achterliekbereich zunehmend Falten, wo-

durch sich im Achterliekbereich "schlabberige" Segelflächenbe-

reiche bilden.

2. Die "schlabberigen" Segelflächenbereiche schließen sich an zu-

gehörigen Grenzlinien an die gespannte Segelfläche an.

3. Die Segelfläche weist mehrere Trimmmarkierungen auf.

4. Die Trimmmarkierungen liegen auf einer dazugehörigen Grenzli-

nie, bis zu der sich bei optimalem Trimmen der lose Achterliek-

bereich in Richtung des Mastes fortsetzt.

5. Die Trimmmarkierungen sind im Abstand voneinander auf einer

Linie angeordnet.

6. Diese Linie verläuft etwa parallel zu den Lattentaschen des Se-

gels.

Damit geht die Streitpatentschrift - soweit sie die Merkmale 1 und 2 an-

gibt - von bekannten "loose-leech"-Segeln aus und gibt Trimmmarkierungen an,

die sich auf der Segelfläche befinden und dort auf der Grenzlinie zwischen der

für derartige Segel kennzeichnenden "schlabberigen" und der gespannten Se-

gelfläche.

Über die Trimmung ist die Grenzlinie in Abhängigkeit von der Windstärke

unterschiedlich auszubilden. Durch die Anordnung einer Trimmmarkierung auf

einer bei mittlerer Windstärke sich ausbildenden Grenzlinie erhalte der Surfer

- wie die Beschreibung weiter ausführt - den Hinweis, wie stark der Vorliektam-

pen für diese mittlere Windstärke zu spannen sei, nämlich so, dass die auf der

Segelfläche sichtbare Grenzlinie durch diese Trimmmarkierung verlaufe. Die

Markierung biete für die optimale Trimmung des Surfsegels nur einen ungefäh-

ren Anhaltspunkt. Für den praktischen Gebrauch sei es zu bevorzugen, drei

solcher Trimmmarkierungen auf der Segelfläche anzuordnen, die auf den jewei-

ligen Grenzlinien für schwachen Wind, mittleren Wind und starken Wind lägen

(Sp. 2 Z. 3-18). Diese seien im Abstand voneinander auf einer Linie anzubrin-

gen, die im wesentlichen in der Mitte zwischen den Lattentaschen und parallel

zu diesen verlaufe (Sp. 2 Z. 41-44).

II. Der Senat lässt offen, ob es der Lehre des Streitpatents an der erfor-

derlichen Technizität mangelt. Diese Frage kann unentschieden bleiben, weil

der durch das Streitpatent gestützte Gegenstand jedenfalls nicht auf erfinderi-

scher Tätigkeit beruht.

In der jetzt verteidigten Fassung geht Patentanspruch 1 nicht über den

Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Die vorgenommene Änderung

macht die bevorzugte Ausführungsform, drei Trimmmarkierungen auf der Se-

gelfläche anzuordnen, die auf den Grenzlinien für schwachen Wind, mittleren

Wind und starken Wind liegen, hinsichtlich der Zahl der Markierungen und ihrer

Ausrichtung an einem Optimum zum Gegenstand von Patentanspruch 1. Nach

Unteranspruch 7 in der ursprünglichen Fassung sollen die Trimmmarkierungen

im Abstand voneinander auf einer Linie angeordnet sein, die etwa parallel zu

den Lattentaschen des Segels verläuft. Die Beschreibung gibt dazu an, dass

es, um einen optimalen Trimm zu erreichen, zweckmäßig sei, die Windverhält-

nisse in drei Stufen einzuteilen und bevorzugt drei Trimmmarkierungen anzu-

bringen, die jeweils auf den Grenzlinien für schwachen, mittleren und starken

Wind liegen (Sp. 2 Z. 12-17) und sich zwischen der ersten und der zweiten oder

der zweiten und der dritten Lattentasche von oben des Segels befinden, wobei

zu bevorzugen sei, dass die Trimmmarkierungen im Abstand voneinander auf

einer Linie lägen, die im Wesentlichen in der Mitte zwischen den Lattentaschen

und parallel zu diesen verlaufe (Sp. 2 Z. 38-44).

Der Senat ist davon überzeugt, dass sich die Lehre des Streitpatents für

den Fachmann in naheliegender Weise aus ihm Bekanntem ergab. Zu dieser

Überzeugung ist der Senat aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme,

insbesondere aufgrund der Vernehmung des Zeugen K. , gelangt. Der Zeu-

ge K. hat bei seiner Vernehmung durch den Senat ausgesagt, dass, seit-

dem die "loose-leech"-Segel auf dem Markt gewesen seien, anlässlich von

Wettbewerben immer wieder unter den teilnehmenden professionellen Surfern

die Frage des optimalen Trimms erörtert worden sei. Von solchen professionel-

len Surfern würden verschiedene Segel für verschiedene Windstärken benutzt.

Dabei gebe es für jedes Segel jeweils einen optimalen Trimm. Um diesen zu

erreichen, sei es üblich gewesen, sich an der Grenzlinie zwischen der straffen

und der "schlabberigen" Segelfläche zu orientieren. Er selbst habe auf der

Grenzlinie Markierungen angebracht, um diesen Orientierungspunkt, bei der der

optimale Trimm erreicht werde, kenntlich zu machen, und sei danach bei der

Grobeinstellung des Segels vorgegangen.

Es kann dahin stehen, ob mit dieser Aussage bewiesen ist, dass der

Zeuge K. die Lehre des Streitpatents in neuheitsschädlicher Weise benutzt

hat. Der Senat ist jedoch danach jedenfalls davon überzeugt, dass für einen

professionellen Surfer, der sich nach den Ausführungen des gerichtlichen Sach-

verständigen mit der Entwicklung von Neuerungen auf dem Gebiet des

Streitpatents befasste, die von dem Zeugen beschriebene Anbringung von Ori-

entierungspunkten im Segel nahe gelegen hat. Es ist zum einen überzeugend,

dass nach Einführung der "loose-leech"-Segel, deren optimaler Trimm für pro-

fessionelle Surfer von großem Interesse war, die Frage, wie sich dieser am ein-

fachsten gewährleisten ließ, zwischen ihnen erörtert worden ist. Ebenso ist es

überzeugend, dass dabei Orientierungspunkte angestrebt wurden, die nach der

Erfahrung einen optimalen Trimm gewährleisteten. Dass sich dazu die beson-

dere Beachtung der Grenzlinie zwischen der straffen und der "schlabberigen"

Segelfläche anbot, ergab sich auch aus der Bedienungsanleitung des "mega-

race"-Segels (Anlage K 7), der zu entnehmen ist, dass beim Trimmen die Ver-

änderung der Segelspannung zu beobachten und als Maß für den erreichten

Trimm heranzuziehen ist. Diese Orientierungspunkte zu kennzeichnen, lag für

den Fachmann ebenso nahe. Dies hat nicht nur der Zeuge K. glaubhaft

darge-

ge-

stellt, sondern auch der gerichtliche Sachverständige hat bereits in seinem

schriftlichen Gutachten im Zusammenhang mit der Erörterung des Standard-

werks C.A. Marchaj, Aerodynamik und Hydrodynamik des Segels, bestätigt,

dass die Orientierung an Kennzeichen im Segel oder an dort etwa vorhandenen

Farbstreifen längst vor dem Prioritätstag übliches Hilfsmittel beim Trimmen war.

Allerdings hat der Zeuge K. bekundet, dass er zwei Markierungen

untereinander angeordnet habe, während nach Patentanspruch 1 in der vertei-

digten Fassung drei Trimmmarkierungen im Abstand voneinander auf einer Li-

nie angeordnet sind, die etwa parallel zu den Lattentaschen des Segels ver-

läuft. Auch in dieser abweichenden Anordnung ist jedoch eine erfinderische Tä-

tigkeit nicht zu sehen. Sie ist allein dadurch begründet, dass das Segel nach

dem Streitpatent, wie die Beschreibung ausführt, bei verschiedenen Windstär-

ken zum Einsatz kommen soll. Das legt es nahe, Orientierungspunkte für unter-

schiedliche Windstärken vorzusehen und auf den jeweiligen Grenzlinien anzu-

ordnen. Mit Rücksicht darauf, dass sich die am weitesten vorstehenden End-

punkte dieser Grenzlinien jeweils auf einer in etwa horizontalen Linie bewegen,

wie die Demonstration in der mündlichen Verhandlung gezeigt hat, liegt es da-

bei zugleich weiter nahe, auch die Markierungen auf einer solchen Linie in Ver-

folgung dieser Endpunkte unterzubringen. Dies gibt Patentanspruch 1 in der

jetzt verteidigten Fassung dadurch an, dass die Linie, auf der die Markierungen

angeordnet sind, etwa parallel zu den - horizontal angeordneten - Lattenta-

schen verläuft.

Die Unteransprüche, die sich auf den verteidigten Patentanspruch 1 zu-

rückbeziehen sollen, haben keinen eigenen erfinderischen Gehalt. Dies macht

die Beklagte auch nicht geltend. Sie fallen daher mit dem verteidigten Patent-

anspruch 1.

III. Die Kostentscheidung beruht auf § 121 PatG, § 97 ZPO.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Asendorf

Kirchhoff

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.07.2002 - 3 Ni 57/00 -