BGH Urteil vom 09.01.2007 – X ZR 173/02
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
Nachschlagewerk: BGHZ: BGHR:
ja ja nein
in dem Rechtsstreit
Verkündet am: 9. Januar 2007 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Haubenstretchautomat
PatG § 10 Abs. 1
a) Die objektiven und subjektiven Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung müssen im Zeitpunkt des Angebots oder der Lieferung vorliegen, so dass für die Offen- sichtlichkeit maßgeblich ist, ob zu diesem Zeitpunkt nach den gesamten Umständen des Falles die drohende Verletzung des Ausschließlichkeitsrechts aus der objektivierten Sicht des Dritten so deutlich erkennbar ist, dass ein Angebot oder eine Lieferung unter diesen objektiven Umständen der wissentlichen Patentgefährdung gleichzustellen ist.
b) Ein Anspruch auf Unterlassung des Vertriebs von Mitteln, die von den Abnehmern pa- tentverletzend benutzt werden können, solange sich diese Abnehmer nicht auf das Kla- gepatent bezogen strafbewehrt zur Unterlassung verpflichtet haben, setzt die Feststel- lung besonderer Umstände voraus.
c) Soweit nicht sonstige Schadenspositionen wie etwa Kosten der Rechtsverfolgung und dergleichen im Streit stehen, ist der im Falle der mittelbaren Patentverletzung zu erset- zende Schaden derjenige, der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht; der Schadensersatzanspruch kann in diesem Rahmen gegebenen- falls auch auf Abschöpfung des Gewinns des mittelbaren Patentverletzers gerichtet werden. Nur zur Durchsetzung dieser Schadensersatzansprüche besteht der Anspruch auf Rechnungslegung.
BGH, Urt. v. 9. Januar 2007 - X ZR 173/02 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 9. Januar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter
Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gröning
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das mit Beschluss vom 18. Septem-
ber 2002 berichtigte Teilurteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Düsseldorf vom 20. Juni 2002 aufgehoben, soweit zum Nachteil der Be-
klagten erkannt worden ist, und auf die Revision der Klägerin, soweit das
Berufungsgericht die Verurteilung der Beklagten gemäß Nr. I, 1 des Ur-
teils der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 18. September
1997 abgeändert hat.
Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung
und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Beru-
fungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepu-
blik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 399 540 (Klagepatent). Die An-
meldung erfolgte am 25. Mai 1990, die Veröffentlichung der Anmeldung am 28. No-
vember 1990 und der Patenterteilung am 8. Dezember 1993. Das Klagepatent betrifft
ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Umhüllen von Stückgutstapeln mit einer
Stretchfolienhaube und eine hiermit zu bildende Verpackungseinheit. Das Klagepa-
tent umfasst nach dem Ergebnis des Nichtigkeitsberufungsverfahrens, das mit Se-
natsurteil vom 11. April 2006 (X ZR 175/01, GRUR 2006, 666 - Stretchfolienhaube)
abgeschlossen worden ist, sechs Patentansprüche, von denen die Patentansprüche
1 und 2 wie folgt lauten:
"1. Verfahren zum Umhüllen von Stückgut/Stückgutstapeln (2) mit ei-
ner Haube (1') aus Stretchfolie, bei dem aus einem von einem Vor-
rat zugeführten, dehnbaren ("stretchbaren") Seitenfaltenschlauch
(1), der im Bevorratungs- und Zuführzustand zwei einander paral-
lele, eng benachbarte ersten Seitenflächen (4, 4) bestimmter (Zu-
führ-)Breite (B) sowie zwei dazwischen liegende, V-förmig nach
innen gefaltete zweite Seitenflächen (5, 5) aufweist und einen um
wenigstens 10 % geringeren Umfang als das zu umhüllende
Stückgut/der zu umhüllende Stapel (2) besitzt vor dem Stretchen
dadurch eine Haube (1') gebildet wird, dass der Seitenfalten-
schlauch (1) mit Abstand zu seinem freien Ende mit einer Quer-
naht (13) abgeschweißt und hinter dem die Haube (1') bildenden
Abschnitt von dem Vorrat abgetrennt wird, wobei die Haube (1')
zum Überziehen über das Stückgut/den Stückgutstapel (2) voll-
ständig geöffnet und im wesentlichen über die gesamte Länge auf
das zum Überziehen erforderliche Maß gedehnt ("gestretcht") wird,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der Seitenfalten-
schlauch (1) mit einer Quernaht (13) versehen wird, deren Länge
("Ideallänge") im wesentlichen gleich der zur Quernaht (13) paral-
lelen Breite (1) des zu umhüllenden Stückgutes/Stückgutstapels
(2) ist wobei in Fällen, in denen die (Zuführ-)Breite (B) des Seiten-
faltenschlauches (1) ungleich der Ideallänge der zu bildenden
Quernaht (13) ist, vor dem Legen der Quernaht (13) wenigstens
der obere Endabschnitt des (danach) die Haube (1') bildenden Ab-
schnittes des Seitenfaltenschlauches (1) auf eine der Ideallänge
der Quernaht (13) entsprechende Breite gebracht wird; und dass
die Folienhaube so gedehnt wird, dass sich die unteren Folienab-
schnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der
oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Län-
ge (L) der Quernaht (13) wenigstens ca. 95 % der zu ihr parallelen
Breite (1) des Stückguts (2) ist."
Die Beklagte zu 1, die im Verlauf des Berufungsverfahrens von ihrer persön-
lich haftenden Gesellschafterin, der Beklagten zu 2, deren Geschäftsführer der Be-
klagte zu 3 ist, übernommen worden ist, hat Haubenstretchautomaten, wie sie in der
Werbeschrift Anlage K 8 und der Bedienungsanleitung Anlage B 6 näher beschrie-
ben sind, hergestellt und vertrieben. Befolgt man die Bedienungsanleitung, erhält
man eine Schweißnahtlänge der Hauben von 91,7 % der parallelen Gutstapelbreite.
Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Anteils des
Klagepatents auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Entschädi-
gung und Schadensersatz in Anspruch genommen und geltend gemacht, die vorge-
nannten Maschinen seien dazu geeignet und bestimmt, das in Patentanspruch 1 des
Klagepatents beschriebene Verfahren auszuüben. Auch eine Schweißnahtlänge von
91,7 % der parallelen Gutstapelbreite werde von der Lehre des Klagepatents noch
erfasst. Messungen bei Abnehmern hätten zudem ergeben, dass die Schweißnaht-
länge sogar nahezu 95 % der parallelen Stapelbreite und auch deutlich höhere Werte
erreiche. Bei solchen Schweißnähten legten sich die unteren Folienabschnitte im V-
förmigen Doppelungsbereich automatisch unter der Spannung der oberen Folienab-
schnitte an das Stückgut an. Die Beklagten verletzten das Klagepatent unmittelbar,
indem sie das in Patentanspruch 1 beschriebene Verfahren beim Vorführen und Ein-
richten der Maschinen ausübten, und mittelbar, indem sie die genannten Hauben-
stretchautomaten an Dritte lieferten.
Das Landgericht hat die Beklagten verurteilt, es zu unterlassen, Vorrichtungen
zum Umhüllen von Stückgut/Stückgutstapeln mit einer Haube aus Stretchfolie Ab-
nehmern aus der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder an diese zu liefern,
die (bestimmt und) geeignet sind, ein Verfahren durchzuführen, bei dem aus einem
von einem Vorrat zugeführten, dehnbaren ("stretchbaren") Seitenfaltenschlauch,
der im Bevorratungs- und Zuführzustand zwei einander parallele, eng benachbar-
te erste Seitenflächen bestimmter (Zuführ-)Breite sowie zwei dazwischen liegen-
de, V-förmig nach innen gefaltete zweite Seitenflächen aufweist und einen um
wenigstens 10 % geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut/der zu um-
hüllende Stapel besitzt, vor dem Stretchen dadurch eine Haube gebildet wird,
dass der Seitenfaltenschlauch mit Abstand zu seinem freien Ende mit einer Quer-
naht abgeschweißt und hinter dem die Haube bildenden Abschnitt von dem Vorrat
abgetrennt wird, wobei die Haube zum Überziehen über das Stückgut/den Stück-
gutstapel vollständig geöffnet und im wesentlichen über die gesamte Länge auf
das zum Überziehen erforderliche Maß gedehnt wird, wobei dieses Verfahren
durch die Merkmale gekennzeichnet ist, dass der Seitenfaltenschlauch mit einer
Quernaht versehen wird, deren Länge im wesentlichen gleich der zur Quernaht
parallelen Breite des zu umhüllenden Stückgutes/Stückgutstapels ist, nämlich
wenigstens ca. 95 % der zu ihr parallelen Breite des Stückgutes beträgt, und dass
die Folienhaube so gedehnt wird, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-
förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an
das Stückgut anlegen, ohne (a) im Falle des Anbietens ausdrücklich und unüber-
sehbar darauf hinzuweisen und/oder (b) im Falle des Inverkehrbringens ihren Ab-
nehmern die schriftliche Verpflichtung mit dem Versprechen einer Vertragsstrafe in
Höhe von 10.000,- DM für jeden Fall der Zuwiderhandlung, zu zahlen an die Kläge-
rin, abzuverlangen, dass die Vorrichtungen zum Umhüllen von Stückgut/Stückgut-
stapeln mit einer Haube aus Stretchfolie nicht ohne die Zustimmung der Klägerin als
Inhaberin des deutschen Anteils an dem europäischen Patent 0 399 540 gewerbs-
mäßig für das vorstehend beschriebene Verfahren verwendet werden dürfen. Dar-
über hinaus hat das Landgericht die Beklagten zur Rechnungslegung verurteilt und
die Schadensersatzpflicht festgestellt. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen,
soweit die Klägerin ihre Anträge auf eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents,
auf die Herstellung von Hauben mit einer Quernahtlänge von wenigstens ca. 92 %
der zu ihr parallelen Breite des Stückguts gerichtet und einen Entschädigungsan-
spruch geltend gemacht hat.
Das Berufungsgericht hat durch Teilurteil den auf eine unmittelbare Patentver-
letzung gestützten Berufungsantrag I, 1 a der Klägerin zurückgewiesen und auf die
Berufung der Beklagten das erstinstanzliche Urteil im Unterlassungsausspruch dahin
abgeändert, dass die Beklagten zur Unterlassung verpflichtet sind, sofern sie in der
Betriebsanleitung nicht ausdrücklich und unübersehbar folgende Anweisung für die
Auswahl des Seitenfaltenschlauches vorsehen: "Bei der Auswahl des Seitenfalten-
schlauches ist zur Vermeidung einer Verletzung des deutschen Teils des europäi-
schen Patents 0 399 540 jeweils in Bezug auf den zu verpackenden Stückgutstapel
strikt darauf zu achten, dass die Rollenbreite des Seitenfaltenschlauches und damit
dessen Zuführbreite weniger als wenigstens ca. 95 % der Seitenlänge des zu verpa-
ckenden Stückgutstapels beträgt, die parallel zu der zu bildenden Querschweißnaht
verläuft". Wegen des von der Klägerin geltend gemachten Anspruchs, die Beklagten
zur Unterlassung von Lieferungen zu verurteilen, sofern ihre Abnehmer keine auf das
Klagepatent bezogene strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben, hat das Be-
rufungsgericht die Klage abgewiesen. Im Übrigen hat das Berufungsgericht die Ent-
scheidung über die Berufung der Klägerin ausgesetzt, nämlich insoweit, als die Klä-
gerin Unterlassung mittelbarer Patentverletzung bezogen auf eine Quernaht von we-
nigstens 91,7 % der zu ihr parallelen Breite des Stückgutstapels begehrt und darauf
rückbezogene Anträge gestellt hat. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Re-
vision erstreben die Beklagten die Aufhebung des Berufungsurteils, soweit zu ihrem
Nachteil erkannt worden ist. Die Klägerin begehrt die teilweise Aufhebung des Beru-
fungsurteils und die Zurückweisung der Berufung der Beklagten gegen das Urteil des
Landgerichts.
Entscheidungsgründe
A) Zur Revision der Beklagten
Die zulässige Revision der Beklagten hat Erfolg und führt zur Zurückverwei-
sung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung.
I. Die Revision der Beklagten ist entgegen der Auffassung der Klägerin statt-
haft, denn das Berufungsgericht hat die Revision unbeschränkt zugelassen. Der Te-
nor des angefochtenen Urteils enthält weder eine Beschränkung der Revisionszulas-
sung auf eine bestimmte Partei noch auf einen bestimmten Teil des Streitstoffes. Ei-
ne derartige Beschränkung der Zulassung ergibt sich auch nicht aus den Entschei-
dungsgründen des Berufungsurteils. In den Entscheidungsgründen hat das Beru-
fungsgericht zur Frage der Zulassung der Revision ausgeführt, die Sache habe im
Hinblick auf die vom mittelbaren Patentverletzer zu verlangenden Vorkehrungen zur
Vermeidung unmittelbarer Patentverletzungen beim Abnehmer grundsätzliche Be-
deutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO n.F. Damit hat das Berufungsgericht
entgegen der Auffassung der Klägerin lediglich seine Gründe für die Zulassung der
Revision dargelegt, nicht aber die Zulassung der Revision auf die vom Berufungsge-
richt als grundsätzlich angesehene Rechtsfrage beschränkt.
II. Patentanspruch 1 des Klagepatents betrifft ein Verfahren zum Umhüllen
von Stückgut oder Stückgutstapeln mittels eines schlauchförmigen Stretchfolienab-
schnitts.
1. Der Beschreibung des Klagepatents zufolge waren am Prioritätstag Verpa-
ckungsverfahren bekannt, bei denen das Stückgut mit Schrumpffolie umhüllt und
nach dem Umhüllen mit Wärme beaufschlagt wird, wodurch sich die Folie unter
Schrumpfung fest an das zu umhüllende Stückgut legt (Beschreibung Abs. 0004).
Ferner waren Wickelverfahren bekannt, bei denen Flachfolie um das zu umhüllende
Stückgut gewickelt wird, sowie Verfahren, bei denen wenigstens eine Folienhaube
über das zu umhüllende Stückgut gezogen und sodann an dieses geschrumpft wird
(Beschreibung Abs. 0005). Das Klagepatent bezeichnet es als Nachteile der bekann-
ten Schrumpffolienverfahren, dass bei ihnen eine Beaufschlagung mit Wärme zu er-
folgen habe, was zu hohen Energiekosten führe, wegen der Beaufschlagung mit of-
fener Flamme für bestimmte, insbesondere entflammbare Güter ungeeignet sei (Be-
schreibung Abs. 0006), aufgrund der erforderlichen Foliendicke einen hohen Materi-
aleinsatz bedinge (Beschreibung Abs. 0007), als wenig umweltfreundlich angesehen
werde, eine hohe Lärmbelästigung mit sich bringe (Beschreibung Abs. 0008) und
schließlich ein Verkleben mit dem zu verpackenden Gut stattfinden könne (Beschrei-
bung Abs. 0009).
Den weiteren Angaben der Beschreibung zufolge wurde diesen Nachteilen im
Stand der Technik begegnet, indem an Stelle von Schrumpffolien Stretchfolien ein-
gesetzt wurden, die keiner Wärmebeaufschlagung bedürfen und bei denen das Fo-
lienmaterial vor dem Umhüllen des zu verpackenden Stückguts gestretcht (gedehnt)
wird (Beschreibung Abs. 0010). Insoweit war das Wickelstretchen bekannt, bei dem
bahnförmige Stretchfolie um das zu umhüllende Gut gewickelt wird. An diesem Ver-
fahren wird als nachteilig bezeichnet, dass die Ladungssicherheit unbefriedigend sei,
weil entweder nur horizontale oder nur vertikale Spannkräfte entstünden. Umwickele
man das Gut in beiden Richtungen, sei ein hoher Materialeinsatz erforderlich (Be-
schreibung Abs. 0011). Außerdem werde eine Flachfolie als Deckblatt benötigt (Be-
schreibung Abs. 0012). Ferner bezeichnet es das Klagepatent als nachteilig, dass
die durch Wickelstretchen erhaltene Verpackung nicht hinreichend witterungsbestän-
dig sei (Beschreibung Abs. 0013).
Die Beschreibung weist sodann darauf hin, dass bereits Verfahren entwickelt
worden seien, bei denen das zu verpackende Gut mit einer Haube aus Stretchfolie
überzogen werde. Bei diesen Verfahren, zu denen auch ein von der Beklagten und
Wettbewerbern praktiziertes Verfahren gehöre, erfolge das Abschweißen des Folien-
abschnitts vor dem Stretchen und in einer Form, die praktisch der Bevorratungsbreite
entspreche (Beschreibung Abs. 0014 bis 0017). Da die Schlauchfolie im nicht
gestretchten Zustand bestimmungsgemäß nennenswert (z.T. ganz erheblich) kleiner
sei als die Länge der Stirnseitenränder der zu umhüllenden Güter, werde die
Schweißnaht bei dieser Arbeitsweise beim Stretchen zwangsläufig einer ganz erheb-
lichen Dehnung unterworfen, und zwar nicht nur beim Querstretchen vor dem Umhül-
len des Stapels, sondern auch danach, wenn die Haube fest am Stückgut anliege
(Beschreibung Abs. 0018). Bei diesen Verfahren träten Probleme insbesondere an
den Stellen auf, an denen die bei einer derartigen Schlauchfolienhaube im umhüllten
Zustand zwangsläufig entstehenden Zipfel an der betreffenden Stirnseite des Stück-
gutstapels aufeinander lägen (Beschreibung Abs. 0019).
Um dies zu vermeiden, sei bereits vorgeschlagen worden, die Folie vor dem
Schweißen zu öffnen, horizontal zu stretchen und erst dann vom Folienvorrat abzu-
trennen und zu schweißen (deutsche Offenlegungsschrift 37 07 877). Dadurch erge-
be sich eine Schweißnaht, deren Länge im Dehnungszustand vor dem Überziehen
erheblich größer sei als die Länge der im umhüllten Zustand parallel zu der
Schweißnaht verlaufenden Stirnseitenränder des zu umhüllenden Guts (Beschrei-
bung Abs. 0020). Als nachteilig an diesem Verfahren sieht das Klagepatent an, dass
die in dem Folienmaterial vorhandenen inneren Spannungen bei der beim Schweiß-
vorgang erfolgenden Plastifizierung des Folienmaterials weitgehend verloren gingen,
während sie im übrigen Folienmaterial verblieben. Dadurch bestehe die Gefahr, dass
es in den Grenzbereichen zwischen Schweißnaht und benachbartem Folienmaterial
zu Ein- oder Abrissen kommen könne, insbesondere bei mehrfachem Umschlag der
verpackten Güter (Beschreibung Abs. 0021).
2. Diesem Nachteil soll durch die Lehre des Klagepatents abgeholfen und ein
Verfahren bereitgestellt werden, bei dem die bisher im Schweißnahtbereich sowie in
den benachbarten Bereichen auftretenden Probleme vermieden oder zumindest auf
ein unschädliches Maß erheblich verringert werden.
Dies wird nach Patentanspruch 1 erreicht, indem wie folgt verfahren wird:
1. Zum Umhüllen von Stückgutstapeln wird eine Haube aus Stretchfolie
gebildet.
2. Zum Bilden der Haube wird aus einem Vorrat dehnbarer ("stretchba-
rer") Seitenfaltenschlauch zugeführt, der im Bevorratungs- und Zu-
führzustand
a) zwei einander parallele, eng benachbarte Seitenflächen bestimm-
ter (Zuführ-)Breite,
b) zwei dazwischen liegende, V-förmig nach innen gefaltete zweite
Seitenflächen und
c) (vor dem Stretchen) einen um wenigstens 10% geringeren Um-
fang als das zu umhüllende Stückgut aufweist.
3. Die Haube wird vor dem Stretchen des Seitefaltenschlauchs zum
Umhüllen des Stückguts (Stückgutstapels) gebildet.
4. Zum Bilden der Haube wird der Seitenfaltenschlauch
a) mit Abstand zu seinem freien Ende
b) mit einer Quernaht abgeschweißt, deren Länge ("Ideallänge") im
Wesentlichen gleich der zur Quernaht parallelen Breite des zu
umhüllenden Stückguts/Stückgutstapels ist, und
c) hinter dem die Haube bildenden Abschnitt von dem Vorrat abge-
trennt.
5. Ist die (Zuführ-)Breite des Seitenfaltenschlauchs ungleich der Ideal-
länge der zu bildenden Quernaht, wird vor dem Legen der Quernaht
wenigstens der obere Endabschnitt des (danach) die Haube bilden-
den Abschnitts des Seitenfaltenschlauchs auf eine der Ideallänge der
Quernaht entsprechende Breite gebracht.
6. Nach dem Abtrennen des die Haube bildenden Abschnitts und der
Bildung der Quernaht wird
a) die Haube zum Überziehen über das Stückgut (den Stückgutsta-
pel) vollständig geöffnet und
b) im Wesentlichen über die gesamte Länge auf das zum Überzie-
hen erforderliche Maß gedehnt ("gestretcht").
7. Die Dehnung erfolgt so, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-
förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folien-
abschnitte an das Stückgut anlegen.
In der Ausführungsform des Verfahrens nach Patentanspruch 2 des Klagepa-
tents beträgt die Länge der Quernaht wenigstens ca. 95 % der zu ihr parallelen Brei-
te des Stückguts.
III. 1. Das Berufungsgericht hat es als wesentlich für die mit den genannten
Merkmalen beschriebene Erfindung angesehen, dass die Länge der Quernaht in der
Ausführungsform nach Patentanspruch 2 des Klagepatents wenigstens ca. 95 % der
parallelen Breite des zu umhüllenden Stückguts oder Stückgutstapels beträgt. Es sei
nicht mehr die Zuführbreite des ungedehnten Folienschlauchs maßgebend, sondern
die zur Schweißnaht parallele Stapelbreite. Das schließe nicht aus, dass im Einzelfall
auch dann von der Lehre des Klagepatents Gebrauch gemacht werde, wenn die
Schweißnahtlänge der Zuführbreite der Folie entspreche, nämlich dann, wenn auch
die parallele Stapelbreite im Wesentlichen der Länge der Schweißnaht entspreche.
Durch die Ausrichtung der Schweißnahtlänge an der parallelen Stapelbreite träten im
fertigen Umhüllungszustand der Verpackungseinheit weder schädliche Spannungen
auf, noch komme es zu Abrissen, unerwünschten Wellungen und dergleichen, weil
die Schweißnaht im ungedehnten Ausgangszustand vor dem Stretchen des Folien-
materials mehr oder weniger genau dieselbe Länge aufweise wie im Umhüllungszu-
stand. Insbesondere im Vergleich zu deutlich kürzeren Schweißnähten als die Sta-
pellänge stellten sich die auftretenden Spannungen im Wesentlichen senkrecht zur
Schweißnaht ein und nicht mehr unter beliebigen oder zufälligen Winkeln zu ihr. Es
werde auch vermieden, dass sich im "Haubendachbereich" in den V-förmigen Dop-
pelungsbereichen in der unten liegenden Folie größere Spannungen einstellten als in
der oberen. Vielmehr seien die Folienspannungen im oben liegenden Abschnitt je-
weils größer als im unteren, so dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen
Doppelungsbereich entsprechend Merkmal 7 an den Gutstapel anlegten und für eine
glatte Fläche gesorgt werde und damit die unerwünschte Zipfelbildung unterbleibe.
Da es entscheidend auf den Zustand der Folie nach dem Einhüllen ankomme, sei
das Merkmal, nach dem die Quernaht eine Länge ("Ideallänge") von wenigstens ca.
95 % der zu ihr parallelen Breite des zu umhüllenden Stückguts bzw. Stückgutstapels
betrage, als Bezugsgröße für die Länge der Quernaht wörtlich zu nehmen; auf die
Palettenbreite könne es schon deshalb nicht ankommen, weil die Haube auf den
Gutstapel passen müsse, dessen Maß von der Palettenbreite abweichen könne (BU
24, 25). Merkmal 7 enthält nach den weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts
nicht nur eine Angabe der durch Merkmal 5 erzielten Wirkungen. Dagegen spreche
schon, dass Merkmal 7 das erzielte Ergebnis, nämlich dass sich die unteren Folien-
abschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folien-
abschnitte an das Stückgut anlegten, als Folge einer in bestimmter Weise vorge-
nommenen Dehnung der Folie darstelle. Merkmal 7 enthalte die - hinsichtlich ihrer
Konkretisierung in sein Belieben gestellte - Anweisung an den Fachmann, die Folie,
deren Schweißnahtlänge nach Merkmal 5 bemessen sei, so zu dehnen, dass sich
der in Merkmal 7 beschriebene Erfolg einstelle. Wenn in Merkmal 7 von Spannung in
der oberen Folienlage die Rede sei, so sei damit eine Zugspannung gemeint, die die
Folienlage straff ziehe, wobei ein geringes Maß an Spannung bereits ausreiche; eine
Mindestvorgabe für das Ausmaß der Spannung enthielten die Patentansprüche nicht
(BU 26).
2. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht in
vollem Umfang stand. Die Auslegung des Klagepatents ist eine Rechtsfrage, so dass
das Revisionsgericht das Klagepatent selbst auslegen und die Auslegung durch den
Tatrichter in vollem Umfang überprüfen kann (BGHZ 142, 7, 15 - Räumschild; 160,
204, 212 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).
a) Der Senat hat im das parallele Nichtigkeitsverfahren betreffenden Urteil
vom 11. April 2006 (X ZR 175/01, GRUR 2006, 666 - Stretchfolienhaube) ausgeführt,
dass sich das Verfahren nach Patentansprüchen 1 und 2 des Klagepatents nicht auf
Seitenfaltenschlauchmaterial bestimmter Zuführbreite bezieht, so dass das Seitenfal-
tenschlauchmaterial im Bevorratungs- und Zuführzustand der der Quernaht paralle-
len Breite des zu umhüllenden Guts entsprechen oder von ihr abweichen kann. Da-
von ist auch das Berufungsgericht ausgegangen, denn es hat ausgeführt, dass für
das patentierte Verfahren nicht die Zuführbreite des ungedehnten Folienschlauchs
maßgebend sei, sondern die zur Schweißnaht parallele Stapelbreite, in deren Länge
die Schweißnaht beim Abschweißen der Haube vom Folienvorrat auszubilden sei.
Wie der Senat im Urteil vom 11. April 2006 weiter ausgeführt hat, wird bei dem
geschützten Verfahren die Haube vor dem Stretchen des Seitenfaltenschlauchs ge-
bildet, indem der im Bevorratungszustand zusammengefaltete Folienschlauch in ei-
ner bestimmten Länge von dem Vorrat abgezogen (Merkmal 4 a) und dabei teilweise
geöffnet wird. Die Beschreibung des Klagepatents weist den Fachmann in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass das schlauchförmige Folienmaterial vor dem Ab-
schweißen an seinem abzuschweißenden Endabschnitt so verformt wird, dass die
beiden zueinander parallelen ersten Seitenflächen unter Verkleinerung oder Vergrö-
ßerung der V-förmigen, nach innen gefalteten zweiten Seitenflächen die gewünschte
Länge der Schweißnaht aufweisen (Beschreibung Abs. 0027). Zwischen dem zu-
sammengefalteten, in seinem Zuführzustand befindlichen Folienschlauch und dessen
freiem Ende (Merkmal 4 a), in das die Mittel zum Abziehen und Stretchen der Folie
eingreifen, liegt demzufolge ein Bereich, in dem der die Haube bildende Abschnitt
des Folienmaterials eine vom Zuführ- und Bevorratungszustand abweichende Breite
aufweisen kann. Wird festgestellt, dass das Schlauchmaterial im Zuführzustand eine
Breite aufweist, die der Breite der parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Stückguts
bereits entspricht, kann eine Veränderung des Seitenfaltenbereichs unterbleiben;
wird festgestellt, dass das Schlauchmaterial in seinem Zuführzustand eine von der
Breite der parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Stückguts abweichende Breite
aufweist, wird der Seitenfaltenbereich so verändert, dass der obere Endabschnitt des
vom Vorrat abgezogenen Teils des Schlauchmaterials eine der Ideallänge der Quer-
naht entsprechende Breite aufweist (Merkmale 4 und 5). Erst nach dem Abschwei-
ßen der Quernaht in einer Länge, die der "Ideallänge" im Wesentlichen entspricht
(Merkmal 5), und dem Abtrennen der fertigen Haube wird diese vollständig geöffnet
(Merkmal 6 a) und auf das zum Überziehen des Guts erforderliche Maß gestretcht
(Merkmal 6 b). Hierbei erfolgt die Dehnung der fertigen Haube so, dass sich die unte-
ren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der obe-
ren Folienabschnitte an das Gut anlegen (Merkmal 7). Dabei versteht der Fachmann
die Angabe, die Quernaht solle eine Länge aufweisen, die "im Wesentlichen" (Merk-
mal 4 b) der Breite der zur Quernaht der Haube parallelen Stirnseite des zu umhül-
lenden Stückguts oder Stückgutstapels entspricht, dahin, dass bei der Länge der
Quernaht Toleranzen auftreten können, deren Ausmaß in Patentanspruch 1 offenge-
lassen ist. Daher legt der Fachmann, wenn er den Stapel so umhüllen will, dass kei-
ne vorstehenden Zipfel auftreten und übermäßige Spannungen in der Folie nach
dem Umhüllen des Stückguts vermieden werden, diese Toleranzen mit der erforderli-
chen und technisch bei wirtschaftlich vertretbarem Aufwand machbaren Genauigkeit
so fest, dass die Stretchfolie nach dem Abschweißen der Quernaht und vor dem Ü-
berziehen des Stapels mit der Haube in einem solchen Maße gedehnt wird, dass sie
sich unter Spannung der oberen Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich
am Ende der Quernaht an das Stückgut anlegt. Dies wird erreicht, wenn die Quer-
naht gleich der Breite der zu ihr parallelen Seite des Stückguts ist, ihr also - unter Be-
rücksichtigung von Toleranzen - "im Wesentlichen" entspricht, wobei der Fachmann
aus Patentanspruch 2 ersieht, dass die Toleranzen maximal 5 % betragen dürfen, die
Länge der Quernaht also "wenigstens ca. 95 %" der parallelen Breite des Stückguts
beträgt.
Der Fachmann entnimmt daraus, dass er für die Ausführung des Verfahrens
Schlauchmaterial mit dem erforderlichen Mindestumfang, in Relation zur Breite des
zu verpackenden Gutes jedoch beliebiger Zuführbreite verwenden kann, wenn er den
für die Bildung der Haube erforderlichen Folienabschnitt nach dem Abziehen der Fo-
lie von dem Vorrat und vor dem Stretchen der Haube an der Stelle mit einer Quer-
naht abschweißt, die im dargestellten Sinn so lang bemessen ist, wie das zu umhül-
lende Gut auf der der Quernaht parallelen Seite breit ist. Auf diese Weise wird er-
reicht, dass die Länge der Quernaht nicht nur nach ihrem Abschweißen und Abtren-
nen vom Vorrat, sondern auch nach dem Stretchen und Umhüllen des zu verpacken-
den Gutes dessen Breite entspricht. Diese kann von der Breite gegebenenfalls ver-
wendeter Paletten oder dergleichen abweichen und bei verschiedenen Gütern in den
einzelnen Lagen unterschiedlich groß sein. Sind die Folie auf diese Weise auf die er-
forderliche Breite gebracht, die Quernaht in der erforderlichen Länge abgeschweißt
und die dadurch gebildete Haube von dem Vorrat getrennt, wird die Haube vollstän-
dig geöffnet (Merkmal 6 a) und zur Umhüllung des zu verpackenden Gutes in dem
erforderlichen Maß gestretcht.
b) Davon ist das Berufungsgericht im Wesentlichen ausgegangen, indem es
ausgeführt hat, bei dem patentierten Verfahren sei nicht ausgeschlossen, dass im
Einzelfall auch dann von der Lehre des Klagepatents Gebrauch gemacht werde,
wenn die Schweißnahtlänge der Zuführbreite der Folie entspreche. In einem solchen
Fall kann auf eine Anpassung der Länge der Quernaht an die Breite der zu ihr paral-
lelen Seite des Stapels verzichtet werden, weil die Zuführbreite der Folie bereits der
"Ideallänge" der Haubenquernaht entspricht und die Quernaht deshalb ohne Umfal-
ten der Schlauchfolie abgeschweißt werden kann.
Das Berufungsgericht hat jedoch, wie seine Ausführungen zu der angegriffe-
nen Ausführungsform zeigen, unbeachtet gelassen, dass bei dem patentgemäßen
Verfahren in einem ersten Verfahrensschritt die Breite der zur Quernaht parallelen
Seite des Stückgutstapels zu ermitteln und in einem zweiten Verfahrensschritt die
Länge der Quernaht hierauf einzustellen ist (Ideallänge). Wie der Senat im bereits
genannten Urteil vom 11. April 2006 (X ZR 175/01) ausgeführt hat, kann Patentan-
spruch 1, auf den Patentanspruch 2 rückbezogen ist, nicht dahin ausgelegt werden,
dass Merkmal 5 ein gegenüber Merkmal 4 b selbständiges (alternatives) Verfahren
enthält, so dass im Verlauf des einen Verfahrens die Breite des Schlauchmaterials im
Bevorratungszustand bereits der Breite der der Quernaht parallelen Stirnseite des zu
umhüllenden Guts entspricht und die Quernaht in der Bevorratungsbreite der Folie
ohne Anpassung der Länge der Quernaht an die Breite des zu umhüllenden Guts
abgeschweißt wird, wie dies im Stand der Technik praktiziert worden ist (Beschrei-
bung des Klagepatents Abs. 0017), und in dem anderen Verfahren eine Umformung
der Schlauchfolie erfolgt, um eine Quernaht in "Ideallänge" abschweißen zu können.
Merkmal 5, wonach dann, wenn die Zuführbreite des Seitenfaltenschlauchs ungleich
der Ideallänge der abzuschweißenden Quernaht ist, vor dem Legen der Quernaht
wenigstens der obere Endabschnitt des nach dem Abschweißen die Haube bilden-
den Abschnitts des Seitenfaltenschlauchs auf eine der Ideallänge der Quernaht ent-
sprechende Breite gebracht wird, enthält gegenüber Merkmal 4 b lediglich die zusätz-
liche Anweisung, dass es zur Vermeidung unerwünschter Zipfelbildung und übermä-
ßiger Spannungen im Bereich der Quernaht ausreicht, wenigstens den oberen End-
abschnitt der Haube auf eine der Ideallänge der Quernaht entsprechende Breite zu
bringen. Auch dann, wenn auf eine solche Anpassung im Einzelfall verzichtet werden
kann, weil die Zuführbreite bereits der Ideallänge der Quernaht entspricht, ist es für
das patentierte Verfahren wesentlich, die Breite der der Quernaht parallelen Seite
des zu umhüllenden Stapels und damit die "Ideallänge" der Quernaht zu ermitteln,
um entscheiden zu können, ob eine Abstimmung der Quernaht auf die Breite der pa-
rallelen Seite des Stückgutstapels erforderlich ist oder nicht.
IV. 1. Zur Frage einer mittelbaren Patentverletzung hat das Berufungsgericht
ausgeführt, der angegriffene Haubenstretchautomat sei ein Mittel im Sinne des § 10
Abs. 1 PatG, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehe. Er sei
geeignet, ein Verfahren auszuführen, das alle Merkmale des Verfahrensanspruchs 2
verwirkliche. Mit ihm könnten Benutzungshandlungen im Sinne von § 9 Nr. 2 PatG
vorgenommen werden. Der Abnehmer R. habe durch eine von der
Bedienungsanweisung der Beklagten abweichende Einstellung des ihm von der Be-
klagten gelieferten Haubenstretchautomaten ein Verfahren ausgeübt, das von Pa-
tentanspruch 2 des Klagepatents Gebrauch gemacht habe und bei dem insbesonde-
re die Schweißnaht die nach Patentanspruch 2 des Klagepatents erforderliche Länge
erreicht habe. Dass bei dem angegriffenen Haubenstretchautomat von einem Vorrat
dehnbarer Seitenfaltenschlauch zugeführt werde, der im Bevorratungs- und Zuführ-
zustand zwei einander parallele, eng benachbarte erste Seitenflächen bestimmter
Zuführbreite sowie zwei dazwischen liegende V-förmige nach innen gefaltete zweite
Seitenflächen aufweise, und dass vor dem Stretchen eine Haube dadurch gebildet
werde, dass der Seitenfaltenschlauch mit Abstand zu seinem freien Ende mit einer
Quernaht abgeschweißt und hinter dem die Haube bildenden Abschnitt von dem Vor-
rat abgetrennt werde, stehe zwischen den Parteien ebenso außer Streit wie der Um-
stand, dass die Haube zum Überziehen des Stückguts vollständig geöffnet und im
Wesentlichen über die gesamte Länge auf das zum Überziehen erforderliche Maß
gestretcht werde (BU 27 unter a). Davon geht auch die Revision aus.
2. Zu den weiteren Merkmalen des Verfahrens nach Patentanspruch 2 hat das
Berufungsgericht ausgeführt, bei dem vom Abnehmer der Beklagten mit dem Hau-
benstretchautomaten durchgeführten Verfahren sei auch ein Seitenfaltenschlauch
verwendet worden, der einen um wenigstens 10 % geringeren Umfang als das zu
umhüllende Stückgut aufgewiesen habe. Die Beweisaufnahme habe ergeben, dass
jedenfalls in der Variante a) ein Seitenfaltenschlauch mit 11,5 % geringerem Umfang
als das zu umhüllende Gut verwendet worden sei. Die Revision greift dies nicht an.
3. a) Zu Merkmal 7 des patentierten Verfahrens hat das Berufungsgericht
ausgeführt, dieses enthalte keine konkrete Vorgabe, wie groß die Spannung in der
oberen Folienlage sein müsse. Wichtig sei nur, dass die obere Folienlage nicht span-
nungslos oder schlaff werde. Die untere Folienlage müsse dagegen schlaff bleiben,
so dass die obere, unter Spannung stehende Folienlage sie niederhalte, an den Gut-
stapel anlege und nach einem Hochziehen sie wieder in den anliegenden Zustand
zurückkehren lasse. Es sei nicht erforderlich, dass die obere Folienlage einen so
starken mechanischen Druck auf die untere Folienlage ausübe, dass seine Überwin-
dung eine nicht unerhebliche manuelle Kraft erfordere. Solche Spannungsverhältnis-
se seien nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme bei mit der angegriffenen Maschi-
ne verpackten Stapeln festzustellen (BU 29 f.).
b) Diese Ausführungen greift die Revision ohne Erfolg an.
Zwar hat der gerichtliche Sachverständige, wie die Revision der Beklagten in-
soweit zu Recht geltend macht, bestätigt, dass sich aus den Prospekten der Anlagen
K 13 und K 14 nicht entnehmen lasse, ob die dort abgebildete Maschine geeignet
sei, nach dem Überziehen des Stapels mit der Haubenfolie den oberen Folienab-
schnitt der Doppelungsbereiche unter Spannung auf die unteren Folienabschnitte zu
legen. Das Berufungsgericht hat jedoch festgestellt, dass mit den Haubenstretchau-
tomaten der angegriffenen Form Produkte erzeugt werden können, bei denen sich im
Doppelungsbereich die oberen Folienabschnitte mit Spannung auf die unteren Fo-
lienabschnitte legen. Der Fachmann könne diese Apparate so steuern (betreiben),
dass sie dieses Merkmal mehr oder weniger gut erfüllen.
Das trägt die Feststellung des Berufungsgerichts, die angegriffenen Maschi-
nen seien im Hinblick auf das Merkmal 7 objektiv geeignet, als Mittel zur Benutzung
des patentierten Verfahrens verwendet zu werden (§ 10 Abs. 1 PatG). Ob die erfor-
derliche Eignung des Mittels vorliegt, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu
werden, beurteilt sich nach der objektiven Beschaffenheit des Gegenstandes, der
angeboten oder geliefert wird (Sen. Urt. v. 7.6.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848,
850 - Antriebsscheibenaufzug). Ob mit den angegriffenen Maschinen die patentge-
mäßen Wirkungen besonders oder weniger gut erreicht werden, ist unerheblich, so-
lange sie sich tatsächlich einstellen. Das hat das Berufungsgericht festgestellt.
4. Die Revision der Beklagten macht allerdings zu Recht geltend, dass das
Berufungsgericht keine Feststellungen zu den Merkmalen 4 und 5 des geschützten
Verfahrens getroffen hat, wonach der Seitenfaltenschlauch zum Bilden der Haube mit
Abstand zu seinem freien Ende (Merkmal 4 a) mit einer Quernaht abgeschweißt wird,
deren Länge ("Ideallänge") im Wesentlichen gleich der zur Quernaht parallelen Breite
des zu umhüllenden Stückguts/Stückgutstapels ist (Merkmal 4 b), und für den Fall,
dass die Zuführbreite des Seitenfaltenschlauchs ungleich der Ideallänge der zu bil-
denden Quernaht ist, vor dem Legen der Quernaht wenigstens der obere Endab-
schnitt des (danach) die Haube bildenden Abschnitts des Seitenfaltenschlauchs auf
eine der Ideallänge der Quernaht entsprechenden Breite gebracht (Merkmal 5) und
danach die Haube vom Vorrat abgetrennt wird (Merkmal 4 c).
Wie sich aus dem Tenor des landgerichtlichen Urteils ergibt, bezieht sich die
Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung auf ein Verfahren, bei dem vor dem
Stretchen eine Haube gebildet, der Seitenfaltenschlauch mit Abstand zu seinem frei-
en Ende mit einer Quernaht abgeschweißt und hinter dem die Haube bildenden Ab-
schnitt von dem Vorrat abgeschweißt wird, sofern der Seitenfaltenschlauch mit einer
Quernaht versehen wird, deren Länge im wesentlichen gleich der zur Quernaht paral-
lelen Breite des zu umhüllenden Stückgutstapels ist, nämlich wenigstens 95 % der zu
ihr parallelen Breite des Stückguts beträgt, und die Folienhaube so gedehnt wird,
dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der
Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen. Das umfasst die
Verwendung der angegriffenen Maschinen ohne Rücksicht darauf, ob mit ihnen ein
Verfahren ausgeführt werden kann, bei dem der in beliebiger Breite zugeführte Sei-
tenfolienschlauch nach dem Abziehen vom Vorrat Verfahrensschritten unterworfen
wird, mit denen die Breite des Folienschlauchs im Zuführzustand und des Stapels
ermittelt und durch Anpassung der Breite des Schlauchs an die Breite des Stapels
der Schlauch auf die zum Abschweißen der Quernaht in Ideallänge erforderliche Maß
gebracht wird.
Die Verurteilung der Beklagten umfasst danach Ausführungsformen der ange-
griffenen Haubenstretchautomaten, bei denen keine Mittel vorhanden sind, um die
Länge der der Quernaht parallelen Seite des Gutstapels festzustellen und den Sei-
tenfaltenschlauch aus seiner Zuführbreite so umzufalten, dass eine Quernaht in Ide-
allänge abgeschweißt werden kann. Wie die Revision zu Recht geltend macht, las-
sen sich nach den Behauptungen der Beklagten, von denen mangels gegenteiliger
Feststellungen des Berufungsgerichts für das Revisionsverfahren auszugehen ist, bei
den mit den angegriffenen Haubenstretchautomaten deren Spreiz- bzw. Refffinger
nur diagonal verfahren und können daher in Quer- bzw. Längsrichtung eine Umfal-
tung des Seitenfaltenschlauchs vor der Bildung der Quernaht nicht bewirken. Danach
sind die angegriffenen Haubenstretchautomaten zwar in der Lage, Hauben mit einer
der Ideallänge der Quernaht entsprechenden Quernaht vom Folienvorrat abzu-
schweißen, wenn die den Haubenstretchautomaten zugeführte Folie im Zuführzu-
stand bereits eine der Ideallänge der Quernaht entsprechende Breite aufweist. Sie
weisen aber nicht die darüber hinausgehende objektive Eignung auf, die Länge der
Quernaht im Verlauf des Verfahrens auf die Breite der parallelen Stirnseite des zu
umhüllenden Gutes einzustellen, wie dies für das patentierte Verfahren wesentlich
ist.
Das angefochtene Urteil kann daher im Unterlassungsausspruch wie in der
darauf rückbezogenen Verurteilung auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen
keinen Bestand haben. Es ist aufzuheben und die Sache zu neuer Verhandlung und
Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit in einem erneuten
Berufungsverfahren die erforderlichen Feststellungen nachgeholt werden können.
V. Für den Fall, dass im weiteren Verfahren eine erneute Prüfung des subjek-
tiven Tatbestands der mittelbaren Patentverletzung erforderlich wird, weist der Senat
auf Folgendes hin:
1. a) Der Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG setzt in subjektiver Hinsicht vor-
aus, dass der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die
angebotenen oder gelieferten Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benut-
zung der geschützten Erfindung verwendet zu werden. Damit sind zwei Alternativen
eröffnet, das nach dem gesetzlichen Tatbestand erforderliche subjektive Moment
festzustellen. Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der Abnehmer die Mittel zur
patentgemäßen Benutzung bestimmt hat, oder aus der Sicht des Dritten ist bei objek-
tiver Betrachtung nach den Umständen mit hinreichender Sicherheit zu erwarten (ist
"offensichtlich"), dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur pa-
tentverletzenden Verwendung bestimmen wird (Sen.Urt. v. 13.6.2006 - X ZR 153/03,
GRUR 2006, 839 - Deckenheizung, zur Veröffentlichung in BGHZ 168, 124 vorgese-
hen). Kenntnis und Offensichtlichkeit sind damit zwei Wege, einen Tatbestand fest-
zustellen, der es - bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen der mittelbaren Pa-
tentverletzung - rechtfertigt, dem Dritten die in dem Angebot oder der Lieferung lie-
gende objektive Gefährdung des Ausschließlichkeitsrechts des Patentinhabers auch
subjektiv als Verletzungshandlung zuzurechnen.
Da sich die Verbotsnorm des § 10 PatG nicht an den Angebots- oder Liefe-
rungsempfänger, sondern an den Dritten richtet, müssen die objektiven und subjekti-
ven Voraussetzungen der Norm im Zeitpunkt des Angebots oder der Lieferung vor-
liegen. Für die Offensichtlichkeit ist daher maßgeblich, ob zu diesem Zeitpunkt nach
den gesamten Umständen des Falles die drohende Verletzung des Ausschließlich-
keitsrechts aus der objektivierten Sicht des Dritten so deutlich erkennbar ist, dass ein
Angebot oder eine Lieferung unter diesen objektiven Umständen der wissentlichen
Patentgefährdung gleichzustellen ist.
Abgesehen von den Fällen ausschließlich patentgemäß verwendbarer Mittel
ist dies regelmäßig insbesondere dann der Fall, wenn der Lieferant in einer
Gebrauchsanweisung, Bedienungsanleitung oder dergleichen auf die Möglichkeit pa-
tentgemäßer Verwendung hinweist oder diese gar empfiehlt (Sen.Urt. "Deckenhei-
zung" aaO.; Sen.Urt. "Antriebsscheibenaufzug" aaO.). Ist die Gebrauchsanweisung
oder Bedienungsanleitung des Dritten hingegen auf einen nicht patentgemäßen Ein-
satz der Mittel ausgerichtet, kann Offensichtlichkeit im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG
nur angenommen werden, wenn sich aufgrund konkreter Umstände die Gefahr auf-
drängt, dass der Abnehmer nicht nach der Anweisung verfahren wird.
2. Nach den bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts wurde mit den
angegriffenen Haubenstretchautomaten eine Quernahtlänge von ca. 95 % der paral-
lelen Gutstapelbreite erreicht,
indem der Abnehmer R. die umstrit-
tenen Maschinen in einer von der Bedienungsanleitung der Beklagten abweichenden
Weise eingestellt hat (BU 31).
Auf der Grundlage dieser Feststellung kann weder davon ausgegangen wer-
den, dass die Beklagten im maßgeblichen Zeitpunkt ihres Angebots oder der Liefe-
rung der Maschinen wussten, der Abnehmer habe die Mittel zur Benutzung der Erfin-
dung bestimmt, noch kann davon ausgegangen werden, dass bei der Lieferung der
Mittel an diesen Abnehmer oder andere Abnehmer Umstände vorlagen, aus denen
mit dem gebotenen Maß an Sicherheit auf eine Bestimmung der Mittel zur Benutzung
der Erfindung zu schließen und die Bestimmung der Mittel zur Benutzung der Erfin-
dung daher offensichtlich war.
Weicht die Länge der Quernaht bei dem der Bedienungsanleitung entspre-
chenden Gebrauch von der "Ideallänge" ab und hat der Abnehmer erst durch einen
der Bedienungsanleitung abweichenden Gebrauch die ihm gelieferten Hauben-
stretchautomaten zur Benutzung der Erfindung geeignet gemacht, hätte es über die
getroffene Feststellung hinaus weiterer Feststellungen bedurft, aus denen sich ergibt,
dass die Bestimmung zur Benutzung der Erfindung durch den Abnehmer bereits bei
der Lieferung der Automaten vorlag und die Beklagten dies wussten. Aufgrund der
bisherigen Feststellungen könnte daher eine mittelbare Patentverletzung nach der
dargelegten ersten Variante des subjektiven Tatbestands des § 10 Abs. 1 PatG frü-
hestens und nur bei weiteren Angeboten oder Lieferungen von dem Zeitpunkt an in
Betracht kommen, in dem die Beklagten davon Kenntnis erhielten, dass das Mittel
von ihren Abnehmern durch Veränderungen der Betriebsweise nach der Bedie-
nungsanleitung zur Benutzung in patentgemäßer Weise bestimmt wurde, und sie
diese gleichwohl weiter mit Haubebstretchautomaten beliefert hätten, ohne die zur
Abwendung einer unmittelbaren Patenverletzung gebotenen Maßnahmen ergriffen
zu haben. Derartige Feststellungen sind nicht getroffen.
Führt die Befolgung der Bedienungsanleitung nicht zur Ausbildung der Quer-
nähte mit einer Länge von wenigstens ca. 95 % der parallelen Breite der Stückgut-
stapel, fehlt es an Anhaltspunkten für die Annahme, aufgrund der gegebenen Um-
stände könne mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass sonsti-
ge Abnehmer der Haubenstretchautomaten der Beklagten diese zur Benutzung je-
denfalls des Verfahrens nach Patentanspruch 2 bestimmen, so dass auch die Be-
klagten eine solche Bestimmung der Mittel seitens ihrer Abnehmer bei ihren Liefe-
rungen hätten zugrunde legen müssen. Aufgrund der gegebenen Umstände war die
Bestimmung der Haubenstrechautomaten zur Benutzung der Erfindung nach den
bisherigen Feststellung daher nicht offensichtlich. Feststellungen, aus denen sich er-
geben könnte, dass gleichwohl die Bestimmung der Mittel zur Benutzung der Erfin-
dung offensichtlich gewesen sein könnte, sind nicht getroffen. Die Frage, ob bei einer
Ausbildung der Quernaht mit einer Länge von 91,7 % das Verfahren nach Patentan-
spruch 1 ausgeführt wird, hat das Berufungsgericht nicht entschieden; insoweit ist
der Rechtsstreit ausgesetzt.
Soweit es im neuen Berufungsverfahren auf das Vorliegen der subjektiven
Tatbestandsvoraussetzungen des § 10 Abs. 2 PatG ankommen sollte, werden die er-
forderlichen Feststellungen, gegebenenfalls auf der Grundlage ergänzenden Sach-
vortrags der Parteien, nachzuholen sein.
2. Soweit die Parteien über Schadensersatzansprüche und den Umfang des
Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs streiten, weist der Senat auf folgendes
hin.
a) Das Berufungsgericht wird in dem neuen Berufungsverfahren zu klären ha-
ben, ob die Verwendung der an den Abnehmer R. gelieferten Ma-
schinen einen Schadensersatzanspruch auslösen konnte und ob gegebenenfalls im
Übrigen Verletzungshandlungen vorgetragen sind. Derzeit kommt ein Schaden der
Klägerin nur insoweit in Betracht, als Abnehmer der Beklagten eine solche Bestim-
mung im maßgeblichen Zeitpunkt getroffen hatten. Soweit die Abnehmer eine solche
Bestimmung nicht getroffen haben, weil sie die Haubenstretchautomaten der Beklag-
ten der Bedienungsanleitung entsprechend patentfrei verwendet haben, scheiden ein
Schaden der Klägerin sowie Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche zur
Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen aus, denn durch § 10 Abs. 1 PatG
wird dem Patentinhaber kein ausschließliches Recht dahin eingeräumt, dass nur er
Mittel anbieten und liefern darf, die geeignet sind, bei der Benutzung der Erfindung
verwendet zu werden, wenn sie auch patentfrei benutzt werden können.
b) Soweit nicht sonstige Schadenspositionen wie etwa Kosten der Rechtsver-
folgung und dergleichen im Streit stehen, ist der im Falle der mittelbaren Patentver-
letzung nach § 139 PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ zu ersetzende Schaden
derjenige, der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels
entsteht (Sen.Urt. v. 7.6.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 854 - Antriebsschei-
benaufzug m.w.N.; Scharen in Benkard, PatG u. GebrMG 10. Aufl., § 10 PatG Rdn.
25; Rogge/Grabinski in Benkard, aaO, § 139 PatG Rdn. 40 a, jew. m.w.N.). Der
Schadensersatzanspruch kann in diesem Rahmen gegebenenfalls auch auf Ab-
schöpfung des Gewinns des mittelbaren Patentverletzers gerichtet werden (Scharen
schützt den Patentinhaber nur im Vorfeld einer unmittelbaren Patentverletzung durch
die Angebotsempfänger und Belieferten. Indem der Schadensersatzanspruch aber
auf den durch die unmittelbar patentverletzenden Handlungen der Angebotsempfän-
ger und Belieferten verursachten Schaden abstellt, stehen dem Patentinhaber zur
Ausfüllung dieses Schadensersatzanspruchs die für die unmittelbare Patentverlet-
zung entwickelten Grundsätze zur Verfügung. Nur zur Durchsetzung dieser Scha-
densersatzansprüche besteht der Anspruch auf Rechnungslegung (Scharen in Ben-
kard, aaO., § 10 PatG Rdn. 25).
Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Auskunftsanspruch nur in Betracht
kommt, soweit die Abnehmer der Beklagten mit der gelieferten Vorrichtung tatsäch-
lich das erfindungsgemäße Verfahren angewendet haben. Für den Auskunftsan-
spruch genügt es vielmehr, wenn der mittelbare Verletzer Mittel im Sinne des § 10
PatG - hier eine zur Ausübung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignete Vor-
richtung - geliefert hat, obwohl nach den gegebenen Umständen auch deren Be-
stimmung zur Benutzung der Erfindung zu erwarten war. Dies ermöglicht es dem Be-
rechtigten, sich darüber Gewissheit zu verschaffen, ob die einzelnen Abnehmer tat-
sächlich die Erfindung benutzt haben und demgemäß die mittelbare Verletzung zu
einem ersatzpflichtigen Schaden geführt hat.
B) Zur Revision der Klägerin
I. Die Klägerin nimmt die Abweisung der Klage wegen unmittelbarer Verlet-
zung des Klagepatents hin. Sie greift mit ihrer zulässigen Revision das Berufungsur-
teil nur insoweit an, als das Berufungsgericht die Verurteilung der Beklagten zur Un-
terlassung für den Fall ausgesprochen hat, dass die Beklagten die umstrittenen Hau-
benstretchautomaten nicht mit einem auf das Klagepatent bezogenen Warnhinweis
in der Betriebsanleitung anbieten, und das weitergehende Begehren der Klägerin
abgewiesen hat, den Beklagten den Vertrieb der Vorrichtungen zu untersagen, so-
fern sie den Abnehmern ihrer Haubenstretchautomaten eine auf das Klagepatent be-
zogene Unterlassungserklärung abverlangen, die mit einem zugunsten der Klägerin
abzugebenden Vertragsstrafeversprechen bewehrt ist.
II. Die Revision der Klägerin ist begründet. Nach dem für die Prüfung der Re-
vision der Klägerin zugrunde zu legenden Sachverhalt kann nicht ausgeschlossen
werden, dass der vom Berufungsgericht ausgeurteilte Hinweis in der Betriebsanlei-
tung nicht ausreicht, einer zu erwartenden Bestimmung der Vorrichtung zur Benut-
zung der Erfindung wirksam entgegenzuwirken.
Welche Vorsorgemaßnahmen der Anbieter oder Lieferant eines Mittels, das
sowohl patentverletzend als auch patentfrei verwendet werden kann, zu treffen hat,
bestimmt sich nach Abwägung aller Umstände im Einzelfall. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass die Maßnahmen einerseits geeignet und ausreichend sein müssen, um
Patentverletzungen mit hinreichender Sicherheit zu verhindern, andererseits den Ver-
trieb des Mittels zum patentfreien Gebrauch nicht in unzumutbarer Weise behindern
dürfen (Sen. Urt. v. 13.6.2006 Deckenheizung aaO.). Die vom Berufungsgericht für
ausreichend erachtete Maßnahme, in der Betriebsanleitung einen Hinweis auf das
Klagepatent aufzunehmen, stellt nicht sicher, dass der Warnhinweis überhaupt vom
dem- oder denjenigen wahrgenommen wird, die bei dem jeweiligen Abnehmer dafür
Sorge zu tragen haben, dass in dem Betrieb technische Schutzrechte beachtet wer-
den. Eine Warnung in der Betriebsanleitung kann daher einen Hinweis, der bei der
Lieferung an den Abnehmer in seiner Eigenschaft als Käufer und Erwerber der Vor-
richtung gegeben wird, gegebenenfalls ergänzen, aber nicht ersetzen.
III. Sollte das Berufungsgericht wiederum zu dem Ergebnis gelangen, dass die
Beklagten das Klagepatent mittelbar verletzt haben, wird erneut darüber zu entschei-
den sein, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um einer Benutzung des patentier-
ten Verfahrens durch die Abnehmer der Beklagten entgegenzuwirken. Dies wird ge-
gebenenfalls auch davon abhängen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, mit der eine
erfindungsgemäße Benutzung der Vorrichtung zu erwarten ist. Der Klägerin wird Ge-
legenheit zu geben sein, entsprechende Anträge zu stellen, wobei im Hinblick auf
den ausgeurteilten, auf das Klagepatent bezogenen Warnhinweis zu berücksichtigen
sein wird, dass das Unterlassungsgebot einschränkende Zusätze wie die Forderung
nach "ausdrücklichen und unübersehbaren" Hinweisen dem Bestimmtheitsgebot
nicht genügen (vgl. nur Melullis, Handbuch des Wettbewerbsprozesses, 3. Aufl., Rdn.
340 a.E. m.w.N.).
Ferner wird zu berücksichtigen sein, dass die Forderung der Klägerin, den
Abnehmern der fraglichen Mittel generell eine strafbewehrte Unterlassungserklärung
abzuverlangen, wegen der absehbaren Reaktionen der potentiellen Abnehmer wirt-
schaftlich einem uneingeschränkten Verbot des Vertriebs der umstrittenen Hauben-
stretchautomaten gleichkommen kann. Deshalb kann die Abgabe solcher Unterlas-
sungserklärungen seitens der Abnehmer mittelbar patentverletzender Mittel im Rah-
men des § 10 PatG nur verlangt werden, wenn ein Warnhinweis nach den konkreten
Umständen des Einzelfalls unzureichend
ist (vgl. BGH, Urt. v. 30.4.1964
- Ia ZR 224/63, GRUR 1964, 496, 498 - Formsand II; Urt. v. 8.11.1960 - I ZR 67/59,
GRUR 1961, 627, 628 - Metallspritzverfahren; Scharen, GRUR 2001, 995, 998;
Scharen in Benkard, aaO., § 10 PatG Rdn. 24 m.w.N. auch zum Meinungsstand). Da
die Schutzrechtslage im Kreis gewerblicher Abnehmer bekannt ist, ist davon auszu-
gehen, dass diese schon im eigenen Interesse regelmäßig bemüht sein werden, Pa-
tentverletzungen zu vermeiden (BGH, Urt. v. 30.4.1964 - Ia ZR 224/63, aaO.). Der
Anspruch auf Unterlassung des Vertriebs von Mitteln, die von den Abnehmern oder
Belieferten patentverletzend benutzt werden können, solange sich die Abnehmer
nicht auf das Klagepatent bezogen strafbewehrt zur Unterlassung verpflichtet haben,
setzt deshalb die Feststellung besonderer Umstände voraus. Die für das Begehren
der Klägerin erforderliche Abwägung aller Umstände des Einzelfalls unterliegt der tat-
richterlichen Würdigung, die im Revisionsverfahren nicht erfolgen kann (BGH, Urt. v.
13.6.2006 "Deckenheizung", aaO. zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen).
Melullis
Scharen
Keukenschrijver
Asendorf
Gröning
Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 18.09.1997 - 4 O 30/94 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 20.06.2002 - 2 U 136/97 -