BGH Urteil vom 27.03.2007 – X ZR 130/03

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 130/03

in der Patentnichtigkeitssache

Verkündet am: 27. März 2007 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 27. März 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Rich-

ter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und

Gröning

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerinnen wird das am 8. Juli 2003 verkün-

dete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentge-

richts abgeändert.

Das europäische Patent 0 726 359 wird im Umfang seiner Patent-

ansprüche 1 und 2 sowie der Ansprüche 4, 5, 8, 12, 13 und 14, so-

weit diese weiteren Patentansprüche auf einen der genannten An-

sprüche rückbezogen sind, mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter anderem mit Wirkung

für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 726 359

(Streitpatents), das am 12. Dezember 1995 unter Inanspruchnahme der Priori-

tät der deutschen Gebrauchsmuster 94 20 123 und 94 20 124 vom

16. Dezember 1994 angemeldet worden ist. Das Streitpatent betrifft ein "Schie-

nengleis, insbesondere für Rasen" und umfasst 14 Patentansprüche.

Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Deutsch:

"1. Schienengleis mit folgenden Merkmalen:

eine Gleisunterkonstruktion (2);

zwei Schienen (10), die einen Schienenkopf (11), einen Schie-

nensteg (12) und einen Schienenfuß (13) unter Bildung von

Schienenkammern (14) aufweisen und mittels Schienenfuß-

Befestigungseinrichtungen (20), welche einen Klemmkopf (21)

und eine Verankerung (25) aufweisen, in vorgesehenem Ab-

stand voneinander an der Gleisunterkonstruktion (2) befestigt

sind, und Schienenkammer-Ausfülleinrichtungen, die stangen-

artige Füllkörper (32) enthalten und eine Breite aufweisen, mit

der sie bis zu den Schienenfuß-Befestigungseinrichtungen (20)

reichen, und eine Höhe besitzen, die wenigstens bis unter die

Schienenköpfe (11) reicht, wobei die Füllkörper (32) an ihrer der

Kammer (14) abgewandten Seite jeweils eine oder mehrere

nach unten offene Aussparungen (31, 31a) besitzen, die Hohl-

räume für die Aufnahme der Köpfe (21) der betreffenden Befes-

tigungseinrichtungen (20) bilden, und die Schienenkammer-

Ausfülleinrichtungen mit Abdeckhauben (33) ausgebildet sind,

die mit jeweils einem zugehörigen Füllkörper (32) verbunden

sind und jeweils einen Stützfuß (37) zur Abstützung an der

Gleisunterkonstruktion (2) aufweisen,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Schienenkammer-Ausfülleinrichtungen von in Schie-

nenlängsrichtung ausgerichteten, balkenartigen Formteilen (30)

gebildet werden, die an jeweils einer Seite gemäß der Kontur

der Schiene (10) angepasst sind, um die jeweilige Schienen-

kammer (10) auszufüllen, und die im Wesentlichen aus zerklei-

nertem Altgummi mit Polyurethanbindung bestehen und von

sich aus neben den Schienen (10) eine fortlaufende Bahn zum

Befahren durch ein bereiftes Straßenfahrzeug mit genügender

Tragfähigkeit bilden, wobei die offene Bauweise oder eine sol-

che mit fester Fahrbahn bzw. mit einer Wachstumsschicht (7, 9)

zwischen sich gegenüberstehenden balkenartigen Formteilen

(30) bei dem Schienengleis angewendet werden kann."

Die nachfolgenden Abbildungen (Figuren 2 und 6 der Patentschrift) ver-

anschaulichen den Erfindungsgegenstand anhand bevorzugter Ausführungs-

beispiele.

Wegen der übrigen Patentansprüche wird auf die Streitpatentschrift ver-

wiesen.

Die Klägerinnen greifen mit ihrer Nichtigkeitsklage die Patentansprü-

che 1, 2, 4, 5, 8, 12, 13 und 14 an und machen geltend, die Priorität der deut-

schen Gebrauchsmuster 94 20 123 und 94 20 124 sei zu Unrecht beansprucht.

Im Hinblick darauf sei die Lehre des Streitpatents nicht neu. Sie sei auch des-

wegen nicht neu, weil sie im Stand der Technik vorbenutzt worden sei und be-

ruhe jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerinnen, mit der diese ihr

Klageziel weiterverfolgen.

Die Beklagte beantragt die Zurückweisung der Berufung und verteidigt

Patentanspruch 1 des Streitpatents hilfsweise in folgenden Fassungen:

Hilfsantrag I

Schienengleis mit folgenden Merkmalen:

eine Gleisunterkonstruktion (2);

zwei Schienen (10), die einen Schienenkopf (11), einen Schie-

nensteg (12) und einen Schienenfuß (13) unter Bildung von

Schienenkammern (14) aufweisen und mittels Schienenfuß-

Befestigungseinrichtungen (20), welche einen Klemmkopf (21)

und eine Verankerung (25) aufweisen, in vorgesehenem Ab-

stand voneinander an der Gleisunterkonstruktion (2) befestigt

sind, und Schienenkammer-Ausfülleinrichtungen, die stangen-

artige Füllkörper (32) enthalten und eine Breite aufweisen, mit

der sie bis zu den Schienenfuß-Befestigungseinrichtungen (20)

reichen, und eine Höhe besitzen, die wenigstens bis unterhalb

der Schienenköpfe (11) reicht, und die Schienenkammer-

Ausfülleinrichtungen mit Abdeckhauben (33) ausgebildet sind,

die mit jeweils einem zugehörigen Füllkörper (32) verbunden

sind und jeweils einen Stützfuß (37) zur Abstützung an der

Gleisunterkonstruktion (2) aufweisen, wobei die Schienenkam-

mer-Ausfülleinrichtungen von in Schienenlängsrichtung ausge-

richteten, balkenartigen Formteilen (30) gebildet werden, die an

jeweils einer Seite gemäß der Kontur der Schiene (10) ange-

passt sind, um die jeweilige Schienenkammer (14) auszufüllen,

wobei im Bereich des Klemmkopfes (21) die balkenartigen

Formteile (30) an ihrer Unterseite einschließlich der Füllkörper

(32) an deren der Kammer (14) abgewandten Seite nach unten

offen ausgespart sind, um Hohlräume (31, 31a) zur Aufnahme

der jeweiligen Klemmköpfe (21) zu bilden, und die balkenarti-

gen Formteile (30) im Wesentlichen aus zerkleinertem Altgum-

mi mit Polyurethanbindung bestehen und von sich aus neben

den Schienen (10) eine fortlaufende Bahn zum Befahren durch

ein bereiftes Straßenfahrzeug mit genügender Tragfähigkeit bil-

den, wobei ermöglicht ist, die offene Bauweise und eine solche

mit fester Fahrbahn mit einer Wachstumsschicht (7, 9) zwi-

schen sich gegenüberstehenden balkenartigen Formteilen (30)

bei dem Schienengleis einzudecken, und wobei die balkenarti-

gen Formteile (30) integral ausgebildet sind;

wobei die Beschreibung in Spalte 2, Zeile 47 wie folgt ergänzt wer-

den soll:

Die Ausführungsformen der Fig. 1 bis 4 fallen nicht wortsinn-

gemäß unter die Ansprüche.

Hilfsantrag II

Schienengleis mit folgenden Merkmalen:

eine Gleisunterkonstruktion (2);

zwei Schienen (10), die einen Schienenkopf (11), einen Schie-

nensteg (12) und einen Schienenfuß (13) unter Bildung von

Schienenkammern (14) aufweisen und mittels Schienenfuß-

Befestigungseinrichtungen (20), welche einen Klemmkopf (21)

und eine Verankerung (25) aufweisen, in vorgesehenem Ab-

stand voneinander an der Gleisunterkonstruktion (2) befestigt

sind, und Schienenkammer-Ausfülleinrichtungen, die stangen-

artige Füllkörper (32) enthalten, die eine Breite aufweisen, mit

der sie bis zu den Schienenfuß-Befestigungseinrichtungen (20)

reichen, und die Schienenkammer-Ausfülleinrichtungen mit Ab-

deckhauben (33) ausgebildet sind, die mit jeweils einem zuge-

hörigen Füllkörper (32) verbunden sind und jeweils einen Stütz-

fuß (37) zur Abstützung an der Gleisunterkonstruktion (2) auf-

weisen, wobei die Schienenkammer-Ausfülleinrichtungen von in

Schienenlängsrichtung ausgerichteten, balkenartigen Formtei-

len (30) gebildet werden, die an jeweils einer Seite gemäß der

Kontur der Schiene (10) angepasst sind, um die jeweilige

Schienenkammer (14) auszufüllen, und die eine Breite aufwei-

sen, mit der sie bis über die Schienenfuß-Klemmeinrichtungen

(20) hinwegreichen und eine Höhe besitzen, die wenigstens bis

unterhalb der Schienenköpfe (11) reicht, wobei an der Untersei-

te der balkenartigen Formteile (30) im Bereich des Klemmkop-

fes (21) ein Hohlraum (31) zu dessen Aufnahme ausgespart ist,

wobei die Hohlräume unter anderem durch eine oder mehrere

unten offene Aussparungen (31, 31a) gebildet werden, welche

an der der Kammer abgewandten Seite der Füllkörper (32) an-

geordnet sind, und die balkenartigen Formteile (30) im Wesent-

lichen aus zerkleinertem Altgummi mit Polyurethanbindung be-

stehen und von sich aus neben den Schienen (10) eine fortlau-

fende Bahn zum Befahren durch ein bereiftes Straßenfahrzeug

mit genügender Tragfähigkeit bilden, wobei ermöglicht ist, die

offene Bauweise und eine solche mit fester Fahrbahn mit einer

Wachstumsschicht (7, 9) zwischen sich gegenüberstehenden

balkenartigen Formteilen (30) bei dem Schienengleis einzude-

cken, und wobei die balkenartigen Formteile (30) integral aus-

gebildet sind;

wobei die Beschreibung in Spalte 2, Zeile 47 wie folgt ergänzt wer-

den soll:

Die Ausführungsformen der Fig. 1 bis 4 fallen nicht wortsinn-

gemäß unter die Ansprüche.

Hilfsantrag III

Schienengleis, insbesondere mit Rasen und mit Querschwellen, mit

folgenden Merkmalen:

eine Gleisunterkonstruktion (2);

zwei Schienen (10), die einen Schienenkopf (11), einen Schie-

nensteg (12) und einen Schienenfuß (13) unter Bildung von

Schienenkammern (14) aufweisen und mittels Schienenfuß-

Klemmeinrichtungen (20), welche einen Klemmkopf (21) und

eine Klemmverankerung (25) aufweisen, in vorgesehenem Ab-

stand voneinander an der Gleisunterkonstruktion (2) befestigt

sind; und

Schienenkammer-Ausfülleinrichtungen,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Schienenkammer-Ausfülleinrichtungen mit in Schie-

nenlängsrichtung ausgerichteten balkenartigen Formteilen (30)

gebildet sind, die vornehmlich aus zerkleinertem Altgummi mit

Polyurethanbindung bestehen, dass die balkenartigen Formteile

(30) eine Breite aufweisen, mit der sie bis über die Schienfuß-

Klemmeinrichtungen (20) hinwegreichen, und eine Höhe besit-

zen, die wenigstens bis unterhalb des Schienenkopfes (11)

reicht, um die jeweilige Schienenkammer (14) klemmend aus-

zufüllen und sich an der Gleisunterkonstruktion abzustützen,

wobei die Schienenkammer-Ausfülleinrichtungen stangenartige

Schenkel (32) und Schenkel (33, 34) enthalten, wobei der

Schenkel (33) einen Stützfuß (37) zur Abstützung an der Gleis-

unterkonstruktion (2) aufweist, und

dass an der Unterseite der balkenartigen Formteile (30) im Be-

reich der Schienenklemmeinrichtungen (20) je ein Hohlraum

(31) zur Aufnahme der jeweiligen Köpfe (21) der betreffenden

Klemmeinrichtung (20) vorgesehen ist, und wobei die Schenkel

(32) an ihrer der Kammer (14) abgewandten Seite jeweils eine

oder mehrere unten offene Aussparungen besitzen, und wobei

die Schienenkammer-Ausfülleinrichtungen an jeweils einer Sei-

te gemäß der Kontur der Schiene (10) angepasst sind, um die

jeweilige Schienenkammer (14) auszufüllen, und im Wesentli-

chen aus zerkleinertem Altgummi mit Polyurethanbindung be-

stehen und von sich aus neben den Schienen (10) eine fortlau-

fende Bahn zum Befahren durch ein bereiftes Straßenfahrzeug

mit genügender Tragfähigkeit bilden, wobei ermöglicht ist, die

offene Bauweise und eine solche mit fester Fahrbahn mit einer

Wachstumsschicht (7, 9) zwischen sich gegenüberstehenden

balkenartigen Formteilen (30) bei einem Schienengleis einzu-

decken;

wobei die Beschreibung und Zeichnungen den Unterlagen des

deutschen Gebrauchsmusters 94 20 124 folgen sollen.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr.-Ing. U. M.

achten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt

ein

schriftliches

Gut-

hat.

Die zulässige Berufung ist begründet. Der Gegenstand des Patentan-

spruchs 1 des Streitpatents beruht jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

I. Das Streitpatent betrifft ein Schienengleis, insbesondere ein Rasen-

gleis. Unter Rasengleis ist dabei ein Schienengleis zu verstehen, zwischen des-

sen Schienen sich Rasen oder ähnlicher Bewuchs befindet. Wie der gerichtliche

Sachverständige in der mündlichen Verhandlung erläutert hat, war es zum Zeit-

punkt der Priorität des Streitpatents erwünscht, das Schienenbett mit Rasen

bewachsen zu lassen. Dabei waren jedoch die Schienen von Rasen frei zu hal-

ten, um das Fahrverhalten der Schienenfahrzeuge nicht zu beeinflussen.

Die Streitpatentschrift beschreibt eingangs bekannte Schienengleise.

Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 85 20 560 sei ein Schienengleis be-

kannt, bei dem ein Spurrillendichtprofil aus Gummi oder gummiähnlichem

Kunststoff vorgesehen sei, das in den Fugen zwischen der Schiene und Stra-

ßenbelägen unter Vorspannung eingeklemmt werde. Um die Dichtfunktion zu

gewährleisten, sei das Gummi weich und könne sich ohne Stützung durch den

Straßenbelag nicht an der Schiene halten. Deshalb sei es nicht möglich, eine

für Rasengleise erforderliche Wachstumsschicht aufzubringen. Bei der aus der

deutschen Offenlegungsschrift 43 44 815 bekannten Vorrichtung, die zur Re-

duktion von Körper- und Luftschall diene, seien stangenartige Dämpfungsele-

mente aus Gummi oder Elastomer-Kunststoffmischungen vorgesehen, die mit-

tels bügelförmiger Vorspannorgane und Halteeinrichtungen an die Schiene im

Bereich der Schienenkammern angepresst gehalten würden. Das Verfüllen des

Raums zwischen und seitlich der Schienen mit einer Wachstumsschicht sei

nicht vorgesehen.

Das Streitpatent gibt weiter an, an den bisherigen Versuchen, den Raum

zwischen den Gleisen mit Gras bewachsen zu lassen, sei nachteilig, dass der

intensive Kontakt mit der Gleiskonstruktion zu unerwünschten Streuströmen

führe, die den korrosiven Angriff auf metallische Teile am Schienengleis selbst

und auch in der Umgebung verstärke.

Die Streitpatentschrift bezeichnet es vor diesem Hintergrund als Aufgabe

der Erfindung, ein bekanntes Schienengleis so auszubilden, dass der Bahnkör-

per weitgehend von Rasen oder anderen Bewachsungen bedeckt sein kann

und dem Korrosionsschutz Rechnung getragen wird. Die Erfindung soll zugleich

die Befahrbarkeit durch bereifte Straßenfahrzeuge verbessern.

Zur Lösung schlägt die Streitpatentschrift ein Schienengleis vor, das

nach der Gliederung des Bundespatentgerichts, die die Parteien übernommen

haben, folgende Merkmale aufweist:

a) eine Gleisunterkonstruktion (2);

b) zwei Schienen (10),

b1) die einen Schienenkopf (11),

b2) einen Schienensteg (12) und

b3) einen Schienenfuß (13) unter Bindung von Schienenkam-

mern (14) aufweisen;

c) Schienenfuß-Befestigungseinrichtungen (20),

c1) welche einen Klemmkopf (21)

c2) und eine Verankerung (25) aufweisen,

c3) mit denen die Schienen in vorgesehenem Abstand von-

einander an der Gleisunterkonstruktion (2) befestigt sind;

d) Schienenkammer-Ausfülleinrichtungen,

d1) die stangenartige Füllkörper (32) enthalten

d2) und eine Breite aufweisen, mit der sie bis zu den Schie-

nenfuß-Befestigungseinrichtungen (20) reichen,

d3) und eine Höhe besitzen, die wenigstens bis unterhalb der

Schienenköpfe (11) reicht,

d4) wobei die Füllkörper (32) an ihrer der Kammer (14) abge-

wandten Seite jeweils eine oder mehrere nach unten offe-

ne Aussparungen (31, 31a) besitzen,

d5) die Hohlräume zur Aufnahme der Köpfe (21) der betref-

fenden Befestigungseinrichtungen (20) bilden,

d6) und die Schienenkammer-Ausfülleinrichtungen mit Ab-

deckhauben (33) ausgebildet sind,

d6.1) die mit jeweils einem zugehörigen Füllkörper (32)

verbunden sind

d6.2) und jeweils einen Stützfuß (37) zur Abstützung an

der Gleisunterkonstruktion (2) aufweisen;

e) die Schienenkammer-Ausfülleinrichtungen werden von

in

Schienenlängsrichtung ausgerichteten, balkenartigen Formtei-

len (30) gebildet, die

e1) an jeweils einer Seite der Kontur der Schiene (10) ange-

passt sind, um die jeweilige Schienenkammer (10) auszu-

füllen,

e2)

im Wesentlichen aus zerkleinertem Altgummi mit Polyu-

rethananbindung bestehen

e3) und von sich aus neben den Schienen (10) eine fortlau-

fende Bahn mit genügender Tragfähigkeit zum Befahren

durch ein bereiftes Straßenfahrzeug bilden,

f) wobei

f1) die offene Bauweise oder

f2) eine solche mit fester Fahrbahn bzw.

f3) mit einer Wachstumsschicht (7, 9)

zwischen sich gegenüberstehenden balkenartigen Formteilen

(30) angewendet werden kann.

Die Streitpatentschrift gibt an, dass damit folgende Vorteile gegenüber

bekannten Schienengleisen erreicht würden:

Die Klemmbefestigungsvorrichtung der Schienen werde gegen von oben

einwirkende Feuchtigkeit geschützt. Gleichwohl könne der Gleiskörper als Ra-

senfläche benutzt werden. Dabei sei es möglich, dass der Rasen erst im Ab-

stand von der Schiene beginne, was das Mähen des Rasens erleichtere. Die

aus Metall bestehenden Befestigungsteile seien von isolierendem Kunststoff

umgeben, so dass der elektrische Widerstand gegen Streuströme, die eine er-

höhte Korrosion an den Schienen und anderen Metallteilen zur Folge hätten,

verbessert werde. Der von den die Schienen benutzenden Straßenbahnen aus-

gelöste Körper- und Luftschall werde gedämpft. Außerdem habe sich gezeigt,

dass sich bei Verwendung von zerkleinertem Altgummi mit Polyurethanbindung

eine gute Passform des Formteils für die Schienenkammer erreichen lasse und

dass Füllkörper und Abdeckhaube hinreichend stabil seien, um von Straßen-

fahrzeugen mit Gummibereifung befahren zu werden. Hierzu gibt die Streitpa-

tentschrift bei der Beschreibung der Fig. 5 an, dass die Schienen von balkenar-

tigen Formteilen flankiert werden, die sich über zwei benachbarte Betonschwel-

len erstrecken und jeweils stumpf aneinander stoßen, so dass neben den

Schienen eine fortlaufende Bahn zum Befahren durch ein bereiftes Straßen-

fahrzeug gebildet werde (Sp. 4 Z. 57 - Sp. 5 Z. 5).

Das auf den zuletzt genannten Vorteil abzielende Merkmal e3) ist dabei

dahin zu verstehen, dass die Schienenkammer-Ausfülleinrichtungen zum Be-

fahren durch Straßenfahrzeuge geeignet sind. Wie der gerichtliche Sachver-

ständige in seinem Gutachten überzeugend dargestellt hat, ist die Frage, wo

Flächenkräfte innerhalb des Bahnkörpers eingeleitet werden können, abhängig

von der Geometrie des Bahnkörpers und der Straßenfahrzeuge. Der Sachver-

ständige hat in seinem schriftlichen Gutachten die unterschiedlichen Spurbrei-

ten und Aufstandsbreiten der bei Rettungsfahrzeugen relevanten Fahrzeug-

klassen auf einem regelspurigen Rasengleis mit Schienenkammer-Ausfüll-

einrichtungen maßstäblich dargestellt; daraus ist ersichtlich, dass die Schienen-

kammer-Ausfülleinrichtungen für die Fahrzeugklassen Klein-LKW/Transporter

und LKW infolge der größeren Spurbreite nur einseitig als Behelfsfahrbahn ge-

nutzt werden können, wenn das Gleis eine Regelspur aufweist. Daraus folgt,

dass es bei dem Merkmal e3) des Streitpatents um die grundsätzliche Befahr-

barkeit der Gleisanlage geht und nicht um eine durchgängige Spur, die für alle

in Betracht kommenden Fahrzeuge nicht einheitlich sein kann.

II. Es kann dahinstehen, ob die Prioritäten der beiden deutschen

Gebrauchsmuster 94 20 123 und 94 20 124 zu Recht in Anspruch genommen

worden sind und ob die Lehre des Streitpatents neu ist. Sie ergab sich jeden-

falls für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Als Fachmann ist hier in Übereinstimmung mit dem Bundespatentgericht

und dem gerichtlichen Sachverständigen ein Diplomingenieur mit Fachhoch-

schulabschluss anzusehen, der über Grundkenntnisse und eine mehrjährige

praktische Tätigkeit auf dem Fachgebiet des schienengebundenen Stadtver-

kehrs verfügt.

Ein so qualifizierter fachkundiger Leser entnahm - wie der gerichtliche

Sachverständige bestätigt hat - den als Anlagen NK 21 bis 23 vorgelegten Zei-

tungsartikeln, dass die auf dem Foto in NK 21 erkennbaren Schienenan-

schlussstücke an die Schienenform angepasst sind und andererseits einen Ab-

stand zwischen Schiene und Bewuchs gewährleisten und so Korrosion und

Streuströme verringern. Dass diese Anforderungen an Schienenanschlussstü-

cke zu stellen sind, gehört zu dem bei dem einschlägigen Fachmann nicht sei-

ner Ausbildung zugrunde zu legenden Fachwissen. Die auf den Fotos erkenn-

baren Schienenanschlussstücke zeigen zudem an ihrer Unterseite Aussparun-

gen zur Aufnahme der ebenfalls auf dem Foto zu erkennenden Schienenbefes-

tigungselemente. Über das verwendete Material ist dem zum Foto gehörenden

Zeitungsartikel zu entnehmen, dass es unter anderem aus Altreifen besteht.

Aus den auf dem Foto ersichtlichen Verformungen ergibt sich weiter, dass es

sich um ein weiches Material handelt, dessen Dichte relativ gering ist. Daraus

folgt auch, dass es sich bei den Schienenanschlussstücken um massive feste

Körper und nicht um Hohlkörper handelt, da bei letzteren eine Durchbiegung

durch das Eigengewicht, wie auf den Fotos erkennbar, nicht zu erwarten ist.

Aus den dort erkennbaren Verformungen ist für einen fachkundigen Betrachter

ersichtlich, dass die Schienenanschlussstücke für ein Befahren mit Straßen-

fahrzeugen nicht geeignet sind. Dass die Gleisanlage für Rettungsfahrzeuge

befahrbar ausgestaltet werden sollte, ergibt sich jedoch aus dem Zeitungsartikel

NK 22.

Sollte dieser Anforderung Rechnung getragen werden, boten sich für ei-

ne entsprechende Weiterentwicklung, wie der gerichtliche Sachverständige

ausgeführt hat, verschiedene Möglichkeiten, wobei das Nächstliegende war,

Form und Material zu variieren. Andere Möglichkeiten, insbesondere den Aufla-

gepunkt an den Schwellen zu ändern oder die Schotterschicht zur Kraftablei-

tung zu nutzen, verlangten größeren Aufwand bei Entwicklung und Ausführung.

Die Form der Schienenanschlussstücke zu ändern, hatte ein Entwickler jedoch

deshalb keine Veranlassung, weil sie sich als vorteilhaft herausgestellt hatte.

Sie brachten alle diejenigen Vorteile mit sich, die auch die Streitpatentschrift als

Vorzüge der Lehre des Streitpatents nennt, ausgenommen die angestrebte Be-

fahrbarkeit für Rettungsfahrzeuge. Sollte zusätzlich dieses Merkmal erfüllt wer-

den, ohne die anderen Vorteile in Frage zu stellen, lag es nahe, das Material

mit dem Ziel der Verbesserung des Elastizitätsmoduls zu variieren. Soweit der

gerichtliche Sachverständige ausgeführt hat, dies habe nicht ohne weiteres zur

Lösung des Streitpatents geführt, kommt es hierauf nicht entscheidend an. Der

Senat ist überzeugt, dass die Schwierigkeit, das geeignete Material zu finden,

einen Fachmann nicht davon abgehalten hätte, die Lösung durch eine Verände-

rung des verwendeten Materials zu erreichen. Hierzu fand sich einerseits eine

Anregung in der deutschen Offenlegungsschrift 40 04 208 (NK 5). Diese betrifft

eine Vorrichtung, die vornehmlich der Schalldämmung an Straßenbahnschienen

dienen soll. Es wird dort jedoch (Sp. 2 Z. 14-20) ausgeführt, dass Gummireifen-

teile aus der Verarbeitung von Altreifen mit schäumendem Polyurethan zu

hochelastischen Körpern verarbeitet werden könnten, die eine gewisse Nach-

giebigkeit besäßen, so dass höherfrequente Schwingungen weniger gut weiter-

geleitet und abgestrahlt würden, andererseits sei dieses Material aber fest ge-

nug, Verkehrsbelastungen auszuhalten. Damit wird dort ausdrücklich die Be-

lastbarkeit für das Befahren mit Straßenfahrzeugen angesprochen. Außerdem

bestand die Möglichkeit, für die weitere Ausbildung des Materials mit Blick auf

seine Eignung zum Befahren einen weiteren, notfalls externen, Fachmann zu-

zuziehen. Der Senat hat keinen Zweifel, dass auf diese Weise das Material, das

- wie sich aus der der deutschen Offenlegungsschrift 40 04 208 (NK 5) ergibt -

als solches bekannt war, als geeignetes Material aufgefunden worden wäre.

Einer erfinderischen Tätigkeit bedurfte es dazu nicht, es hätte vielmehr die

Nachfrage und das Experimentieren mit dem verwendeten Material ausgereicht.

III. Auch in der Fassung der Hilfsanträge beruht Patentanspruch 1 nicht

auf erfinderischer Tätigkeit. Die Änderungen im Vergleich zu Patentanspruch 1

des Streitpatents in den Hilfsanträgen I und II betreffen die nähere Ausgestal-

tung der balkenartigen Formteile und ihre integrale Ausbildung. Diese Ausge-

staltung der Formteile liegt, soweit sie nicht ohnehin durch die Vorbenutzung

vorweggenommen ist, im Bereich handwerklichen Könnens und erfordert weder

für sich genommen noch in Kombination mit den weiteren Merkmalen eine er-

finderische Tätigkeit. Mit der Fassung des Hilfsantrags III hat die Beklagte die

Fassung des deutschen Gebrauchsmusters 94 20 124 übernommen, um die

Priorität dieses Gebrauchsmusters in Anspruch nehmen zu können. Damit wird

Patentanspruch 1 inhaltlich nicht geändert, sondern lediglich auf eine nach dem

Vorstehenden nahegelegte Ausführungsform beschränkt.

IV. Auch die von den Klägerinnen angegriffenen Unteransprüche haben

keinen Bestand. Die Beklagte hat nicht geltend gemacht, dass sie die erfinderi-

sche Tätigkeit begründen könnten; dies ist auch nicht ersichtlich.

Aus der Urteilsformel ergibt sich, dass diese Unteransprüche Bestand

haben, soweit sie auf nicht angegriffene Patentansprüche rückbezogen sind. Im

Übrigen waren auch sie für nichtig zu erklären.

V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung

mit § 91 Abs. 1 ZPO.

Melullis

Scharen

Mühlens

Meier-Beck

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.07.2003 - 3 Ni 5/02 (EU) -