BGH Urteil vom 24.04.2007 – X ZR 64/04

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 64/04

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ:

nein

Verkündet am: 24. April 2007 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Polymer-Lithium-Batterien

PatG § 15 Abs. 2

a) Zur Frage einer vorvertraglichen Verpflichtung des Patentlizenznehmers, bei Ab- schluss des Lizenzvertrags eine Auseinandersetzung mit dem Lizenzpatent nach § 34 Abs. 7 PatG in einer nachfolgenden eigenen Patentanmeldung zu offenba- ren (Abgrenzung gegen BGH, Urt. v. 28.5.1957 - I ZR 46/56, GRUR 1957, 597 - Konservendosen).

b) Die Auseinandersetzung mit dem Stand der Technik in einer Patentanmeldung

stellt für sich genommen einen Angriff gegen das Lizenzpatent nicht dar.

BGH, Urt. v. 24. April 2007 - X ZR 64/04 - OLG Jena LG Erfurt

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 24. April 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Rich-

ter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck

und Asendorf

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das am 28. April 2004 verkündete Urteil des

2. Zivilsenats des Thüringer Oberlandesgerichts in Jena wird auf

Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Der Beklagte war Gesellschafter und Geschäftsführer der Klägerin zu 4.

Spätestens seit Frühjahr 2000 kam es zwischen den Parteien zu vielfältigen,

zum Teil vor Gericht ausgetragenen Streitigkeiten. Dabei ging es unter anderem

um Geschäftsanteile an der Klägerin zu 4, deren Gesellschafter auch die Kläger

zu 2 und 3 sind, Darlehensverbindlichkeiten des Beklagten gegenüber der Klä-

gerin zu 1, Ansprüche auf Beteiligung an Auslandsgesellschaften und um zwei

seinerzeit laufende Patenterteilungsverfahren, die der Beklagte betrieb. Eines

davon hatte das deutsche Patent 100 20 031 zum Gegenstand, das der Beklag-

te am 22. April 2000 angemeldet hatte und das ihm am 20. November 2001

erteilt wurde. Es betrifft ein Verfahren zur Herstellung wiederaufladbarer Li-

thium-Polymer-Batterien.

Zur Beilegung ihrer Streitigkeiten schlossen die Parteien unter dem

23. April 2001 eine Vergleichsvereinbarung, deren Nr. 5 wie folgt lautet:

"Dr. h.c. F. W. hat die Eintragung zweier Patente beim

Deutschen Marken- und Patentamt beantragt (AZ 100 20 031.1,

AZ 100 30 571.7). Dr. h.c. F. W. räumt G. hiermit ei-

ne unentgeltliche Lizenz an diesen Patentanmeldungen sowie aller

weiterer damit zusammenhängender Entwicklungen - einschließlich

aller Fortentwicklungen dieser Patente - ein. Die Lizenzerteilung ist

zeitlich und räumlich unbegrenzt und erstreckt sich auch auf Länder

außerhalb Deutschlands. Unterlizenzen können nur an G. -

abhängige Unternehmen erteilt werden. G. ist damit einverstan-

den, daß Dr. h.c. F. W. die Patentanmeldungen im ei-

genen Namen weiterverfolgt und wird rechtlich nicht gegen die Ein-

tragung der Patente vorgehen."

Dem Beklagten war im Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung

nicht bekannt, dass die Klägerin zu 4 am 12. April 2001 beim Deutschen Pa-

tent- und Markenamt ebenfalls ein Patent angemeldet hatte, welches die Her-

stellung von Systemen als Basis

für wiederaufladbare Lithium-Polymer-

Batterien zum Gegenstand hat. In der Patentanmeldung wird der Stand der

Technik beschrieben. Zu dem vom Beklagten angemeldeten Patent wird dort

ausgeführt, dass die Angaben, insbesondere zur technischen Durchführung,

nicht verständlich und nachvollziehbar seien. Die Austragsdüse verlasse ein

Komponentengemisch, welches als Batteriesystem nicht funktionsfähig sei, die

Massen enthielten freies, nicht gebundenes Lösungsmittel, welches bei der

Verarbeitung ausschwitze und beim Batteriebetrieb die Kollektorfolien-

Laminierung unterwandere, zu einem erhöhten Innenwiderstand der Batterie

führe, die Ablösung der Elektroden bewirke und zu einem stetigen irreversiblen

Versagensmechanismus führe.

Im Rahmen des vom Beklagten betriebenen Patenterteilungsverfahrens

kam es am 8. August 2001 zu einem Prüfergespräch beim Deutschen Patent-

und Markenamt, bei dem dem Beklagten die vorgenannten Ausführungen in der

Patentanmeldung der Klägerin zu 4 vorgehalten wurden. Der Beklagte erklärte

mit Anwaltsschreiben vom selben Tage den "Widerruf" der Lizenzerteilung

durch die Vereinbarung vom 23. April 2001. Deren Grundlage sei durch das

Verhalten der Klägerin zu 4 entfallen. Mit Schreiben vom 13. Mai 2002 focht er

die Vereinbarung vom 23. April 2001 wegen arglistiger Täuschung an und er-

klärte hilfsweise die Kündigung der Vereinbarung.

In der Folgezeit erklärte der Beklagte Dritten gegenüber, die Klägerin

zu 4 verletze sein Patent. Es kam zu gerichtlichen Unterlassungsverfügungen

gegen den Beklagten. Gegen die einstweiligen Verfügungen eingelegte Wider-

sprüche nahm der Beklagte zurück.

Mit ihrer Klage verlangen die Klägerinnen die Feststellung, dass die Ver-

einbarung vom 23. April 2001 rechtswirksam fortbestehe, sowie die Verurteilung

des Beklagten zur Unterlassung der Behauptung, die Vereinbarung sei von ihm

wirksam angefochten, widerrufen oder gekündigt worden oder sie ermangele

sonst der Rechtswirksamkeit, sowie der Behauptung, Nr. 5 der Vereinbarung

enthalte keine unmittelbare rechtlich wirkende Lizenzgewährung.

Das Landgericht hat der Klage teilweise stattgegeben; es hat die Klage

abgewiesen, soweit es um die Lizenzeinräumung zugunsten der Klägerin zu 4

geht. Gegen dieses Urteil haben beide Seiten Berufung eingelegt. Die Berufung

der Klägerinnen hatte Erfolg. Das Berufungsgericht hat der Klage in vollem Um-

fang stattgegeben.

Mit der Revision beantragt der Beklagte, das angefochtene Urteil aufzu-

heben und die Klage insgesamt abzuweisen.

Die Kläger beantragen, die Revision des Beklagten zurückzuweisen.

Die zulässige Revision ist nicht begründet.

Das Berufungsgericht hat, dem Landgericht folgend, ein rechtliches

Interesse aller Kläger, die an dem Vergleich vom 23. April 2001 beteiligt waren,

an der Feststellung bejaht, dass dieser Vergleich rechtswirksam und rechtsver-

bindlich und durch den Beklagten nicht wirksam angefochten, widerrufen oder

gekündigt worden ist.

Dies greift die Revision nicht an. Sie macht vielmehr geltend, es habe

sich bei dem Vergleich vom 23. April 2001 um eine "Gesamtvereinbarung" ge-

handelt, mit der ein "Gesamtpaket" habe geregelt werden sollen, wobei sämtli-

che Einzelpunkte in wechselseitigem Zusammenhang gestanden hätten. Diese

Gesamtvereinbarung sei unwirksam. Hiervon ausgehend ist die Bejahung des

Feststellungsinteresses aller Kläger nicht rechtsfehlerhaft.

Das Berufungsgericht hat das Unterlassungsverlangen der Kläger für

begründet gehalten, weil der Vergleich insgesamt einschließlich der unter Nr. 5

getroffenen Lizenzvereinbarung rechtswirksam und rechtsverbindlich fortbeste-

he und der Beklagte daher anders lautende Äußerungen Dritten gegenüber zu

unterlassen habe. Die Klägerin zu 4 sei nicht gegen das Patent des Beklagten

vorgegangen. Die Angaben der Klägerin zu 4 im Rahmen ihrer eigenen Patent-

anmeldung zu der Patentanmeldung des Beklagten seien kein Angriff oder

rechtliches Vorgehen der Klägerin zu 4 gegen das Patent des Beklagten im

Sinne der Vereinbarung. Die Klägerin zu 4 sei im Rahmen ihrer eigenen Pa-

tentanmeldung zu einer Auseinandersetzung mit dem ihr bekannten Stand der

Technik berechtigt und gehalten gewesen. Diese Auseinandersetzung habe

auch kritisch sein dürfen. Es könne der Klägerin zu 4 nicht verboten werden,

das zum Ausdruck zu bringen, was dem geregelten Patenterteilungsverfahren

entspreche. Ein weitergehendes Verbot könne der vertraglichen Vereinbarung

in Nr. 5 nicht entnommen werden. Die dort geregelte Nichtangriffsverpflichtung

schließe die Geltendmachung eines Nichtigkeitsgrunds aus, sie sei aber nicht

dahin zu verstehen, dass die Klägerin zu 4 alles zu unterlassen gehabt habe,

was die Erteilung des Patents des Beklagten bloß behindern oder erschweren

konnte. Zwar sei die Nichtangriffsabrede auch auf nicht förmliche Angriffe ge-

gen die Erteilung des Patents gerichtet, sie sehe aber nicht vor, dass es der

Klägerin zu 4 habe verwehrt sein sollen, eigene Patentanmeldungen vorzuneh-

men, selbst wenn sich diese auf einen ähnlichen technischen Gegenstand be-

zögen. Anderenfalls wäre die Klägerin zu 4 auf dem Wege eines vertraglichen

Unterlassungsgebots an einer eigenen Patentanmeldung gehindert. Die Ent-

scheidung des Bundesgerichtshofs vom 28. Mai 1957 (I ZR 46/56, GRUR 1957,

597 - Konservendosen) stehe dem nicht entgegen, weil der Sachverhalt ein an-

derer sei.

Dies hält revisionsrechtlicher Prüfung stand.

In Nr. 5 der Vergleichsvereinbarung erklärte die Klägerin zu 4 ihr Einver-

ständnis damit, dass der Beklagte seine Patentanmeldungen, an denen der

Klägerin zu 4 eine unentgeltliche Lizenz eingeräumt wurde, weiterverfolgte, und

verpflichtete sich, rechtlich nicht gegen die Eintragung der Patente vorzugehen.

Diese Vereinbarung ist nicht wegen Verstoßes gegen Gemeinschafts-

recht unwirksam. Zwar kann eine Nichtangriffsklausel in einem Patentlizenzver-

trag je nach dem rechtlichen Zusammenhang, in dem sie steht, den Wettbe-

werb im Sinne des Art. 81 Abs. 1 EG beschränken. Dies ist jedoch nicht der

Fall, wenn mit dem Vertrag eine kostenlose Lizenz erteilt wird und der Lizenz-

nehmer daher nicht die mit der Gebührenzahlung verbundenen Wettbewerbs-

nachteile zu tragen hat (EuGH, Rs. C-65/86, Slg. 1988, 5259 = GRUR Int.

1989, 56 - Bayer AG ./. Heinz Süllhöfer; BGH, Urt. v. 21.02.1989 - KZR 18/84,

GRUR 1991, 558, 560 - Kaschierte Hartschaumplatten).

Die Revision sieht in der kritischen Auseinandersetzung mit dem Patent

des Beklagten in der Patentanmeldung der Klägerin zu 4 einen Verstoß gegen

Nr. 5 der Vergleichsvereinbarung. Sie beruft sich auf die Entscheidung des

Bundesgerichtshofs vom 28. Mai 1957 (I ZR 46/56, aaO). Die dort aufgestellten

Grundsätze habe das Berufungsgericht verkannt. Aus der Entscheidung ergebe

sich, dass die Nichtangriffsabrede außer der förmlichen Erhebung einer Nich-

tigkeitsklage auch sonstige Angriffe gegen die Schutzrechte umfassen könne

und die Aufstellung der auch hier in Rede stehenden Behauptung - die Lehre

des Patents sei nicht ausführbar - die Nichtangriffsabrede verletzen könne. Die

Verneinung der Anwendbarkeit dieser Auslegungsgrundsätze seitens des Beru-

fungsgerichts beruhe darauf, dass das Berufungsgericht darum bemüht gewe-

sen sei, in Nr. 5 der Vergleichsvereinbarung eine Beschränkung hineinzuinter-

pretieren, die darin nicht enthalten sei.

Für die Frage, ob dem Beklagten ein Anfechtungs-, Rücktritts- oder Kün-

digungsgrund zur Seite stand, ist zunächst zu berücksichtigen, dass die Kläge-

rin zu 4 bei Abschluss des Vergleichs am 23. April 2001 bereits beim Deut-

schen Patent- und Markenamt den Antrag auf Erteilung eines Patents gestellt

hatte, in dem die vom Beklagten beanstandeten Äußerungen über das vom Be-

klagten zum Patent angemeldete Verfahren enthalten waren. Diese bestanden

insbesondere darin, dass die in der Anmeldung des Beklagten enthaltenen An-

gaben zur Ausführung der Erfindung nicht verständlich und nicht nachvollzieh-

bar seien. Bis zum Zeitpunkt des Vergleichsschlusses war die Klägerin zu 4,

was auch der Beklagte nicht in Zweifel zieht, berechtigt, eigene Patentanmel-

dungen auch auf dem hier in Rede stehendem Gebiet der Technik vorzuneh-

men. Es kommt daher nur der Gesichtspunkt des Verschuldens bei Vertrags-

verhandlungen als Grundlage für ein eventuelles Anfechtungs-, Widerrufs- oder

Kündigungsrecht des Beklagten in Betracht (vgl. BGH, Urt. v. 09.04.1991

- XI ZR 136/90, NJW 1991, 1881). Diese Verletzung vorvertraglicher Pflichten

könnte nur darin bestanden haben, dass die Klägerinnen es unterlassen haben,

die Patentanmeldung der Klägerin zu 4 und die darin enthaltenen Ausführungen

dem Beklagten zu offenbaren.

Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass eine

solche Offenbarungspflicht nicht bestand. Das Verschweigen von Tatsachen bei

Abschluss eines Vertrags begründet nur dann eine Haftung, wenn der andere

Vertragspartner nach Treu und Glauben redlicherweise Aufklärung erwarten

durfte. In Vertragsverhandlungen, in denen die Beteiligten entgegengesetzte

Interessen verfolgen, muss nicht jeder Umstand, der für den anderen Teil

nachteilig sein kann, offenbart werden (BGH, Urt. v. 20.09.1996 - V ZR 173/95,

NJW-RR 1997, 144, 145). Eine Offenbarungspflicht hinsichtlich der in der Pa-

tentanmeldung der Klägerin zu 4 enthaltenen Auseinandersetzung mit dem Ge-

genstand der Patentanmeldung des Beklagten bestand nicht.

Der Bundesgerichtshof hat zwar in der vom Berufungsgericht zitierten

Entscheidung ausgeführt, es könne gegen eine Nichtangriffsabrede verstoßen,

wenn der Lizenznehmer in einem Rechtsstreit, in dem über Schadensersatzan-

sprüche wegen nicht genügender Ausübung der Lizenz die Behauptung aufstel-

le, die Erfindung des Lizenzgebers sei unbrauchbar oder nicht ausführbar, dies

könne einen sonstigen Angriff gegen das Lizenzpatent darstellen. Dies ist je-

doch jedenfalls auf den vorliegenden Fall nicht zu übertragen.

Die Klägerin zu 4 hat die Ausführungen in ihrer Patentanmeldung ge-

macht, in der sie nach § 34 Abs. 7 PatG in Verbindung mit dem danach noch

geltenden § 5 PatAnmV den Stand der Technik anzugeben hatte. Der Patent-

anmelder hat dazu den Stand der Technik zu beschreiben, der für das Ver-

ständnis der Erfindung und deren Schutzfähigkeit in Betracht kommen kann. Er

kann vorteilhafte Wirkungen der Erfindung unter Bezugnahme auf den Stand

der Technik angeben. Ausführungen dazu, dass ein bestimmtes, im Stand der

Technik bekanntes Verfahren nicht und gegebenenfalls warum nicht funktions-

fähig sei, sind zwar nicht erforderlich. Allerdings können weitere Ausführungen

zum Stand der Technik, die sich mit diesem kritisch auseinandersetzen, für das

Prüfungsverfahren von Bedeutung sein, wenn diese verdeutlichen, worin die

Unterschiede zwischen dem Stand der Technik und der angemeldeten Erfin-

dung bestehen. Die Behauptung der Unbrauchbarkeit oder Nichtausführbarkeit

einer Erfindung stellt nicht generell einen Angriff dar, der unter eine Nichtan-

griffsabrede fällt. Wird sie im Patenterteilungsverfahren im Zusammenhang mit

der Schilderung des Standes der Technik aufgestellt und dient sie der Abgren-

zung von diesem, ist sie kein Angriff gegen die Lizenzpatentanmeldung, mag

sie auch diesen im Erteilungsverfahren oder in einem Einspruchs- oder Nichtig-

keitsverfahren entgegengehalten werden können. Letzteres ist nur eine Folge

der zulässigen und erforderlichen Auseinandersetzung mit dem Stand der

Technik, die für sich genommen einen Angriff auf die Lizenzpatentanmeldung

nicht darstellt.

Ob dies allerdings seine Grenze dort findet, wo der kritischen Auseinan-

dersetzung mit Stand der Technik eine innere Rechtfertigung fehlt, weil sie we-

der für das Verständnis der Erfindung und deren Schutzfähigkeit noch zur Ab-

grenzung gegenüber dem Stand der Technik erforderlich ist, bedarf hier keiner

Entscheidung. Das Berufungsgericht hat dies nicht festgestellt.

Eine weitergehende Verpflichtung zur Offenbarung ergab sich hier auch

nicht aus einem besonderen Vertrauensverhältnis der Parteien. Der Vergleich

diente der Auseinandersetzung über vielfache Streitigkeiten. Es ist nicht ersicht-

lich, dass über die dort geregelten Pflichten hinaus weitere solche aus einem

besonderen Vertrauensverhältnis begründet worden sind.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf

Vorinstanzen:

LG Erfurt, Entscheidung vom 10.07.2003 - 3 O 2734/02 -

OLG Jena, Entscheidung vom 28.04.2004 - 2 U 743/03 -