BGH Urteil vom 04.10.2007 – X ZR 182/03

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 182/03

in der Patentnichtigkeitssache

Verkündet am: 4. Oktober 2007 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 4. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den

Richter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck

und Gröning

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 24. September 2003 verkündete Urteil

des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird

auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents 0 635 373 (Streitpa-

tents), das unter Inanspruchnahme japanischer Patentanmeldungen vom

20. Juli und 29. November 1993 am 13. Dezember 1993 angemeldet und unter

anderem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist. Es

betrifft ein "ink jet recording apparatus using recording unit with ink cartridge

having ink inducing element" und umfasst 39 Patentansprüche.

Der allein angegriffene Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache

Englisch:

"An ink cartridge comprising:

an ink-reserving portion with a porous member for storing ink;

an ink-supply portion for supplying ink from said ink-reserving por-

tion to an outside of said ink cartridge;

characterized in that

an ink-inducing element is arranged between said ink-reserving por-

tion and said ink-supply portion so as to press said porous member

of said ink-reserving portion so that said porous member is de-

formed;

a holding member for holding said ink inducing element;

a restriction member to limit said ink inducing element to slide to-

ward said ink-supply portion;

said ink-inducing element is slidably held by said holding member,

and is formed as a bundle of fibers in which each fiber is provided

along a sliding direction of said ink-inducing element."

Die Klägerin will erreichen, dass Patentanspruch 1 für nichtig erklärt wird,

weil die Lehre des Streitpatents nicht neu sei und jedenfalls nicht auf erfinderi-

scher Tätigkeit beruhe.

Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin ihr Klageziel weiter.

Die Beklagte tritt dem entgegen.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr. S. B. ,

, ein schriftli-

ches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und

ergänzt hat.

Die zulässige Berufung hat keinen Erfolg. Der Gegenstand des Patent-

anspruchs 1 des Streitpatents ist neu. Nach dem Ergebnis der mündlichen Ver-

handlung steht auch nicht fest, dass die Lehre des Patentanspruchs 1 des

Streitpatents nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht und aus diesem Grunde

Patentanspruch 1 für nichtig zu erklären wäre.

I. Das Streitpatent betrifft eine Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung, z.B.

einen Tintenstrahldrucker. Diese weist einen Schlitten auf, an dem die Auf-

zeichnungseinheit (auch Tintenstrahleinheit) lösbar montiert werden kann. In

die Aufzeichnungseinheit sind der Tintenstrahlkopf (auch Aufzeichnungskopf)

und die Tintenpatrone (auch Tintentank) integriert, wobei Tintenstrahlkopf und

Tintenpatrone gleichfalls lösbar miteinander verbunden sind.

Die Beschreibung (S. 2 Z. 38 f.) gibt an, dass bei solchen Vorrichtungen

die Tintenpatrone mit einem Mechanismus versehen sein muss, der einen Un-

terdruck erzeugt, bei dem der Wassersäulendruck der Tinte auf einem Wert

gehalten wird, der in ausreichender Weise geringer ist als der Atmosphären-

druck, um ein Lecken von Tinte aus den Düsen des Aufzeichnungskopfes zu

stoppen. Als in der Tintenpatrone vorgesehener Mechanismus zum Erzeugen

eines Unterdrucks finde - wie in der Beschreibung weiter ausgeführt wird - ein

poröses Element als Tintenabsorptionselement Verwendung, das eine Kapillar-

kraft des porösen Elements erzeuge. Bei der Vorrichtung, die in der japani-

schen Patentanmeldung 2-187364 beschrieben werde, besitze die Tintenpatro-

ne eine solche Konstruktion. Der Tinteneinlassabschnitt des Aufzeichnungskop-

fes sei unter Druck in den Tintenabsorber der Tintenpatrone eingesetzt, um den

Wirkungsgrad in Bezug auf den Verbrauch der Tinte zu erhöhen. Die Kapillar-

kraft des porösen Elements werde dabei an dieser Stelle erhöht, indem der Tin-

tenabsorber um den Tinteneinlassabschnitt herum verformt werde.

Bei lösbaren Aufzeichnungsköpfen ergibt sich jedoch, wie die Beschrei-

bung weiter ausführt, die Schwierigkeit, dass nach Trennen und Verbinden von

Tintenpatrone und Aufzeichnungskopf dieser keine Tinte aus der Tintenpatrone

aufnimmt. Dies liegt vor allem daran, dass beim Trennen Luft in die Tintenpat-

rone eindringt und so verhindert, dass eine durchgehende Tintenbahn zwischen

der Tintenpatrone und dem Aufzeichnungskopf gebildet wird. Zusätzlich zu die-

sem Problem soll nach der Streitpatentschrift berücksichtigt werden, dass,

wenn der Aufzeichnungskopf von dem Vorratsbehälter getrennt ist, Tinte aus

dem Tintenverbindungsabschnitt leckt; es soll gewährleistet werden, dass dem

Aufzeichnungskopf ständig die geeignete Menge an Tinte zugeführt wird und

beim Verbrauch der in der Tintenpatrone gespeicherten Tinte der Wirkungsgrad

möglichst groß ist (Streitpatentschrift S. 3 Z. 52-54).

Die Streitpatentschrift bezeichnet es vor diesem Hintergrund als Aufgabe

der Erfindung, eine Tintenpatrone mit geringen Kosten und hoher Zuverlässig-

keit zu schaffen, bei der nach dem Trennen und Verbinden eines Aufzeich-

nungskopfes und einer Tintenpatrone das Lecken von Tinte verhindert und eine

beständige Tintenzufuhr sichergestellt wird.

Die Streitpatentschrift schlägt hierzu eine Tintenpatrone mit folgenden

Merkmalen vor:

Tintenpatrone mit

1.

einem Tintenspeicherteil mit einem porösen Element zum

Speichern von Tinte,

2.

einem Tintenzuführabschnitt zum Zuführen der Tinte vom

Tintenspeicherteil zur Außenseite der Tintenpatrone und

3.

einem Tinteninduzierelement zwischen dem Tintenspeicher-

teil und dem Tintenzuführabschnitt.

4.

Das Tinteninduzierelement

4.1

ist so gegen das poröse Element gedrückt, dass dieses ver-

formt ist,

4.2

ist von einem Halteglied so gehalten,

4.2.1 dass es zum Tintenzuführabschnitt gleiten kann,

4.2.2 wobei die Gleitbewegung durch ein Begrenzungsglied be-

grenzt wird, und

4.3

ist als Faserbündel ausgebildet, dessen Fasern in Gleitrich-

tung angeordnet sind.

Damit umfasst die Tintenpatrone nach Patentanspruch 1 des Streitpa-

tents einen Tintenspeicherteil mit einem porösen Element zum Speichern von

Tinte und einen Tintenzuführabschnitt. Zwischen dem Tintenspeicherteil und

dem Tintenzuführabschnitt ist ein Tinteninduzierelement angeordnet, das aus

einem Faserbündel besteht, wobei jede Faser parallel zum Tintenstrom vom

Tintenspeicher zum Tintenzuführabschnitt angeordnet ist. Merkmal 4.1 ist dabei

so zu verstehen, dass das Tinteninduzierelement permanent so gegen das po-

röse Element gedrückt ist, dass dieses verformt ist; die Verformung erfolgt nicht

erst beim Verbinden von Tintenpatrone und Aufzeichnungskopf. Dies ergibt sich

daraus, dass Gegenstand des Patentanspruchs 1 eine Patrone als solche ist,

nicht dagegen eine Patrone, die einem Aufzeichnungskopf Tinte zuführt; letzte-

res ist erst Gegenstand von Patentanspruch 4. Dieses Verständnis des Patent-

anspruchs 1 ist durch die - maßgebliche - englische Fassung vorgegeben, als

danach das Tinteninduzierelement so gegen das poröse Element gedrückt ist,

dass dieses verformt ist (is deformed). Das Tinteninduzierelement kann in ei-

nem Halteglied gleiten, wobei ein Begrenzungselement die Gleitbewegung in

axialer Richtung beschränkt. Über die Gleitbewegung können Toleranzen in der

Länge der Fasern des Faserbündels ausgeglichen werden.

II. Die Lehre des Streitpatents ist neu. Sie wird in keiner der entgegenge-

haltenen Druckschriften vollständig beschrieben. Keine der Entgegenhaltungen

offenbart ein Element, das zum Tintenzuführabschnitt gleiten kann und über

eine Gleitbewegung die Toleranzen des Tinteninduzierelements ausgleichen

kann. Dies gilt auch für die US-Patentschrift 3 355 239 (D3).

Die US-Patentschrift 3 355 239 (D3) zeigt eine Schreib-/Zeichenvor-

richtung (Marker). Diese weist einen rohrförmigen Tank auf, in dem sich porö-

ses Füllmaterial befindet, das die Tinte speichert. Sie hat eine Spitze aus zu

Kapillarwirkung fähigem Material, deren hinteres Ende in das poröse Füllmate-

rial hineinragt und deren vorderes Ende als Schreibspitze ausgebildet ist. Die

Spitze ist so gelagert, dass sie sich bei einer Zunahme des Schreibdrucks nach

innen bewegt und das Ende des Füllmaterials zusammendrückt. Dies bewirkt,

dass der Tintenfluss zunimmt. Setzt man den rohrförmigen Tintentank mit der

Tintenpatrone gleich, stellt der hintere Teil der Spitze das Tinteninduzierelement

dar, das das Füllmaterial verformt und für eine Zunahme des Tintenflusses

sorgt. Dieses ist jedoch nicht als Faserbündel ausgebildet. Eine Gleitbewegung

zum Ausgleich der Toleranzen in der Länge dieses Faserbündels ist daher we-

der erforderlich noch vorgesehen. Damit verwirklicht die Vorrichtung nach die-

ser Schrift jedenfalls nicht diese Merkmale der Lehre des Streitpatents.

III. Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung steht auch nicht zur

Überzeugung des Senats fest, dass die Lehre des Streitpatents nach dem

Stand der Technik für den Fachmann nahegelegt war.

Mit dem gerichtlichen Sachverständigen geht der Senat davon aus, dass

auf dem Gebiet der Entwicklung von Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtungen

Diplomingenieure (TU oder FH) tätig sind, die durch praktische Tätigkeiten auf

diesem Gebiet Erfahrung im methodischen Konstruieren und in der Entwicklung

gesammelt haben.

Verhandlung und Beweisaufnahme haben keine zureichenden tatsächli-

chen Anhaltspunkte dafür ergeben, dass unter Berücksichtigung der Kenntnisse

und Erfahrungen eines solchen Fachmanns Veranlassung dafür bestand, eine

elastische Gestaltung zum Ausgleich von Toleranzen im Faserbündel durch ein

Tinteninduzierelement gemäß Merkmalsgruppe 4 zu erreichen.

Mit der Ausgestaltung des Tinteninduzierelements gemäß Merkmals-

gruppe 4 wird gewährleistet, dass zu jeder Zeit ein luftblasenfreier Kontakt zwi-

schen dem Tinteninduzierelement und dem Tintenkanal des Aufzeichnungskop-

fes besteht. Eine Lösung, die dieses Ziel erreicht, gab es bereits im Stand der

Technik. Die japanische Offenlegungsschrift 05-104735 (D4) betrifft eine Tin-

tenpatrone mit einem Gehäuse, das ein poröses Teil zur Aufnahme der Tinte

enthält, und einem Tintenauslass, in dem sich ein poröses Teil oder Faserbün-

delteil befindet, das in Kontakt mit dem porösen Teil in dem Gehäuse steht und

eine höhere Dichte als dieses aufweist. Dieses Faserbündel ist, wie das Bun-

despatentgericht ausgeführt und der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat,

in dem Halteelement (25) befestigt, damit erreicht wird, dass das Faserbündel

sich in das Speicherelement hineindrückt, um einen ungestörten Tintenfluss

vom porösen Element zum Tintenkanal im Aufzeichnungskopf zu gewährleis-

ten. Toleranzen in den Abmessungen des Faserbündels werden bei der Lösung

nach dieser Schrift durch ein poröses Kissen aufgefangen, das am Aufzeich-

nungskopf angebracht ist. Dieses wird in der Entgegenhaltung als "elastisches

poröses Teil" (33) bezeichnet. Damit wird ein feststehendes - nicht wie beim

Streitpatent ein gleitendes - Teil zum Ausgleich der Toleranzen eingesetzt, das

zudem am Aufzeichnungskopf angebracht ist. Aus Sicht des Fachmanns mag

Anlass bestanden haben, über eine Verlagerung dieses Elements vom Auf-

zeichnungskopf an die Patrone nachzudenken, beispielsweise deshalb, weil die

Patrone das kostengünstigere Element ist und zudem in regelmäßigen Abstän-

den ausgetauscht wird. Das führte den Fachmann aber noch nicht zur Lösung

des Streitpatents. Wollte er lediglich eine solche Verlagerung erreichen, be-

stand die vergleichsweise einfache Möglichkeit, das poröse Kissen nach oben

zu verschieben, am Ende des Faserbündels zu befestigen und dann das poröse

Element im Tintentank entsprechend einzustellen. Die Hilfsmittel, den jeweiligen

Druck so einzustellen, hat der Fachmann nach den überzeugenden Ausführun-

gen des gerichtlichen Sachverständigen im Prioritätszeitpunkt des Streitpatents

beherrscht. Die Lösung des Streitpatents verlangte demgegenüber eine Neu-

konstruktion, bei der ein elastisches Zwischenteil durch eine konzeptionell an-

ders zu bewertende federnde gleitfähige Lagerung des Tinteninduzierelements

ersetzt wird. Zwar waren dem Fachmann, wie der gerichtliche Sachverständige

ausgeführt hat und wovon auch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, aus

der Konstruktionstechnik allgemein Mittel bekannt, einen Toleranzausgleich, wie

ihn das Streitpatent vorschlägt, vorzusehen. Auf sie überzugehen, setzte aber

zunächst die Abstraktion des Problems der elastischen Bauweise und sodann

die Wahl eines anderen Konstruktionsansatzes voraus. Der Fachmann kannte

zwar die dazu einsetzbaren Mittel, deren Verwendung nahegelegen haben

mag, wenn der Schritt zu der anderen Konzeption vollzogen war. Der Senat

kann jedoch nicht feststellen, dass für den Fachmann Anlass bestand, diesen,

eine Neukonstruktion verlangenden Schritt zu vollziehen.

Die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften gaben hierzu

gleichfalls keine Veranlassung.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 PatG i.V. mit § 97 ZPO.

Melullis

Scharen

Mühlens

Meier-Beck

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 24.09.2003 - 4 Ni 35/02 (EU) -