BGH Urteil vom 04.12.2007 – X ZR 69/04

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 69/04

in der Patentnichtigkeitssache

Verkündet am: 4. Dezember 2007 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 4. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den

Richter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck

und Gröning

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 10. März 2004 verkündete Urteil des

4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf

Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter anderem mit Wirkung

für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen

Patents 0 655 336 (Streitpatents), das am 28. November 1994 unter Inan-

spruchnahme der Priorität japanischer Patentanmeldungen vom 29. November

1993, 29. Juli 1994 und 4. August 1994 angemeldet worden ist. Es betrifft einen

Tintenbehälter, ein Ein- und Ausbauverfahren und ein Gerät zur Anwendung.

Es umfasst 19 Patentansprüche. Die Patentansprüche 1 und 2 lauten in der

Verfahrenssprache Englisch:

1. An ink container (21) comprising a plurality of ink storing por-

tions for storing one of al plurality of types of ink (Y, C, M) to be

supplies to a colour recording head (201);

wherein the internal space of the ink container (21) is divided

with a substantially T-shaped partitioning wall (36, 37) so that at

least three types of ink (Y, C, M) can be stored.

2. An ink container (21) according to claim 1, wherein the ink de-

livery ports (28Y, 28C, 28M), from which one of three types of

ink (Y, C, M) is delivered to the recording head (201), are dis-

posed adjacent to a point where each ink storing portion is di-

rectly in contact with the other two.

Die Klägerin greift mit ihrer Nichtigkeitsklage die Patentansprüche 1

und 2 an. Sie hält das Streitpatent insoweit für nicht patentfähig, weil sein Ge-

genstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Das Bundespatentgericht hat

das Streitpatent in dem angegriffenen Umfang mit Wirkung für das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Sie beantragt in

erster Linie die Abweisung der Klage.

Hilfsweise beantragt sie, das Streitpatent nur insoweit für nichtig zu erklä-

ren, als Patentanspruch 1 über folgende Fassung hinausgeht:

Tintenbehälter (21), der einen rechteckigen Grundriss hat und eine

Mehrzahl von im Wesentlichen gleichgroßen Tintenspeicherteilen

zur Speicherung von jeweils einer aus einer Mehrzahl von einem

Farbaufzeichnungskopf (201) zuzuführenden Tintenarten (Y, C, M)

umfasst, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der Innen-

raum des Tintenbehälters (21) mittels einer im Wesentlichen T-

förmigen Trennwand (36, 37) unterteilt ist, so dass drei Tintenar-

ten (Y, C, M) gespeichert werden können.

Weiter hilfsweise beantragt sie, das Streitpatent nur insoweit für nichtig

zu erklären, als es über die Kombination der Patentansprüche 1 und 2 hinaus-

geht.

Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Sachverständigen Prof.

Dr. S. B.

eingeholt, das der Sachverständige in der mündlichen Ver-

handlung erläutert und ergänzt hat. Die Beklagte hat eine gutachtliche Stellung-

nahme des Patentanwalts Prof. Dipl.-Ing. W. G. eingereicht.

Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Gegenstand

der Patentansprüche 1 und 2 des Streitpatents ist - auch in der Fassung der

Hilfsanträge - nicht patentfähig.

1. Das Streitpatent betrifft einen Tintenbehälter, der in einen Tinten-

strahlbausatz (Patentanspruch 9) und in ein Tintenstrahlaufzeichnungsgerät

(Patentanspruch 15) eingebaut werden kann. Die Streitpatentschrift schildert

eingangs einen Tintenstrahlbausatz in Gestalt einer Kartusche, bei der ein Auf-

zeichnungskopf und ein Tintenbehälter als Einheit ausgebildet sind. Dieser kön-

ne ohne Schwierigkeiten auf einem im Gerät vorgesehenen abtastenden Schlit-

ten angeordnet oder von diesem entfernt werden und könne auf einfache Weise

durch einen Benutzer gegen einen frischen ausgetauscht werden, wenn die Tin-

te in dem Tintenbehälter verbraucht sei. Der Tintenstrahlbausatz werde, wenn

die Tinte aufgebraucht sei, mit dem Aufzeichnungskopf weggeworfen. Die Le-

bensdauer des Aufzeichnungskopfes sei jedoch lang und ein Wegwerfen eines

Tintenstrahlbausatzes sei unter dem Gesichtspunkt des Schutzes natürlicher

Ressourcen und der Umwelt nicht vorzugswürdig. Die Streitpatentschrift schil-

dert sodann eine aus der US-Patentschrift 4 419 678 bekannte Konstruktion,

bei der Aufzeichnungskopf und Tintenbehälter voneinander trennbar ausgebil-

det sind, so dass es möglich ist, lediglich den leeren Tintenbehälter wegzuwer-

fen und durch einen neuen zu ersetzen. Während des Aus- und Einbaus des

Tintenbehälters dieses Tintenstrahlbausatzes werde der Tintenabflussteil des

Tintenbehälters horizontal zum Tintenempfangsteil des Aufzeichnungskopfes

verschoben und, weil er durch eine Verschiebebewegung eingebaut werde, sei

viel Raum zum Verschieben des Tintenbehälters erforderlich. Bei Farbaufzeich-

nungsgeräten, insbesondere bei Vollfarbenaufzeichnungsgeräten, bei denen

vier Tintenbehälter erforderlich seien, sei der Raum, den diese nebeneinander

angeordneten Tintenbehälter im Gerät einnähmen, ohnehin ziemlich groß. Ins-

besondere sei der Verbindungsbereich, in welchem der Tintenbehälter mit dem

Aufzeichnungskopf verbunden werde, bezogen auf die Bodenfläche des Auf-

zeichnungsgerätes sehr breit. Seien Aufzeichnungskopf und Tintenbehälter

trennbar, so führe das bei einem Gerät zum Aufzeichnen von Farbabbildungen

zu weiter vergrößerten Geräteabmessungen aufgrund der Tintenbehälterkon-

struktion.

Die Streitpatentschrift bezeichnet es als Aufgabe der Erfindung, einen

Tintenbehälter zur Verfügung zu stellen, der die größte Tintenkapazität inner-

halb eines für den Tintenbehälter zur Verfügung stehenden Raumes bietet. Vor

dem Hintergrund der zuvor geschilderten Nachteile von im Stand der Technik

zur Verfügung stehenden Tintenbehälter liegt das technische Problem objektiv

darin, die Abmessungen des Tintenbehälters in Abtastrichtung möglichst klein

zu halten und den Verbindungsbereich zwischen Tintenbehälter und Aufzeich-

nungskopf so auszubilden, dass eine trennbare Ausgestaltung von Tintenbehäl-

ter und Aufzeichnungskopf erleichtert wird.

Patentanspruch 1 gibt als Lösung einen Tintenbehälter mit folgenden

Merkmalen an:

1. Der Tintenbehälter umfasst eine Mehrzahl von Tintenspeicher-

teilen zur Speicherung einer Mehrzahl von Tintenarten (Y, C,

M).

2. Der Innenraum des Tintenbehälters ist mittels einer im Wesent-

lichen T-förmigen Trennwand unterteilt.

3. Durch die Unterteilung können mindestens drei Tintenarten ge-

speichert werden.

Keine Aussage enthält Patentanspruch 1 zur Trennbarkeit von Tinten-

speicher und Aufzeichnungskopf.

Patentanspruch 2 lehrt weiter, bei einem solchen Tintenbehälter

4. die Tintenabflussöffnungen, von denen jeweils eine der drei Tin-

tenarten zum Aufzeichnungskopf abgeführt wird, nahe einem

Punkt anzuordnen,

5. wobei an diesem Punkt jedes Tintenspeicherteil mit dem ande-

ren in Berührung kommt.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu. Keine Entgegenhal-

tung offenbart sämtliche patentgemäßen Merkmale, insbesondere ist die

T-förmige Trennwand in keiner Schrift beschrieben. Auch die Klägerin macht

dies nicht geltend.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung er-

gab sich jedoch für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der

Technik. Fachmann auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung von Tin-

tenbehältern als Teil eines Tintenstrahlbausatzes für Tintenstrahlaufzeich-

nungsgeräte ist ein an einer Fachhochschule oder Hochschule ausgebildeter

Diplom-Ingenieur, der schon während seines Studiums, jedenfalls aber durch

praktische Tätigkeiten, in der Entwicklung und Konstruktion von Feingeräten,

insbesondere von Tintenstrahlaufzeichnungsgeräten, mehrjährige Erfahrungen

gesammelt hat. Wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Ver-

handlung überzeugend erläutert hat, werden derartige Tintenbehälter typi-

scherweise in großen Unternehmen mit eigenen Entwicklungsabteilungen und

dort zusammen mit den entsprechenden Aufzeichnungsgeräten und auf diese

abgestimmt entwickelt. An einen für diese Aufgabe zuständigen Fachmann sind

daher Anforderungen zu stellen, die typischerweise die Qualifikation von Tech-

nikern übersteigen und eine Fachhochschul- oder Hochschulausbildung erfor-

derlich machen.

Legt man die Kenntnisse und Fähigkeiten eines solchen Fachmanns

zugrunde, so bedurfte es keiner erfinderischen Tätigkeit, um zum Gegenstand

des Patentanspruchs 1 des Streitpatents zu gelangen. Im Stand der Technik

waren in einem Farbaufzeichnungsgerät zu verwendende Behälter für mindes-

tens drei verschiedenfarbige Tinten bekannt. Aus der Sicht eines Fachmanns

erschienen diese, wie der Sachverständige überzeugend dargestellt hat, nicht

als Einheit, sondern eher als Zusammenfassung getrennter einzelner Tanks.

Dem entspricht die Verwendung dieser Tanks im Stand der Technik. Wie bei-

spielsweise die europäische Patentschrift 094 798 zeigt, waren Konstruktionen

bekannt, bei denen drei Behälter (ink tanks) "removable mounted in a tank gui-

de" (S. 11 Z. 1-4) angeordnet sind. Auch bei der Anordnung nach der US-

Patentschrift 4 940 998, die sich auf Tintenstrahldrucker und insbesondere auf

die Anordnung von Druckköpfen in derartigen Druckern bezieht, ist eine Druck-

einheit verwirklicht, bei der jeweils eine Farbe einem Druckkopf zugeordnet ist.

In der US-Patentschrift 4 771 295 sind innerhalb eines Gehäuses drei separate

Abteile zur Speicherung von drei verschiedenen Tinten vorhanden. Auch bei

dieser Lösung sind funktional drei Tanks vorhanden, die zu einer Einheit zu-

sammengefasst sind.

Sollte eine kompaktere Anordnung dieser Tanks erreicht werden, bot

sich zur Lösung die Möglichkeit an, die relative Anordnung der Behälter zuein-

ander zu verändern und dabei die Anordnung der nebeneinander liegenden

Tanks wie bei der aus der US-Patentschrift 4 771 295 bekannten Lösung durch

Verschwenken eines Tintenbehälters um 90° aufzulösen mit der Folge, dass die

Wände zwischen den Tanks nach Art eines "T" angeordnet sind. Damit wurde

- bei entsprechender Anpassung der Dimensionen des umgesetzten Tanks -

erreicht, dass der Behälter schmäler als lang wäre. Dies hätte auch, wie der

Sachverständige bestätigt hat, keine Probleme hinsichtlich der Anordnung der

Anschlüsse bereitet. Die Steuerung der Kapillarwirkung hätte zwar zusätzlichen

Aufwand bedeutet, der jedoch nicht so umfangreich gewesen wäre, dass der

Fachmann diese Lösung aus diesem Grunde verworfen hätte.

Auf der Grundlage einer Vorstellung von funktional drei getrennten Be-

hältern ist allerdings nicht nur das Verschwenken des Behälters in Betracht zu

ziehen. Zumindest ebenso naheliegend sind auch Überlegungen, wie die drei

Tanks in dem vorgegebenen Tintenbehälter mit einem rechteckigen Grundriss

anderweitig am günstigsten im Sinne der Aufgabenstellung angeordnet werden

können. Dazu war die Auseinandersetzung mit der Frage erforderlich, wie im

vorgegebenen Raum die Tanks am besten angeordnet werden konnten, um die

Abmessungen des Tintenbehälters in Abtastrichtung zu verringern und den

Verbindungsbereich zwischen Tintenbehälter und Aufzeichnungskopf möglichst

kompakt zu gestalten. Auch bei diesen Überlegungen war der Fachmann je-

doch nicht auf eine Anordnung der Tanks nebeneinander beschränkt. Im Stand

der Technik waren auch andere Anordnungen bekannt. Die deutsche Offenle-

gungsschrift 32 20 939 zeigt in Figur 5 eine Aufstapelung der Tintenbehälter in

zwei Schichten jeweils hintereinander. Auch die US-Patentschrift 4 940 998, die

sich mit der Anordnung von vier Druckköpfen zur Verbesserung der Qualität

des Drucks befasst, sieht eine nicht lineare Anordnung dieser Druckköpfe vor;

die Druckköpfe, die in einer bevorzugten Ausführungsform die Primärfarben

Cyan, Gelb, Schwarz und Magenta aufbringen, sind vielmehr an den Ecken ei-

nes Rechtecks angeordnet. Für spezielle Anforderungen zeigen Figuren 7 und

8 dieser Schrift parallelogrammförmige und trapezförmige Anordnungen. Auch

diese Anwendung führt zu der Anregung, die angestrebte schmalere Ausgestal-

tung durch die Verlagerung eines der drei Tintenspeicherteile senkrecht zu den

beiden parallelen anderen Tintenspeicherteilen vor oder hinter diesen anzuord-

nen. Dabei erscheint die zunächst entstehende L-förmige Anordnung weniger

geeignet, weil der vorgegebene Raum einen rechteckigen Grundriss hat. Dies

führt dazu, das vor oder hinter den beiden anderen angeordneten Tintenspei-

cherteil so auszugestalten, dass es sich in die Form des vorgegebenen Raums

einfügt. Damit aber gelangt man zu der T-Form, die das Streitpatent lehrt.

4. Auch der Gegenstand von Patentanspruch 2 des Streitpatents lag am

Prioritätstag nahe. Sollte der Tintenbehälter auch in solchen Konstruktionen

einzusetzen sein, bei denen Tintenbehälter und Aufzeichnungskopf trennbar

miteinander verbunden sind, war es geboten, jedenfalls aber zweckmäßig, den

Verbindungsbereich möglichst klein zu halten. Das war, wie bei der hier zug-

runde zu legenden Sachkunde ohne Weiteres zu erkennen war, mit einfachen

Mitteln am besten dann zu erreichen, wenn die Tintenabflussöffnungen an einer

Stelle zusammengeführt werden, an der alle Behälter aufeinander treffen, weil

sich so kurze Wege für die Ableitung der Tinte ergeben, die im Interesse eines

ungestörten Tintenflusses wünschenswert erscheinen. Anders war bei trennba-

ren Konstruktionen eine Verbesserung im Sinne einer kompakteren Bauweise

nicht zu erreichen. Damit bot es sich an, hierfür einen Punkt auszuwählen, an

dem die Tintenspeicherteile miteinander in Berührung stehen.

5. Auch in der Fassung der Hilfsanträge ist Patentanspruch 1 nicht pa-

tentfähig. Es kann dahinstehen, ob die Lehre des so geänderten Patentan-

spruchs 1 in den Anmeldeunterlagen hinreichend offenbart war und ob sie neu

ist. Auch sie war jedenfalls dem Fachmann nahegelegt. In der Fassung des ers-

ten Hilfsantrags besteht der Unterschied zu Patentanspruch 1 in der erteilten

Fassung darin, dass der Tintenbehälter einen rechteckigen Grundriss hat und

die Tintenspeicherteile im Wesentlichen gleich groß sind. Ersteres gibt die Form

an, den der Tintenbehälter im Stand der Technik hat und der insbesondere bei

auswechselbaren, vom Druckkopf lösbaren Tintenbehältern die einzig sinnvolle

Form darstellt. Dass die Tintenbehälterteile jedenfalls im Wesentlichen gleich

groß sind, folgt daraus, dass im Wesentlichen gleiche Mengen an Tinte zur Ver-

fügung gestellt werden sollen.

In der Fassung des zweiten Hilfsantrags hat Patentanspruch 1 eine

Kombination der erteilten Patentansprüche 1 und 2 zum Gegenstand. Wie sich

bereits aus den Ausführungen zu Patentanspruch 2 ergibt, lag die Anordnung

der Tintenabflussöffnungen nahe, wenn die Tintenspeicherteile wie im Patent-

anspruch 1 vorgesehen, angeordnet wurden. Damit lag mithin auch die Kombi-

nation von Patentanspruch 1 und 2 für den Fachmann nahe.

6. Die Kostenfolge beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 97 ZPO.

Melullis

Scharen

Mühlens

Meier-Beck

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.03.2004 - 4 Ni 36/02 (EU) -