BGH Urteil vom 08.01.2008 – X ZR 110/04

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 110/04

in der Patentnichtigkeitssache

Verkündet am: 8. Januar 2008 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 8. Januar 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die

Richter Scharen, Keukenschrijver, Prof. Dr. Meier-Beck und Gröning

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 4. Mai 2004 verkündete Urteil des

3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf

Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 4. April 1997 unter Inan-

spruchnahme der Priorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung

296 22 349 vom 23. Dezember 1996 angemeldeten Patents 197 15 532 (Streit-

patent), das eine Energiezuführungskette (auch: Energieführungskette) betrifft

und 19 Patentansprüche umfasst, wegen deren Wortlauts auf die Patentschrift

verwiesen wird. Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent im Umfang der Pa-

tentansprüche 1 und 2 vollständig, des Patentanspruchs 4, soweit er nicht auf

Patentanspruch 3 rückbezogen ist, sowie des Patentanspruchs 11, soweit er

nicht auf einen der Patentansprüche 3 oder 5 bis 10 unmittelbar oder mittelbar

rückbezogen ist, für nichtig zu erklären. Sie hat den Gegenstand dieser Ansprü-

che teilweise (Ansprüche 1, 2 und 4) schon nicht als neu sowie insgesamt als

durch den Stand der Technik nahegelegt angesehen und sich insoweit auf fol-

gende Druckschriften gestützt:

deutsche Offenlegungsschrift 35 31 066

US-Patentschrift 3 779 003

deutsche Patentschrift 39 09 797

Veröffentlichung der internationalen Patentanmeldung WO 88/07637

deutsche Patentschrift 38 40 907

Die Klägerin hat außerdem eine offenkundige Vorbenutzung der Erfin-

dung geltend gemacht und sich dafür zum einen auf ihre 1995 prospektierte

Energieführungskette der Typenreihe K … und zum anderen auf ein von ihr

der M. GmbH & Co.

unterbreitetes Angebot

für

eine auf dieser Kette basierende Sonderanfertigung zur Führung des Abgas-

schlauchs eines Schweißsystems berufen.

Die Beklagte hat das Streitpatent beschränkt verteidigt; das Bundespa-

tentgericht hat es, soweit es über diese Beschränkung hinausgeht, antragsge-

mäß für nichtig erklärt.

Im Berufungsrechtszug verteidigt die Beklagte Patentanspruch 1 unter

Aufnahme des Unteranspruchs 2 in folgender Fassung (erstinstanzliche Be-

schränkung: kursiv; zweitinstanzliche Beschränkungen: kursiv und unterstri-

chen):

"Energiezuführungskette zur Aufnahme von Kabeln, Schläuchen

oder dergleichen, mit einer Anzahl gelenkig miteinander verbunde-

ner Kettenglieder, die durch zueinander parallele Laschen und die-

se verbindende untere und obere Querstege gebildet werden, wo-

bei die Laschen seitliche, ketteneinwärts gerichtete Rastvorsprünge

zur lösbar rastenden Aufnahme der Querstege aufweisen, d a -

d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass Bügel vorgesehen sind,

die mit sich parallel zu den oberen und unteren Schmalseiten der

Laschen (1) erstreckenden Befestigungsbereichen (6) versehen

sind, mittels derer die Bügel an den Rastvorsprüngen der Laschen,

die der lösbar rastenden Aufnahme der Querstege dienen, rastend

befestigbar sind, dass die Bügel zumindest einseitig der Kette eine

Erweiterung deren Nutzquerschnitts bilden und beliebig gegen die

Querstege (2, 3) austauschbar sind und dass die Bügel als einen

rechteckigen Erweiterungsquerschnitt bildende Elemente mit je-

weils zwei sich parallel zu den Laschen erstreckenden Abschnitten

und mit einem diese verbindenden, sich parallel zu den oberen und

unteren Laschenschmalseiten erstreckenden Abschnitt ausgebildet

sind, und dass die sich parallel zu den Laschen erstreckenden Ab-

schnitte ketteneinwärts gerichtet von den Laschen beabstandet

sind."

An diesen Anspruch schließen sich die erteilten Patentansprüche 3 bis

19 als jetzige Ansprüche 2 bis 18 unter Anpassung der Rückbeziehungen, je-

doch mit der Maßgabe an, dass der jetzige Patentanspruch 13 (bisher: 14) die

Merkmalsgruppen 1 und 2 sowie die Merkmale 3.1 und 3.2 der in den Entschei-

dungsgründen aufgestellten Merkmalsgliederung (I. 4.) anstelle der Rückbezie-

hung auf Patentanspruch 1 vorsieht. Die Klägerin beantragt, die Berufung zu-

rückzuweisen.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr.-Ing. D. W.

ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündli-

chen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Nachdem die

Beklagte das Streitpatent zulässigerweise nur noch in der Fassung des in der

mündlichen Verhandlung vor dem Senat gestellten Berufungsantrags verteidigt,

ist es, soweit es nicht mehr verteidigt wird, ohne weitere Sachprüfung für nichtig

zu erklären (st. Rspr.; vgl. etwa BGHZ 170, 215 - Carvedilol II). In dem vertei-

digten Umfang fehlt dem Streitpatent, soweit es angegriffen ist, die Patentfähig-

keit (§ 4 PatG).

I. 1. Das Streitpatent betrifft eine Energiezuführungskette aus gelenkig

miteinander verbundenen Kettengliedern. Solche Ketten dienen vornehmlich

der Führung von Kabeln und ähnlichen Energieleitungen oder von Schläuchen

bzw. flexiblen Rohrleitungen, mit denen mobile und stationäre Maschinenteile

verbunden sind.

2. Der Grundaufbau von Energiezuführungsketten ist, wie die Streitpa-

tentschrift eingangs ausführt, namentlich aus der deutschen Offenlegungsschrift

35 31 066 und der deutschen Patentschrift 39 09 797 bekannt. Die Kettenglie-

der werden üblicherweise aus parallel zueinander angeordneten Seitenlaschen

und diese verbindenden, unteren und oberen Querstegen zusammengesetzt.

Ausführungen gemäß der Offenlegungsschrift 35 31 066 weisen an den La-

schen seitliche, ketteneinwärts gerichtete Rastvorsprünge zur lösbar rastenden

Aufnahme der Querstege auf. Die deutsche Patentschrift 39 09 797 sieht im

mittleren Bereich der Kettenlaschen, beiderseitig

ihrer Mittellängsebene,

T-förmige Nuten zur Aufnahme der entsprechend ausgebildeten T-förmigen

Enden der Querstege vor.

3. In der Beschreibung des Streitpatents werden weiter bekannte Lösun-

gen zur Erweiterung des für die Aufnahme von Kabeln oder Schläuchen nutzba-

ren Kettenquerschnitts angesprochen. Die von der deutschen Patentschrift

39 09 797 vorgeschlagene Lösung wird dabei wegen des hohen Montageauf-

wands, der unveränderlichen Breite des Erweiterungsquerschnitts, der geringen

Variabilität der eingesetzten Bauelemente und vor allem wegen des erschwer-

ten Öffnens der Kette zum Einlegen oder Herausnehmen von Kabeln als

nachteilig angesehen. Der in der US-Patentschrift 3 779 003 offenbarte Kabel-

träger könne wegen des asymmetrischen Aufbaus seiner Glieder zwar grund-

sätzlich als Erweiterung des durch die Kettenlaschen begrenzten Kettenquer-

schnitts angesehen werden, jedoch sei das Verhältnis der Höhe der Seitenteile

der Kettenglieder zur Höhe der Abdeckungen festgelegt und unveränderbar.

Die Lösung der deutschen Patentschrift 37 30 586 biete keine hinreichende Va-

riabilität bezüglich der horizontalen und vertikalen Ausdehnung des Kettennutz-

querschnitts.

4. Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, eine Energie-

führungskette unter Beibehaltung der Konfiguration und Ausbildung der La-

schen derart weiterzubilden, dass der Nutzquerschnitt sowohl horizontal als

auch vertikal variabel bzw. erweiterbar ist und die Kette leicht geöffnet und ge-

schlossen werden kann. Hierzu stellt der Patentanspruch 1 in der zuletzt vertei-

digten Fassung eine Energiezuführungskette zur Aufnahme von Kabeln,

Schläuchen oder dergleichen unter Schutz, die

1. aus einer Anzahl gelenkig miteinander verbundener Kettenglie-

der besteht, die durch

1.1 zueinander parallele Laschen und

1.2 diese verbindende untere und obere Querstege gebildet

werden,

wobei

2. die Laschen seitliche Rastvorsprünge aufweisen,

2.1 die ketteneinwärts gerichtet sind und

2.2 zur lösbar rastenden Aufnahme der Querstege dienen,

und wobei

3. Bügel vorgesehen sind, die

3.1 beliebig gegen die Querstege ausgetauscht werden kön-

nen und

3.2 zumindest auf der einen Seite der Kette eine Erweiterung

deren Nutzungsquerschnitts bilden,

3.3 als einen rechteckigen Erweiterungsquerschnitt bildende

Elemente ausgestaltet und die

3.3.1 mit jeweils zwei sich parallel zu den Laschen erstre-

ckenden, ketteneinwärts gerichtet von diesen

beabstandeten Abschnitten sowie

3.3.2 mit einem diese verbindenden, sich parallel zu den

oberen und unteren Laschenschmalseiten erstre-

ckenden Abschnitt ausgebildet sind

und die

3.4 Befestigungsbereiche aufweisen,

3.4.1 die sich parallel zu den oberen und unteren

Schmalseiten der Laschen erstrecken und

3.4.2 mittels derer die Bügel an den Rastvorsprüngen der

Laschen rastend befestigbar sind.

Die nachstehend abgebildete Figur 7 der Zeichnung zeigt ein nach einem

Ausführungsbeispiel erweitertes Glied einer Energiezuführungskette in Vorder-

ansicht:

II. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist neu (§ 3 PatG), da er, wie

die Erörterung mit dem gerichtlichen Sachverständigen ergeben hat, in der Ge-

samtheit seiner Merkmale im Stand der Technik nicht vorweggenommen ist. Die

Prospektunterlagen der Klägerin für Energiezuführungsketten der Typenrei-

he K … offenbaren lediglich eine Basiskette ohne Erweiterung des Nut-

zungsquerschnitts. Bei der M. 1996 angebotenen Sonderaus-

führung einer solchen Kette waren die Stege mit den Seitenlaschen nicht durch

Rast- oder Schnappverschlüsse verbunden, sondern verschraubt. Nach den

Vorgaben der US-Patentschrift 3 779 003 gefertigte Kabelträger bestehen zwar

aus Gliedern, deren jeweilige Oberhälften im weiteren Sinne als Bügel aufge-

fasst werden können, die aber nicht als Erweiterung eines gegebenen Nut-

zungsquerschnitts dienen. Bei der deutschen Patentschrift 39 09 797 wird der

Erweiterungsquerschnitt aus sich auf den Schmalseiten der Laschen abstüt-

zenden Aufsatzstücken und diese verbindenden Querstegen gebildet und nicht

durch sich ketteneinwärts und parallel zu den Laschen erstreckende, miteinan-

der verbundene Abschnitte.

III. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist nicht patent-

fähig, da er sich für den Fachmann, einen in der Konstruktions- bzw. Entwick-

lungsabteilung eines branchenzugehörigen Unternehmens tätigen Fachhoch-

schulabsolventen der Fachrichtung Maschinenbau oder Kunststofftechnik mit

einigen Jahren Berufserfahrung, in naheliegender Weise aus dem Stand der

Technik ergab (§ 4 PatG).

1. Die deutsche Patentschrift 39 09 797 schlägt vor, den Nutzungsquer-

schnitt von Energiezuführungsketten, wie aus der nachfolgend abgebildeten

Figur 8 der Zeichnung ersichtlich, durch aus Aufsatzstücken (50) und Querste-

gen zusammengesetzte Elemente zu erweitern. Die Querstege werden in T-

förmige Nuten (58) im Kopfabschnitt (52) der Aufsatzstücke eingepasst; die

Aufsatzstücke sind mit ihren hakenförmig ausgebildeten Fußabschnitten (51)

und den sich daran anschließenden T-förmigen Endbereichen (54) in die

T-förmigen, an den Seitenlaschen im Grundaufbau für die Aufnahme der Quer-

stege vorgesehenen Nuten einzuschieben.

2. Der Nutzungsquerschnitt wird bei dieser Lösung aus Sicht des Fach-

manns durch eine Bügelkonstruktion erweitert. Die Erfindung, die mit dem ver-

teidigten Streitpatent unter Schutz gestellt werden soll, verfolgt dasselbe Kon-

zept mit modifizierten Bügeln. Eine solche Abwandlung ist von einem Entwickler

mit den hier zugrundezulegenden, am Durchschnitt orientierten Fähigkeiten oh-

ne weiteres zu erwarten und kann deshalb nicht als auf erfinderischer Tätigkeit

beruhend gelten.

a) Der hier maßgebliche Fachmann ist, wie der gerichtliche Sachver-

ständige überzeugend erklärt hat, im Gegensatz zu einem probierend vorge-

henden, im Handwerklichen verhafteten Techniker, geschult, im Stand der

Technik vorgefundene Lösungen abstrahierend zu zergliedern, um sich auf die-

se Weise Anregungen für Alternativen zu verschaffen. Die analysierende Aus-

wertung der deutschen Patentschrift 39 09 797 hat bei fachmännischer Heran-

gehensweise, wie der Sachverständige in der mündlichen Verhandlung über-

zeugend ausgeführt hat, vom Bild des fertig nachgerüsteten Kettenglieds aus-

zugehen; Modalitäten der Montage spielen dafür keine Rolle. Der Fachmann

nimmt als Lösung wahr, dass außen entlang der Kette geführte Kabel oder Lei-

tungen bügelartig von Aufsätzen umschlossen sind, welche mit der Kette zu

einer Einheit verbunden werden. Figur 8 der Zeichnung veranschaulicht die I-

dee der bügelförmigen Einfassung. Ob beim Zusammenbau zuerst die Aufsatz-

stücke an den Seitenlaschen angebracht, danach die Zusatzleitungen eingelegt

und dann erst die Querstege aufgesetzt oder ob die Zusatzleitungen mit den

zusammengesetzten Bügeln umfasst und diese in die T-förmigen Nuten an den

Seitenlaschen eingeschoben werden, ist für die ergebnisorientierte fachmänni-

sche Sicht unerheblich, zumal die Patentschrift 39 09 797 keine bestimmte Rei-

henfolge für den Zusammenbau vorschreibt. Dass die Aufsätze und Querstege

nicht in Einem angebracht werden können, wenn Zusatzkabel oder -leitungen in

mehreren Lagen und durch Zwischenböden getrennt verlegt werden, sondern

dass dann mit der Montage der Aufsatzstücke zu beginnen ist, beeinflusst die

fachmännische Wahrnehmung als Bügelkonstruktion deshalb nicht.

b) Das Gleiche gilt für den Umstand, dass die Erweiterungen stets aus

den seitlichen Aufsatzstücken und Querstegen als Verbindung zusammenge-

setzt sind. Bügel mögen in erster Linie aus einem Stück gefertigt sein. Am funk-

tionalen Einsatz eines Bauteils als Bügel ändert sich aus fachmännischer Sicht

aber nichts dadurch, dass es aus mehreren Teilen besteht. Auch das Streitpa-

tent stellt - im jetzigen Anspruch 3 - ausdrücklich mehrteilig ausgebildete Bügel

unter Schutz und auch der Hauptanspruch in der verteidigten Fassung ist nicht

auf einteilige Bügel beschränkt. Die Mehrteiligkeit mag dabei hauptsächlich auf

die sich parallel zu den Laschen erstreckenden Abschnitte (Merkmal 3.3.1) oder

die Befestigungsbereiche (Merkmalsgruppe 3.4) der Bügel bezogen sein, wäh-

rend bei der deutschen Patentschrift 39 09 797 stets die Einzelteile in den äu-

ßeren Eckbereichen der Erweiterungsabschnitte verbunden werden. Dass diese

Zonen beim Streitpatent im Gegensatz dazu integral geformt sind, geht als Ab-

wandlung nicht über den Bereich des Handwerklichen hinaus.

3. Patentschutz kann entgegen der Ansicht der Beklagten auch nicht we-

gen der gewählten Befestigung der Bügel an den ketteneinwärts gerichteten

Rastvorsprüngen (Merkmalsgruppen 2 und 3.4) gewährt werden. Diese Befesti-

gungsart ist für die Verbindung der Seitenlaschen und Querstege von Basisket-

tengliedern aus der deutschen Offenlegungsschrift 35 31 066 bekannt. Auf die-

se Weise auch die rechtwinklig abgebogenen Bügel des Streitpatents zu befes-

tigen, mag aus fachmännischer Sicht in Anbetracht der starken Kräfte, die pha-

senweise an neuralgischen Punkten auf die Bügel wirken, gewagt erscheinen.

Die Lehre des Streitpatents nimmt dieses Risiko jedoch lediglich in Kauf; spezi-

fische Anweisungen zu seiner Verminderung enthält die Lehre nicht. Dass in-

soweit eine Fehlvorstellung der Übernahme einer solchen Konstruktion entge-

gengestanden hätte, deren Überwindung nicht ohne erfinderisch tätig zu sein

möglich war, ist nicht ersichtlich, zumal das Streitpatent Einsatzzweck und

Einsatzweise der Energiezuführungskette offenlässt.

4. Die übrigen noch angegriffenen Unteransprüche betreffen handwerkli-

che Ausgestaltungen der Bügel (Merkmalsgruppe 3), die damit ebenfalls nahe-

gelegt sind; auch die Berufung macht insoweit nichts anderes geltend.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung

mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Meier-Beck

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.05.2004 - 3 Ni 45/02 -