BGH Beschluss vom 11.03.2008 – X ZB 5/07
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
X ZB 5/07
BESCHLUSS
vom
11. März 2008
in der Rechtsbeschwerdesache
Nachschlagewerk: ja BGHZ: BGHR:
nein ja
Sägeblatt
Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des als
Patentinhaber im Register Eingetragenen wird die danach ablaufende Frist zur
Zahlung einer fälligen Jahresgebühr nicht unterbrochen.
BGH, Beschl. v. 11. März 2008 - X ZB 5/07 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. März 2008 durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin
Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Gröning
beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde wird der Beschluss des 10. Senats (Ju-
ristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom
30. Januar 2007 aufgehoben.
Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des
Deutschen Patent- und Markenamts - Patentabteilung 14 - vom
29. Dezember 2004 wird zurückgewiesen.
Die Antragstellerin hat die Kosten der Rechtsbeschwerde zu tra-
gen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde beträgt 50.000,-- €.
Gründe
I. Das Europäische Patentamt hat der H. und S. GmbH
(im Folgenden: GmbH) das auf einer Anmeldung vom 4. April 1997 beruhende
und ein Sägeblatt betreffende europäische Patent 0 921 884 unter anderem mit
Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt. Die Zah-
lung der seit dem 30. April 2003 fälligen siebten Jahresgebühr für den deut-
schen Anteil dieses Patents ist nicht rechtzeitig erfolgt, obwohl das Deutsche
Patent- und Markenamt die GmbH im Jahre 2003 mehrfach an die Zahlungsfrist
und die Folgen einer nicht rechtzeitigen Zahlung erinnert hatte. Das Deutsche
Patent- und Markenamt hat deshalb für den 1. November 2003 das Erlöschen
des Patents festgestellt.
Die M. H. GmbH & Co. KG (im Folgenden: KG) will hiervon
erst mit Schreiben ihrer Verfahrensbevollmächtigten vom 1. März 2004 erfahren
haben. Sie hat geltend gemacht, über das Vermögen der GmbH sei 2002 das
Insolvenzverfahren eröffnet worden. Der Insolvenzverwalter habe im März 2003
den deutschen Anteil des Patents an sie verkauft. Mit Schriftsatz vom 30. April
2004, zugegangen am 4. Mai 2004, zu dem auch die Zahlung der siebten Jah-
resgebühr samt Zuschlag bewirkt worden ist, ist deshalb Antrag auf Wiederein-
setzung in die Frist zur Einzahlung dieser Jahresgebühr gestellt worden. Dieser
Antrag ist damit begründet worden, die KG als "zukünftiger Inhaber" des Pa-
tents habe "die Mitteilung des Patentamts gemäß § 17 Abs. 3 Satz 3 PatG nicht
erhalten."
Das Deutsche Patent- und Markenamt hat diesen Antrag zurückgewie-
sen.
Hiergegen ist Beschwerde eingelegt worden. Das Bundespatentgericht
hat den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts
aufgehoben und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, nach-
dem der Insolvenzverwalter über das Vermögen der GmbH auf Anfrage bestä-
tigt hatte, dass der deutsche Anteil des Patents auf die KG übertragen worden
sei und er als Insolvenzverwalter in dem noch laufenden Insolvenzverfahren
noch nicht die Aufnahme des Verfahrens gegenüber dem Deutschen Patent-
und Markenamt erklärt habe. Das Bundespatentgericht hat gemeint, der Antrag
auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebühr sei ge-
genstandslos, weil diese Frist nicht versäumt worden sei; denn die Frist zur
Zahlung einer Jahresgebühr werde im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen des Gebührenschuldners in entsprechender Anwen-
dung des § 240 ZPO unterbrochen (Beschl. abgedr. in ZInsO 2007, 329).
Hiergegen wendet sich nunmehr der im Beschwerdeverfahren beigetre-
tene Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts mit der Rechtsbe-
schwerde und dem Antrag, den die beantragte Wiedereinsetzung versagenden
Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts wiederherzustellen.
II. Die kraft Zulassung durch das Bundespatentgericht statthafte und
auch sonst zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.
1. Der sachliche Erfolg der Rechtsbeschwerde ergibt sich nicht bereits
aus einer Unzulässigkeit der Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen
Patent- und Markenamts. Die in rechter Form und Frist eingelegte Beschwerde
war vielmehr gemäß § 73 PatG zulässig. Denn das Bundespatentgericht hat zu
Recht angenommen, die KG habe sowohl den Antrag auf Wiedereinsetzung in
die versäumte Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebühr als auch die Be-
schwerde gegen den diesen Antrag zurückweisenden Beschluss des Deut-
schen Patent- und Markenamts im eigenen Namen angebracht. Letzteres ha-
ben die auf Antragstellerseite als Verfahrensbevollmächtigte aufgetretenen Pa-
tentanwälte gegenüber dem Bundespatentgericht durch Verweis auf eine ihnen
von der KG erteilte Vollmacht klargestellt. Ersteres ergibt sich daraus, dass im
Kopf der Antragsschrift vom 30. April 2004 neben der als "Inhaber bisher" be-
zeichneten GmbH auch die KG, nämlich als "Inhaber zukünftig", aufgeführt
worden ist und die Begründung des Gesuchs allein auf einen in der Person der
KG liegenden Umstand abgestellt hat. Hieraus muss gefolgert werden, dass die
KG auf die Wiedereinsetzung des Patentinhabers in die versäumte Frist ange-
tragen hat und dass die KG durch die Zurückweisung dieses Antrags beschwert
ist.
2. Der Wiedereinsetzungsantrag ist jedoch unbegründet.
a) Nach § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG steht das Recht, Wiedereinsetzung zu
verlangen, nur dem zu, der nach gesetzlicher Vorschrift durch die Versäumung
der Frist einen Rechtsnachteil erleidet. Das ist im Falle der Versäumung der
Zahlung einer fälligen Jahresgebühr für ein mit Wirkung für das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland erteiltes Patent auch dann allein die im Regis-
ter als Patentinhaber eingetragene Person, wenn bereits eine rechtsgeschäftli-
che Übertragung des Patents auf einen anderen erfolgt ist. Denn hierdurch än-
dert sich nichts an der Legitimation des im Patentregister als Patentinhaber
Eingetragenen. Nach § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG bleibt dieser vielmehr so lange
berechtigt und verpflichtet, bis die betreffende Änderung im Register eingetra-
gen ist, und nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erlischt bei Unterbleiben rechtzeitiger
Zahlung einer fälligen Jahresgebühr demnach das Recht des Eingetragenen.
"Nach gesetzlicher Vorschrift" erleidet deshalb nur der Eingetragene einen
Rechtsnachteil; für den, dem das Patent durch Rechtsgeschäft bereits übertra-
gen worden ist, ergeben sich möglicherweise hieraus Folgen, etwa in Form ei-
nes Schadens. Sie sind gegebenenfalls über Ersatzansprüche gegenüber dem
Veräußerer des Rechts auszugleichen.
b) Die beantragte Wiedereinsetzung könnte auch dann nicht gewährt
werden, wenn man wegen des dadurch gegebenen Interesses der KG an einer
Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebühr
davon ausginge, die KG sei in Prozessstandschaft für die GmbH als Antragstel-
lerin aufgetreten oder habe sich als Streithelferin der GmbH am Verfahren vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt beteiligt und/oder als Streithelferin die
Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt, und wenn man ein solches
Prozessieren etwa in Fortführung des Senatsbeschlusses vom 17. April 2007
(X ZB 41/03, BGHZ 172, 98 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren,
Tz. 30) für zulässig hielte. Dabei kann dahinstehen, ob im Rahmen des § 123
PatG zur Rechtfertigung des Gesuchs auch (nur) Umstände dienen können, die
lediglich in der Person des Prozessstandschafters oder Streithelfers begründet
sind, was etwa in der Rechtsprechung und Rechtslehre zu § 233 ZPO kontro-
vers beantwortet wird (vgl. z.B. die Nachweise bei Zöller/Vollkommer, ZPO,
26. Aufl., § 67 Rdn. 5). Denn auch dann wäre die Wiedereinsetzung zu versa-
gen, weil nicht hinreichend dargetan ist, dass für die KG ein unverschuldeter
Hinderungsgrund bestand, die siebte Jahresgebühr rechtzeitig zu zahlen.
Die KG macht nicht etwa geltend, unverschuldet nicht gewusst zu haben,
dass zur Aufrechterhaltung eines technischen Schutzrechts mit Wirkung für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland jährlich Gebühren zu zahlen
sind. Sie stützt sich nur darauf, dass sie selbst den patentamtlichen Löschungs-
vorbescheid nicht erhalten habe, wie er gemäß § 17 Abs. 3 Satz 3 PatG a.F. bis
zum 31. Dezember 2001 vorgesehen war, seit dem 1. Januar 2002 jedoch ge-
setzlich nicht mehr vorgeschrieben ist (Art. 7 Nr. 4 Buchst. b des Gesetzes vom
13. Dezember 2001 - BGBl. I 3656) und seitdem auch nicht mehr ergehen darf,
weil das Gesetz nunmehr die längstmögliche Zahlungsfrist selbst bestimmt. Das
entschuldigt die Fristversäumung schon deshalb nicht, weil im Hinblick auf die
im Jahre 2003 fällig werdende siebte Jahresgebühr wegen des Wegfalls der
gesetzlichen Grundlage (§ 17 Abs. 3 Satz 3 PatG a.F.) mit einer solchen pa-
tentamtlichen Nachricht nicht mehr gerechnet werden durfte. Aber auch auf das
Unterbleiben des Zugangs einer Erinnerung, wie sie das Deutsche Patent- und
Markenamt seitdem verschickt, könnte die KG sich nicht mit Erfolg berufen.
Denn von einem Unternehmen, das - wie von der KG mangels gegenteiliger
Darlegung anzunehmen ist - weiß, dass Jahresgebühren anfallen, kann erwar-
tet werden, dass es sich nach deren Fälligkeit bzw. der einzuhaltenden Zah-
lungsfrist selbst erkundigt, wenn es ein Patent rechtsgeschäftlich erwirbt. Dies
gilt jedenfalls, wenn - wie hier - der Erwerb aus einer Insolvenzmasse erfolgt,
weil dann eine sorgfältig abwägende Person nicht erwarten kann, dass die Zah-
lung durch den Insolvenzverwalter sichergestellt ist, sondern vielmehr damit
gerechnet werden muss, dass zur Aufrechterhaltung des Patents die eigene
rechtzeitige Zahlung notwendig ist.
3. Der Wiederherstellung des Beschlusses des Deutschen Patent- und
Markenamts steht schließlich auch nicht entgegen, dass vor Anbringung des
Wiedereinsetzungsgesuchs bereits das Insolvenzverfahren über das Vermögen
der GmbH eröffnet war. Die vom Bundespatentgericht befürwortete entspre-
chende Anwendung von § 240 ZPO in Ansehung der Zahlungsfrist für nach Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens fällig werdende Jahresgebühren, ist nicht mit
dem Gesetz vereinbar.
Gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erlischt das Patent, wenn eine fällige Jah-
resgebühr nicht rechtzeitig gezahlt wird. Die rechtzeitige Zahlung der Jahresge-
bühr bestimmt damit den Bestand des Ausschließlichkeitsrechts; sie ist mate-
riell-rechtliche Voraussetzung für den Fortbestand des Patents. Die Eröffnung
des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des als Patentinhaber Eingetra-
genen berührt dies nicht, weil hierdurch keine Veränderung der materiellen
Rechtslage erfolgt, sondern lediglich das Verwaltungs- und Verfügungsrecht auf
den Insolvenzverwalter übergeht (§ 80 Abs. 1 InsO). Auch als Gegenstand der
Insolvenzmasse besteht das Patentrecht daher nur so lange, wie für rechtzeiti-
ge Zahlung der nächsten fälligen Jahresgebühr und der weiteren Jahresgebüh-
ren innerhalb der jeweiligen Frist gesorgt wird. Diese vom materiellen Recht
vorgegebene Vermögenslage würde außer Kraft gesetzt, wenn im Falle der In-
solvenz des in dem Register eingetragenen Patentinhabers das Patent ohne
Zahlung der fälligen Jahresgebühr erhalten bliebe. Das verbietet die entspre-
chende Heranziehung von § 240 ZPO, was die Zahlung der Jahresgebühren
anbelangt. Zum einen fehlt es insoweit bereits an einer planwidrigen gesetzli-
chen Lücke. Das Gesetz stellt vielmehr mit den genannten Vorschriften eine
das materielle Recht abschließende Regelung zur Verfügung. Zum anderen
handelt es sich bei § 240 ZPO um eine Vorschrift, die lediglich die Vorgehens-
weise bei der prozessualen Durchsetzung bestehender materieller Rechte re-
gelt. Das materielle Recht und seine Voraussetzungen außer Kraft zu setzen,
kann jedoch nicht Sinn und Zweck einer solchen Vorschrift sein. § 240 ZPO
könnte deshalb auch nicht als sachgerechtes Vorbild angesehen werden, eine
etwaige Lücke im Gesetz hinsichtlich der Frist zur Zahlung fälliger Jahresge-
bühren zu schließen. Schließlich ist auch die Notwendigkeit der Heranziehung
von § 240 ZPO nicht zu erkennen. Dabei mag es durchaus so sein, dass dann,
wenn die nächste Jahresgebühr zeitnah nach Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens fällig wird oder zu zahlen ist, die Versäumung des Zahlungstermins für
diese Jahresgebühr häufig insolvenzbedingt ist, etwa weil der Insolvenzverwal-
ter nicht rechtzeitig ermitteln konnte, dass das Patent zum Insolvenzvermögen
gehört und es zur Aufrechterhaltung rechtzeitiger Zahlung der ausstehenden
Jahresgebühr bedarf. Bei einer solchen (ersten) Versäumung kann jedoch auf
Antrag des Insolvenzverwalters die Wiedereinsetzung in die versäumte Frist
gewährt werden. Hinsichtlich der in den Folgejahren fällig werdenden Jahres-
gebühren sollte der Insolvenzverwalter sodann jedoch bei ausreichender Insol-
venzmasse ohne weiteres in der Lage sein, rechtzeitig rechtswahrend tätig zu
werden, wenn dies sinnvoller Verwaltung entspricht. Das Patent auch in diesen
Fällen ohne Zahlung der Jahresgebühren bestehen zu lassen, wie es bei der
vom Bundespatentgericht befürworteten entsprechenden Anwendung von § 240
ZPO der Fall wäre, würde deshalb eine nicht gerechtfertigte materielle Privile-
gierung insolventer Patentinhaber bzw. deren Vermögen und damit der Interes-
sen der Insolvenzgläubiger bedeuten.
4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 109 Abs. 1 Satz 1 PatG. Eine
mündliche Verhandlung hält der Senat nicht für notwendig.
Melullis
Scharen
Mühlens
Meier-Beck
Gröning
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 30.01.2007 - 10 W(pat) 13/05 -