BGH Beschluss vom 17.04.2007 – X ZB 41/03
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
vom
17. April 2007
in der Rechtsbeschwerdesache
Nachschlagewerk: ja ja BGHZ: ja BGHR:
Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren
ZPO § 938 Abs. 2, § 265 Abs. 2, § 66; PatG § 99 Abs. 1, § 74 Abs. 1, § 30 Abs. 3
a) Hat das Prozessgericht die Sequestration eines Patents angeordnet, das sich im Einspruchsverfahren befindet, so ist der Sequester befugt, in Ver- tretung des Patentinhabers Beschwerde gegen die Widerrufsentscheidung der Patentabteilung einzulegen.
b) Wie im Nichtigkeitsverfahren ist auch im Einspruchsverfahren § 265 Abs. 2 ZPO mit der Folge entsprechend anzuwenden, dass ein Einzelrechtsnach- folger des Patentinhabers ohne Zustimmung des Einsprechenden nicht berechtigt ist, in die Verfahrensstellung des Patentinhabers einzutreten.
c) Der Einzelrechtsnachfolger des Patentinhabers ist berechtigt, dem Ein-
spruchsverfahren als Streithelfer des Patentinhabers beizutreten.
BGH, Beschl. v. 17. April 2007 - X ZB 41/03 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 17. April 2007 durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver,
Prof. Dr. Meier-Beck und Gröning
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen die Beschlüsse des 8. Senats
(Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom
11. April 2001 und vom 28. Oktober 2003 wird auf Kosten der Ein-
sprechenden zurückgewiesen.
Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 50.000,-- €
festgesetzt.
Gründe
I.
Die Einsprechende hat gegen das dem Anmelder W.
(W.) erteilte deutsche Patent 34 23 774 (Streitpatent) Einspruch erhoben.
Am 16. Januar 1997 ist das Streitpatent durch Beschluss des Amtsgerichts
Wolfratshausen auf Antrag der gegenwärtigen Patentinhaberin E. (E.)
gepfändet worden. In einem Rechtsstreit zwischen E. und W. hat das Landge-
richt München I mit Beschluss vom 23. April 1998 im Wege der einstweiligen
Verfügung die Sequestration des Streitpatents angeordnet und Patentanwalt
K. zum Sequester bestellt, der seine Bestellung dem Deutschen
Patent- und Markenamt angezeigt hat. Dieses hat mit Beschluss vom 29. Juli
1999 das Streitpatent wegen fehlender Patentfähigkeit widerrufen.
Gegen diesen Beschluss hat Patentanwalt
K. "namens
und im Auftrag" des ursprünglichen Patentinhabers W. Beschwerde eingelegt.
Am 19. Oktober 1999 schlossen W. und E. vor dem Oberlandesgericht Mün-
chen zur Erledigung sämtlicher anhängiger Verfahren einen Vergleich, in dem
W. sämtliche Rechte an dem Streitpatent auf E. übertrug und die Umschreibung
bewilligte. Am 19. Juni 2000 ist das Streitpatent auf E. umgeschrieben worden.
E. hat die Auffassung vertreten, sie sei als Patentinhaberin nunmehr Be-
schwerdeführerin. Vorsorglich hat sie weiterhin erklärt, dem Einspruchsbe-
schwerdeverfahren als Streithelferin des vormaligen Sequesters, hilfsweise als
Streithelferin des bisherigen Patentinhabers, beizutreten. Dem hat die Einspre-
chende widersprochen. Mit "Zwischenbeschluss" vom 11. April 2001 hat das
Bundespatentgericht festgestellt, dass E. mit Wirkung ihrer Eintragung in die
Rolle als Patentinhaberin Beschwerdeführerin an Stelle des bisherigen Patent-
inhabers W. geworden sei (BPatGE 44, 95 = GRUR 2002, 371).
Mit weiterem Beschluss vom 28. Oktober 2003 hat das Bundespatentge-
richt den Beschluss der Patentabteilung abgeändert und das Streitpatent be-
schränkt aufrechterhalten.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die vom Bundespatentgericht im
Hinblick auf den Beschluss vom 11. April 2001 zugelassene Rechtsbeschwerde
der Einsprechenden.
II.
Die zulässige Rechtsbeschwerde ist unbegründet.
1.
Sie richtet sich in der Sache zulässigerweise nur gegen die Zwi-
schenentscheidung vom 11. April 2001, mit dem das Bundespatentgericht fest-
gestellt hat, dass E. als neue Patentinhaberin Beschwerdeführerin geworden
sei, und in dem in den Gründen ausgeführt ist, dass Patentanwalt K.
in seiner Eigenschaft als Sequester mit unmittelbarer Rechtswirkung für
den damaligen Patentinhaber wirksam Beschwerde gegen den Beschluss der
Patentabteilung eingelegt habe.
Bei dem Beschluss vom 11. April 2001 handelt es sich um die Entschei-
dung der Frage, ob ein Parteiwechsel stattgefunden hat, und mithin um die Ent-
scheidung eines Zwischenstreits im Sinne des § 303 ZPO. Die Entscheidung
darüber, ob im Einspruchsbeschwerdeverfahren auf Seiten des Patentinhabers
ein Parteiwechsel stattgefunden hat, ist - anders als für den infolge einer derar-
tigen Entscheidung gegen seinen Willen aus dem Prozessrechtsverhältnis Aus-
scheidenden (vgl. dazu BGH Urt. v. 10.11.1980 - II ZR 96/80, NJW 1981, 989) -
entsprechend § 557 Abs. 2 ZPO für den Einsprechenden nicht selbständig,
sondern nur mit der endgültigen Entscheidung über den Einspruch anfechtbar.
Der Überprüfung der Zwischenentscheidung steht daher auch nicht entgegen,
dass die Rechtsbeschwerde erst in dem Beschluss vom 28. Oktober 2003 zu-
gelassen worden ist, denn erst mit diesem Beschluss ist über die Beschwerde
gegen den Beschluss der Patentabteilung entschieden worden.
2.
Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Patentabteilung ist
zulässig. Zutreffend hat das Bundespatentgericht angenommen, dass Patent-
anwalt K. in seiner Eigenschaft als Sequester den Rechtsbehelf
wirksam eingelegt hat.
a)
Kraft seiner Bestellung zum Sequester verfügte Patentanwalt
K. über die Rechtsmacht, zur Erhaltung des Patents Beschwerde ge-
gen die Widerrufsentscheidung der Patentabteilung einzulegen.
Gegenstand der Sequestration einer Sache oder eines Rechts, die § 938
Abs. 2 ZPO ausdrücklich als Inhalt einer einstweiligen Verfügung vorsieht, ohne
hierüber näheres zu bestimmen, ist deren Sicherstellung, Verwahrung und
Verwaltung (BGHZ 146, 17, 20). Im Streitfall ist die Sequestration des Patents
"zur Sicherung der Rechte der Antragstellerin" (E.) angeordnet worden, zu de-
ren Gunsten das Streitpatent gepfändet worden war. Der Sequester hatte daher
zuvörderst dafür Sorge zu tragen, dass das Streitpatent - möglichst in vollem
erteiltem Umfang - in Kraft blieb, da andernfalls mit dem Streitpatent auch das
Pfandrecht an diesem erlosch. An dieser Aufgabe des Sequesters änderte sich
nichts dadurch, dass der Pfändungsbeschluss dem Patentinhaber und Vollstre-
ckungsschuldner ausdrücklich das Recht zu Verfügungen, die der Erhaltung
oder Stärkung des Patents dienen, belassen hat. Denn dies konnte es insbe-
sondere nicht ausschließen, dass das Streitpatent dadurch unterging, dass eine
Widerrufsentscheidung der Patentabteilung mangels eines vom Patentinhaber
eingelegten Rechtsbehelfs in Bestandskraft erwuchs.
Aufgrund der Sequestrationsanordnung und seiner Bestellung zum Se-
quester war Patentanwalt K. auch ohne eine entsprechende aus-
drückliche Anordnung des Prozessgerichts befugt, für den Patentinhaber Be-
schwerde einzulegen.
Der Bundesgerichtshof hat sich, soweit ersichtlich, bislang nur mit der
Prozessführungsbefugnis eines im Gesamtvollstreckungsverfahren bestellten
Sequesters befasst. Er hat dazu ausgeführt, es spreche einiges dafür, den Se-
quester in Fällen, in denen die Entscheidung über die Eröffnung des Verfahrens
nicht abgewartet werden könne, für befugt zu halten, die zur Sicherung der
künftigen Masse erforderlichen prozessualen Maßnahmen ohne Mitwirkung des
Schuldners und notfalls auch gegen dessen Willen zu treffen. Ein solcher Fall
könne gegeben sein, wenn es darum gehe, ein gegen den Schuldner ergange-
nes Leistungsurteil nicht vor der Verfahrenseröffnung rechtskräftig werden zu
lassen, da die Rechtskraft dem späteren Insolvenzverwalter die Möglichkeit
nehme, den ausgeurteilten Anspruch des Gläubigers von der Masse fernzuhal-
ten (BGH, Beschl. v. 18.5.2000 - IX ZB 114/98, ZIP 2000, 116). Der Bundesge-
richtshof hat dabei offengelassen, ob der Sequester, halte man ihn für befugt,
einen Prozess bis zur Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens weiterzuführen, dies als eine Art Pfleger im Namen des Schuldners zu tun
habe (vgl. HK-InsO/Kirchhof, 1. Aufl., § 22 Rdn. 31 [anders 4. Aufl., § 22 Rdn.
59]; Haarmeyer in MünchKomm. InsO, § 22 Rdn. 185, für den "schwachen" vor-
läufigen Insolvenzverwalter) oder ob ihm dafür eine eigene Prozessführungsbe-
fugnis zustehe (in diesem Sinne wohl OLG Hamburg ZIP 1987, 385; LG Mag-
deburg ZIP 1997, 896; Stein/Jonas/Bork, ZPO, 21. Aufl., vor § 50 Rdn. 26; Kil-
ger/Karsten Schmidt,
Insolvenzgesetze, 17. Aufl., § 106 KO Anm. 4;
Kuhn/Uhlenbruck, KO, 11. Aufl., § 106 Rdn. 13 l).
Jedenfalls bei der Sequestration eines Patents oder einer Patentanmel-
dung ergibt sich eine Vertretungsmacht, kraft welcher der Sequester für den
Rechtsinhaber handeln kann, mangels gegenteiliger Anordnung des Prozessge-
richts aus der privatrechtsgestaltenden Wirkung der Sequestrationsanordnung.
Sie ist mit ihr notwendig verbunden, da eine umfassende Sicherstellung, Ver-
wahrung und Verwaltung eines Patents oder einer Patentanmeldung nur mög-
lich sind, wenn der Sequester über die Rechtsmacht verfügt, auf das Rechts-
verhältnis zwischen Patentinhaber oder -anmelder und Erteilungsbehörde im
Sinne des Sequestrationszwecks einzuwirken. So könnte der Sequester zwar
fällige Jahresgebühren auch ohne eine Vertretungsbefugnis entrichten. Hierfür
bedürfte es indessen auch keiner Sequestration, weil dies auch der Vollstre-
ckungsgläubiger oder jeder beliebige Dritte tun könnte. Immer dann, wenn ge-
genüber dem Patentamt zur Rechtserhaltung eine Erklärung des Rechtsinha-
bers abgegeben werden muss, wofür neben der Einlegung von Rechtsbehelfen
insbesondere auch die (hilfsweise) Erklärung des Einverständnisses mit einer
auf einen patentfähigen Gegenstand gerichteten Anspruchsfassung gehören
kann, bedarf es einer Rechtsmacht des Sequesters, die ihn befähigt, für den
Rechtsinhaber zu handeln. Da weder das nationale Recht noch das Europäi-
sche Patentübereinkommen den Sequester als Beteiligten des Erteilungs- oder
Einspruchsverfahrens kennen, wäre ohne eine solche (materiell-rechtliche) Ver-
tretungsbefugnis insbesondere die wirksame Sequestration einer europäischen
Patentanmeldung nicht möglich. Wie das Bundespatentgericht zu Recht be-
merkt, ist eine Vertretungsmacht des Sequesters überdies dem Gesetz nicht
fremd (§ 848 Abs. 2 ZPO).
b)
Zutreffend hat das Bundespatentgericht ferner angenommen, dass
es der wirksamen Einlegung der Beschwerde durch den Sequester nicht entge-
gensteht, dass dieser erklärt hat, "namens und im Auftrag" des Patentinhabers
zu handeln. Der Sequester hat damit zutreffend zum Ausdruck gebracht, die
Beschwerde in Vertretung des Patentinhabers für diesen einzulegen. Ob er da-
bei sein Rechtsverhältnis zum Patentinhaber zutreffend als Auftragsverhältnis
gekennzeichnet hat, ist unerheblich.
3.
Das Bundespatentgericht hat sich schließlich im Ergebnis zu
Recht nicht gehindert gesehen, das Streitpatent mit dem Patentanspruch be-
schränkt aufrechtzuerhalten, den die nunmehrige Patentinhaberin in der münd-
lichen Verhandlung überreicht hat.
a)
Allerdings ist ihm nicht darin zu folgen, dass E. mit ihrer Eintra-
gung in die Rolle an Stelle des bisherigen Patentinhabers Verfahrensbeteiligte
geworden ist.
aa) Nach den gemeinsamen Vorschriften für das Beschwerde- und
Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht sind, soweit das Pa-
tentgesetz keine Bestimmungen über das Verfahren vor dem Patentgericht ent-
hält, das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zivilprozessordnung entsprechend
anzuwenden, wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht
dies nicht ausschließen (§ 99 Abs. 1 PatG). Zu den danach entsprechend an-
zuwendenden Vorschriften zählt auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren
§ 265 Abs. 2 ZPO. Nach dieser Vorschrift hat die Veräußerung der streitbefan-
genen Sache oder die Abtretung des geltend gemachten Anspruchs auf den
Prozess keinen Einfluss. Der Rechtsnachfolger ist nicht berechtigt, ohne Zu-
stimmung des Gegners den Prozess als Hauptpartei an Stelle des Rechtsvor-
gängers zu übernehmen. Übertragung und Umschreibung des Patents lassen
daher die Verfahrensbeteiligung des bisherigen Patentinhabers im Einspruchs-
beschwerdeverfahren grundsätzlich unberührt.
Nach der Rechtsprechung des Senats ist § 265 Abs. 2 ZPO im Patent-
nichtigkeitsverfahren anzuwenden, wenn nach Eintritt der Rechtshängigkeit die
Umschreibung des Patents oder der Patentanmeldung auf den Erwerber erfolgt.
Zur Begründung hat der Senat ausgeführt, das Patentgesetz verfolge mit der
Regelung des § 81 Abs. 1 Satz 2 und der in § 99 Abs. 1 erfolgten Verweisung
auf die Zivilprozessordnung (hier auf § 265 Abs. 2 ZPO) den Zweck, dass der
Kläger aus einem öffentlichen Register ersehen könne, gegen wen er seine
Klage zu richten hat, und ihm der Verklagte als Prozessgegner erhalten bleibe,
wenn das Patent im Laufe des Prozesses veräußert werde, weil allgemein die
Durchführung eines Rechtsstreits nicht aufgrund der Veräußerung des Schutz-
rechts durch einen Parteiwechsel belastet werden solle (BGHZ 72, 236, 242
- Aufwärmvorrichtung). Die Regelung des § 265 Abs. 2 ZPO beruhe auf dem
allgemeinen Gedanken, dass niemand aus einem öffentlich-rechtlichen Pro-
zessrechtsverhältnis ohne weiteres, vor allem durch eigenes Tun, ausscheiden
dürfe. Die Darlegung des Senats in dem genannten Urteil vom 24. Oktober
1978 (BGHZ 72, 236), dass die Änderung der Legitimation gemäß § 30 Abs. 3
Satz 2 PatG nach Eintritt der Rechtshängigkeit auf das Prozessrechtsverhältnis
keinen Einfluss habe, sei daher, auch wenn es sich dort um einen Vindikations-
rechtsstreit gehandelt habe, von grundsätzlicher Bedeutung und nicht auf eine
bestimmte Verfahrensart eingeschränkt (BGHZ 117, 144, 146 f. - Tauchcompu-
ter). Diese Erwägungen beanspruchen über das Patentnichtigkeitsverfahren
hinaus auch im Einspruchs(beschwerde)verfahren Geltung. Denn die Regelung
des § 265 Abs. 2 ZPO dient nicht nur dem Schutz des Gegners der Partei, auf
deren Seite eine Änderung der sachlichen Legitimation eingetreten sein soll,
sondern auch der Ökonomie des Verfahrens, unbeeinflusst von einer materiell-
rechtlichen Änderung der Inhaberschaft des streitbefangenen Gegenstands das
Verfahren fortzusetzen (BGH, Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 24/97, GRUR 1998,
940, 941 - Sanopharm).
bb) Das Bundespatentgericht hat seine gegenteilige Auffassung wie
folgt begründet:
Das Einspruchsbeschwerdeverfahren sei einem herkömmlichen Zivilpro-
zess, in dem sich (mindestens) zwei Parteien mit klar definierten Rollen gegen-
überstünden, nicht vergleichbar. In einem nicht-kontradiktorischen Verfahren
wie dem der Einspruchsbeschwerde, das einerseits wenig Gemeinsamkeiten
mit dem Zivilprozess aufweise, andererseits durch patentrechtliche Besonder-
heiten wie die Befugnis des Patentinhabers zur weiteren Ausformung des er-
strebten Schutzrechts gekennzeichnet sei, verbiete sich die unbesehene Über-
nahme unpassender Verfahrensvorschriften der Zivilprozessordnung. Wenn,
wie es ständiger Praxis der Technischen Beschwerdesenate entspreche, der
nicht am Verfahren vor dem Patentamt beteiligte Erwerber eines Patents ent-
gegen dem Wortlaut des § 74 Abs. 1 PatG, aber in Übereinstimmung mit § 30
Abs. 3 Satz 3 PatG mit erfolgter Umschreibung die Beschwerdebefugnis erlan-
ge, erscheine es nur folgerichtig, auch an den Übergang der Inhaberschaft mit
nachfolgender Umschreibung des Patents im Laufe eines Beschwerdeverfah-
rens die Rechtsfolge des Wechsels der verfahrensrechtlichen Beteiligtenstel-
lung zu knüpfen.
Zwar sei auch die Nichtigkeitsklage "rein theoretisch" wie der Einspruch
grundsätzlich ein Popularrechtsbehelf; in der Praxis klage allerdings regelmäßig
der aus dem Patent in Anspruch Genommene. Wenn auch in beiden Verfahren
Streitgegenstand die Rechtmäßigkeit der Patenterteilung sei, so erstrecke sich
die Prüfung im Nichtigkeitsverfahren zusätzlich auf den Gesichtspunkt der Er-
weiterung des Schutzbereichs. Entscheidende Bedeutung komme aber der un-
terschiedlichen Stellung der Verfahrensbeteiligten zu. Während das Nichtig-
keitsverfahren wie das Erkenntnisverfahren des Zivilprozesses ein echtes (kont-
radiktorisches) Klageverfahren sei, bei dem sich die Klage gegen den eingetra-
genen Patentinhaber richte, richte sich der Einspruch gegen das Patent als sol-
ches. Im Einspruchsbeschwerdeverfahren sei die Beteiligtenstellung zudem
abhängig vom Ergebnis der Entscheidung des Amtes über den Einspruch; dem
Patentinhaber könne somit die Stellung des Rechtsmittelführers zukommen.
Der Aspekt der Verfahrensökonomie spreche im Einspruchs(beschwerde)-
verfahren gegen eine entsprechende Anwendung des § 265 Abs. 2 ZPO. Zum
einen seien diese sich unmittelbar an das Erteilungsverfahren anschließenden
Verfahren stärker vom Amtsermittlungsgrundsatz beherrscht, zum anderen sei
die verfahrensrechtliche Stellung des Patentinhabers hier deutlich stärker als
die des Einsprechenden. Letzterer gibt zwar den Anstoß für das Verfahren (und
gegebenenfalls seinen Fortgang), sei aber letztlich nicht Herr des Verfahrens,
wie insbesondere die Regelung des § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG zeige. Nur der
Patentinhaber, nicht aber der Einsprechende, könne den Gegenstand des Ein-
spruchsverfahrens verändern.
Würde man die Regelung des § 265 Abs. 2 ZPO auf das Einspruchs-
(beschwerde)verfahren anwenden, würden die Rechte des (neuen) eingetrage-
nen Patentinhabers in unvertretbarer, rechtsstaatlich bedenklicher Weise ver-
kürzt, weil er, was den Bestand seines Patents anbetreffe, vollständig von der
Verfahrensführung seines Rechtsvorgängers abhängig sei. Die Nebeninterven-
tion wäre, selbst wenn man sie entgegen gefestigter Rechtsprechung des Bun-
despatentgerichts im Einspruchsbeschwerdeverfahren für zulässig erachten
würde, kein geeignetes Mittel, um die Rechte des neuen Patentinhabers ausrei-
chend zu wahren, weil die Prozesshandlungen und -erklärungen des Neben-
intervenienten nicht in Widerspruch zu denen der Hauptpartei stehen dürften.
Auch die "Sanopharm"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs gebe zu
keiner anderen Beurteilung Anlass, da - abgesehen von Bedenken gegen die
Begründung dieser Entscheidung - das markenrechtliche Widerspruchsverfah-
ren jedenfalls deutliche Unterschiede zum patentrechtlichen Einspruchsverfah-
ren aufweise.
cc) Die vom Bundespatentgericht hervorgehobenen Besonderheiten
des Einspruchs(beschwerde)verfahrens rechtfertigen es nicht, die Vorschrift
des § 265 Abs. 2 ZPO nicht anzuwenden.
Das Ziel der Nichtanwendung der Vorschrift, dem neuen Patentinhaber
alsbald die Übernahme des Verfahrens zu ermöglichen, lässt sich auf diese
Weise nicht oder allenfalls unvollkommen erreichen. Nach § 30 Abs. 3 Satz 2
PatG bleibt bei einer Änderung in der Person des Anmelders oder Patentinha-
bers der frühere Anmelder oder Patentinhaber nach Maßgabe des Patentgeset-
zes berechtigt und verpflichtet, solange die Änderung nicht eingetragen ist. Ma-
terielle Berechtigung und Verfahrensbeteiligung fallen daher notwendigerweise
für eine gewisse Zeit auseinander.
Die Charakteristika des Einspruchsverfahrens, die das Bundespatentge-
richt herausgearbeitet hat, geben angesichts dessen keinen Anlass, die An-
wendbarkeit des § 265 Abs. 2 ZPO in diesem Verfahren abweichend vom Nich-
tigkeitsverfahren zu beurteilen. Wie das Bundespatentgericht nicht verkennt, ist
Gegenstand beider Verfahren der Rechtsbestand des Patents. Beide Verfahren
unterliegen dem Amtsermittlungsgrundsatz, und in beiden Verfahren hat der
Patentinhaber, der jeweils notwendiger Verfahrensbeteiligter ist, die Möglich-
keit, durch eine beschränkte Verteidigung des Patents einen vollständigen Wi-
derruf bzw. eine vollständige Nichtigerklärung zu vermeiden. Diese sachlichen
Gemeinsamkeiten wiegen stärker als Unterschiede in verfahrensrechtlichen
Einzelheiten oder die Qualifikation als kontradiktorisches oder nicht-
kontradiktorisches Verfahren, zumal es grundsätzlich nicht wünschenswert er-
scheint, über die vom Gesetz vorgegebenen hinaus weitere Unterschiede im
Verfahrensrecht des Einspruchsverfahrens einerseits und des Nichtigkeitsver-
fahrens andererseits zu begründen.
Auch die Rechtslage im markenrechtlichen Verfahren spricht für eine
Anwendung des im verwaltungsgerichtlichen Verfahren ebenfalls anwendbaren
(BVerwGE 121, 182, 184) § 265 Abs. 2 ZPO. Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs ist die Vorschrift nicht nur im markenrechtlichen Wider-
spruchsverfahren anzuwenden (Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 24/97, GRUR 1998,
940 - Sanopharm), sondern auch im Verfahren der Anmelderbeschwerde, ob-
wohl auch dieses Verfahren kein echtes Streitverfahren darstellt (Beschl. v.
27.1.2000 - I ZB 39/97, GRUR 2000, 892 - MTS). Diese Rechtsprechung wird
bestätigt durch die durch das Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen
auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 eingeführte
Vorschrift des § 28 Abs. 3 Satz 2 MarkenG, wonach für die Übernahme des
Verfahrens durch den Rechtsnachfolger die Zustimmung der übrigen Verfah-
rensbeteiligten nicht erforderlich ist. Unbeschadet dessen, dass die Vorschrift in
der Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung als "Klarstellung"
bezeichnet wird (BT-Drucks. 14/6203, 66) setzt das Markengesetz damit - ent-
gegen Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 28 Rdn. 14 f. - die Anwendbarkeit
des § 265 Abs. 2 ZPO und die daraus folgende Fortdauer der Verfahrensbetei-
ligung des bisherigen Markeninhabers voraus und modifiziert diese Regelung
dahin, dass der Rechtsnachfolger, der den Antrag auf Eintragung des Rechts-
übergangs gestellt hat, das Recht hat, ohne Zustimmung der übrigen Verfah-
rensbeteiligten in die Verfahrensposition des bisherigen Markeninhabers einzu-
treten.
b)
Trotz der entsprechenden Anwendbarkeit des § 265 Abs. 2 ZPO
hat sich das Bundespatentgericht im Ergebnis zu Recht nicht gehindert gese-
hen, das Streitpatent entsprechend dem Antrag der gegenwärtigen Patentinha-
berin beschränkt aufrechtzuerhalten. Denn diese ist dem Beschwerdeverfahren
zulässigerweise als Streithelferin des bisherigen Patentinhabers beigetreten
(§ 66 ZPO) und konnte das Streitpatent beschränkt verteidigen, da sie sich da-
mit nicht in Widerspruch zur "Hauptpartei", dem bisherigen Patentinhaber, ge-
setzt hat, die sich nach Beendigung der Sequestration am Verfahren nicht mehr
aktiv beteiligt hat.
Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts ist die Nebeninter-
vention des Erwerbers eines im Einspruchsverfahren befindlichen Patents
- nicht anders als im markenrechtlichen Verfahren (BGH, Beschl. v. 2.7.1998
- I ZB 24/97, GRUR 1998, 940, 941 - Sanopharm) - zuzulassen.
Das Bundespatentgericht hat die Zulässigkeit einer Nebenintervention
zunächst für die Nebenintervention auf Seiten eines Einsprechenden verneint
(BPatGE 1, 122; 2, 54). Im Beschluss vom 23. April 1968 (BPatGE 10, 155) ist
sodann auch die Zulässigkeit der Nebenintervention eines ausschließlichen Li-
zenznehmers verneint worden, der nach Versagung des Patents durch die Pa-
tentabteilung dem Einspruchsbeschwerdeverfahren mit der Begründung beitre-
ten wollte, das Verfahren werde vom Anmelder nachlässig betrieben. In diesem
Zusammenhang hat das Bundespatentgericht die Vorschriften über die Neben-
intervention allgemein für unanwendbar gehalten. Die Literatur ist dem beigetre-
ten, überwiegend jedoch ohne auf die Frage einer Nebenintervention des Ein-
zelrechtsnachfolgers des Patentinhabers gesondert einzugehen
(Bus-
se/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 74 Rdn. 20; Lindenmaier/Röhl, PatG,
Die Erwägungen, die für die Anwendung des § 265 Abs. 2 ZPO im Ein-
spruchs(beschwerde)verfahren sprechen, sprechen jedoch gleichermaßen da-
für, den Beitritt des Einzelrechtsnachfolgers auf Seiten des im Verfahren
verbleibenden bisherigen Patentinhabers zuzulassen. Der Rechtsnachfolger hat
auf diese Weise die Möglichkeit, unmittelbar nach Erwerb seiner materiellen
Berechtigung seine Rechte geltend zu machen, ohne auf die Umschreibung im
Patentregister angewiesen zu sein. Insbesondere kann er jederzeit dem Ein-
spruchsverfahren beitreten und gegen den Widerruf des Patents Beschwerde
einlegen (§ 66 Abs. 2 ZPO), ohne dass es hierzu der mit § 74 Abs. 1 PatG
schwerlich vereinbaren Annahme bedarf, die Befugnis, sich am Verfahren zu
beteiligen und Beschwerde einzulegen, ergebe sich für den Rechtsnachfolger
eines Patentanmelders oder Patentinhabers nicht erst mit dem Vollzug der Um-
schreibung in der Rolle, sondern bereits mit der Stellung eines ordnungsgemä-
ßen Umschreibungsantrags (so aber BPatGE 44, 156; zustimmend Ben-
kard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 73 Rdn. 55a).
Richtig ist zwar, dass der Rechtsnachfolger nach § 67 ZPO Prozess-
handlungen nicht wirksam vornehmen kann, mit denen er sich in Widerspruch
zur "Hauptpartei" setzen würde. Das ist jedoch hinzunehmen. In aller Regel wird
ein solcher Widerspruch nicht auftreten, da der Erwerber des Patents mit dem
Veräußerer vereinbaren kann und regelmäßig wird, dass der Veräußerer ihm
die Verfahrensführung überlässt. Schon um sich nicht Schadensersatzansprü-
chen des Erwerbers wegen nicht sachgerechter Antragsstellung auszusetzen,
wird auch der Veräußerer ein solche Vereinbarung regelmäßig anstreben und
es im Übrigen unabhängig von einer entsprechenden Vereinbarung tunlich un-
terlassen, sich in Widerspruch zur Verfahrensführung seines beigetretenen
Rechtsnachfolgers zu setzen.
III.
Die Rechtsbeschwerde ist hiernach mit der Kostenfolge des § 109
Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.
ten.
Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehal-
Melullis
Scharen
Keukenschrijver
Meier-Beck
Gröning
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.10.2003 - 8 W(pat) 64/99 -