BGH Beschluss vom 03.04.2008 – I ZB 2/06

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 2/06

vom

3. April 2008

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 397 32 117.1/29

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 3. April 2008 durch den

Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof.

Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Koch

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss des

28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts

vom 30. November 2005 wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €

festgesetzt.

I. Mit der am 9. Juli 1997 eingereichten Anmeldung hat die Anmelderin

die Eintragung einer dreidimensionalen Marke entsprechend den nachfolgen-

den Abbildungen

ursprünglich für die Waren "Milch und Milchprodukte, insbesondere Butter, Kä-

se, Sahne, Joghurt, Quark, Trockenmilch für Nahrungszwecke; Margarine,

Speiseöle und Speisefette" beantragt.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmel-

dung teilweise, und zwar für alle Waren bis auf "Milch, Speiseöle", wegen feh-

lender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben.

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat der Senat die angefoch-

tene Entscheidung aufgehoben und die Sache an das Bundespatentgericht zu-

rückverwiesen (BGH, Beschl. v. 17.7.2003 - I ZB 40/00). Er hat angenommen,

dass der Marke der Schutz nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlen-

der Unterscheidungskraft für die Ware "Käse" zu versagen ist, sondern sie für

diese Ware den Anforderungen genügt, die an das Vorliegen der Unterschei-

dungskraft zu stellen sind.

Die Anmelderin hat - soweit eine Eintragung der Marke nicht erfolgt ist -

im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren das Warenverzeichnis auf "Milch-

produkte, nämlich Käse" beschränkt.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin erneut zu-

rückgewiesen (BPatG, Beschl. v. 30.11.2005 - 28 W(pat) 67/99, juris).

Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde der Anmel-

derin.

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass der beanspruchten

Warenform ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenste-

he. Dazu hat es ausgeführt:

Die beanspruchte Darstellung verfüge über die abstrakte Markenfähig-

keit. Für einen Ausschluss der Eintragung nach § 3 Abs. 2 MarkenG seien aus-

reichende tatsächliche Feststellungen nicht vorhanden. Zusätzlich sei nach § 8

Abs. 2 MarkenG zu prüfen, ob die Marke über die konkrete Eignung verfüge,

unterscheidungskräftig zu wirken, und ob ein Freihaltebedürfnis auszuschließen

sei.

Auch wenn im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs im

ersten Rechtsbeschwerdeverfahren von einer hinreichenden Unterscheidungs-

kraft auszugehen sei, stehe der Eintragung der angemeldeten Marke jedoch

das Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

entgegen, da die bloße Darstellung der Ware, in der sich die Marke hier er-

schöpfe, zwangsläufig das Produkt beschreibenden Charakter habe. Waren-

formmarken könnten zwar nicht grundsätzlich vom Schutz ausgenommen wer-

den. Das im Allgemeininteresse bestehende Freihaltebedürfnis sei aber nicht

erst im Falle unmittelbarer oder tatsächlicher Behinderungen tangiert, sondern

bereits bei der potentiellen Behinderung wettbewerblicher Grundfreiheiten.

Die Warenform stelle eine typische Kombination von Rund- und Torten-

form dar, bei der zum Herausschneiden der "Tortenstücke" Ausbuchtungen ge-

wählt worden seien, um eine möglichst gleichmäßige Portionierung zu ermögli-

chen. Diese Form falle nicht aus dem Rahmen verkehrsüblicher Formgestaltun-

gen. Bei Weichkäse seien nicht nur Rund- und Tortenformen marktüblich, son-

dern besonders häufig werde mit Portionierungshilfen gearbeitet. Markenschutz

werde danach für eine typische Grundform in geringfügiger Abwandlung be-

gehrt, die nicht so deutlich aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen herausfalle,

dass sie nicht allen Mitbewerbern zur freien Verfügung stehen müsse. Ansons-

ten müssten die Mitbewerber bei der Herstellung und Vermarktung neuer Pro-

dukte umfangreiche Markenrecherchen durchführen. Für die in Rede stehende

Ware, die seit jeher in unterschiedlicher Größe, Konsistenz und Form angebo-

ten werde, sei für die Mitbewerber unabdingbar, dass Planung und Herstellung

solcher Produkte des täglichen Bedarfs auch in Zukunft frei von Markenrechten

erfolgen könnten. Die Zuerkennung eines Markenschutzes würde zu beträchtli-

chen Unsicherheiten in der Beurteilung der Reichweite des Markenschutzes im

Verletzungsverfahren und Einschränkungen bei der Herstellung führen und

auch nicht im Interesse der Markeninhaber liegen, die zu ständigen Anmeldun-

gen und Marktbeobachtungen gezwungen wären.

Ein Schutz für die beanspruchte Warenform komme nur bei einer Ver-

kehrsdurchsetzung in Betracht, für die keine Anhaltspunkte bestünden.

III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Die Beurteilung des Bun-

despatentgerichts, dass der Eintragung der Marke das Schutzhindernis nach

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, hält den Angriffen der Rechtsbe-

schwerde stand.

1. Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der

Eintragung ausgeschlossen, die zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit

der Waren dienen können. Da sich die angemeldete Marke darin erschöpft, die

äußere Form der Ware - hier die Form eines Käses - wiederzugeben, handelt

es sich um ein Zeichen, das Eigenschaften der beanspruchten Ware, und zwar

deren äußere Gestaltung, beschreibt. Daran, dass derartige Gestaltungen frei

verwendet werden können und nicht einem Unternehmen vorbehalten bleiben,

besteht grundsätzlich ein besonderes Interesse der Allgemeinheit (EuGH, Urt.

v. 8.4.2003 - C-53/01-55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 73 =

WRP 2003, 627 - Linde, Winward u. Rado; Urt. v. 12.2.2004 - C-218/01, Slg.

2004, I-1725 = GRUR 2004, 428 Tz. 41 = WRP 2004, 475 - Henkel), das ein

Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründen kann. Denn

die Freiheit der Gestaltung von Produkten darf nicht über Gebühr eingeschränkt

werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass - wenn Formgestaltungen wie die

vorliegende ohne weiteres als Marke eingetragen würden - nicht nur Lebensmit-

telhersteller, sondern jedermann mit verhältnismäßig geringem Aufwand eine

Vielzahl ähnlicher Gestaltungen zum Gegenstand von Markenanmeldungen

machen könnte mit der Folge, dass diese Formgestaltungen zumindest inner-

halb der Benutzungsschonfrist für die Wettbewerber verschlossen wären. Da-

durch würde sich eine erhebliche Einschränkung der Gestaltungsfreiheit erge-

ben, weil sich neue Gestaltungen nicht nur von den Produkten der Wettbewer-

ber, sondern auch von - möglicherweise unzähligen - Formgebungen absetzen

müssten, denen Markenschutz zugebilligt wäre (BGHZ 166, 65 Tz. 21 - Porsche

Boxster; BGH, Beschl. v. 24.5.2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Tz. 28 = WRP

2008, 107 - Fronthaube).

2. Das Bundespatentgericht hat das Allgemeininteresse an der Freihal-

tung der mit der Marke beanspruchten Warenform daraus abgeleitet, dass die

Gestaltung sich von marktüblichen Rund- und Tortenformen nur durch die Aus-

buchtungen unterscheide. Diese seien Portionierungshilfen und müssten den

Mitbewerbern zur freien Verfügung stehen. Andere Hersteller verwendeten als

Portionierungshilfen auf den Käselaib geklebte Etiketten, Folien mit Markierun-

gen oder eine Warenform mit Ecken oder Einkerbungen. Diese im Wesentli-

chen auf tatrichterlichem Gebiet liegenden Feststellungen des Bundespatentge-

richts sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

3. Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde gegenüber der Annah-

me des Bundespatentgerichts, die Warenform sei freizuhalten, darauf, durch die

erste Senatsentscheidung sei entschieden, dass die beanspruchte Warenform

aufgrund der Ausbuchtungen über eine konkrete Unterscheidungskraft begrün-

dende Eigentümlichkeit verfüge und die Ausbuchtungen nicht funktionsbedingt

für die Ware "Käse" seien.

Die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen

selbständig nebeneinander und sind gesondert zu prüfen, auch wenn sich ihre

Anwendungsbereiche häufig überschneiden (zu Art. 3 Abs. 1 MarkenRL: EuGH

GRUR 2003, 514 Tz. 67 - Linde, Winward u. Rado; Urt. v. 12.2.2004

- C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Tz. 67 - Postkantoor). So ist

der Umstand, dass eine Marke, die im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für

die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet wer-

den kann, nicht eintragungsfähig ist, im Rahmen des Schutzhindernisses nach

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und nicht bei der Prüfung des § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG zu berücksichtigen (vgl. zu Art. 7 Abs. 1 lit. b und c GMV EuGH, Urt.

v. 12.1.2006 - C-173/04 P, Slg. 2006, I-551 = GRUR 2006, 233 Tz. 63 - Stand-

beutel).

Vorliegend hat das Bundespatentgericht anhand verschieden gestalteter

Warenformen und auf den Produkten angebrachter Markierungen rechtsfehler-

frei festgestellt, dass bei der Ware "Käse" auf unterschiedliche Art und Weise

Portionierungshilfen zur Anwendung kommen und eine Art dieser Portionie-

rungshilfen in den von verschiedenen Herstellern verwandten Einkerbungen

besteht. Diese Beurteilung des Bundespatentgerichts beruht entgegen der An-

sicht der Rechtsbeschwerde auf nachprüfbaren Feststellungen. Das Bundespa-

tentgericht hat für die von ihm festgestellten Portionierungshilfen jeweils Ver-

wendungsbeispiele angeführt. Diese tragen für sich die Annahme des Bundes-

patentgerichts in dem angefochtenen Beschluss, die beanspruchte Warenform

mit Ausbuchtungen sei für die Mitbewerber nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG frei-

zuhalten.

Auf die übrigen von der Rechtsbeschwerde vorgebrachten Angriffe gegen

die weiteren Ausführungen des Bundespatentgerichts in der angefochtenen

Entscheidung kommt es danach nicht an. Etwas anderes ergibt sich schließlich

auch nicht daraus, dass die Eidgenössische Rekurskommission in der Schweiz

ein Freihaltebedürfnis für eine einen Käse mit Einkerbungen darstellende Wa-

renformmarke verneint hat. Denn selbst der Umstand, dass in einem anderen

Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem aufgrund harmonisierten Rechts

über die Eintragung zu entscheiden ist, eine Markeneintragung erfolgt ist, ist

nicht dafür maßgeblich, die Eintragung ebenfalls zuzulassen (vgl. EuGH GRUR

2004, 428 Tz. 63 - Henkel).

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Bergmann

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 30.11.2005 - 28 W(pat) 67/99 -