BGH Urteil vom 08.07.2008 – X ZR 189/03
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
X ZR 189/03
URTEIL
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: BGHZ:
ja nein
Verkündet am: 8. Juli 2008 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Schalungsteil
EPÜ Art. 54 Abs. 2; PatG § 3 Abs. 1
Ein Angebot kann auch nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ/§ 3 Abs. 1 PatG 1981 dann zum Stand der Technik rechnen, wenn im Einzelfall die Weiterverbreitung der dem Angebotsempfänger übermittelten Kenntnis an beliebige Dritte vor dem für die Schutzfähigkeitsprüfung relevanten Zeitpunkt nach der Lebenserfahrung nahelag.
BGH, Urt. v. 8. Juli 2008 - X ZR 189/03 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 8. Juli 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die
Richter Scharen und Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter
Gröning
für Recht erkannt:
Die Berufung gegen das am 8. Oktober 2003 verkündete Urteil des
3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf
Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Der Beklagte ist Inhaber des am 22. Juni 1995 unter Inanspruchnahme
der Priorität einer deutschen Voranmeldung vom 29. Juni 1994 angemeldeten
europäischen Patents 692 352 (Streitpatents), das ein "die Sichtfläche eines
Betonfertigteils bildendes Schalungsteil" betrifft und sieben Patentansprüche
umfasst, die in der Verfahrenssprache Deutsch wie folgt lauten:
"1. Die Sichtfläche eines Betonfertigteils bildendes Schalungsteil
aus faserverstärktem, feinkörnigen Material, das in das Beton-
fertigteil eingegossen wird, dadurch gekennzeichnet, daß an der
Nahtstelle zwischen dem Schalungsteil und dem Beton an der
Unterseite eine Wassernase ausgespart wird, derart, daß das
Schalungsteil (1) an der Nahtstelle zum Beton an seiner Unter-
seite ein der Form der Wassernase entsprechendes Profil (2)
aus gummielastischem, an dem Schalungsteil haftenden Mate-
rial aufweist.
2. Schalungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
das Profil (2) an seiner Unterseite Stege (2a) aufweist, die über
die Unterseite des Schalungsteils geringfügig vorstehen.
3. Schalungsteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, daß das Profil (2) aus Gummi besteht, dessen Oberfläche
wenigstens an der dem Schalungsteil (1) zugewandten Seite ei-
ne für die Haftung am Schalungsteil ausreichende Rauigkeit
aufweist.
4. Schalungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in das Schalungsteil (1) Metallstücke (7) ein-
gespritzt sind.
5. Die Sichtfläche eines Betonfertigteils bildendes Schalungsteil
aus faserverstärktem, feinkörnigen Material, das in das Beton-
fertigteil eingegossen wird, nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß das Schalungsteil einstückig als
Winkelteil ausgebildet ist (Fig. 3).
6. Schalungsteil nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß
die Schenkellängen (8, 9) entsprechend den jeweiligen Anforde-
rungen des Einzelfalls gefertigt sind.
7. Schalungsteil nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeich-
net, daß es an seiner Eckkante eine Fase (10) aufweist."
Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei
im Hinblick auf eine eigene offenkundige Vorbenutzung, nämlich eine ohne
Geheimhaltungsverpflichtung erfolgte Lieferung eines Abdeck- und Abschalpro-
fils aus faserverstärktem Feinbeton mit einer Fase als Wassernase an die
Rechtsvorgängerin der S. GmbH + Co.
in S.
, am 30. Mai 1994, sowie auf die Veröffentlichung der französischen Pa-
tentanmeldung 2 643 010 (Anl. NK1) und die US-Patentschrift 4 223 502 (Anl.
NK6) nicht schutzfähig. In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespa-
tentgericht hat sich die Klägerin auf eine weitere offenkundige Vorbenutzung
durch ein Angebot an die H. GmbH & Co.
KG
in
B. Anfang Juni 1994 gestützt. Außerdem hat sie geltend gemacht, dass
der Gegenstand des Streitpatents nicht ausreichend offenbart sei, weil nicht
beschrieben werde, wie das Profil an dem Schalungsteil haften solle. Sie hat
beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Der Be-
klagte ist der Klage entgegengetreten. Er hat insbesondere die Vorbenut-
zungshandlung wie deren Neuheitsschädlichkeit in Abrede gestellt.
Das Patentgericht hat unter Verneinung ausreichender Substantiierung
der behaupteten Vorbenutzungen die Nichtigkeitsklage abgewiesen.
Mit ihrer Berufung begehrt die Klägerin weiterhin, unter Abänderung des
angefochtenen Urteils das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären,
während der Beklagte das angefochtene Urteil verteidigt. Im Berufungsverfah-
ren hat sie sich zusätzlich auf die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmus-
ters 1 858 742 gestützt.
Im Auftrag des Senats hat Professor Dr.-Ing. habil. N. V. T.
ein schrift-
liches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und
ergänzt hat.
Entscheidungsgründe
Das zulässige Rechtsmittel der Klägerin bleibt ohne Erfolg.
I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Schalungsteil, das die Sichtfläche eines
Betonfertigteils bildet und in das Betonfertigteil eingegossen ist. Derartige
Schalungsteile sind aus der in der Streitpatentschrift abgehandelten Veröffentli-
chung der französischen Patentanmeldung 2 643 010 (Anl. NK1) und aus der
dort ebenfalls abgehandelten US-Patentschrift 4 223 502 (Anl. NK6) bekannt.
Diese Schalungsteile haben jedoch keine Wassernase, die entsprechend der
durch Patentanspruch 1 geschützten Lehre hergestellt ist.
2. Durch das Streitpatent soll (abweichend von der in der Beschreibung
angegebenen Aufgabe) ein leicht in ein Betonfertigteil einzubauendes Scha-
lungselement bereitgestellt werden, bei dem ein Kriechen von Regenwasser
vermieden wird.
Hierzu stellt Patentanspruch 1 des Streitpatents ein Schalungsteil unter
Schutz,
(1)
das die Sichtfläche eines Betonfertigteils bildet und in die-
ses eingegossen wird,
(2)
(3)
aus faserverstärktem, feinkörnigem Material besteht,
wobei an der Nahtstelle zwischen dem Schalungsteil und
dem Beton eine Wassernase ausgespart wird, indem
(3.1)
das Schalungsteil an der Nahtstelle zum Beton an seiner
Unterseite ein Profil aufweist,
(3.1.1) das der Form der Wassernase entspricht und
(3.1.2) aus gummielastischem Material besteht,
(3.1.3) das an dem Schalungsteil haftet.
3. Einen Schnitt des noch in seiner Herstellungsform haftenden Scha-
lungsteils zeigt als Ausführungsbeispiel die nachfolgend verkleinert wiederge-
gebene Figur 1:
II. Das Streitpatent offenbart die in Patentanspruch 1 unter Schutz ge-
stellte technische Lehre so, dass der Fachmann, ein mit der Herstellung von
Fertigbauteilen befasster Bauingenieur vorzugsweise mit Fachhochschulab-
schluss und einiger Berufserfahrung sowie Kenntnissen sowohl im Werkstoff-
bereich als auch hinsichtlich der Konstruktion von Fertigbauteilen, sie ausfüh-
ren kann (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ). Die
Klägerin hat die Ausführbarkeit nur deshalb in Zweifel gezogen, weil dem
nacharbeitenden Fachmann nicht angegeben werde, wie die Anhaftung des
Profils am Schalungsteil erreicht werde. Der Feinzement kann nach ihrer An-
sicht nicht der Haftvermittler sein, weil er als Trennmittel diene.
Dem ist schon das Bundespatentgericht zu recht nicht gefolgt. Aus der
Figur 1 des Streitpatents ergibt sich nämlich, dass das Profil im Reibschluss
eingebaut werden kann. Das genügt bereits für die Ausführbarkeit. Zudem ist
der Beschreibung des Streitpatents (Sp. 2 Z. 29 bis 33) zu entnehmen, dass
das Profil aus Gummi bestehen kann, dessen Oberfläche im Bereich der Be-
rührung mit dem Schalungsteil eine gewisse Rauhigkeit aufweist, so dass das
Profil an dem Schalungsteil haftet. An dieser Stelle muss auch, wie dies das
Bundespatentgericht richtig gesehen hat, kein Feinzement als Trennmittel auf-
getragen sein. Außerdem kann - auch das hat das Bundespatentgericht richtig
gesehen - das Profil mit einem Haftvermittler, etwa einem Klebstoff, versehen
werden; dies bereitete dem Fachmann keine Schwierigkeiten. Auch der gericht-
liche Sachverständige hat die Auffassung des Bundespatentgerichts bestätigt
und ist in der mündlichen Verhandlung dabei geblieben.
III. Die Lehre des Streitpatents ist auch gegenüber dem Stand der Tech-
nik patentfähig (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. b
EPÜ).
1. a) Sie ist gegenüber allen vorveröffentlichten, zum Stand der Technik
rechnenden Dokumenten neu (Art. 54 EPÜ). Weder die Veröffentlichung der
französischen Patentanmeldung 2 643 010 (Anl. NK1) noch die US-Patent-
schrift 4 223 502 (Anl. NK6) zeigt oder beschreibt eine Wassernase an der
Nahtstelle zwischen dem bekannten Schalungsteil und dem Beton, in den das
Schalungsteil eingegossen wird (Merkmalsgruppe 3), die mittels eines Profils
nach Merkmalsgruppe (3.1) ausgebildet ist.
aa) Die Veröffentlichung der französischen Patentanmeldung zeigt ledig-
lich die Möglichkeit auf, bei einem Betonformelement wie einem Randstein oder
einer Platte einen Einsatz als Tropfnase (zur Herstellung eines hängenden
Tropfens - "goutte pendante") vorzusehen, der parallel zum Rand des Elements
angeordnet ist (Beschr. S. 2 Z. 14 - 21, S. 4 Z. 9 - 15 und S. 5 Z. 8/9; Patentan-
spruch 5; Figur 1 und 2: Einsatz 2, und Figur 3, Bezugszeichen G).
bb) Bei der US-Patentschrift erfolgt die Abdichtung der Plattenkante seit-
lich durch die konventionelle Dichtung (10), die aus Neopren hergestellt werden
kann (Beschr. Sp. 3 Z. 58 - 65). Wassernasen werden in ihr nicht angespro-
chen.
cc) Die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 858 742 zeigen
und beschreiben das Einbringen einer Dreikantleiste, die aus Kunststoff oder
Kautschuk bestehen kann, zum Ausbilden einer Fase wie einer Wassernase in
einem gegossenen Betonkörper. Diese Leiste kann mittels eines Befestigungs-
nagels am Schalungsrahmen befestigt werden (Fig. 2, 3). Eine Befestigung an
einem einzugießenden Schalungsteil (Merkmal 3.1.3) wird jedoch nicht gelehrt
uns scheidet schon deshalb aus, weil die Gebrauchsmusterunterlagen nur ei-
nen insgesamt gegossenen Betonkörper, nicht aber einen eingegossenen, vor-
fabrizierten Schalungsrahmen zeigen. Selbst für eine Anbringung am Beton-
körper fehlt es an einem Hinweis.
b) Auch die behaupteten Vorbenutzungen können den Gegenstand des
Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht vorwegnehmen.
aa) Das gilt zunächst für die behauptete Vorbenutung bei der S.
GmbH + Co.
(1) Die Klägerin hat zu dieser Vorbenutzung geltend gemacht, sie habe
am 30. Mai 1994, also vor dem Prioritätstag - dies hat der Beklagte unter Vor-
lage einer Erklärung der S. GmbH + Co. bestritten - , ohne Ge-
heimhaltungsverpflichtung Abdeck- und Abschalprofile der Typen … ,
… und … aus
faserverstärktem Feinbeton mit einer Sichtfläche
und mit schwalbenschwanzförmigen Nuten geliefert, die den Gegenstand des
Patentanspruchs 1 des Streitpatents vorwegnähmen. Die rechte Fase habe als
Wassernase gedient.
(2) Die behauptete Vorbenutzung kann entgegen der Auffassung des
Bundespatentgerichts nicht wegen mangelnder Substantiierung des Klagevor-
trags außer Acht gelassen werden. Der Vortrag war zudem geeignet, eine of-
fenkundige Vorbenutzung darzulegen, denn die Lieferung patentgemäßer Ge-
genstände zur Weiterveräußerung, von der bei einem Betonwerk ausgegangen
werden muss, macht die in den gelieferten Gegenständen verkörperte Lehre
regelmäßig öffentlich (Sen.Urt. v. 19.5.1999 - X ZR 87/98, GRUR 1999, 976,
977 - Anschraubscharnier; v. 13.3.2001 - X ZR 155/98, GRUR 2001, 819
- Schalungselement). Gesichtspunkte, aus denen sich hier Abweichendes er-
geben könnte, sind nicht erkennbar.
(3) Die hierzu vorgelegte Zeichnung (Anl. NK3) zeigt zwar ein Scha-
lungsteil mit einer daran ersichtlich angegossenen Plattendecke sowie einer am
Übergang zwischen beiden ausgebildeten, triangelförmigen Wassernase, gibt
jedoch keinen Hinweis auf die Merkmalsgruppe (3.1). Der der zugehörigen An-
lage NK9 weiter zu entnehmende Einbauvorschlag zeigt und nennt weiter eine
montierte Dreikantleiste in dem Triangel, zeigt aber nicht, ob die Montage an
dem Schalungsteil oder aber an dem Schaltisch erfolgen soll, sondern lässt
dies offen. Auch das Material der Dreikantleiste wird nicht genannt.
bb) Die Vorbenutzung durch Lieferung an die H. GmbH
& Co.
KG
in B.
ist nicht deshalb unbeachtlich, weil sie
verspätet vorgebracht wurde. Das geltende Verfahrensrecht bietet keine
Grundlage, den Vortrag der Klägerin zu dieser Vorbenutzung als verspätet zu-
rückzuweisen (vgl. Jestaedt, Prozessförderungs- und Mitwirkungspflichten im
Patentnichtigkeitsverfahren, Festschrift für Henning Piper (1996), S. 695,
697 ff.; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 3. Aufl. 2008, Rdn. 248).
Auch aus dieser behaupteten Vorbenutzung ergibt sich jedoch kein weiterer
relevanter Stand der Technik. Nach den Angaben in der eidesstattlichen Versi-
cherung des Zeugen R. , deren Inhalt sich die Klägerin spätestens in der Be-
rufungsbegründung zu eigen gemacht hat, erfolgte die behauptete Lieferung
erst nach dem Prioritätstag; diese stellt schon aus diesem Grund keinen rele-
vanten Stand der Technik dar. Das nach der Behauptung der Klägerin vor dem
Prioritätstag erfolgte Angebot ist - wie schon nach der früheren Rechtslage (zu
dieser BGH, Urt. v. 17.10.1958 - I ZR 34/57, GRUR 1959, 178, 179 - Heiz-
preßplatte; Urt. v. 8.6.1962 - I ZR 9/61, GRUR 1962, 518, 520 - Blitzlichtgerät) -
nur dann geeignet, beachtlichen Stand der Technik zu schaffen, wenn im Ein-
zelfall die Weiterverbreitung einer dem Angebotsempfänger übermittelten
Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hätte (vgl.
Melullis in Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, Rdn. 50 zu § 3 PatG). Da-
von kann im vorliegenden Fall nicht ausgegangen werden, denn dem schriftli-
chen Angebot sind die entsprechenden Informationen nicht zu entnehmen. Für
deren Vermittlung durch die Lieferung selbst fehlt es an einer Grundlage, weil
diese erst nach dem Prioritätstag erfolgt ist. Dass die Angebotsempfängerin
rechtlich nicht gehindert war, ihre Kenntnisse an Dritte weiterzugeben, reicht,
die Richtigkeit der diesbezüglichen Behauptung der Klägerin unterstellt, nicht
aus, um einen solchen Angebotsinhalt zum Stand der Technik zu rechnen.
2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents beruht
auch auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ).
a) Es war zwar, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend an-
gegeben hat, bekannt und entsprach fachüblichem Handeln, eine Wassernase
zwischen dem Schalungselement und dem Beton dadurch auszubilden, dass
auf dem Schaltisch ein Verdrängungskörper fixiert wurde, der gleichzeitig als
Anschlag für das Schalelement diente, und neben ihm eine Abdichtung anzu-
bringen, um den Austritt von Zementleim aus der Fuge zwischen Schaltisch
und Fertigteil zu verhindern. Die Anordnung des fugenbildenden und zugleich
abdichtenden Profils unmittelbar am Schalteil war jedoch nicht bekannt und
auch nicht durch den Stand der Technik nahegelegt.
b) aa) Es ist nicht ersichtlich, welche Anregungen der Fachmann durch
die genannten Veröffentlichungen zu der durch das Streitpatent erheblich ver-
einfachten und durch die Schaffung einer Möglichkeit, das Schalungsteil an
anderer Stelle als das Betonfertigteil zu fabrizieren, eine größere Flexibilität des
Herstellungsvorgangs erlaubenden Herstellung der Wassernase erhalten oder
dass er diese Anregungen seinem Fachkönnen oder Fachwissen entnehmen
konnte. Das gilt aus den unter III 1 a cc genannten Gründen insbesondere auch
für die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 858 742, auf die sich
die Klägerin in der mündlichen Verhandlung in erster Linie gestützt hat.
bb) Auch die von der Klägerin behaupteten Vorbenutzungshandlungen
legen - die Angaben der Klägerin als richtig unterstellt - den Gegenstand des
Patentanspruchs 1 des Streitpatents weder allein noch in Zusammenschau mit
den übrigen Entgegenhaltungen nahe.
(1) Den nach dem Vortrag der Klägerin nach S.
(oben III 1 b aa (3)) gelieferten Fertigteilen war nicht anzusehen, wie die Was-
sernase erzeugt worden war. Dass die anklebbare Dreikantleiste zum Liefer-
umfang der Klägerin gehört haben soll, sagt nichts darüber aus, dass auch sie
an die Abnehmerin geliefert wurde, und schon gar nichts darüber, wo sie gege-
benenfalls angeklebt wurde, insbesondere, dass dies an dem Schalungsteil der
Fall gewesen sein soll, und dass Dritten hierüber vor dem Prioritätstag Kennt-
nisse vermittelt wurden.
(2) Der Ort der Anbringung der Dreikantleiste ergab sich für den Fach-
mann auch nicht aus den Umständen. Er konnte es - bei nachträglichem Guss
der Plattendecke - zunächst weiterhin als gangbar ansehen, die Leiste am
Schaltisch, so wie dies der vom gerichtlichen Sachverständigen bestätigten
üblichen Praxis entsprach, zu befestigen. Dabei standen am Schaltisch je nach
seiner Beschaffenheit verschiedene Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl.
Auf einem hölzernen Schaltisch konnte die Leiste angenagelt, verklebt oder
auch dauerhaft befestigt werden, an einem Stahltisch aus Stahl, wie er der in-
dustriellen Fertigung besser entsprochen haben dürfte, mittels eines Magneten,
mittels einer Verklebung oder mittels einer dauerhaften Verschraubung befes-
tigt werden. Es war für den Fachmann aber auch prinzipiell nicht ausgeschlos-
sen, die Leiste am Schalungsteil zu befestigen. Diese bloße Möglichkeit reicht
aber nicht ohne Weiteres hin, eine Anbringung am Schalungsteil, die nicht vor-
beschrieben ist, als naheliegend im Sinn der Regelung in Art. 56 EPÜ anzuse-
hen. Sie ist in der Skizze nicht angesprochen und für sie fehlt auch sonst eine
Anregung; für eine Feststellung dahin, dass diese Art der Anbringung schon vor
dem Prioritätstag des Streitpatents fachüblich gewesen wäre oder dem in der
Fachwelt verbreiteten Können entsprochen hätte, fehlt es an tatsächlichen
Grundlagen. Damit ergab sich diese Möglichkeit auch nicht aus einem Griff in
den bekannten Formenschatz, aus dem sich der Fachmann bedienen konnte.
Zudem bestand für den Fachmann keine Notwendigkeit dafür, von einer Befes-
tigung der Leiste am Schaltisch abzugehen, auch wenn berücksichtigt wird,
dass an einem Schaltisch aus Stahl die besonders einfache Möglichkeit des
Annagelns der Leiste kaum in Frage kommen kann. Der Fachmann stand damit
auch nicht in einer unter Umständen einer erfinderischen Leistung entgegen-
stehenden "Einbahnstraßen"-Situation im Sinn der Praxis des Europäischen
Patentamts, die ihm keine andere Wahl gelassen hätte, als die Leiste an dem
Schalungsteil anzubringen (vgl. nur EPA, Technische Beschwerdekammer,
Entscheidung v. 15.3.1984 - T 2/83, ABl. EPA 1984, 265 = GRUR Int. 1984,
527 - Simethicon-Tablette, Entscheidungsgründe unter 6; Moufang in Schulte,
PatG, 7. Aufl. 2005, Rdn. 82 zu § 4; Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl.
2003, Rdn. 85 zu § 4).
cc) Schließlich rechtfertigt auch die von der Klägerin vorgebrachte Ar-
gumentation, dass sich aus dem Erfordernis, die Fertigteile kostengünstig her-
zustellen, zu der arbeitssparenden Anbringung des Profils an dem Schalungs-
teil führe, keine Verneinung der erfinderischen Leistung. Zwar wird der
Wunsch, zu einer kostengünstigen Herstellungsweise zu kommen, in Industrie
und Gewerbe in aller Regel vorhanden sein, jedoch bietet er für sich noch keine
Anregung zu einer bestimmten, bisher noch nicht bekannten Lösung.
IV. Die nachgeordneten Patentansprüche haben mit Patentanspruch 1
Bestand.
V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m.
Melullis
Scharen
Keukenschrijver
Mühlens
Gröning
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.10.2003 - 3 Ni 58/01 (EU) -