BGH Urteil vom 29.07.2008 – X ZR 28/04

X. Zivilsenat

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 28/04

URTEIL

Verkündet am: 29. Juli 2008 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 24. Juni 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den

Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-

Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats)

des Bundespatentgerichts vom 18. November 2003 wird auf Kosten

der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 24. September 1993 unter Inan-

spruchnahme dreier US-amerikanischer Prioritäten vom 18. Februar, 7. April

und 12. Mai 1993 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patents 611 561 (Streitpatents). Patentan-

spruch 1 lautet:

"A gastric banding device (10) for encircling a stomach (S) to form a restricted stoma opening in the stomach (S) so as to restrict food intake to a lower digestive portion thereof, said device (10) com- prising:

a band member (12) including a band portion (12a) for encircling the stomach (S) so as to form the restricted stoma opening, the band portion (12a) having a free end, wherein the band member (12) further includes an expandable section (24) secured to the band portion (12a) and comprising an elongate inflatable member (24) extending completely along the band portion (12a) such that the expandable section (24) fully encircles the stomach (S) when the device (10) is in place forming the restricted stoma opening; and being

characterised by

a first interlocking securing means (20) disposed at a first prede- termined fixed position on the band portion (12a) close to said free end, and a second interlocking securing means (22) disposed at a second predetermined fixed position located in an intermediate portion (12b) of the band member (12) for interlocking with the first interlocking securing means (20) to provide securing of the said free end of the band portion (12a) to the intermediate portion (12b) thereof at said second position so that the band portion (12a) forms a circle of predetermined fixed diameter which is predeter- mined by the locations of the first and second fixed positions on the band member (12)."

Wegen der weiteren Patentansprüche wird auf die Streitpatentschrift

verwiesen.

Die Klägerin hat wegen fehlender Patentfähigkeit die Nichtigerklärung

des Streitpatents mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland im Umfang

der Patentansprüche 1 bis 3 begehrt.

Das Bundespatentgericht hat antragsgemäß erkannt.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie den Antrag

auf Abweisung der Klage weiterverfolgt und Patentanspruch 1 auch in der Fas-

sung zweier Hilfsanträge verteidigt, die wie folgt lauten:

Hilfsantrag 1:

"Magenband-Vorrichtung (10) zum Umschließen eines Magens (S), um eine eingeschränkte Stomaöffnung im Magen (S) zu bil- den, so dass die Nahrungsaufnahme auf einen unteren Verdau- ungsabschnitt davon beschränkt ist, wobei die Vorrichtung (10) umfasst:

ein Bandelement (12), das einen Bandabschnitt (12a) zum Um- schließen des Magens (S) umfasst, um die eingeschränkte Sto- maöffnung zu bilden, wobei der Bandabschnitt (12a) ein freies En- de aufweist, worin das Bandelement (12) weiters einen ausdehn- baren Abschnitt (24) umfasst, der am Bandabschnitt (12a) befes- tigt ist und ein längliches aufblasbares Element (24) umfasst, das sich vollständig den Bandabschnitt (12a) entlang erstreckt, so dass der ausdehnbare Abschnitt (24) den Magen (S) vollständig umschließt, wenn die Vorrichtung (10) sich in Position befindet, um die eingeschränkte Stomaöffnung zu bilden; und gekennzeich- net durch

ein erstes verriegelndes Befestigungsmittel (20), das auf dem Bandabschnitt (12a) nahe dem freien Ende an einer ersten vorbe- stimmten fixen Position angeordnet ist und von diesem nach au- ßen ragt, sowie ein zweites verriegelndes Befestigungsmittel (22), das in einer zweiten vorbestimmten fixen Position angeordnet ist, die sich in einem Mittelabschnitt (12b) des Bandelements (12) be- findet und eine Ausnehmung umfasst, um mit dem ersten verrie- gelnden Befestigungsmittel (20) ineinanderzugreifen und um das erste verriegelnde Befestigungsmittel (20) in der Ausnehmung aufzunehmen, so dass für Befestigung des freien Endes des Bandabschnitts (12a) an seinem Mittelabschnitt (12b) in einer zweiten Position gesorgt wird, so dass der Bandabschnitt (12a) ei- nen Kreis mit einem vorbestimmten fixen Durchmesser bildet, der durch die Positionen der ersten und der zweiten fixen Position auf dem Bandelement (12) vorbestimmt ist."

Hilfsantrag 2:

ein erstes verriegelndes Befestigungsmittel (20), das auf dem Bandabschnitt (12a) nahe dem freien Ende an einer ersten vorbe- stimmten fixen Position angeordnet ist und von diesem nach au- ßen ragt, sowie ein zweites verriegelndes Befestigungsmittel (22), das in einer zweiten vorbestimmten fixen Position angeordnet ist, die sich in einem Mittelabschnitt (12b) des Bandelements (12) be- findet, dessen Dicke größer als die Dicke des übrigen Bandele- ments ist, und eine Ausnehmung umfasst, um mit dem ersten ver- riegelnden Befestigungsmittel (20) ineinanderzugreifen und um das erste verriegelnde Befestigungsmittel (20) in der Ausnehmung aufzunehmen, so dass für Befestigung des freien Endes des Bandabschnitts (12a) an seinem Mittelabschnitt (12b) in einer zweiten Position gesorgt wird, so dass der Bandabschnitt (12a) ei- nen Kreis mit einem vorbestimmten fixen Durchmesser bildet, der durch die Positionen der ersten und der zweiten fixen Position auf dem Bandelement (12) vorbestimmt ist."

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Professor Dr. med.

G. , Vorstand und Ärztlicher Direktor der Kreiskliniken A.

, ein schriftliches Gutachten erstattet, das er

in der mündli-

chen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Beklagte hat ein Gutachten

vorgelegt,

das

Ao.

Prof. Dr.

W. ,

für

sie

er-

stellt hat.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg. Das Bundespatentgericht hat

den Gegenstand des Patentanspruchs 1 zu Recht für nicht patentfähig erachtet

(Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 52 Abs. 1, Art. 54, Art. 56 EPÜ).

Das Streitpatent betrifft ein laparoskopisch einstellbares Magen-

band.

Derartige Magenbänder werden bei der Behandlung adipöser Patienten

verwendet, um den Magen an einer geeigneten Stelle einzuschnüren und in

einen kleineren oberen Teil (Vormagen) und einen größeren unteren Teil

(Restmagen) aufzuteilen. Beide Magenabschnitte sind lediglich durch die nach

der Einschnürung verbleibende enge Öffnung (Stoma) miteinander verbunden,

was zur Folge hat, dass sich der Patient infolge der Füllung des Vormagens

schneller satt fühlt. Der Eingriff wird üblicherweise mittels Bauchspiegelung (la-

paroskopisch) durchgeführt.

Die Streitpatentschrift beschreibt, dass bei einem aus dem US-Patent

4 592 339 bekannten Silikon-Magenband ein aufblasbarer oder ausdehnbarer

Abschnitt des Magenbandes einen Teilbereich des von dem (angelegten) Band

beschriebenen Kreises bedeckt. Dieser Abschnitt erlaube es sowohl intra- als

auch postoperativ, die Größe des Stomas in gewissem Umfang einzustellen.

In bestimmten Situationen, etwa bei einer Bandmigration, könne es aller-

dings notwendig werden, das Band vollständig zu entfernen. Hierzu lehre das

US-Patent 5 074 868 (D 1), ein Magenband, bei dem ein Ende des Bandes

durch eine am anderen Ende angeordnete Schnalle gezogen wird und einander

überlappende Abschnitte des Bandes sodann miteinander vernäht werden,

durch Ziehen an einer entfernt angeordneten Schnur mittels einer am Band an-

geordneten Klinge die Nähte aufzutrennen.

Die Nachteile dieser Magenbänder sieht die Streitpatentschrift darin,

dass es schwierig sein könne, das Band durch die Schnalle festzuziehen. Fer-

ner entstünden an den Enden des aufblasbaren Abschnitts Ausbeulungen, die

dadurch verursacht würden, dass sich der aufblasbare Abschnitt nur über einen

Teil des Stomaumfangs erstrecke und so eine lokale Kompression der Magen-

wand zur Folge habe. Schließlich könne es schwierig sein, die Enden des Ban-

des in der gewünschten Bandposition um den Magen zusammenzunähen.

Als Aufgabe der Erfindung bezeichnet es die Streitpatentschrift, ein lapa-

roskopisches Magenband bereitzustellen, mit dem eine gleichmäßige Einstel-

lung der Stomagröße wirksamer erzielt werden kann, das weniger invasiv ge-

genüber der Magenwand ist und auch leicht entfernt werden kann. Ein "Ausbeu-

len" und eine damit verbundene lokale Kompression der Magenwand soll eben-

so vermieden werden wie die Notwendigkeit, die Bandenden zusammenzunä-

hen. Dazu wird ein Magenband mit folgenden Merkmalen vorgeschlagen:

Die Vorrichtung umfasst ein Bandelement (12) mit

1.1

einem Bandabschnitt (12a) mit einem freien Ende zur Umschließung des Magens und zur Bildung des Stomas (der eingeschränkten Öffnung) und

1.2

einen ausdehnbaren Abschnitt (24) aus einem längli- chen aufblasbaren Element.

Der ausdehnbare Abschnitt (24)

2.1

ist am Bandabschnitt (12a) befestigt und

2.2

erstreckt sich entlang dem gesamten Bandabschnitt (12a), so dass er den Magen vollständig umschließt, wenn das Stoma gebildet wird.

Es sind zwei verriegelnde Befestigungsmittel (interlocking securing means 20, 22) vorgesehen, von denen

3.1

3.2

ein erstes (20) in einer ersten vorbestimmten Fixposi- tion angeordnet ist, die sich auf dem Bandabschnitt (12a) nahe dem freien Ende befindet, und

ein zweites (22) in einer zweiten vorbestimmten Fix- position angeordnet ist, die sich auf einem Mittelab- schnitt (12b) des Bandelements (12) befindet.

Durch das Ineinandergreifen der Befestigungsmittel (20, 22)

4.1 wird das freie Ende des Bandabschnitts (12a) in der zweiten Fixposition am Mittelabschnitt (12b) befestigt und

4.2

bildet der Bandabschnitt (12a) so einen Kreis mit ei- nem durch die Fixpositionen vorbestimmten gleich- bleibenden Durchmesser.

Im Patentanspruch ist der aufblasbare Abschnitt (24) als extending

completely along the band portion (12a) beschrieben. Gemeint ist indessen, wie

sich aus der nachfolgenden Wirkungsangabe ergibt, nicht, dass der aufblasbare

Abschnitt vollständig entlang dem Bandabschnitt 12a verlaufen soll, sondern

dass er sich über den gesamten Bandabschnitt 12a strecken soll; entsprechend

ist Merkmal 2.2 formuliert. Dadurch wird erreicht, dass das Stoma insgesamt

von dem aufblasbaren Abschnitt umgeben wird und so die am Stand der Tech-

nik bemängelten "Ausbeulungen" vermieden werden. Die in festen Positionen

angeordneten Befestigungsmittel erlauben ein sicheres Fixieren des angelegten

Magenbandes und geben damit gleichzeitig den Durchmesser des Stomas vor.

II.

Der so definierte Gegenstand des Streitpatents war am Prioritäts-

tag nicht mehr neu.

Die schwedische Auslegeschrift 449 430 (Anl. WKS 3, D 8) beschreibt

ein Magenband, das in verschiedenen Größen mit einem Innenumfang von 7

bis 12 cm hergestellt wird. Je nach dem Grad des Zusammenziehens des

Bands soll eine gewisse Möglichkeit des Verstellens bei der Fixierung erreicht

werden (S. 3 4. Abs. = S. 4 letzter Abs. der Übersetzung). Auf der Innenseite

des Bandes ist ein mit Flüssigkeit befüllbarer Kragen angeordnet. An einem

Ende des Bandes ist eine Lasche mit einer aus vier Zahnpaaren bestehenden

Rastverzahnung angeordnet, durch die das andere Ende des Bandes hindurch-

geführt wird, das eine korrespondierende Verzahnung aufweist. Hierzu heißt es

in der Beschreibung, dass in der Zeichnung vier Greifausnehmungen dargestellt

seien, dass das Band jedoch mit weiteren Greifausnehmungen versehen sein

könne, wenn beim Zusammenziehen des Bandes eine größere Variabilität ge-

wünscht sei (S. 5 1. Abs. = S. 6 drittletzter Abs. der Übersetzung).

Die Vorrichtung umfasst somit ein Bandelement im Sinne des Merkmals

1, dessen ausdehnbarer Abschnitt am Bandabschnitt mit dem freien Ende be-

festigt ist (Merkmal 2.1). Es sind ferner in Gestalt der Rastverzahnungen zwei

verriegelnde Befestigungsmittel vorgesehen, von denen ein erstes nahe dem

freien Ende in einer ersten vorbestimmten Fixposition und ein zweites auf ei-

nem Mittelabschnitt des Bandelements in einer zweiten vorbestimmten Fixposi-

tion angeordnet ist (Merkmale 3 bis 3.2). Der ausdehnbare Abschnitt erstreckt

sich, wie aus der Darstellung des Schnitts A-A in Figur 3 der Auslegeschrift her-

vorgeht, entlang des gesamten Bandabschnitts (12a im Sinne des Streitpa-

tents), indem er bis zu derjenigen Stelle reicht, an der sich der Bandabschnitt

zum "Schaft" der zweiten Rastverzahnung verjüngt. Daraus folgt, dass er den

Magen bei Bildung des Stomas praktisch vollständig umschließt (Merkmal 2.2),

sofern die zweite Rastverzahnung vollständig in die erste eingeführt wird. Die-

ser Sachverhalt ist, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, in der

von der Klägerin als Anlage WKS 4 vorgelegten Zeichnung zutreffend darge-

stellt. Durch das Ineinandergreifen der Rastverzahnungen wird das freie Ende

des Bandabschnitts (12a) in der zweiten Fixposition am Mittelabschnitt (12b)

befestigt und bildet der Bandabschnitt (12a) so einen Kreis mit einem durch die

Fixpositionen vorbestimmten gleichbleibenden Durchmesser (Merkmale 4 bis

4.2).

Dass je nach dem Grad des Zusammenziehens des Bands unterschied-

liche Fixierungsmöglichkeiten bestehen (S. 3 4. Abs. der Beschreibung), steht

dem nicht entgegen. Zwar hängen der Durchmesser des angelegten Magen-

bandes und folglich auch die vollständige Umschließung des Stomas davon ab,

ob die Befestigungsmittel vollständig oder nur teilweise ineinandergeschoben

werden. Dies ändert jedoch nichts daran, dass sich ein herstellbarer vorbe-

stimmter erfindungsgemäßer Durchmesser aus den Fixpositionen der vollstän-

dig ineinandergeschobenen Rastverzahnungen ergibt. Da sich bei diesem

Durchmesser der sicherste Halt der Rastverzahnung ergibt und zudem nur in

dieser Position die im Ausführungsbeispiel dargestellte Trennstelle am Bandab-

schnitt 12b nach dem Hindurchziehen durch die Lasche zum Abschneiden des

überflüssigen Bandendes zur Verfügung steht, verkörpert der erfindungsgemä-

ße Durchmesser sogar – ohne dass es darauf ankäme – die bei praktischer

Anwendung des Magenbandes nächstliegende Variante.

III.

Auch in der Fassung der Hilfsanträge 1 und 2 war der Gegenstand

des Patentanspruchs 1 durch das Magenband nach der schwedischen Ausle-

geschrift dem Fachmann jedenfalls nahegelegt.

In der Fassung des Hilfsantrags 1 lauten die Merkmalsgruppen 3 und 4:

Es sind zwei verriegelnde Befestigungsmittel (interlocking securing means 20, 22) vorgesehen, von denen

3.1

ein erstes (20)

3.1.1 in einer ersten vorbestimmten Fixposition an- geordnet ist, die sich auf dem Bandabschnitt (12a) nahe dem freien Ende befindet, und

3.1.2 vom Bandabschnitt (12a) nach außen ragt,

3.2

ein zweites (22)

3.2.1 in einer zweiten vorbestimmten Fixposition angeordnet ist, die sich auf einem Mittelab- schnitt (12b) des Bandelements (12) befindet, und

3.2.2 eine Ausnehmung umfasst.

Die Befestigungsmittel (20, 22) greifen dergestalt ineinan- der, dass das erste Befestigungsmittel in der Ausnehmung aufgenommen wird, so dass

4.1

4.2

das freie Ende des Bandabschnitts (12a) in der zwei- ten Fixposition am Mittelabschnitt (12b) befestigt wird und

der Bandabschnitt (12a) einen Kreis mit einem durch die Fixpositionen vorbestimmten gleichbleibenden Durchmesser bildet.

Um von dem Magenband nach der schwedischen Auslegeschrift zu einer

solchen Ausgestaltung zu gelangen, bedurfte es nur des Austausches der

Rastverzahnungen gegen eine andere Form des formschlüssigen Ineinander-

greifens der Befestigungsmittel etwa nach Art einer Druckknopfverbindung. Zu

einer derartigen bloßen handwerklichen Abwandlung bestand aus Sicht des

Fachmanns, von dem nach den mit den Feststellungen des Bundespatentge-

richts übereinstimmenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen

die Kenntnisse und Fähigkeiten eines mit der Entwicklung von Magenbändern

vertrauten Medizintechnikers oder Ingenieurs zu erwarten sind, der mit einem in

der laparoskopischen Chirurgie, namentlich der Adipositaschirurgie, klinisch

erfahrenen Arzt zusammenarbeitet, schon deshalb Veranlassung, weil die

Rastverzahnung ein nachträgliches Lösen der Verbindung der beiden Banden-

den erschweren konnte.

Bei einer solchen Umgestaltung bot es sich auch an, den Mittelabschnitt

12b zu verdicken, um Raum für die zur Aufnahme des ersten Befestigungsele-

ments bestimmte Vertiefung im zweiten Befestigungselement zu schaffen;

Hilfsantrag 2 ist daher nicht anders zu beurteilen als Hilfsantrag 1.

IV.

Das Bundespatentgericht hat zutreffend und von der Berufung un-

angefochten dargelegt, dass dem Fachmann die Ausbildung der Mittel zum Re-

gulieren des ausdehnbaren Abschnitts nach Patentanspruch 3 aus der Druck-

schrift 1 bekannt waren und dass diese Schrift es nahegelegt hat, den aus-

dehnbaren Abschnitt gemäß Patentanspruch 2 zu verstärken. Die Patentan-

sprüche 2 und 3 haben daher gleichfalls keinen Bestand.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG

i.V.m. § 97 Abs. 1 ZPO.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 18.11.2003 - 4 Ni 14/01 (EU) -