BGH Beschluss vom 02.12.2008 – X ZR 159/05

BUNDESGERICHTSHOF

X ZR 159/05

vom

2. Dezember 2008

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 2. Dezember 2008

durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin

Mühlens sowie die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Gröning

beschlossen:

Die Vergütung des gerichtlichen Sachverständigen Professor

Dipl.-Ing. C. W.

für die Erstellung des schriftlichen

Gutachtens wird unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags

auf 13.223,28 € festgesetzt.

Der Berufungsklägerin wird aufgegeben, bis zum 16. Januar 2009

die Einzahlung eines weiteren Auslagenvorschusses von 4.500,-- €

nachzuweisen. Der bisher gezahlte Vorschuss reicht nicht aus, um

vollständig die Entschädigung des gerichtlichen Sachverständigen

für die Erstattung des schriftlichen Gutachtens und die durch seine

Teilnahme an der mündlichen Verhandlung entstehenden Kosten

zu decken.

I. Der gerichtliche Sachverständige hat sein schriftliches Gutachten zu-

nächst pauschal mit 12.472,-- € zuzüglich Umsatzsteuer,

insgesamt

14.841,68 € in Rechnung gestellt. Nachdem die Beklagte dem Honorarvor-

schlag nicht zugestimmt hat, hat der gerichtliche Sachverständige die Honorar-

forderung wie folgt aufgeschlüsselt:

Durcharbeit der Akten, Literatur, Patentschrif-

80 Std. à 80 €

6.400,00 €

ten, Recherche allgemein, Dokumentation

Prüfen und Bewerten der Neuheit und erfinderi-

24 Std. à 80 €

1.920,00 €

schen Tätigkeit, Dokumentation

Prüfen und Bewerten der Neben- und Unteran-

24 Std. à 80 €

1.920,00 €

sprüche, Dokumentation

Fertigstellung des Gutachtens

27 Std. à 80 €

2.160,00 €

Sonstige Aufwendungen gemäß § 7 JVEG

Umsatzsteuer

Gesamtbetrag

72,00 €

2.369,68 €

14.841,68 €

II. Der vom gerichtlichen Sachverständigen geltend gemachte Vergü-

tungsanspruch ist im Wesentlichen gerechtfertigt.

1. Für die Vergütung des gerichtlichen Sachverständigen ist das Justiz-

vergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG BGBl. I 2004, S. 418, 776)

maßgeblich.

2. Vom Gutachten des in Patentnichtigkeitsverfahren beauftragten Sach-

verständigen wird eine eingehende Auseinandersetzung mit der geschützten

Erfindung und dem Stand der Technik erwartet, was voraussetzt, dass der

Sachverständige sich mit der Aufbereitung des Streitstoffs in den Gerichtsakten

vertraut gemacht und sich in den entgegengehaltenen Stand der Technik und

die regelmäßig typisch patentrechtliche Diktion entgegengehaltener Schriften

eingearbeitet hat. Die Arbeitsweise bleibt dabei dem gerichtlichen Sachverstän-

digen grundsätzlich selbst überlassen; dem anrechnungsfähigen Zeitaufwand

ist lediglich dadurch eine Obergrenze gesetzt, dass ein gerichtlicher Sachver-

ständiger, insbesondere ein Hochschullehrer, fachliche Kompetenz gerade auf

dem technischen Gebiet besitzt und besitzen muss, auf das sich die Begutach-

tung bezieht und für das er seine Kompetenz aufgrund der entsprechenden An-

frage des Senats vor der Beauftragung mit dem Gutachten bestätigt hat. Des-

halb muss zwischen Fachkunde und zeitlichem Aufwand eine plausible Propor-

tionalität gewahrt sein (Sen.Beschl. v. 25.9.2007 - X ZR 52/05, Tz. 5 f.).

3. Dafür, dass diese erforderliche Proportionalität vorliegend in Bezug auf

die Positionen der Durcharbeit der Akten, Literatur, Patentschriften, der Re-

cherche allgemein, des Prüfens und Bewertens der Neuheit und erfinderischen

Tätigkeit des Hauptanspruchs sowie der Neben- und Unteransprüche, jeweils

einschließlich Dokumentation, nicht mehr gewahrt wäre, bestehen keine An-

haltspunkte. Die Beklagte erhebt insoweit auch keine Bedenken; sie hat dem

pauschalen Vergütungsvorschlag des Sachverständigen vielmehr mit dem Be-

merken nicht zugestimmt, das Gutachten beantworte die gestellten Fragen nur

teilweise und sei daher nachzubessern. Dieser Einwand rechtfertigt es jeden-

falls im vorliegenden Fall nicht, dem Sachverständigen die geltend gemachte

Vergütung für die betreffenden Positionen seiner Rechnung vorzuenthalten.

Nach Lage des Sachverhalts sind, worauf der Senat hingewiesen hat, die aus

Sicht der Beklagten offengebliebenen Fragen gegebenenfalls in der mündlichen

Verhandlung zu klären.

Nicht in vollem Umfang gerechtfertigt ist der Vergütungsanspruch ledig-

lich, soweit der Sachverständige für die Fertigstellung des Gutachtens weitere

27 Stunden in Rechnung gestellt hat, weil der Aufwand für die Fertigstellung zu

einem wesentlichen Teil in die vorstehend behandelten Rechnungspositionen

eingegangen ist, und zwar unter dem Gesichtspunkt "Dokumentation". Der Se-

nat schätzt den insoweit noch nicht abgegoltenen Aufwand auf 10 Sunden, so

dass sich einschließlich der sonstigen Aufwendungen i. S. von § 7 JVEG ein

Vergütungsanspruch von 11.112,-- € netto zuzüglich 2.111,28 € Umsatzsteuer,

mithin von 13.223,28 € ergibt.

Melullis

Scharen

Mühlens

Meier-Beck

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.06.2005 - 1 Ni 3/04 (EU) -