BGH Beschluss vom 20.01.2009 – X ZB 22/07
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
vom
20. Januar 2009
in dem Rechtsbeschwerdeverfahren
betreffend die Patentanmeldung 101 56 215.2-53
Nachschlagewerk: ja BGHZ:
nein
Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten
PatG § 1 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4
Jedenfalls dann, wenn das sich einer Datenverarbeitungsanlage bedienende Verfahren in den Ablauf einer technischen Einrichtung eingebettet ist (wie etwa bei der Einstellung der Bildauflösung eines Computertomografen), entscheidet über die Patentierung nicht das Ergebnis einer Gewichtung technischer und nichttechnischer Elemente. Maßgebend ist vielmehr, ob die Lehre bei der gebo- tenen Gesamtbetrachtung der Lösung eines über die Datenverarbeitung hi- nausgehenden konkreten technischen Problems dient.
BGH, Beschl. v. 20. Januar 2009 - X ZB 22/07 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. Januar 2009 durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis sowie die Richter Scharen, Dr. Lemke,
Asendorf und Gröning
beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des
17. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatent-
gerichts vom 17. April 2007 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung
an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 25.000,-- €
festgesetzt.
Gründe
I. Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Patent
mit der Bezeichnung "Verfahren zur Verarbeitung medizinisch relevanter Daten"
eingereicht; das Amt hat die Anmeldung zurückgewiesen. Mit der Beschwerde
hat die Anmelderin vor dem Bundespatentgericht - soweit für das Rechtsbe-
schwerdeverfahren von Interesse - beantragt, das Patent mit einem wie folgt
lautenden Patentanspruch 1 zu erteilen, an den sich 14 weitere Ansprüche an-
schließen sollen (2. Hilfsantrag):
"Verfahren zur Verarbeitung medizinisch relevanter Daten im
Rahmen einer durchzuführenden Untersuchung eines Patienten,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass ein in einer Datenver-
arbeitungseinrichtung abgelegtes Programmmittel anhand von
eingegebenen symptomspezifischen und/oder diagnosespezifi-
schen Informationen unter Verwendung einer symptom- und/oder
diagnosebasierten Datenbank eine oder mehrere zur Untersu-
chung des Patienten durchzuführende Untersuchungsmodalitäten
auswählt, die an eine Wiedergabeeinrichtung ausgegeben werden,
wobei zu einer bestimmten Untersuchungsmodalität ein oder meh-
rere die Untersuchung definierende Untersuchungs- oder Mess-
protokolle durch die Datenbank ausgewählt und ausgegeben wer-
den
und wobei die Untersuchungs- oder Messprotokolle von der Da-
tenverarbeitungseinrichtung an eine Datenverarbeitungs- und/oder
Steuerungseinrichtung einer ausgewählten Untersuchungsmodali-
tät, die zur Untersuchung des Patienten verwendet wird, übertra-
gen werden, wo sie gegebenenfalls bei Bedarf wiedergegeben
und/oder zur Steuerung der Untersuchungsmodalität verwendet
werden."
Der weitere Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom vorangegangenen ledig-
lich in der abweichenden Fassung des letzten Halbsatzes von Patentan-
spruch 1, welcher lautet:
"… wo sie wiedergegeben und zur Steuerung der Untersuchungs-
modalität verwendet werden."
Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. Mit der
zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin diese Entscheidung
aufzuheben, soweit die Anmeldung mit den Patentansprüchen 1 bis 15 gemäß
Hilfsantrag 2 bzw. Hilfsantrag 3 zurückgewiesen worden ist.
II. Die kraft Zulassung statthafte und auch im Übrigen zulässige Rechts-
beschwerde hat Erfolg und führt zur Zurückverweisung der Sache an das Bun-
despatentgericht.
1. Das Bundespatentgericht hat die Ansicht vertreten, die Anmeldung
habe keine auf technischem Gebiet liegende Erfindung i.S. von § 1 PatG zum
Gegenstand. Soweit es die richtige Auswahl von Untersuchungsmodalitäten
(z.B. Röntgenuntersuchung, Computertomografie, Magnetresonanz) und gege-
benenfalls die zweckmäßige Reihenfolge ihrer Anwendung bei einem Patienten
durch ein Programmmittel unter Einsatz einer symptom- und/oder diagnoseba-
sierten Datenbank betreffe, unterfalle das angemeldete Verfahren dem Aus-
schluss vom Patentschutz nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG. Auch der Anweisung,
dass für jede bestimmte Untersuchungsmodalität ein oder mehrere Untersu-
chungs- oder Messprotokolle ausgewählt und ausgegeben werden sollen, liege
keine konkrete technische Problemstellung zugrunde. Diese Anweisung sei, wie
die Auswahl der Untersuchungsmodalitäten, von der Absicht bestimmt, bisher
vom Arzt getroffene abwägende gedankliche Entscheidungen zu automatisie-
ren. Das Verfahren sei nicht aufgrund dieser Anweisung patentierbar.
Neben diesen nichttechnischen Gesichtspunkten weise das Verfahren
nach Anspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 2 allerdings auch technische
Gesichtspunkte auf, und zwar jedenfalls insofern, als die von dem Programm-
mittel in der Datenverarbeitungseinrichtung ausgewählten Protokolle an die Un-
tersuchungsmodalitäten übertragen und dort fallweise zur direkten Ansteuerung
der Untersuchungsmodalität verwendet werden. Dieser Schritt diene zwar der
Lösung einer konkreten technischen Problemstellung, gereiche der Anmeldung
jedoch ebenfalls nicht zur Patentfähigkeit. Nach der Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs "Anbieten interaktiver Hilfe" greife der Ausschlusstatbestand des
§ 1 Abs. 3 und 4 PatG zwar schon dann nicht, wenn wenigstens einem Teil der
Lehre ein konkretes technisches Problem zugrunde liege. Nach anderen Ent-
scheidungen sei aber eine Gesamtbetrachtung darüber anzustellen, was nach
der beanspruchten Lehre im Vordergrund stehe. Das sei bei dem beanspruch-
ten Verfahren der vom Programmmittel ausgeführte Abfrage- und Entschei-
dungsprozess. Entfielen diese auf Fachwissen zurückgreifenden und abwägen-
de gedankliche Gesichtspunkte einbeziehenden Abläufe, könne weder die von
der Anmelderin nach den Anmeldungsunterlagen angestrebte Unterstützung
des Arztes bei der Auswahl der Untersuchungsmodalitäten und -protokolle,
noch die Einstellung von geeigneten Geräteparametern an den Modalitäten rea-
lisiert werden. Die Übertragung der Protokolle an die Datenverarbeitungsein-
richtungen der Untersuchungsmodalitäten sei demgegenüber eine ergänzende
Maßnahme von untergeordneter Bedeutung. Das Verfahren nach dem Haupt-
anspruch in der Fassung des Hilfsantrags 2 könne daher nicht als Erfindung i.S.
von § 1 Abs. 1 PatG anerkannt werden.
2. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Er-
folg. Mit der vom Patentgericht gegebenen Begründung lässt sich die Zurück-
weisung der Anmeldung nicht rechtfertigen.
a) Der Gegenstand der Anmeldung weist nach den vom Patentgericht ge-
troffenen Feststellungen in der Fassung der Hilfsanträge 2 und 3 die für die Pa-
tentfähigkeit eines Computerprogramms oder eines in Verfahrensansprüche
gekleideten Gegenstands der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von
Verfahrensschritten erforderliche Technizität (§ 1 Abs. 1 PatG) schon deshalb
auf, weil er der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels
eines technischen Geräts dient.
Etwas anderes ergibt sich für den Standpunkt des Bundespatentgerichts
auch nicht aus der Senatsentscheidung "Logikverifikation" (BGHZ 143, 255).
Ziel der dort angesprochenen Gesamtbetrachtung (aaO, S. 262 f.) ist allein, ob
- was vorliegend außer Streit steht - das Programm oder Verfahren in einer
Weise in einen technischen Ablauf eingebettet ist, die das Merkmal der Techni-
zität überhaupt als erfüllt erscheinen lässt. Daraus ergibt sich aber nicht, wie
das Patentgericht zu meinen scheint, dass Technizität bei einem Nebeneinan-
der technischer und nichttechnischer Elemente als Ergebnis einer Gewichtung
negiert werden dürfe.
Unerheblich für das Technizitätserfordernis ist, ob der Gegenstand einer
Anmeldung, wie es nach den getroffenen Feststellungen hier der Fall ist, neben
technischen Merkmalen auch nichttechnische aufweist. Die auf der sogenann-
ten Kerntheorie beruhende Rechtsprechung zur Abgrenzung nicht schutzfähiger
Kombinationen, auf die sich das Patentgericht für seinen gegenteiligen Ansatz
berufen hat (Sen.Urt. v. 11.3.1986 - X ZR 65/85, GRUR 1986, 531 - Flugkosten-
minimierung), ist mit der Entscheidung "Tauchcomputer" vom 4. Februar 1992
(BGHZ 117, 144) aufgegeben worden (vgl. Benkard/Bacher/Melullis, PatG,
Rdn. 34). Ob Kombinationen von technischen und nichttechnischen bzw. vom
Patentschutz ausgeschlossenen Merkmalen im Einzelfall patentfähig sind,
hängt insoweit - abgesehen von etwa einschlägigen Ausschlusstatbeständen
des § 1 Abs. 3 PatG - allein davon ab, ob sie auf einer erfinderischen Tätigkeit
beruhen (vgl. Benkard/Bacher/Melullis, aaO).
b) Nach der Rechtsprechung des Senats muss eine Anmeldung, die ein
Computerprogramm oder ein durch Software realisiertes Verfahren zum Ge-
genstand hat, über die für die Patentfähigkeit unabdingbare Technizität hinaus
verfahrensbestimmende Anweisungen enthalten, welche die Lösung eines kon-
kreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben.
Wegen des Patentierungsausschlusses von Computerprogrammen als solchen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG) vermögen regelmäßig erst solche Anweisungen die Pa-
tentfähigkeit eines Verfahrens zu begründen, welche eine Problemlösung mit
solchen Mitteln zum Gegenstand hat. Nicht der Einsatz eines Computerpro-
gramms selbst, sondern die Lösung eines solchen Problems mit Hilfe eines
(programmierten) Computers kann vor dem Hintergrund des Patentierungsver-
botes eine Patentfähigkeit zur Folge haben. Das hat zur Folge, dass bei der
Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit diese Problemlösung in den
Blick zu nehmen ist. Außerhalb der Technik liegende Anweisungen genügen in
diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht; sie sind nur in dem Umfang von
Bedeutung, in dem sie auf die Lösung des technischen Problems mit techni-
schen Mitteln Einfluss nehmen (Sen., BGHZ 149, 68 - Suche fehlerhafter Zei-
chenketten; 159, 197 - elektronischer Zahlungsverkehr). Schutzfähig ist eine
solche Lehre vielmehr erst dann, wenn die Lösung des konkreten technischen
Problems neu und erfinderisch ist.
Jedenfalls soweit das hier angemeldete Verfahren nach Auswahl von Un-
tersuchungsmodalität und Untersuchungs- bzw. Messprotokollen auch den Ein-
satz der jeweiligen Untersuchungsmodalität steuert (beispielsweise die Einstel-
lung der Bildauflösung bei Computertomografien), löst es ein in diesem Sinne
konkretes technisches Problem. Die programmgesteuerte Einstellung solcher
Geräteparameter führt, an die Stelle der manuellen Einstellung durch das Be-
dienungspersonal tretend, einen technischen Erfolg herbei, der einem Anwen-
dungsprogramm zur Überwachung und Regelung des Ablaufs einer techni-
schen Einrichtung (Sen.Beschl. v. 13.05.1980 - X ZB 19/78 - Antiblockier-
system) oder zur Aufarbeitung von Messergebnissen (Sen., BGHZ 117, 144
- Tauchcomputer) vergleichbar ist (vgl. zur Schutzfähigkeit einer von einem Ab-
laufprogramm gesteuerten Röntgeneinrichtung zur Erzielung optimaler Belich-
tung bei hinreichender Überlastungssicherheit der Röntgenröhren auch EPA
GRUR Int. 1988, 585).
3. Die Schutzfähigkeit der angemeldeten Erfindung ist hier nach allem
keine Frage der Technizität oder des Patentierungsausschlusses, sondern der
erfinderischen Tätigkeit, die das Bundespatentgericht nunmehr zu prüfen haben
wird. Dabei könnte auch auf die bisher nicht behandelte Frage einzugehen sein,
ob die Anmeldung über die außertechnischen Vorgänge der Sammlung, Spei-
cherung, Auswertung und Verwendung von Daten hinaus für deren Umsetzung
eine dem Patentschutz zugängliche technische Lehre offenbart und, falls das
der Fall sein sollte, ob deren Auffindung die Entfaltung erfinderischer Tätigkeit
erforderte, oder ob diese Umsetzung dem Fachwissen des Anwenders überlas-
sen bleibt.
Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich erachtet.
Melullis
Scharen
Lemke
Asendorf
Gröning
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.04.2007 - 17 W(pat) 6/04 -