BGH Beschluss vom 22.01.2009 – I ZR 125/07

BUNDESGERICHTSHOF

I ZR 125/07

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: BGHZ BGHR

ja : nein ja :

Verkündet am: 22. Januar 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Erste Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Anglei- chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 1) Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1

Bananabay

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften wird zur Auslegung der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Anglei- chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 1) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Liegt eine Benutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a der Richtlinie 89/104/EWG vor, wenn ein Dritter ein mit der Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als ein Schlüsselwort (Keyword) zu dem Zweck angibt, dass bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein ab- satzfördernder elektronischer Verweis (Link) zur Website des Dritten als Wer- bung für identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten Werbeblock erscheint, dieser Verweis als Anzeige gekenn- zeichnet ist und die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hin- weis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält?

BGH, Beschl. v. 22. Januar 2009 - I ZR 125/07 - OLG Braunschweig

LG Braunschweig

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 9. Oktober 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

I.

Das Verfahren wird ausgesetzt.

II.

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften wird zur

Auslegung der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom

21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften

der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom

11.2.1989, S. 1) folgende Frage zur Vorabentscheidung vor-

gelegt:

Liegt eine Benutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a

der Richtlinie 89/104/EWG vor, wenn ein Dritter ein mit der

Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markenin-

habers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als ein

Schlüsselwort (Keyword) zu dem Zweck angibt, dass bei

Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Such-

wort in die Suchmaschine ein absatzfördernder elektroni-

scher Verweis (Link) zur Website des Dritten als Werbung für

identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der

Trefferliste räumlich getrennten Werbeblock erscheint, dieser

Verweis als Anzeige gekennzeichnet ist und die Anzeige

selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den

Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Pro-

dukte enthält?

I. Die Klägerin vertreibt unter der Internet-Adresse „www.bananabay.de“

Erotikartikel. Sie ist Inhaberin der für eine Vielzahl von Waren und Dienstleis-

tungen der Klassen 03, 05, 09, 10, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 und 42 einge-

tragenen nationalen Wortmarke Nr. 30452046 „Bananabay“. Die Beklagte ver-

treibt in ihrem Internet-Shop unter der Adresse www.eis.de/erotikshop ein ver-

gleichbares Angebot. Die Beklagte verwendete dabei die Bezeichnung „bana-

nabay“ als Schlüsselwort (Keyword), um eine vom Suchmaschinenbetreiber

Google eröffnete Möglichkeit zur Werbung auf einem auf einer Internetseite er-

scheinenden Werbeplatz (AdWord-Anzeige) zu nutzen. Gegen Zahlung eines

Entgelts zeigt Google die von dem Werbenden vorgegebene AdWord-Anzeige

auf der Internetseite, die erscheint, wenn der als Schlüsselwort benannte Begriff

von einem Internetnutzer in die Suchmaske eingegeben wird, rechts neben der

Trefferliste in einem gesonderten Bereich an, der mit „Anzeigen“ überschrieben

ist. Bei der Eingabe des Wortes „bananabay“ in die Suchmaske bei Google

zeigte sich in diesem Bereich bis zum 26. Juli 2006 folgende Anzeige:

Erotikartikel für 0,00 € Rabattaktion bis 20.07.2006! Ersparnis bis 85% garantiert www.eis.de/erotikshop

Ab dem 26. Juli 2006 wurde eine identische Anzeige geschaltet, in der

die Rabattaktion jedoch bis zum 31. Juli 2006 befristet war. Über die in dieser

Anzeige als elektronischer Verweis (Link) ausgestaltete Internet-Adresse ge-

langte man auf die Homepage der Beklagten.

Die Klägerin hat zuletzt beantragt,

die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr der Bun- desrepublik Deutschland zu Wettbewerbszwecken im Zusammen- hang mit dem Vertrieb von Erotikartikeln die Bezeichnung „banana- bay“ als AdWord im Aufruf von Google-Anzeigen zu benutzen oder benutzen zu lassen.

Ferner hat sie die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten

begehrt.

Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben (vgl. OLG Braunschweig

MarkenR 2007, 449 = MMR 2007, 789).

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Be-

klagte ihren Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt, das

Rechtsmittel zurückzuweisen.

II. Der Erfolg der Revision hängt von der Auslegung des Art. 5 Abs. 1

Satz 2 lit. a der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember

1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Mar-

ken (ABl. EG Nr. L 40 v. 11.2.1989, S. 1; im Folgenden: MarkenRL) ab. Vor ei-

ner Entscheidung über das Rechtsmittel ist deshalb das Verfahren auszusetzen

und gemäß Art. 234 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 EG eine Vorabentscheidung des

Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften einzuholen.

1. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch der Klägerin

gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG angenommen. Es ist - wie bereits

das Landgericht - von der Benutzung eines mit der Marke der Klägerin identi-

schen Zeichens für identische Waren und/oder Dienstleistungen ausgegangen.

Die Beurteilung, dass es sich um identische Zeichen und identische Waren

und/oder Dienstleistungen handelt, wird von der Revision nicht angegriffen und

lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen.

Das Unterlassungsbegehren, das nach der Fassung des dem Tenor des

Berufungsurteils zugrunde gelegten Unterlassungsantrags auf ein Verbot der

Benutzung der Bezeichnung „bananabay“ als „Adword im Aufruf von Google-

Anzeigen“ gerichtet ist, hat das Berufungsgericht, wie sich aus den Entschei-

dungsgründen ergibt, dahin verstanden, dass es nicht, wie der Wortlaut des

Antrags nahelegen könnte, um eine Benutzung des Wortes „bananabay“ in der

rechts neben der Trefferliste erscheinenden Anzeige geht. Nach dem von den

Parteien vorgetragenen und vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalt ist

eine solche Verwendung nicht Streitgegenstand. Die konkret beanstandete An-

zeige der Beklagten enthielt das Wort „bananabay“ nicht. Das Berufungsgericht,

das ebenso wie die Klägerin und das Landgericht die Begriffe „Keyword“ und

„Adword“ synonym verwendet, hat den Unterlassungsantrag der Klägerin unter

Berücksichtigung des Klagevorbringens mit Recht vielmehr dahin ausgelegt,

dass damit nur die Verwendung des Begriffs „bananabay“ durch die Beklagte

als Schlüsselwort (Keyword) zum Aufruf ihrer - diesen Begriff selbst nicht ent-

haltenen - Anzeige (Adword) bei Google untersagt werden soll.

2. Eine Markenverletzung nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a MarkenRL, § 14

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzt voraus, dass die geschützte Bezeichnung marken-

mäßig verwendet wird, dass die Bezeichnung also im Rahmen des Produktab-

satzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen

eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vgl. EuGH, Urt. v.

12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. = WRP

2002, 1415 - Arsenal Football Club/Reed; BGHZ 153, 131, 138 - Abschluss-

stück; 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse). Die Rechte des Markeninhabers

sollen sicherstellen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Die Geltend-

machung der Rechte ist daher auf die Fälle beschränkt, in denen die Benutzung

des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere

ihre Hauptfunktion, die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem

Verbraucher, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR

2003, 55 Tz. 51 f. - Arsenal Football Club/Reed; BGH, Urt. v. 7.10.2004

- I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade).

3. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte habe die Be-

zeichnung „bananabay“ durch die Verwendung dieses Begriffs als Schlüssel-

wort zum Aufruf ihrer Werbeanzeige bei Google markenmäßig benutzt. Im

Schrifttum und in der Instanzrechtsprechung zum deutschen Markengesetz ist

umstritten, ob die Verwendung von Schlüsselwörtern zum Zwecke der AdWord-

Werbung bei Google eine markenmäßige Benutzung darstellt. Ist der Auffas-

sung des Berufungsgerichts zu folgen, so ist die Revision der Beklagten zu-

rückzuweisen, weil der Schutz der Marke nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a Mar-

kenRL, § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG bei markenmäßiger Benutzung eines

identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen nicht vom

Vorliegen einer Verwechslungsgefahr abhängt (vgl. EuGH, Urt. v. 20.3.2003 -

C-291/00, Slg. 2003, I-2799 = GRUR 2003, 422 Tz. 49 - LTJ Diffusion

SA/Sadas Verthaudet SA [Arthur/Arthur et Félicie]). Ist der Gegenansicht zu

folgen, ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Klage abzuwei-

sen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-

schaften kann diese Frage nicht eindeutig beantwortet werden.

a) Teilweise wird vertreten, eine Bezeichnung werde bei einer Verwen-

dung als Schlüsselwort nicht zur Unterscheidung von Produkten eines Anbie-

ters von denen eines anderen eingesetzt. Der Mehrzahl der Internetnutzer sei

bekannt, dass es sich bei AdWord-Anzeigen um kontextbezogene Werbung

handele, die gesondert von der über Metatags erzeugten Trefferliste unter der

Rubrik „Anzeigen“ auf dem Bildschirm sichtbar werde. Die Verwendung von

Metatags sei mit der Angabe von Schlüsselwörtern bei der AdWord-Werbung

nicht vergleichbar. Nur bei den in der Trefferliste aufgeführten Treffern erwarte

der Internetnutzer einen Zusammenhang mit dem Suchbegriff (vgl. OLG Frank-

furt WRP 2008, 830, 831; OLG Köln MarkenR 2008, 117 f.; KG MD 2008, 1304;

Bernreuther, WRP 2008, 1057, 1065 f.; Ernst, MarkenR 2006, 57, 59; Hüsch,

K&R 2006, 223, 224; Illmer, WRP 2007, 401 f.; Meyer, K&R 2006, 557, 561;

Renner, WRP 2007, 49, 53 f.; Schaefer, MMR 2005, 807, 810; Ullmann, GRUR

2007, 633, 638; vgl. ferner Kur, GRUR Int. 2008, 1, 10).

b) Die Gegenauffassung sieht in der Verwendung von Schlüsselwörtern

hingegen eine markenmäßige Benutzung. Es mache keinen Unterschied, ob

sich der Werbende eines sogenannten Metatags oder eines Schlüsselworts

bediene. Der Umstand allein, dass das Suchergebnis bei der Verwendung ei-

nes Metatags in der sogenannten Trefferliste aufgelistet werde, die Anzeige bei

der AdWord-Werbung dagegen nur unter der räumlich abgesetzten Rubrik „An-

zeigen“ erscheine, rechtfertige keine unterschiedliche Behandlung beider Fälle.

Ebenso wie bei einem Metatag bestehe die Funktion des Schlüsselworts in der

Beeinflussung des Suchvorgangs (vgl. OLG Dresden K&R 2007, 269, 270; OLG

München MMR 2008, 334, 335; OLG Stuttgart WRP 2007, 1265, 1267; Büscher

in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medien-

recht, § 14 MarkenG Rdn. 126; Dietrich, K&R 2006, 71, 72; Dörre/Jüngst, K&R

2007, 239, 242; Schmelz, MarkenR 2008, 196, 198; Seichter, MarkenR 2006,

375, 379).

c) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann eine mar-

kenmäßige Verwendung eines Zeichens darin bestehen, dass es durch Einga-

be als Suchwort in eine Internetsuchmaschine dazu benutzt wird, den Nutzer

durch Beeinflussung des Suchverfahrens zu einer Internetseite zu führen, auf

der er dann auf das dort werbende Unternehmen und dessen Angebot hinge-

wiesen wird (BGHZ 168, 28 Tz. 17 - Impuls; BGH, Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 77/04,

GRUR 2007, 784 Tz. 18 = WRP 2007, 1095 - AIDOL). Eine kennzeichen- oder

markenmäßige Benutzung kann danach in diesen Fällen nicht mit der Begrün-

dung verneint werden, dass das Suchwort für den durchschnittlichen Internet-

nutzer nicht wahrnehmbar ist. Vielmehr wird darauf abgestellt, ob das betref-

fende Zeichen entsprechend seiner Funktion eingesetzt wird, um als Mittel zur

Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen auf das werbende Unterneh-

men und dessen Angebot und damit auf die Herkunft der so beworbenen Pro-

dukte hinzuweisen.

d) Die Frage, ob bei einem wie dem im Streitfall in Rede stehenden Ein-

satz von Suchwörtern zur Steuerung des Ergebnisses von Internetsuchmaschi-

nen von einer Markenfunktion des betreffenden Zeichens Gebrauch gemacht

wird, kann in unterschiedlicher Weise beantwortet werden.

aa) Geht man davon aus, dass der Marke neben ihrer Hauptfunktion als

Herkunftshinweis weitere von der Rechtsordnung geschützte Funktionen zu-

kommen und jede Verwendung des Zeichens, die eine dieser Funktionen beein-

trächtigt oder beeinträchtigen kann, als eine Benutzung als Marke i.S. von Art. 5

Abs. 1 Satz 2 lit. a MarkenRL anzusehen ist, so kann eine markenmäßige Be-

nutzung im Streitfall darin liegen, dass die Werbefunktion der Marke beeinträch-

tigt wird. Der Marke kommt auch die Funktion zu, als Kommunikations- und

Werbemittel eingesetzt zu werden (vgl. Art. 5 Abs. 3 lit. d MarkenRL). Der

Schutz der Marke beschränkt sich, wie etwa Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (Schutz

vor Beeinträchtigung der Wertschätzung der Marke) entnommen werden kann,

nicht auf die Herkunftsfunktion (vgl. auch EuGH, Urt. v. 4.11.1997 - C-337/95,

Slg. 1997, I-6013 Tz. 39 ff. = GRUR Int. 1998, 140 = WRP 1998, 150 - Dior/

Evora zu Art. 7 Abs. 2 MarkenRL; vgl. ferner Tz. 43 der Schlussanträge des

Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer vom 13.7.2002 in der Sache C-206/01

- Arsenal Football Club/Reed). Kommt der Werbefunktion der Marke neben der

Herkunftsfunktion eine selbständige Bedeutung in dem Sinne zu, dass bereits

die Beeinträchtigung der Werbefunktion zur Annahme einer markenmäßigen

Benutzung führt, auch wenn die Herkunftsfunktion nicht berührt ist, so kann ei-

ne solche Beeinträchtigung der Werbefunktion und demzufolge eine marken-

mäßige Benutzung im Streitfall anzunehmen sein, weil durch das identische

Schlüsselwort erreicht wird, dass die Anzeige des Mitbewerbers (hier: der Be-

klagten) auf der durch den Suchvorgang aufgerufenen Internetseite erscheint,

und dadurch die vom Klagezeichen ausgehende Werbekraft geschwächt wird.

bb) Muss dagegen die Herkunftsfunktion der Marke immer zumindest

auch beeinträchtigt sein, so ist zunächst zu prüfen, ob eine Beeinträchtigung

der Herkunftsfunktion schon darin gesehen werden kann, dass das Schlüssel-

wort benutzt wird, um auf die eigene Werbung hinzuweisen. Insofern stellt sich

die Frage, ob es für die Annahme einer Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1

Satz 2 lit. a MarkenRL genügen kann, dass der Werbende mit dem Einsatz der

fremden Marke als Schlüsselwort darauf abzielt, den Absatz der eigenen Waren

oder Dienstleistungen zu fördern (vgl. EuGH, Urt. v. 12.6.2008 - C-533/06,

GRUR 2008, 698 Tz. 35 - O2 Holdings/Hutchinson).

cc) Das Erfordernis, dass die Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der

Marke beeinträchtigt sein muss, könnte aber auch in der Weise zu verstehen

sein, dass eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion nur in Betracht kommt,

wenn durch die Benutzung des Zeichens der Eindruck erweckt wird, es bestehe

eine Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen den betroffenen Waren

oder Dienstleistungen und dem Markeninhaber (vgl. EuGH, Urt. v. 14.5.2002

- C-2/00, Slg. 2002, I-4187 = GRUR 2002, 692 Tz. 16 = WRP 2002, 664

- Hölterhoff/Freiesleben; EuGH GRUR 2003, 55 Tz. 56 - Arsenal Football

Club/Reed; EuGH, Urt. v. 25.1.2007 - C-48/05, Slg. 2007, I-1017 = GRUR

2007, 318 Tz. 24 = WRP 2007, 299 - Adam Opel/Autec). Wenn - wie im Streit-

fall - nach Eingabe des als Schlüsselwort gebuchten Begriffs als Suchwort

durch einen Internetnutzer die Anzeige des werbenden Unternehmens in einem

mit der Überschrift „Anzeigen“ gekennzeichneten, deutlich abgesetzten beson-

deren Werbeblock ohne irgendeinen Hinweis auf das eingegebene Markenwort

erscheint, könnte freilich die Annahme eher fernliegen, der Nutzer stelle eine

Verbindung zwischen dem eingegebenen Suchwort und der Anzeige her und

verstehe das mit dem Suchwort übereinstimmende Zeichen als Hinweis auf die

Herkunft der in der Anzeige beworbenen Produkte.

4. Die Vorlagefrage ist auch Gegenstand des Vorabentscheidungsersu-

chens des Österreichischen Obersten Gerichtshofs vom 26. Juni 2008 (Akten-

zeichen des Gerichtshofs: C-278/08) und der drei Vorabentscheidungsersuchen

der Cour de Cassation vom 20. Mai 2008 (Aktenzeichen des Gerichtshofs:

C-236/08, C-237/08 und C-238/08).

Bornkamm

RiBGH Pokrant ist krankheitsbedingt abwesend und kann daher nicht un- terschreiben.

Büscher

Bornkamm

Schaffert

Bergmann

Vorinstanzen: LG Braunschweig, Entscheidung vom 07.03.2007 - 9 O 2382/06 - OLG Braunschweig, Entscheidung vom 12.07.2007 - 2 U 24/07 -