BGH Urteil vom 03.03.2009 – X ZR 53/07

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 53/07

in der Patentnichtigkeitssache

Verkündet am: 3. März 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 3. März 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter

Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Lemke und Asendorf

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 23. November 2006 verkündete Urteil

des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird

auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents

895 954 (Streitpatents), das auf einer Anmeldung vom 3. August 1998 beruht,

mit der die Priorität deutscher Voranmeldungen vom 4. August 1997 und vom

5. Januar 1998 in Anspruch genommen worden ist.

Patentanspruch 1 des drei weitere unmittelbar oder mittelbar hierauf be-

zogene Patentansprüche umfassenden Streitpatents lautet in der Verfahrens-

sprache:

"Kreuzleger für Papierprodukte, mit einem ersten Rechenpaar (16,

16'), auf dem die zu stapelnden Papierprodukte gesammelt werden,

mindestens einem weiteren Rechenpaar (18, 18'), und einer unter-

halb der Rechenpaare (16, 18; 16', 18') angeordneten Dreheinrich-

tung (12, 14), wobei jedes Rechenpaar aus zwei Hälften besteht,

die horizontal auseinanderbewegbar sind, d a d u r c h g e -

k e n n z e i c h n e t , dass jedes Rechenpaar (18, 18') vertikal ver-

schiebbar ausgebildet ist, und dass jedes Rechenpaar (16', 18') ei-

ne solche Öffnungsweite besitzt, dass das jeweils andere Rechen-

paar (18', 16') in geschlossenem Zustand durch die geöffneten Hälf-

ten des einen Rechenpaars (16', 18') hindurchbewegbar ist."

Die Klägerin bekämpft das Streitpatent mit der Nichtigkeitsklage. Die Pri-

orität der deutschen Voranmeldung vom 4. August 1997 könne nicht in An-

spruch genommen werden. Die patentierte Lehre sei nicht neu. Jedenfalls aber

sei sie durch den Stand der Technik nahegelegt.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung und dem Antrag,

das Urteil des Bundespatentgerichts abzuändern und die Nichtig-

keitsklage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent mit folgender Fassung des

Patentanspruchs 1 (Änderungen kursiv):

"Kreuzleger für Druckprodukte, mit einem ersten Rechenpaar (16,

16'), auf dem die zu stapelnden Papierprodukte gesammelt werden,

einem zweiten Rechenpaar (18, 18'), und einer unterhalb der Re-

chenpaare (16, 18; 16', 18') angeordneten Dreheinrichtung (12, 14),

wobei jedes Rechenpaar aus zwei Hälften mit Zinken (21') besteht,

die in horizontaler Richtung mittels einer Linearbewegung vonein-

ander weg und so aufeinander zu bewegbar sind, dass eine im

Wesentlichen geschlossene Aufnahmefläche gebildet ist, d a -

d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass jedes Rechenpaar (18,

18') vertikal verschiebbar ausgebildet ist, und dass jedes Rechen-

paar (16', 18') eine solche Öffnungsweite besitzt und derart ausge-

bildet ist, dass wechselweise und zyklisch jedes Rechenpaar (18',

16') in geschlossenem Zustand durch die geöffneten Hälften des

anderen Rechenpaars (16', 18') hindurchbewegbar und das andere

Rechenpaar (16', 18') außen an dem einen Rechenpaar vorbeiführ-

bar ist, dass der untere Totpunkt beider Rechenpaare (16, 18; 16',

18') unmittelbar oberhalb der Dreheinrichtung (12, 14) liegt, und

dass genau ein erstes (16, 16') und ein zweites Rechenpaar (18,

18') vorgesehen ist, wobei jeder Rechen einen Rechenträger auf-

weist, der zusammen mit dem zugehörigen Rechen durch die ge-

öffneten Hälften des anderen Rechenpaares hindurchbewegbar ist,

und der aus dem Bereich zwischen den geöffneten Rechenhälften

quer zu den Zinken (21') herausgeführt ist."

Die Klägerin tritt diesem Begehren entgegen.

Die zulässige Berufung der Beklagten bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Hierfür kann die Priorität der Voranmeldung vom 4. August 1997 ebenso dahin-

stehen wie die Behauptung der Klägerin, die Lehre des Streitpatents sei im

Stand der Technik bereits neuheitsschädlich getroffen. Denn diese Lehre war

sowohl in der hauptsächlich als auch in der hilfsweise verteidigten Fassung der

Patentansprüche jedenfalls nahegelegt, so dass sie nicht als auf einer erfinderi-

schen Tätigkeit beruhend gelten kann.

1. Wenn Druckereiprodukte, die einen Falz aufweisen, gleichgerichtet

aufeinander gestapelt werden, begrenzt das Vorhandensein der Falze die Höhe

eines Stapels, der eine geordnete Ausrichtung hat. Sollen höhere Gesamtstapel

einer Ausrichtung erreicht werden, macht dies die um 180° versetzte Anord-

nung von Teilstapeln aufeinander erforderlich. Das Streitpatent lehrt eine Vor-

richtung, mit deren Hilfe solche Produkte zu Teilstapeln gesammelt und zu ei-

nem Gesamtstapel einheitlicher Ausrichtung gefügt werden können.

Die Streitpatentschrift schildert, dass es bekannt war, hierzu Maschinen

zu verwenden, die mit vorgegebenem Abstand übereinander angeordnete und

jeweils gegeneinandergerichtete rechenartige Vorrichtungsteile und darunter

eine Dreheinrichtung aufweisen. Auf dem oberen Rechenpaar werden die Pro-

dukte Stück für Stück aufeinander abgelegt und so zu einem Teilstapel gesam-

melt. Die Rechenhälften werden dann bis über die Umfangskontur des gebilde-

ten Stapels auseinander bewegt, was zur Folge hat, dass der Stapel auf das

darunter liegende Rechenpaar fällt. Dieser Vorgang des Fallens wiederholt sich

je nach Anzahl der Rechenpaare. Schließlich fällt der Stapel in einen Korb, der

ihn um 180° dreht, wonach weitere Teilstapel fallend zugeführt werden.

An dieser Vorrichtung/Vorgehensweise ist das mehrmalige Fallen des

Produktstapels nachteilig. Es birgt die Gefahr, dass der Stapel die einheitliche

Umfangskontur einbüßt. Außerdem kann die Notwendigkeit wiederholten Her-

abfallens Stufe um Stufe das Arbeitstempo beschränken. Hieraus erklärt sich,

dass es die Streitpatentschrift unter 0006 als das der Erfindung zugrunde lie-

gende Problem bezeichnet, einen Kreuzleger der geschilderten Art so zu ver-

bessern, dass bei erhöhter Taktgeschwindigkeit eine schonende Stapelbildung

erfolgt, bei welcher die gestapelten Produkte ihre Umfangskontur beibehalten.

2. Die Lösung nach Patentanspruch 1 besteht in einem

Kreuzleger für zu stapelnde Papierprodukte, die auf einem Rechenpaar

gesammelt werden,

der folgende Merkmale aufweist:

1. Mindestens zwei Rechenpaare,

1.1 die jeweils vertikal verschiebbar und

1.2 deren jeweilige (beiden) Hälften horizontal auseinander be-

wegbar sind,

1.2.1 und zwar so weit, dass das jeweils andere Rechen-

paar in geschlossenem Zustand durch die geöffneten

(auseinander bewegten) Hälften hindurch bewegbar

ist,

und

2. eine Dreheinrichtung

2.1 unterhalb der Rechenpaare.

Auch bei dieser Lösung können die Produkte aus Papier auf einem obe-

ren Rechenpaar zu einem Produktstapel aufeinander gelegt werden. Sie kön-

nen dann aber auf diesem Rechenpaar verbleiben und als Stapel - ohne dass

es zu einem Fallvorgang kommt - bis unmittelbar über die Dreheinrichtung ge-

langen, weil die Rechenpaare auch in vertikaler Richtung verschiebbar sind und

die horizontale Verschiebbarkeit ihrer Hälften so ausgelegt ist, dass sich eine

hinreichende Öffnung für das sich vertikal bewegende, mit einem Stapel belegte

Rechenpaar ergibt. Dadurch kann bewirkt werden, dass sich auch in der letzten

Phase kein Fallen ergibt. Der Stapel kann vielmehr auf der Dreheinrichtung ab-

gelegt werden. Zudem kann der Arbeitstakt gefördert werden, weil während der

Abwärtsbewegung des mit einem Stapel belegten Rechenpaars das geöffnete

Rechenpaar nach oben zur Aufnahme der nächsten Produkte und des nächsten

Teilstapels bewegt werden kann.

3. Zu Recht hat das Bundespatentgericht erkannt, dass sich die Lehre

des erteilten Patentanspruchs 1 für den Fachmann aus dem Stand der Technik

ergab.

a) Als Fachmann ist in Übereinstimmung mit dem Bundespatentgericht

und den Parteien ein Diplomingenieur anzusehen, der mindestens auf einer

Fachhochschule Maschinenbau studiert und aufgrund entsprechender Berufstä-

tigkeit besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Druckerei-

maschinen zur Weiterverarbeitung und Handhabe von Druckprodukten erwor-

ben hat. Von einem derart qualifizierten Fachmann ist auszugehen, weil eine

vergleichsweise komplizierte Mechanik betroffen ist, deren Entwicklung bzw.

Weiterentwicklung in den einschlägigen Unternehmen eher akademisch vorge-

bildeten Personen mit vertieften praktischen Kenntnissen und Erfahrungen als

weniger kompetenten Mitarbeitern übertragen wird.

b) Die eingangs der Streitpatentschrift und dieser Entscheidung als den

Stand der Technik kennzeichnend abgehandelte Vorrichtung war diesem Fach-

mann durch das Gebrauchsmuster 93 17 919 offenbart. Die dort der Fachwelt

vorgestellte Vorrichtung verwirklicht jedenfalls die Merkmale 1, 1.2 und 2. Ob-

wohl der Höhenabstand ihrer Rechenpaare untereinander einstellbar sein kann,

ist eine vertikale Verschiebbarkeit (Merkmal 1.1) jedoch nicht gegeben, weil

nach dem Gesamtzusammenhang der durch das Streitpatent geschützten Leh-

re hierunter zu verstehen ist, dass die Hälften der Rechenpaare nicht in einer

voreingestellten Höhenlage verbleiben, sondern sich aneinander vorbei (ge-

schlossenes Paar innerhalb geöffnetem Paar) ab und auf bewegen können

müssen. Was das Merkmal 1.2.1 anbelangt, ist deshalb durch die Unterlagen

des Gebrauchsmusters 93 17 919 auch nicht eine Gestaltung offenbart, wonach

ein geschlossenes Rechenpaar durch die geöffneten Hälften des anderen Re-

chenpaars bewegt werden kann.

c) Die dem Fachmann durch dieses Gebrauchsmuster vorgestellte Vor-

richtung ist aus fachlicher Sicht weniger im Hinblick auf erwünschte Taktzeiten

nachteilig, weil das geleerte obere Rechenpaar alsbald wieder geschlossen und

auf ihm noch während des Fallens des gesammelten Stapels im Bereich unte-

rer Rechenpaare bereits wieder Papierprodukte zu einem Stapel gesammelt

werden können. Auf den ersten Blick nachteilig an dem Lösungsvorschlag des

Gebrauchsmusters ist es vielmehr, dass die Arbeitsweise darauf ausgerichtet

ist, dass der jeweils fertige Produktstapel stufenweise nach unten fällt, was den

Erhalt dessen Umfangskontur gefährdet. Dies liegt derart auf der Hand, dass für

den Fachmann aller Anlass zur Suche bestand, wie ein Stapel aus einzelnen

Papierprodukten auf andere schonendere Weise auf eine Dreheinrichtung ge-

langen könne. Da der Grund für diese Suche den bei Papierprodukten mit Falz

erforderlichen Vorgang des Drehens um 180° selbst nicht betrifft, ist ferner da-

von auszugehen, dass der Fachmann hierbei nicht nur zum Stand der Technik

gehörende Vorrichtungen in den Blick nahm, die auch diese Drehung bewerk-

stelligen, sondern sich allgemein dafür interessierte, wie ansonsten einzelne zu

Stapeln gesammelte Produkte aus Papier, die in dieser Form von einer höheren

Position auf eine darunter befindliche Weiterverarbeitungsstation gelangen

müssen, ohne Fallen in diese tiefere Position überführt werden. Deshalb gehört

auch das, was die aus dem Jahre 1994 stammende US-Patentschrift 5 328 323

offenbart, zu dem Stand der Technik, der von Interesse für eine Weiterentwick-

lung des auf Grund des Gebrauchsmusters 93 17 919 bekannten Kreuzlegers

war. Denn die US-Patentschrift 5 328 323 betrifft eine Maschine, die in erhöhter

Position Stapel bildet und diese auf einen darunter wirkenden Abführförderer

ablegt. Diese Maschine wird in der US-Patentschrift 5 328 323 zwar als beson-

ders geeignet für die Sammlung und den Abtransport von zunächst vereinzelten

und Z-förmig gelegten, mit Flüssigkeit getränkten Stoffstücken bezeichnet

(Sp. 1 Z. 26 ff.). Das beschränkt ihren Offenbarungsgehalt jedoch nicht auf Sta-

pel aus solchen Stücken, sondern beschreibt lediglich einen bevorzugten An-

wendungsbereich. Aus fachlicher Sicht erfasst die US-Patentschrift 5 328 323

auch die Stapelung anderer flächiger dünner Materialstücke und ist deshalb

auch für den in der Papierverarbeitung bzw. der Verarbeitung von Druckproduk-

ten tätigen Fachmann von Interesse. Bestätigt wird dieser Offenbarungsgehalt

durch die Formulierung des Patentanspruchs 1 des US-Patents 5 328 323, weil

hiernach eine Lehre für eine Vorrichtung zur Aufnahme, Stapelung und Ablage

von Einzelteilen gegeben werden soll, die ganz allgemein als Abschnitte einer

Materialbahn ("individual web segments") bezeichnet sind.

d) Diese Vorrichtung arbeitet mit zwei jeweils paarweise angeordneten

Auflageelementen, die jeweils um eine untere Achse schwenkbar sind und im

eingeschwenkten Zustand einen senkrechten und einen waagerechten Schen-

kel haben. Auf den waagerechten Schenkeln des jeweils oberen Paars werden

die angeförderten Bahnabschnitte nacheinander zu einem Stapel gesammelt,

während ein auf den waagerechten Schenkeln des zweiten Paars bereits ge-

sammelter Stapel weiter unten durch Schwenken der Schenkel dieses Paars

nach außen jeweils freigegeben und als Stapel auf ein Förderband abgelegt

wird. Hiernach wird das obere eingeschwenkte Paar mit dem mittlerweile voll-

ständig gebildeten Produktstapel maschinenseits senkrecht nach unten in die

Ablageposition verfahren, während das andere Paar in verschwenktem Zustand

um die sich nach unten bewegende Einheit herum nach oben verfahren wird,

um dort eingeschwenkt zu werden und einen neuen Stapel aufzunehmen.

e) Die aus der US-Patentschrift 5 328 323 vorbekannte Vorrichtung weist

also zwei Auflagepaare auf, die in der Ausdrucksweise des Streitpatents jeweils

vertikal verschiebbar sind und deren jeweilige Hälften so weit auseinander be-

wegbar sind, dass das jeweils andere Paar in geschlossenem Zustand durch

die geöffneten Hälften hindurch bewegbar ist (vgl. Merkmale 1.1, 1.2, 1.2.1).

Jedenfalls das Prinzip, das auch die Lehre nach Patentanspruch 1 des Streitpa-

tents nutzen will, war damit bei der Vorrichtung nach der US-Patentschrift

5 328 323 bereits verwirklicht. Dem steht nicht entgegen, dass es nach dem

Ausführungsbeispiel der US-Patentschrift 5 328 323 beim Verschwenken der

Auflagepaare bereichsweise zu einer nach oben gerichteten Bewegung kommt,

woraus die Beklagte ableitet, dass dies zu einem Anheben des Stapels führt.

Denn bei unbefangener Betrachtung der Lösung nach der US-Patentschrift

5 328 323 erlaubt diese gleichwohl ein Ablegen des Stapels und kann nicht da-

hin umschrieben werden, dass es bei ihr zu einem Herabfallen des Stapels

komme.

f) Der Senat hat keine durchgreifenden Zweifel, dass der Fachmann der

US-Patentschrift 5 328 323 sowohl das bei der dort beschriebenen Vorrichtung

verwirklichte Prinzip entnahm als auch dessen Eignung erkannte, neben der

Möglichkeit, mit dem Sammeln neuer Stücke sogleich wieder zu beginnen, das

stufenweise Fallen von aus einzelnen Stücken bestehenden Stapeln zu vermei-

den. Der Hinweis der Beklagten in der mündlichen Verhandlung, eine solche

Erkenntnis sei nicht ohne Abstraktionsvermögen möglich, steht dem angesichts

der Qualität des hier maßgeblichen Fachmanns nicht entgegen. Auch bei der

akademischen Ausbildung auf einer Fachhochschule wird Wert auf technische

Prinzipien und darauf gelegt, dass die Absolventen lernen, sich auch das Lö-

sungsprinzip konkreter Konstruktionen zu erschließen. Damit war vom Fach-

mann nur noch gefordert, die prinzipielle Idee, die bei der Vorrichtung der

US-Patentschrift 5 328 323 verwirklicht ist, bei einer Vorrichtung konstruktiv

umzusetzen, die - wie die Maschine nach dem Gebrauchsmuster 93 17 919 -

oberhalb einer Dreheinrichtung zwei horizontal auseinander bewegbare Re-

chenpaare aufweist.

Derartiges forderte jedoch nur die handwerklichen Fähigkeiten des Fach-

manns. Hinsichtlich des kontinuierlichen Hinabbewegens eines auf Rechenpaa-

ren gesammelten Stapels ist das auch von der Beklagten letztlich nicht ernst-

haft in Zweifel gezogen worden. Was die ferner notwendige Umgestaltung an-

belangt, die auch die gegenläufige und im Maschinentakt wechselweise Bewe-

gung des jeweils anderen Rechenpaares möglich macht, bestehen ebenfalls

keine durchgreifenden Zweifel. Denn die konstruktive Herrichtung von bekann-

ten Maschinen nach einer als geeignet und vorteilhaft erkannten Idee gehört zu

dem, was Fachleute der hier maßgeblichen Art üblicherweise zu leisten haben.

Jedenfalls ist im Streitfall ohne weiteres anzunehmen, dass insoweit nichts ge-

fordert war, was die handwerklichen Fähigkeiten des Fachmanns überstieg.

Denn auch nach dem erteilten Patentanspruch 1 des Streitpatents bleibt es

dem Fachmann überlassen, wie er konstruktiv bei einem Kreuzleger mit (min-

destens) zwei Rechenpaaren, deren Hälften horizontal verschiebbar sind, für

die Beweglichkeit und Bewegung sorgt, welche die Merkmale 1.1 und 1.2.1 for-

dern und die für die Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpatents kennzeich-

nend sind.

g) Die danach gebotene Wertung, dass Patentanspruch 1 des Streitpa-

tents durch den Stand der Technik nahegelegt war, kann der Senat unabhängig

davon treffen, ob die Vorbilder im Stand der Technik schon eine ähnliche Ver-

arbeitungsgeschwindigkeit wie die Lehre nach dem Streitpatent erlaubten und

ob der in der US-Patentschrift 5 328 323 beschriebene und gezeigte Ver-

schwenkmechanismus bei dieser Vorrichtung, wenn sie eine Dreheinrichtung

umfasst, (einfach oder nicht) zu verwirklichen war. Denn der Patentanspruch 1

des Streitpatents beschränkt die gegebene Lehre zum technischen Handeln

nicht auf Vorrichtungen mit hoher oder gar ein bestimmtes Tempo übersteigen-

den Geschwindigkeit, und auf den aus der US-Patentschrift 5 328 323 bekann-

ten Verschwenkmechanismus kommt es nicht an, wenn - wie hier - der Fach-

mann von seinem Können und sonstigen Wissen her als befähigt angesehen

werden muss, das hinter dieser konkreten Lösung stehende gedankliche Sys-

tem zu erkennen und zu nutzen.

4. Wie Patentanspruch 1 haben auch die erteilten Unteransprüche kei-

nen Bestand. Sie beinhalten nur handwerkliche Ausführungen der durch den

Stand der Technik nahegelegten Lehre nach Patentanspruch 1. Gegenteiliges

hat auch die Beklagte nicht geltend gemacht.

5. Die vorstehende Beurteilung verbietet auch, dass die hilfsweise Ver-

teidigung des Streitpatents Erfolg hat, so dass dahinstehen kann, ob - wie in-

soweit von der Klägerin geltend gemacht - nicht schon der Gesichtspunkt nach-

träglicher Erweiterung entgegensteht.

Die in den Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 eingefügten Anga-

ben betreffen nur konstruktive Details, die entweder aus dem Gebrauchsmuster

93 17 919 ohnehin bekannt waren (Druckprodukte, gegeneinander gerichtete

Rechen als im wesentlichen geschlossene Aufnahmefläche, Linearbewegung)

oder als sinnvolle oder von dem durch die US-Patentschrift 5 328 323 offenbar-

ten Lösungsprinzip her fast selbstverständliche Gestaltungen im Rahmen der

als naheliegend erkannten handwerklichen Umgestaltung der in dem Ge-

brauchsmuster 93 17 919 beschriebenen Vorrichtung lagen.

Die sich mit dem Wort "wobei" an den erteilten Patentanspruch anschlie-

ßenden Angaben beinhalten insoweit eine sachliche Ergänzung, als sie die Hal-

terung der beiden notwendigen Rechen betreffen. Eine Halterung, über die den

Rechen alle Bewegungsabläufe vermittelt werden können, war aus fachlicher

Sicht aber ebenfalls eine sinnvolle und im Fachkönnen liegende Maßnahme.

Bei Verwirklichung des aus der US-Patentschrift 5 328 323 entnommenen Lö-

sungsprinzips muss die Halterung notwendigerweise zusammen mit den ge-

schlossenen Rechenpaaren durch die Öffnung hindurchbewegbar sein, die von

den geöffneten Rechenpaaren gebildet wird. Angesichts der aus dem

Gebrauchsmuster 93 17 919 bekannten linearen Hin- und Herbewegung von

Rechen, die üblicherweise aus Zinken gebildet werden, bot es sich schließlich

aus Platzgründen, also aus einem Gesichtspunkt, der von Fachleuten regelmä-

ßig in Erwägung gezogen wird, auch an, für eine Befestigung am Maschinen-

rahmen durch eine Halterung zu sorgen, die quer hierzu aus dem Bewegungs-

raum herausreicht. Auch die zusätzlichen Merkmale des hilfsweise verteidigten

Patentanspruchs 1 vermögen deshalb nichts an der Feststellung zu ändern,

dass die Erfindung nur eine auf rein handwerklichem Gebiet liegende Weiter-

entwicklung des Standes der Technik nach Maßgabe des aus dem US-Patent

5 328 323 bekannten als Lösung naheliegenden Prinzips darstellt.

6. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 97 Abs. 1 ZPO, 121 Abs. 2 PatG.

Melullis

Scharen

Mühlens

Lemke

Asendorf

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 23.11.2006 - 2 Ni 34/04 (EU) -